臺北高等行政法院判決
95年度訴字第03186號原 告 甲○○訴訟代理人 乙○○ 律師（兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○訴訟代理人 謝宗穎 律師複 代理人 林銘龍 律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年7 月19日經訴字第09506172990 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人丙○○參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人丙○○前於民國（下同）91年8 月6 日以「資訊產品之彈片結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查、再審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第98條之1規定，對之提起異議，案經被告審查，以95年3 月22日（95）智專三（二）04059 字第09520212640 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年7 月19日經訴字第09506172990 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：系爭專利與引證案之實質構造是否相同？系爭專利是否具新穎性？㈠原告主張：
⒈系爭專利有違反90年10月24日修正公布之專利法第98條之
1 規定不具新穎性：⑴按申請專利之新型如「與申請在先而在其申請後始公開
或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，不得依法申請取得新型專利，為本件核駁處分時專利法第98條之1 所規定，此即所謂擬制新穎性之規定，以新型之技術內容比對是否相同為準，不相同即具有新穎性，相同即不具新穎性。
⑵又按，專利法第97及第98條明文規定：「稱新型者，謂
對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，凡可供產業上利用且未喪失新穎性及進步性之新型，得依法申請專利。」所謂可供產業上利用之新型創作，係指將確實具有改良性、進步性之工業技術，表現於物品之形狀、構造或裝置上，得以提高原有物品使用效果之功能者而言；若有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得申請新型專利。茲所指「相同之發明或新型」係指兩物品之技術內容相同而言，所謂「技術內容相同」並不以兩物品之形狀、構造或裝置完全同一為必要，若兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之主要部份相同，而其不相同之附屬部份，僅係習用技術之轉換為一般業者所容易想到者，即屬技術內容相同之同一性創作，即有專利法第98條第1 項第2 款之適用，自不得依法申請取得新型專利。此為行政法院73年判字第1183號判決所載。是判斷是否具有新穎性，即是否「技術內容相同」並非機械式地比對兩物品之形狀、構造或裝置而已，而需視兩物品之創作動機、目的、構造、作用、技術及功效之是否實質相同。原處分及訴願決定僅機械性地比對系爭專利與原告所提異議證據（90年12月28日申請、91年12月1 日審定公告之第00000000號「封口導引式表面黏著彈片」新型專利案，下稱引證案）之外觀形狀、構造，而未判斷兩者實質上技術內容是否同一，自有非洽。
⒉原處分及訴願決定僅因部份細微構件形狀不同，論斷整體
構造不同，未就不同形狀部位是否「達成『實質不同』的目的與功效」作比較，未明辨事實，自非適法有據：
⑴按「創作內容本屬多樣，除非抄襲，否則本難盡屬相同
，如引證案限於技術內容完全相同系爭案始可證明其不具新穎性，則新穎性之判斷將成空文，難有適用之可能。因此，新穎性之判斷，並不以技術內容形式完全相同者為限，其技術內容可由習知技術直接推導者，縱構件技術有些微之差異，而實質內容相同者，仍在新穎性判斷範圍。」業經鈞院93年3980號判決闡釋綦詳。⑵依系爭專利核准當時被告所印行之「專利審查基準」第
2 篇第2 章第3 節「新穎性」中，二（二）⒊所述「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」。同節三（三）⒈有相同之發明申請在先並經核准專利中，亦明確昭示「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之發明』，係指發明所表明解決課題之技術手段，參酌當時之既有技術知識，可判定與後申請案之新型之技術內容相同，使後申請案之新型不具新穎性」。
⑶系爭專利依其說明書第5 頁所述，共揭露有3 項目的（表明解決之課題）：
①「…防止…彈片勾到其他物件…發生變形…」（第13
至14行）②「在彈片上增加下死點之設計，使彈片之使用在彈性
限度範圍內…」（第16至17行）③「可使彈片變形程度一致，並可平穩放置防止電磁干
擾之罩蓋，不會發生接觸不良之情形」（第19至20行）然則，系爭專利對應前2 目的之結構及所達成功效於引證案中已完全揭露；而其第3 項目的根本無法被達成。
換言之，容或系爭專利與引證案之具體結構略有些許差異，然該差異點並無法有任何功效增進，並無任何「熟習該項技術者不能直接推導之結構與功效存在」，因此系爭專利不具前述專利審查基準所界定之「新穎性」。
⑷系爭專利為達成目的1 功效之解決問題技術手段分析：
①參照系爭專利說明書第9 頁第2 到5 行陳述：「…主
要是將彈片10採封閉之設計，其左、右側是藉第一側部12、第二側部14作封閉」，其封閉的用意可防止放主機板時，勾到其它物件而使彈片結構產生形變，此為系爭專利達成其第1 目的之特定結構。
②然而，引證案第4 圖之彈性臂段22、第一延伸段24，
恰巧分別對應系爭專利的第一側部12、第二側部14，結構之目的亦為封閉該彈片左右側，「解決課題之技術手段」完全相同。
③至於第一側部、第二側部有無傾斜？鉤部20是否存在
？均與達成系爭專利第1 目的之「解決問題技術手段」無涉，在此自不應列入考慮。
⑸系爭專利為達成目的2 功效之解決問題技術手段分析：
①如系爭專利說明書第8 頁第20行至第9 頁第1 行所述
：「…彈片10受到下壓，該接觸面部13受壓向下運動時，該第二端部16可抵觸於第四倒角R4，防止彈片10之變形程度超過彈性限度而產生永久變形之情形，此即所謂的下死點」②然由引證案第5 圖及說明書第8 頁第18至20行所述：
「…待該第一導引部241 靠抵到該安裝段21時，即為該穿孔244 下移之最大距離（達到下死點位置）」以觀；足見兩者「解決之課題」及「解決課題之技術手段」完全相同。
③矧系爭專利左右兩段有無傾斜、鉤部20是否存在，均
與達成此第2 目的之「解決問題技術手段」毫不相關，在此仍不應列入考慮。
⑹系爭專利為達成目的3 功效之解決問題技術手段分析：
①系爭專利目的3 為「使彈片結構（左右）變形程度一
致，可平穩放置…罩蓋（壓在接觸面部13上方之元件）」，以下將繪示各種可能情況，證明受到邊界條件限制時，「左右變形程度一致」與「接觸面部平行（穩）下移」是相互抵觸的，兩者不可以同時發生。亦即，該種「欲解決之課題」不可能依照系爭專利之結構獲得解決，此目的根本純屬無的放矢、空穴來風，毫無參考價值。
②第一種可能變形狀態（接觸面部平穩下移）：
由於系爭專利倒角R1為具體之機構連結，當焊接面部11被焊死於電路板後，R1處絕對無法移動，故接觸面部13受力下壓後，第一側部12僅能逆時針旋轉變形，一旦要讓接觸面部平穩（行）下移，左右兩側之變形程度絕對不相同。亦即，系爭案目的3 要讓「左右變形程度相同」無法達成。
③第二種可能變形狀態（左右變形相同）：
由於倒角R1與第一側部12有實質的機構連結，倒角R4與第二側部14並無實質機構連結，其受下壓力的變形反應自不相同，既要「變形程度相同」，又要「罩蓋平穩」，無異緣木求魚，並不可能同時達成。
依上所陳，系爭專利對應前2 目的之結構及所達成功效於引證案中已完全揭露；而其第3 項目的根本無法被達成，系爭專利並不具「新穎性」。
⒊引證案之彈性臂段亦具有傾斜：
⑴如前所述，系爭專利之左右側部傾斜，對於系爭專利之
目的1 與目的2 均無法達成，目的3 則自相矛盾而無法達成，原本不屬「『解決問題』之技術手段」。而由引證案之圖式，亦足證該傾斜並非獨創結構。
⑵如引證案第5 圖所示，安裝段21係用焊錫黏固於電路板
上，抵接段23則是與安裝段同向（平行）延伸，彈性臂段22則連結介於上述兩者間，並非僅侷限於橫向的一小段。引證案之彈性臂段22也有一段為傾斜，與系爭專利無異。
⑶在彈片中出現傾斜之側部是否為系爭專利之貢獻？如引
證案第1 圖及系爭專利第2 圖，分別提出傾斜之彈性臂段62與傾斜之片狀板部62，亦即，無論參加人與引證案之申請人等「熟習該項技術者」均可「直接推導」側部可為傾斜狀，故當該傾斜沒有作為「解決問題之技術手段」（系爭專利之問題未獲解決），系爭專利並不能因此處之畫蛇添足而符合專利審查基準所界定之新穎性。⒋系爭專利鉤部所欲解決之問題已為引證案所解決，兩者實質技術內容相等：
⑴系爭專利第7 頁第21行到第8 頁第3 行雖陳述：「…於
該第一端部15上端具有一鉤部20，該鉤部20係呈ㄇ字型，該鉤部20係與該第一側部14之定位槽19相對，且該鉤部20係滑動配合於該定位槽19，可導引該接觸面部13彈性的上、下運動，該接觸面部13向上運動時，該鉤部20可勾置於該定位槽19下端，使第一端部15與第二側部14彈性接合在一體」云云。
⑵然系爭專利的鉤部20形狀除為「使第一端部15與第二側部14彈性接合在一體」，並無任何進一步敘述。
⑶參照引證案第4 圖與說明書第9 頁第13至15行，引證案
第二延伸段25之凸柱251 與穿孔244 ，同樣是要達成「使抵接段23與安裝段21間之開口被封閉，減少貯存運輸過程彼此干涉之機會」，由表面觀察，系爭專利之鉤部20為ㄇ型，引證案之第二導引段25與凸柱251 為「型，似略有差異，但任誰都無法否認的是引證案第4 圖第二延伸段25之凸伸部251 ，也是與其第一延伸段24之穿孔
244 相對，且該凸伸部251 也是滑動配合於該穿孔244，也可達成導引其抵接端23彈性的上、下運動，該抵接端23向上運動時，該凸伸部251 也可勾置於該穿孔244的下端，並使第二延伸段25與第一延伸段24彈性接合在一體，兩者技術上並無不同。
⒌綜上，原處分及訴願決定，顯未針對系爭專利之目的、解
決問題之技術手段、以及所達成之功效，作完整且縝密的審查；僅單純為機械式之比對兩者些微結構差異，遽認系爭專利與引證案整體的構造不同，顯有違行政法院73年判字第1183號判決及鈞院933980號判決之意旨，自無可維持。再者，原處分及訴願決定，認局部構件形狀具有不同處：「系爭案之第一側部12、第二側部14係呈傾斜狀而證據之第4 圖之彈性臂段22、第一延伸段24沒有傾斜，及系爭案之第一端部15之勾部20為ㄇ型，而證據之第4 圖之第二延伸段25之凸伸部251 為「型」，然則實質上，彈性臂段22有傾斜部分，且這些部位形狀的不同，並沒有超出專利審查基準所稱「能由熟習該項技術者直接推導」以及「參酌當時之既有技術知識，可判定與後申請案之新型之技術內容相同」，故系爭專利與證據案之整體構造實質相同，系爭專利因此不具新穎性而有違專利法第98條之1 的規定。
⒍原處分及訴願決定亦有違審查時專利法第98條第2 項及行政程序法之規定：
⑴按「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該
項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」專利法第98條第2 項定有明文。又「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」、「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」、「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第9 條、第36條、第40條分別定有明文。查原告對系爭專利提出異議認其不應准予專利，是被告應就系爭專利「是否符合專利要件」之一切有利及不利情狀進行審查，不受異議人主張事由所拘束。然被告及訴願機關完全未審酌、判斷系爭專利是否具有進步性？是否符合審查時專利法第98條第2項之規定，自有疏漏。
⑵被告所印製之專利審查基準固認為「所謂『申請在先並
經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報，則屬於『申請前已見於刊物』之情事由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制（legal fiction ）為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」，然專利審查基準為被告之內部的行政規則，並非法律或授權命令，並無絕對拘束當事人或法院之效力。本件系爭專利容或與引證案相比有些許外觀構造上之差異，然其技術內容思想與引證案相同。倘被告認系爭專利與引證案技術內容思想不同，而具有新穎性，則應進一步審酌進步性，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，以決定是否可取得新型專利。然原處分及訴願決定，對進步性均恝置未論，應有違審查時專利法第98條第2 項及上開行政程序法之規定。
㈡被告主張：
由系爭專利說明書圖式第6 圖至第11圖觀之，系爭專利之第一側部、第二側部與焊接面部間具有小於90度的夾角，而系爭專利之第一側部本身為一平面，並無任何彎曲或角度；引證案專利說明書圖式第2 至6 圖，安裝段與抵接段是同向平行，而第一、二延伸段係與抵接段、安裝段呈垂直狀，並無傾斜，而彈性臂段係由「安裝段之一端呈一角度延伸」，對照前揭圖式觀之，除指彈性臂段與安裝段之間具有小於90度之夾角外，亦揭示彈性臂段本身即具有角度彎折，並非一平面構造；另系爭專利第一端部之鉤部係呈﹁狀，藉以鉤置於定位槽下端，使第一端部與第二側部彈性接合，但引證案第二延伸段之凸伸部為一凸柱，並無鉤狀設計，故二者整體構造並不相同。
㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1 項前段所明定。惟「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」同法第98條之1 復有明文。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條之規定者，依法得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭專利有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、參加人丙○○前於91年8 月6 日以「資訊產品之彈片結構改良」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查、再審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第98條之1 規定，對之提起異議，案經被告審查，以95年3 月22日（95）智專三（二）04059 字第09520212640 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：系爭專利與引證案之實質構造是否相同？系爭專利是否具新穎性？
三、經查：㈠本件系爭第00000000號「資訊產品之彈性結構改良」新型專
利異議事件，原告所提引證案為90年12月28日申請、91年12月1 日審定公告之第00000000號「封口導引式表面黏著彈片」新型專利案。被告主要係以㈠系爭專利之第一側部、第二側部與引證案之彈性臂段、第一延伸段構造不同；㈡系爭專利之第一端部之鉤部與引證案之第二延伸段之凸伸部構造不同，乃為異議不成立之處分。原告則主張：系爭專利與引證案具體結構即便略有差異，其差異亦未能帶來任何功效增進，二案整體構造實質相同，系爭專利應不具新穎性，請求撤銷原處分。故本件應從二案申請專利範圍及圖式、說明書所載內容，探究系爭專利與引證案前揭各構造是否實質相同，合先敘明。
㈡關於系爭專利第一側部、第二側部構造與引證案之彈性臂段
、第二延伸段構造是否實質相同乙節：依系爭專利申請專利範圍第1 項觀之，其為一種資訊產品之彈片結構改良，包括一焊接面部、第一側部、接觸面部、第二側部、第一端部等結構。其中，第一側部係呈傾斜狀，下端連接於焊接面部右端；而第二側部係呈傾斜狀，上端連接於接觸面部左端，上設有一定位槽。再對照系爭專利說明書圖式第6 圖至第11圖觀之，系爭專利之第一側部、第二側部與焊接面部間具有小於90度的夾角，而系爭專利之第一側部本身為一平面，並無任何彎曲或角度。復查，引證案為一種封口導引式表面黏著彈片，供安裝至一印刷電路板上，該彈片包含：一安裝段，係供安裝至該印刷電路板；一彈性臂段，由該安裝段之一端呈一角度延伸；一抵接段，係由該彈性臂段遠離該安裝段之一端，與該安裝段同向延伸；定義該安裝端與該抵接段間之方向為一第一方向，垂直該第一方向為一第二方向；一第一延伸段係由抵接端遠離彈性臂段之一端往安裝方向延伸，而上形成有沿該第一方向延伸之一導引部；一第二延伸段，係由該安裝段遠離該彈性臂段之一端往該抵接段方向延伸，該第二延伸段具有一可在該導引部中移動之凸伸部；藉由該彈性臂段之彈性形變，及該凸伸部與該導引部之配合，導引該抵接段在該第一方向上移動，並限制該抵接段在該第二方向上之位移者。再對照引證案專利說明書圖式第2 至6 圖，安裝段與抵接段是同向平行，而第一、二延伸段係與抵接段、安裝段呈垂直狀，並無傾斜。而彈性臂段係由「安裝段之一端呈一角度延伸」，對照前揭圖式觀之，除指彈性臂段與安裝段之間具有小於90度之夾角外，亦揭示彈性臂段本身即具有角度彎折，並非一平面構造；且由於彈性臂段本身具有角度彎折，故彈性臂段本身才能如申請專利範圍第1項 所述產生「彈性形變」。故系爭專利之第一側部與引證案之彈性臂段結構相較，二者與安裝段或焊接面部雖具有小於90度的夾角，但前者為一平面而後者本身有類似L 型的角度彎折，二者構造並不相同。而系爭專利之第二側部與引證案之第一延伸段相較，前者係呈傾斜狀而後者並無傾斜，故二者結構亦不相同。
㈢再系爭專利第一端部之鉤部係呈﹁狀，藉以鉤置於定位槽下
端，使第一端部與第二側部彈性接合。但引證案第二延伸段之凸伸部為一凸柱，並無鉤狀設計，故二者構造並不相同。
由引證案無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。
㈣又系爭專利申請專利範圍附屬項第2 至13項為獨立項所述結
構之附加或再附加，系爭專利申請專利範圍第1 項既具新穎性，其附屬項自亦無違首揭專利法第98條之1 規定。
四、原告雖稱：原告對系爭專利提出異議認其不應准予專利，是被告應就系爭專利「是否符合專利要件」之一切有利及不利情狀進行審查，不受異議人主張事由所拘束。倘被告認系爭專利與引證案技術內容思想不同，而具有新穎性，則應進一步審酌進步性，審查系爭專利是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，以決定是否可取得新型專利，然原處分及訴願決定，對進步性均恝置未論，顯有違誤云云。惟查：
㈠本件異議依專利法第136 條規定，應適用90年10月24日修正
公布之專利法，關於異議理由及證據之提出，依當時之專利法第41條第2 項規定，應自異議之日起一個月內為之，換言之，如已逾一個月之期間，於審定後始再提出新的異議理由，自為法所不許。
㈡查本件原告提出異議，其異議理由僅主張系爭專利未具新穎
性，而未主張系爭專利不具進步性，此有異議理由狀可稽，並為原告所不爭執，則被告依原告之異議理由審定，認引證案不能證明系爭專利不具新穎性，而為「異議不成立」之處分，於法自無不合。原告起訴復追加進步性之異議理由，本院自無庸審酌。
五、綜上所述，系爭專利與引證案整體構造確實不同，是以引證案尚難證明系爭專利有違核准審定時專利法第98條之1 規定。從而本件被告所為之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 20 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 6 月 20 日
書記官 陳可欣