臺北高等行政法院判決
95年度訴字第03369號原 告 美商‧寇格尼歐公司代 表 人 伊莉莎白‧赫斯訴訟代理人 劉法正律師 （兼送達代收人）
楊祺雄律師複 代理人 柳瑜珊律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
甲○○上列當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國95年07月28日經訴字第09506173390號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）92年04月21日備具發明專利申請書、規費、代理人委任狀、外文說明書及圖式，以「用於共用頻帶之頻譜管理的系統與方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查。因部分文件尚未備齊，原告分別於92年04月25日、05月22日補呈宣示書暨申請權證明書、12件優先權證明文件，並於92年07月21日補呈中文說明書及圖式（共84頁）後，聲明「文件已全部補齊」。案經被告審查，以92年10月21日（92）智專一㈡15138字第09241778610號函通知原告：「本案即將進行實體審查，並於最早優先權日之次日起18個月後公開，原告如有補充、修正說明書或圖式者，應依90年10月24日修正公布之專利法第44條之1規定辦理。」惟原告未為任何補充、修正之主張，被告遂依原申請內容審查，並於93年05月21日以（93）智專二㈡04100字第09320485760號專利核准審定書，准予專利。嗣原告於93年06月15、17、18、21日及07月05日分別主張原專利核准審定有行政程序法第128條及民法第88條第1項規定之適用，向被告請求撤銷前揭專利核准審定書並重開程序審查本案增加之申請專利範圍（由9項增加為108項）。被告認本件因原告之代理人過失以致所送專利申請文件有所疏漏，又未能在審定前提出本案專利說明書之補充、修正本，不能依前揭規定主張撤銷原專利核准審定書；且被告專利核准審定並無違誤，故以93年10月07日（93）智專二㈡04100字第09320907190號函覆原告所請撤銷核准審定並重為審查一事，礙難辦理等語。原告對於被告93年10月07日函所為之處分不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.命被告依行政程序法第128條規定重開程序，重為審查原告第00000000號發明專利申請案，准予撤回被告93年05月21日
（93）智專二㈡04100字第09320485760號核准審定，並重為核准之審定。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠按「受理訴願機關應依訴願人、參加人之申請或於必要時，
得依職權通知訴願人、參加人或其代表人、訴願代理人、輔佐人及原行政處分機關派員於指定期日到達指定處所言詞辯論。」為訴願法第65條之規定。考其立法意旨，倘訴願人提出申請言詞辯論，受理訴願機關即應依法行言詞辯論。查原告於訴願書中即曾要求進行言詞辯論，詎訴願決定竟以「本件案情已臻明確，且本件爭點與專利實質技術無涉」而駁回所請，是顯有違法之失。
㈡依本案核准審定時專利法施行細則第18條規定，說明書有缺
頁或缺漏之情事，其補正部分已見於主張優先權之申請案者，以原申請日為該說明書齊備日，不受專利法第44條之1補充、修正說明書期限之限制：
1.按本案申請日為92年04月21日，被告於93年05月21日審定准予專利，其審定是否違法不當，自應以核准審定時所適用之90年10月24日修正公佈之專利法及91年11月06日修正公佈之專利法施行細則為準，合先敘明。
2.按「發明、新型專利說明書，應載明下列事項：...11、申請專利範圍。」「說明書、圖式或圖說有缺頁或缺漏之情事，其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，以原申請日為該說明書、圖式或圖說齊備日。」分別為核准審定時專利法施行細則第13條第1項第11款及第18條之規定。準此，申請專利範圍係屬專利說明書之一部分，如說明書之補正部份已揭露於先前主張優先權之申請案時，則屬前述細則規定之說明書有缺頁或缺漏之情形，申請人應得隨時補正說明書缺頁或缺漏之部分，並以原申請日為說明書齊備日，而與核准審定時專利法第44條之1：「申請人得於發明專利申請之次日起15個月內，補充、修正說明書或圖式。」所定情形尚有不同，而不受該專利法第44條之1補充、修正說明書期限之限制。
3.被告以經授智字第09520030851號修正「專利審查基準第一篇程序審查」，訂於00年00月00日生效，其中對於發明專利申請日取得之情形及缺頁缺漏之法效性特別明定如下：
⑴明定影響申請日取得之情形：
專利法規定申請發明專利、 新型專利以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。所謂齊備包括二方面：「必要文件之齊備，即申請發明專利必須具備申請書、發明專利說明書及必要圖式；必要文件內容之齊備，即說明書內容至少必須載明發明說明（新型說明）及申請專利範圍，圖說至少必須載明圖面。」⑵釐清缺頁缺漏之法效性：
專利法施行細則第21條（即核准審定時施行細則第18條）所稱，說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日。但其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，仍以原申請日為申請日。前述係指發明專利說明書、新型專利說明書缺頁，導致完全無載明發明說明或申請專利範圍；發明專利、新型專利圖式缺漏，導致發明專利完全無必要圖式，新型專利完全無圖式；新式樣專利圖面缺漏，導致圖說完全無圖面。應注意者，專利法施行細則第21條所定說明書部分缺頁，圖式或圖面部分缺漏，係指部分缺頁、缺漏而言，其有別於完全欠缺之情形。因此，如完全欠缺，並無專利法施行細則第21條之適用。總之，影響申請日之情形，包括：必要文件之欠缺；必要文件內容之欠缺：①發明、新型專利說明書完全無發明說明（新型說明）或申請專利範圍；新式樣專利圖說完全無圖面。②發明專利完全無必要圖式；新型專利完全無圖式。
⑶明定影響以外文本取得申請日之情形：
以外文本取得申請日，外文說明書至少必須載明發明說明（新型說明）及申請專利範圍，外文圖說至少必須載明圖面。該外文說明書如未載明發明說明及申請專利範圍，外文圖說未載明圖面，將影響申請日之取得。由於外文本並無專利法施行細則（即核准審定時施行細則第18條）所定缺頁或缺漏之適用，因此，外文本如有缺頁或缺漏，但並非完全無上開事項時，僅需補正完整外文本，仍以外文本提出之日為申請日。
4.綜上，依據前述專利審查基準第一篇程序審查規定，專利法施行細則第21條（即舊施行細則第18條）所稱說明書或圖式缺頁或缺漏，係指發明專利說明書缺頁，導致完全無載明發明說明或申請專利範圍，如以外文本提出者，由於外文本並無專利法施行細則第21條（即舊施行細則第18條）所定缺頁或缺漏之適用，因此，外文本如有部分缺頁或缺漏，但並非完全無發明說明、申請專利範圍或圖式時，僅需補正完整外文本，仍以外文本提出之日為申請日。
5.查原告於92年04月21日呈送之外文本中，包括外文說明書、
申請專利範圍及圖式，惟因專利代理人依申請人以電子郵件提供之原文說明書電子檔列印時，於不明原因下，其中之原文申請書只印出9項，以致原申請專利範圍應有之共108項，只送了9項，原告呈送之外文本雖有部分缺頁或缺漏，但並非完全無發明說明、申請專利範圍及圖式，且因補正缺漏之本案申請專利範圍第10至108項，已見於同年05月22日呈送之12份優先權證明文件，依照前揭專利法施行細則第18條規定及前述專利審查基準第一篇程序審查，原告應得隨時補正完整外文本，且仍以外文本提出日為申請日，而與前揭專利法第44條之1「申請人得於發明專利申請之次日起15個月內，補充、修正說明書或圖式」所定情形尚有不同，不受專利法第44條之1補充、修正說明書期限之限制。
6.按「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」「行政處分以書面為之者，應記載下列事項︰...2、主旨、事實、理由及其法令依據。」分別為行政程序法第43條及第96條第1項第2款之規定。
另理由不備之行政處分，依行政程序法第114條第1項第2款規定，固得於事後記明理由而補正之，但依同條第2項規定，此補正僅得於訴願程序終結前為之。然查，原處分僅以「審視其中、外文說明書及圖式亦無缺頁或缺漏之情形，故本案並無申請人函稱有審查文件不齊備及審查內容不完全之情事」等空泛理由，對於是否有前揭專利法施行細則第18條之適用，未具體說明其立論依據，實質上與未附理由相同，訴願決定針對原告前述主張更是未敘明任何理由，被告此一未踐行「說明理由義務」之行為，實嚴重侵害原告之程序利益，並足以影響行政處分之結果，原處分顯有重大明顯瑕疵。㈢本件應有行政程序法第128條規定程序重開之必要：
1.按「行政處分於法定救濟期間經過後，發現新事實或發現新證據，利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。」為行政程序法第128條第1項第2款之規定。所謂「發生新事實或新證據」，係指於作成行政處分時業已存在，但未經斟酌之事實或證據而言，台北高等法院91年訴字第5211號判決可資參照。
2.如前所述，本案申請專利範圍第10至108項已存在於92年05月22日呈送之12份優先權文件中，然被告卻疏未審查，以致未發現系爭發明申請有文件缺漏或缺頁情事，而使得系爭發明無法獲得完整之審查。是以，該等疏漏之申請專利範圍，於被告作成核准審定前，業已存在，但未經斟酌，屬於行政程序法第128條規定之新事實或新證據無疑。
3.查被告其後既已知悉本案有缺漏頁之情事，竟未依法斟酌或審查該等證據，即率爾拒絕原告重開程序之申請，致使原告就該等缺漏之專利申請範圍喪失獲准註冊之機會，原處分及訴願決定已使原告蒙受重大不利益，被告應予撤銷拒絕重開程序之原處分及原核准審定，並重新進行審查程序，當屬無疑。
㈣本案有核准審定時專利法施行細則第13條第2項發明名稱與
申請專利範圍內容不符之情事，依行政程序法對當事人有利及不利情形均應注意及行政自我拘束原則，被告應依專利法第44條之1第1項規定，依職權通知原告限期補充、修正說明書：
1.按「發明或新型名稱，應與申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。」為核准審定時專利法施行細則第13條第2項之規定。是以，一發明所請之申請專利範圍之內容均必須清楚反映在發明名稱上，若申請人未踐行該項規定，依被告專利審查基準第4章「說明書之補充修正、更正」之規定；亦即，在審定公告前，若有「發明名稱冠有無關的文字，或不能與申請專利之內容相符時，得補充修正使之合於規定。」申請人得主動提出申請補充修正說明書，或「經專利專責機關通知」而補充修正說明書，最終俾使發明名稱與申請專利範圍所請之內容相符，以符合前揭施行細則之規定。
2.實務上，若被告發現專利申請案之發明名稱係與其所請標的不一致時，為落實前揭施行細則之規定，即會依專利法第44條之1第1項規定，依職權發函通知申請人修正發明名稱，俾使發明名稱與申請專利範圍之請求標的相一致；換言之，發明名稱與申請專利範圍所請之標的有不一致時，被告均會發函通知申請人修正發明名稱。又此種修正通知函業已構成被告審查之行政慣例，此由實務上第00000000、00000000、00000000、00000000號專利案之審查過程中（請參原告93年06月21日（93）聖外專561字第8620號申請函附件一），被告皆以發明名稱與請求標的不符為唯一的理由，而發修正通知函要求申請人修正，且在申請人為對應修正後即准予專利可知。
3.查本案發明名稱係為「用於共用頻帶之頻譜管理的系統與方
法」，然而原告所呈送之第1至9項申請專利範圍僅有「無線電頻帶管理使用之系統」，故本案所請之標的不但與發明名稱不盡相符，且發明名稱所引述之用於共用頻帶之頻譜管理的「方法」根本未於本案之申請專利範圍中請求，故本案顯有發明名稱與申請專利範圍所請之標的、內容不相符之情事；再者，本案缺漏之申請專利範圍，自第63至108項均為方法項，而說明書及圖式幾乎全篇均在討論系爭申請案方法專利之技術特徵及細節，原審查委員於觀看本案發明名稱、說明書內容及圖式，再對照申請專利範圍全然無方法項之申請專利範圍，自不難發現其中必有疏漏。基於行政程序對當事人有利及不利情形均應注意原則，被告自應先行發函通知原告為必要之說明後，再為准駁之審定。
4.被告違反前揭專利法第44條之1第1項規定、專利審查基準第4章「說明書之補充修正、更正」規定及前揭行政慣例，在未發函通知原告就該不相符部分予以修正補充即逕予核准審定，顯未使本案於專利審查階段受到公平及合理之審查；且該核准審定亦明顯違反前揭專利法施行細則第13條第2項之規定，致使原告蒙受系爭發明無法完整註冊而受有專利法保障之機會，為謀求補救之道，賦予系爭案一個重新合法公平的專利審查程序確有其必要。
㈤綜上，本案專利說明書確有缺頁及缺漏情事，且補正部分已
完整揭露於優先權文件中，依前揭專利法施行細則第18條及專利審查基準第一篇程序審查規定，原告應得合法補正完整外文專利說明書，並以外文本提出日為原申請日，被告核准審定確有審查內容不齊備及發明名稱與申請專利範圍內容不符之違法情事。且該等缺漏之申請專利範圍，於核准審定時業已提出於優先權文件，卻未經被告斟酌，本件應有行政程序第128條重開程序之必要。原處分及訴願決定拒絕原告重開程序之申請，顯有違法不當，爰請鈞院賜判決如訴之聲明，至為感禱。
乙、被告主張：㈠被告所作成之核准專利審定書應無違誤：
1.按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」「第1項 之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」「申請發明專利以規費繳納及前條第1 項所規定申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。其說明書、圖式以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日。」分別為核准審定時專利法第22條第1 、3 、4 項及第23條所明定。次按「說明書、圖式或圖說有缺頁或缺漏之情事，其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，以原申請日為該說明書、圖式或圖說齊備日。」為核准審定時專利法施行細則第18條所明定。揆諸前揭規定可知取得申請日之要件係以規費繳納及申請書、說明書、必要圖式、宣誓書、申請權證明書等文件齊備送被告之日為準，及明定文件不齊備時文件補正對取得專利申請案之申請日所產生之影響。
2.查原告於92年04月21日備具發明專利申請書，規費、代理人委任狀、申請專利範圍載有共9 項請求項之外文說明書及圖式向被告提出系爭案發明申請時，雖有部分文件尚未齊備。惟原告於被告指定補正期間內，已分別於92年04月25日、05月22日補呈宣誓書暨申請權證明書、12件優先權證明文件，另於92年7 月21日補呈申請專利範圍載有共9 項請求項之中文說明書及圖式，並聲明「中文說明書及圖式共84頁」、「文件已全部補齊」。原告於92年04月21日、04月25日、05月22日及07月21日所繳交前揭之文件經被告程序審查已符合前揭專利法第22條第1 、3 、4 項及第23條之規定，係已文件齊備並依法取得以92年04月21日向被告提出專利申請之日為系爭案之申請日，已無需再補正文件以取得申請日，此於被告92年10月21日以（92）智專一㈡15138 字第09241778610號函說明四載明，且為原告所不爭執。
3.原告所稱系爭案有部份缺頁或缺漏之情事，實指原告於92年04月21日、07月21日所送系爭案之中、外文說明書中未主張及未於被告93年05月21日核准專利處分前申請補充、修正之申請專利範圍第10項至第108 項。按核准審定時專利法第44條之1 已明定專利申請人在符合一定之要件下，於特定期間內，始得依法提出補充、修正。原告欲就原僅主張共9 項請求項之說明書另增加申請專利範圍第10至108 項，已屬說明書之補充、修正，自應依前揭專利法第44條之1 規定辦理。
4.另被告係就原告於92年04月21日所送之外文說明書及圖式、同年05月22日補呈之12件優先權證明文件及於同年07月21日所補呈共84頁之中文說明書及圖式進行實體審查，原告並未於系爭案申請專利範圍主張請求項第10至108 項，亦未於被告核准專利審定前提出補充、修正之申請或其他之主張，從而原告所稱申請專利範圍第10至108 項既未主張，被告自無審理依據。且原告於核准審定前所送前揭文件其內容連貫，事實上並無缺頁或缺漏，申請專利範圍所載共9 項之請求項亦無缺項，此等事實並經原告於92年07 月21 日函聲明文件已全部補齊，皆有卷可稽，並無原告訴稱有缺頁或缺漏情事，被告據以作成核准專利審定書自無違誤。
㈡原告請求依行政程序法第128條規定撤銷被告拒絕重開程序之原處分及原核准審定，應無理由：
1.原告訴稱：「本案申請專利範圍第10至108項已存在於92年05月22日呈送之12份優先權文件中，然被告卻疏未審查，以致未發現本案有文件缺漏或缺頁情事，而使得本案無法獲得完整之審查。是以，該等疏漏之申請專利範圍，於被告作成核准審定前，業已存在，但未經斟酌，屬於行政程序法第128條規定之新事實或新證據無疑，應有程序重開之必要。」
2.原告請求依行政程序法第128條規定撤銷被告拒絕重開程序之原處分及原核准審定，應無理由：
⑴按行政處分之作成係依處分當時之法律狀態及事實狀態為
依據，且核准專利之行政處分屬於當事人提出申請之行政處分，專利申請人將其欲保護專利技術內容載明於說明書及其申請專利範圍，係專利申請人欲取得專利權應承擔之義務，被告依原告於核准審定前所提出並稱已文件齊備之說明書及圖式進行審查，已屬完整之審查，原告稱其系爭案未獲得完整之審查，顯屬誤解。
⑵按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書
、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」分別為核准審定時專利法第22條第1項及第24條第4項之規定，則被告所進行實體審查之內容自應依原告所提出之說明書及圖式，至於優先權證明文件所載之事項，僅係是否認可其優先權主張，專利要件之審查基準日，得否提前至優先權日，尚非得以優先權證明文件所載內容替代專利說明書及圖式作為審查依據。原告主張「其12份優先權文件中之申請專利範圍第10至108項未為被告審查，以致未發現本案有文件缺漏或缺頁情事，而使得本案無法獲得完整之審查」，顯屬誤解。
⑶原告所稱之優先權證明文件非屬「未經審查」之新證據：
①原告於92年04月21日所送之外文說明書及同年07月21日
所送之中文說明書，其申請專利範圍皆僅主張共9項請求項，原告所稱存在於92年05月22日呈送之12份優先權文件中之申請專利範圍第10至108項，在被告93年05月21日核准專利處分前並未於本案之申請專利範圍中主張。而原告所稱12份優先權證明文件於被告核准專利處分前，業經原告提出於被告，被告係就原告所提出之各項文件予以審查後，方為核准專利之審定。
②依核准審定時專利法第22條第3、4項之規定，及處分時
被告專利審查基準第1-3-4、1-3-5所載「發明之目的、技術內容、特點及功效之相互關係」之規定：「申請專利範圍中之『請求項所載發明』，其發明之目的、技術內容、特點及功效，應記載於發明之說明中，並記載至熟習該項技術者可據以實施該發明之程度。即，基於『請求項所載發明』，其相對應之發明目的、技術內容、特點及功效，應記載於發明之說明中，且須記載至可自該發明之說明中得以理解之程度。」則明定申請專利範圍請求項所載發明之技術須於說明書發明說明中揭露。
因此即使已載明於優先權證明文件之技術，其欲主張專利權利，也須於申請案說明書之發明說明或圖式揭露，故原告所稱之優先權證明文件並非屬「未經審查」之新證據。被告依原告於92年04月21日、05月22日所送之外文說明書及圖式、12份優先權文件及同年07月21日所提中文說明書及圖式進行實體審查，且就原告主張之共9項請求項依專利法准予專利並無違誤。
⑷另由原告93年06月15日及07月05日來函自承：「於92年04
月21日提出專利申請疏於查對造成缺漏前揭申請專利範圍，而未能向被告提出。」可見原告所稱本案申請專利範圍第10至108項在被告作成核准專利審定前即已存在於原告，而原告於被告審理期間亦可提出補充、修正申請。但原告明知有此有利之「證據」而怠於使用並未於核准專利審定前提出，直至被告作成核准專利之行政處分送達生效後，才向被告提出主張，自與發現新證據之意義不符且難謂無重大過失。故原告請求依行政程序法第128條規定撤銷被告拒絕重開程序之原處分及原核准審定，應無理由。㈢被告審查認為本案無需修正發明名稱而准予專利，並無違誤：
1.原告訴稱：「本案顯有處分時專利法施行細則第13條第2項發明名稱與申請專利範圍內容不符之情事，且本案說明書及圖式幾乎均在討論有關方法之技術特徵，原審委員於觀看本案發明名稱、說明書內容及圖式，再對照申請專利範圍全然無方法項之申請專利範圍，自不難發現其中必有疏漏，被告應依處分時專利法第44條之1第1項規定，依職權通知原告限期補充、修正說明書。」
2.按「發明或新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。」為核准審定時專利法施行細則第13條第2項之規定，其並非強制發明或新型名稱之文字須與申請專利範圍之標的文字完全相同，且實務上被告審查專利申請案，若申請案之名稱冠有無關文字致不符該案之範疇，被告自會依職權通知申請人申復、修正。惟查本案之發明名稱「用於共用頻帶之頻譜管理的系統與方法」經被告審查已明確反映該案之範疇，並無冠以無關之文字而有修正發明名稱之必要；亦即本案之申請專利範圍內容可包含於發明名稱，故被告審查認為本案無需修正發明名稱而准予專利，並無違誤。
3.另核准專利之行政處分屬於當事人提出申請之行政處分，專利申請人將其欲保護專利技術內容載明於說明書及其申請專利範圍，係專利申請人欲取得專利權應承擔之義務，專利申請人於核准專利審定前提出之說明書申請專利範圍中載明多少請求項，即為其欲得到之專利權保護範圍。因此，申請專利權利保護範圍有多大完全取決於申請人提出多少請求項，尚非由被告專利審查人員替專利申請人決定提出申請多少請求項，被告僅係依申請人所提出之申請專利範圍請求項，審查是否合於專利要件，對於合於專利要件之申請專利範圍請求項自應准予專利。從而本案之申請專利範圍完全無方法項，係因原告未於核准專利審定前提出，尚非被告審查委員未審查。原告主張本案說明書及圖式幾乎均在討論有關方法之技術特徵，而申請專利範圍無方法項之請求項，被告應通知原告修正說明書等語，顯屬誤解。
㈣綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理 由
一、本件係原告前於92年04月21日備具發明專利申請書、規費、代理人委任狀、外文說明書及圖式，以「用於共用頻帶之頻譜管理的系統與方法」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查。因部分文件尚未備齊，原告分別於92年04月25日、05月22日補呈宣示書暨申請權證明書、12件優先權證明文件，並於92年07月21日補呈中文說明書及圖式（共84頁）後，聲明「文件已全部補齊」。案經被告審查，於92年10月21日通知原告：「本案即將進行實體審查，並於最早優先權日之次日起18個月後公開，原告如有補充、修正說明書或圖式者，應依90年10月24日修正公布之專利法第44條之1規定辦理。」，惟原告未為任何補充、修正之主張，被告遂依原申請內容審查，並於93年05月21日以（93）智專二㈡04
100 字第09320485760 號專利核准審定書，准予專利。嗣原告主張原專利核准審定有行政程序法第128 條及民法第88條第1 項規定之適用，向被告請求撤銷前揭專利核准審定書並重開程序審查本案增加之申請專利範圍（由9 項增加為108項）。被告認本件專利核准審定並無違誤，乃函覆原告所請撤銷核准審定並重為審查一事，礙難辦理等語。原告則不服，則主張系爭案於92年04月21日呈送之外文本中雖有部份缺頁或缺漏，但並非完全無發明說明、申請專利範圍及圖式，且因補正缺漏之申請專利第10項至第108 項，已見於同年05月22日呈送之12份優先權證明文件，依核准審定時專利法施行細則第18條規定，原告應得隨時補正完整外文本，且仍以外文本提出日為申請日，應不受核准審定時專利法第44 條之1 規定補充、修正說明書期限之限制。且原處分僅以「審視其中、外文說明書及圖式亦無缺頁或缺漏之情形，故本案並無申請人函稱有審查文件不齊備及審查內容不完全之情事」等空泛理由，對於是否有專利法施行細則第18條之適用，未具體說明其立論依據，實質上與未附理由相同，訴願決定針對前述主張亦未具明任何理由，並未踐行「說明理由義務」之行為云云，爰請求命被告依行政程序法第128 條規定重開程序，重為審查原告第00000000號發明專利申請案，准予撤回被告93年05月21日（93）智專二㈡04100 字第09320485
760 號核准審定，並重為核准之審定。
二、按「行政處分於法定救濟期間經過後，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限。...2、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限。」為行政程序法第128 條第1 項第2 款所明定。所謂「發生新事實或發現新證據」，係指於作成行政處分之時業已存在，但未經斟酌之事實或證據而言。且不論行政處分本身是否合法，合乎上開條款適用之前提要件，自須相對人非因重大過失而未能於行政程序或救濟程序中主張該事由為限；倘若相對人所舉之事實、證據非屬「新事實」、「新證據」，抑或該新事實、新證據未能於原行政程序提出係因相對人重大過失所致，被告即不能於救濟期間經過後，得主張撤銷原確定之行政處分。
三、經查：㈠本件原告係於92年04月21日備具發明專利申請書，規費、代
理人委任狀、申請專利範圍載有共9 項請求項之外文說明書及圖式向被告提出系爭案發明申請時，雖有部分文件尚未齊備。惟原告於被告指定補正期間內，已分別於92年04月25日、05月22日補呈宣誓書暨申請權證明書、12件優先權證明文件，另於92年7 月21日補呈申請專利範圍載有共9 項請求項之中文說明書及圖式，並聲明「中文說明書及圖式共84頁各乙式三份」、「本案文件已全部補齊，敬請查收」等語之事實，有原告92年04月21日發明專利申請書、92年04月25日、
5 月22日及7 月21日函等在卷足憑，且為兩造所不爭執，洵堪認定。
㈡按「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、
必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之。」、「第1項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」、「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」及「申請發明專利以規費繳納及前條第1 項所規定申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日。其說明書、圖式以外文本提出者，應於專利專責機關指定期間內補正中文本；在處分前補正者，以補正之日為文件齊備日。」分別為核准審定時專利法第22條第1 、3 、4 項及第23條所明定。次按「說明書、圖式或圖說有缺頁或缺漏之情事，其補正部分已見於主張優先權之先申請案者，以原申請日為該說明書、圖式或圖說齊備日。」為核准審定時專利法施行細則第18條所明定。揆諸上開法條及施行細則規定，可知取得申請日之要件係以規費繳納及申請書、說明書、必要圖式、宣誓書、申請權證明書等文件齊備送被告之日為準。至核准審定時專利法第44條之1 第2 項規定：「申請人得於發明專利申請之次日起15個月內，補充、修正說明書或圖式。」，係指申請人如欲補充說明書，必須於申請之次日起15個月內為之，否則即不得為之。是原告主張申請專利範圍係屬專利說明書之一部分，如說明書之補正部份已揭露於先前主張優先權之申請案時，則屬前述細則規定之說明書有缺頁或缺漏之情形，申請人應得隨時補正說明書缺頁或缺漏之部分，並以原申請日為說明書齊備日，而不受核准審定時專利法第44條之1 第2 項所規定「15個月」內為之之限制，自不足採。
㈢本件申請發明專利12件優先權證明文件，原告係於92年5 月
22日提出於被告，已如上述；是上開優先權證明文件，既於被告作成核准專利審定之處分時，業經提出於被告；而被告係就原告所提出之各項文件予以審查後，方為核准專利之處分，故原告所謂的優先權證明文件屬「未經審查」的新證據，自難可採。再者，專利申請書是申請人表明其欲取得專利範圍之意思表示，性質上並不是證明應准專利之「證據」；。且依原告93年06月15日（93）聖外專716 字第8406號致被告函略以「本案於92年04月21日提出專利申請時，因專利代理人以電子郵件提供之原文說明書電子檔列印時，於不明原因下，其中之原文申請專利範圍只印出9 項，卻又不慎疏於查對，以至原申請專利範圍應有之共108 項，卻只送了9 項，該錯誤確非出自申請人之本意。專利代理人上述無心之疏失，‧‧。」等語；及93年7 月5 日（93）聖外專716 字第9284號致被告函所述「渠係因數位複合機電腦處理過程發生狀況而導至」等語，足認本件申請專利範圍第10至108 項之修正本在被告作成核准專利處分時已存在而未提出，且其未提出，係出於原告之代理人疏失所致，仍應認係原告過失所造成；然原告對此有利之「證據」於本件申請案審定前怠於向被告提出，直至核准專利之行政處分確定後，才向被告提出主張，自非屬所謂「發見新證據」。從而，原告請求依行政程序法第128 條第1 項第2 款規定撤銷原核准專利審定之確定行政處分，被告予以否准，依法自無不合。
四、另按民法第88條第1 項規定：「意思表示之內容有錯誤，或表意人若知其事情即不為意思表示者，表意人得將其意思表示撤銷之。但以其錯誤或不知事情，非由表意人自己之過失者為限。」。查原告向被告提出專利申請，其申請專利之意思表示內容原告雖主張有錯誤，但該錯誤係因原告過失所致，已如上述，故原告主張將申請專利之意思表示撤銷，亦與上開法條規定不符。再者，專利核准審定之行政處分，我國專利法規定係採當事人進行主義，即須當事人提出申請之行政處分，如無當事人之申請，被告則無作成專利核准處分之餘地。是以，原告若依民法第88條第1 項規定撤銷其申請專利之意思表示，原核准專利審定之行政處分即可能因申請之意思表示自始不存在而告無效；但該發明專利申請事件亦將因原告申請專利意思表示自始不存在之故，而告消滅。換言之，原告錯誤之申請專利意思表示經撤銷後，被告將無從重開審查程序。故原告主張依民法第88條第1 項規定撤銷其錯誤之申請專利意思表示乙節縱屬可採，被告亦無重開專利審查程序之可能。
五、綜上所述，被告所為否准原告請求撤銷原核准專利之審定書並重開審查程序之處分，依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告依行政程序法第128條規定重開程序，重為審查原告第00000000號發明專利申請案及准予撤回被告93年05月21日（93）智專二㈡04100 字第09320485760 號核准審定，並重為核准之審定，均為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 14 日
第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林育如法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 6 月 14 日
書記官 蘇婉婷