臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00359號原 告 甲○○訴訟代理人 己○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 復盛股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 戊○○
丙○○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年11月22日經訴字第09406140460號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人復盛股份有限公司（下稱參加人）於民國（下同）91年8 月22日以「高爾夫球桿頭之雷射雕刻及著色方法」向被告申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，原告持2001年10月18日公開之美國第0000000A1 號專利案（下稱引證案），以系爭專利有違核准審定時專利法第20條第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告審查後，於94年6 月28日以（94）智專三㈠02016 字第09420591330 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱系爭處分）。原告不服，提起訴願遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：原告未於辯論期日到場，茲就其提出之書狀整理其聲明及陳述如下：
⒈原處分及訴願決定均撤銷，命被告另為異議成立之處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈢參加人聲明求為判決：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭專利是否符合審定時專利法第20條第2項之規定？㈠原告主張之理由：
⒈系爭案「高爾夫球桿頭之雷射雕刻與著色方法」申請日為
91年8月22日，復於92年4月18日審定核准專利，其是否有不應與專利之情事，應依據核准審定當時所適用之90年10月24日修正公佈之專利法與83年11月25日修正公佈之專利審查基準，合先敘明。系爭案主張一種高爾夫球桿頭之雷射雕刻與著色方法，其主要係利用一雷射光束對一高爾夫球桿頭之鈦合金表面進行雕刻，並同時適當控制該雷射光束之雕刻條件，使頻率介於7500至35000Hz間，電流介於14至17A間，功率介於25至45W間，移動速度介於5至55M/sec間，及雷射光點移動路徑為橢圓狀，以在該鈦合金表面上形成預定顏色。被告所為之處分與訴願之決定明顯違反專利法第20條第2項與專利審查基準第1篇第2章第4節第6條之規定，理由如后。
⒉專利異議審定書與訴願決定書中均以「系爭案可於金屬表
層雕刻同時氧化著色，簡化習用雷射雕刻後再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效。」（專利異議審定書理由四第10行至第12行參照）云云，認為系爭案具進步性。根據系爭案說明書之敘述，使用雷射技術在高爾夫球桿頭上進行雕刻是一習知的技術。而異議引證案，請參閱美國專利第2001/0000000 A1 "Process For LaserMaking Metal Surface" ，其提供了一種利用雷射光束在金屬表面著色的技術，並舉出10個範例，利用不同的雷射光束照射鈦金屬，使其表層產生10種不同的顏色。簡而言之，以高能量的雷射光照射鈦金屬即可產生雕刻的效果，而以低能量的雷射光照射鈦金屬即可產生氧化著色的效果，此二種技術均是習知技術，系爭案只是選擇了一種具有特定能量的雷射光束照射鈦金屬，使其同時產生雕刻與氧化著色的效果而已。根據專利法第20條第2 項的規定：「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」，系爭案應不具有進步性。根據專利審查基準第1 篇第2 章第4 節第6 條之「選擇發明」中規定：「發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度範圍或者其他參數，而這些選擇可以由該領域的普通技術人士經通常手段得到時，該發明不具備進步性。」，由此更證明系徵案所選擇的雷射光的彫刻條件，相對於系爭案自陳的部分與引證案的技術，是不具進步性的。且根據專利法第20條第2 項的內容，功效上增進並非為考慮發明進步性的必要要件，而被告未考慮前述之專利審查基準的規定，僅以系爭案具有「降低製造成本及防止磨損掉色」之功效，即認定系爭案具有進步性，此處分應屬違法。⒊其次，專利異議審定中之系爭案「可簡化習用雷射雕刻後
再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效。」之敘述，其實這是受系爭案申請人之誤導；蓋一般高爾夫球桿頭僅會設置溝槽，而絕不會以噴漆著色。其是因為擊球面是桿頭之預定與球接觸的部位，如以噴漆著色，在經一段時間的打擊後，其上的漆一定會脫落。所以絕大部分的打擊面是不著色。因此系爭案所主張的「可簡化習用雷射雕刻後再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效。」實務上是不存在的，此為系爭案申請人誤導審查委員的敘述，不能成為系爭案具進步性的証明。⒋專利異議審定書理由第4點敘述：「系爭案與引證案雖同
樣可達成金屬表層顏色之變化，然引證案因雷射能量僅達數百焦耳，並不足以雕刻金屬表層，需藉氣體輔助，才可將金屬表層變色。」云云。然引證案說明書敘述了引證案也教示了較大能量的雷射可破壞金屬表面以產生雕刻效果，而引證案只是不使用而已。換言之，引證案也教示了使用不同能量的雷射光，可令金屬表面產生氧化著色或產生雕刻的效果，因此熟習該項技術者可輕易推導出，如選擇特定能量的雷射光即可對金屬表面同時產生氧化著色或雕刻的效果。依據專利審查基準第1篇第2章第4節第6條之「選擇發明」中的規定：「發明係可由現有技術中直接推導出來的選擇，亦不具備進步性。」，換言之，即使只根據引證案的內容，也可證明系爭案不具進步性。
⒌在系爭案說明書中，發明人自陳該發明是使用ND-YAG 50W
以上的設備，適當控制雷射光束的頻率、電流、功率等雕刻條件，即可同時產生雕刻與著色的效果。換言之，利用雷射光同時對鈦金屬進行雕刻與著色的技術並非系爭案首創，在系爭案之前，即具有可同時對鈦金屬進行雕刻與著色的設備 (ND-YAG系列)，而系爭案只是在該設備的操作範圍內選擇了一個特定的操作條件作為專利要件，這當然是不具進步性的。原告在網路上找到ND-YAG系列設備的說明，其中也明確談到該設備可進行著色與雕刻的效果。而且在實施範例中也具有對高爾夫桿頭進行雕刻與著色的例子。小結上述，即使單以系爭案說明書的內容也可推導出，利用雷射進行雕刻與著色的技術是習知的技術，而系爭案只是選擇了一特定的操作條件，讓雷射光可同時對鈦金屬進行雕刻與著色。根據前揭的專利審查基準對於「選擇發明」與專利法之進步性的規定，系爭案是不具有進步性的。
⒍總結以上，系爭案只是以二個習知的技術 (雷射雕刻與著
色)為基礎，選擇了一個特定操作條件，以對鈦金屬同時進行雕刻與著色，應不具進步性。而在專利異議審定書與訴願決定書中僅以「系爭案可於金屬表層雕刻同時氧化著色，簡化習用雷射雕刻後再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效。」說明系爭案具進步性。這樣的說明不但違反前揭之專利審查基準的規定，而且也違反了專利法第20條第2項的規定 (功效上增進並非考量發明進步性的必要條件) ，應屬違法處分。請判決如原告訴之聲明，命被告另為適法之處分，以免誤准專利損害產業競爭秩序，並符法制。
㈡被告主張之理由：
⒈查系爭案針對習用雷射雕刻不易被精密控制（如系爭案專
利說明所述），使雕刻深度過大，不適用於厚度較薄之擊球面板，且即便以多次重複雕刻以適用於厚度較薄之擊球面板之後，再以著色噴漆亦易因多次擊球磨損而脫漆掉色，是以，槽道雕刻深度與塗料之抗磨損脫落程度常無法同時符合製造高爾夫球桿頭表面擊球面板之需求等缺失而改良，以雷射光束對高爾夫球桿頭之鈦合金表面進行雕刻，並同時控制該雷射光束之雕刻條件，使其頻率介於7500至35000Hz間，電流介於14至17A間，功率介於25至45 W間，及移動速度介於5至55M/sec間，以使該鈦合金表面吸收足夠熱能而產生特定氧化程度，以形成各種顏色變化，其可於金屬表層雕刻同時氧化著色，亦可簡化習用雷射雕刻後再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效，其技術內容涉及控制該雷射光束之雕刻條件，使其頻率介於7500至35000Hz間，電流介於14至17A間，功率介於25至45W間，及移動速度介於5至55M/sec間，非僅為選擇一種具有特定能量之雷射光束照射鈦金屬表面。
⒉另查以高能量的雷射光照射鈦金屬可產生雕刻效果者雖係
習知技術（系爭案創作說明及引證案中均有教示），且引證案雖亦揭示以低能量的雷射光照射金屬表面將其金屬表層變色者（惟需藉氣體輔助），然系爭案非為單純以高能量雷射照設鈦合金表面雕刻後，再以低能量雷射照射鈦合金表面使其氧化著色，而係需控制雷射光束之雕刻條件，使其照射鈦合金表面進行雕刻同時可氣化著色（且無需藉氣體輔助），系爭案與引證案比較，兩案技術內容及達成之效果皆不相同，系爭案顯非熟習該項技術者可將引證案之技術運用到習知雷射雕刻技術上所能輕易完成，引證案不足以證明系爭案不具進步性。
⒊另就原告調查證據補陳狀補充答辯：
96年3月2日實地勘察機台實際操作，該機台使用雷射為ND-YAG50W以上，波長為1064nm，如系爭案申請專利範圍第1項所述之雕刻條件下，在鈦合金表面確實可雕刻出槽道並同時著色（無輔助氣體），形成各種顏色變化（參見附件照片）；並就申請專利範圍第2、3、4項所述之雕刻條件下做出黃色顏色之漸層；橢圓狀光點移動路徑係微觀狀態非能以肉眼檢視，然其亦以該機台實際操作以直線式光點移動路徑，產生不同之效果（雕刻深度較深且無顏色）。故系爭案揭示之技術內容確實可達成在鈦合金表面雕刻槽道同時並著色（無輔助氣體）之功效⒋綜上所述，原處分並無違法，請駁回原告之訴。
㈢參加人主張之理由：
⒈原告於訴訟理由中所提「…可簡化習用雷射雕刻後再噴漆
著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效…為系爭案申請人之誤導」，及所謂「一般的高爾夫球頭僅會設置溝槽，而絕不會以噴漆著色」等云云，不知所指為何。桿頭溝槽之設置係為提高擊球之後旋量以改變飛行彈道之常見設計，溝槽上以人工上漆亦屬商業上用以增益外觀效果之習用技術，原告所稱「實務上不存在，此為系爭案申請人誤導審查委員的敘述，當然不能成為系爭案具進步性證明」云云，實屬個人因欠缺實務應用之了解所作之錯誤指涉，實不足採。
⒉原告謂「在網路上找到ND-YAG系列設備的說明…」云云，
唯此補強證據為原告自承自網路上所任意下載之資料，不僅沒有時間記錄，無法證明該網路資料在系爭案申請日之前即已公開，且原告遲於訴訟階段始提出補充資料，依92年2月6日修正公布之專利法第67條後段規定，「舉發人補提理由及證據，舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」上述補強證據係為原告遲至95年2月14日提出行政訴訟時方提出。此不僅於提出時間上不符合法定程序之規定，亦無合法資料可說明以上資料之公開時間，此補充證據不應予以考慮。
⒊原告謂「引證案…提供了一種利用雷射光束在金屬表面著
色的技術…簡而言之，以高能量的雷射光照射鈦金屬即可產生雕刻的效果，而以低能量的雷射光照射鈦金屬即可產生氧化著色的效果，此二種技術均為習知技術，系爭案只是選擇了一種具有特定能量的雷射光束照射鈦金屬，使其同時產生雕刻予氧化著色效果而已」。又謂「引證案也教示了使用不同能量的雷射光，可令金屬表面產生氧化著色或產生雕刻的效果，因此熟習該項技術者可輕易導出，如選擇特定能量的雷射光即可對金屬表面同時產生氧化著色或雕刻效果」云云，復一再主張系爭案為簡單之「選擇發明」，簡單選擇某一操作條件即可達成系爭案之雕刻著色技術云云。唯就技術內容而言，系爭案與引證案係屬不同技術領域，其係利用與引證案截然不同之雕刻著色條件在一桿頭之鈦合金表面同時完成雕刻及著色，且雕刻出之槽道深度相較習用雕刻技術亦較淺﹝0.001mm至0.01mm﹞，因此特別適用在超大型高爾夫桿頭之擊球面板上進行有色槽道的製作﹝如系爭案說明書第4頁第16行至第5頁第1行所述﹞。反觀，引證案雖用於製造各種金屬表面之著色標示，然而該引證案從頭到尾並未指明該雷射著色方法可形成高爾夫桿頭之雕刻槽道。原告並未說明如何由引證案之單純著色技術輕易推導出高爾夫桿頭之雕刻著色技術領域，特別是超大型高爾夫桿頭之擊球面板雕刻著色之技術領域。原告顯然有意忽略引證案用於單純著色技術與系爭案用於雕刻著色技術之差異處。事實上，該引證案僅揭示「雷射波長、光束能量、輔助氣體之氣壓及流速」之著色條件技術概念，至若熟悉領域技術之人應如何由引證案推導出系爭案申請專利範圍「雷射光束之頻率、電流、功率、光點移動速度及光點移動路徑」之所有雕刻條件技術概念者，未見原告就此部份有所說明。
⒋再更進一步說明引證案之單純著色條件與系爭案之雕刻著色條件間之諸多差異說明如下：
┌───────┬──────┬──────┐│ │系爭案 │ 引證案 │├───────┼──────┼──────┤│雷射頻率/ │G7500至35000│248至532奈米││雷射波長 │赫茲 │ │├───────┼──────┼──────┤│雷射電流 │14至17安培 │無 │├───────┼──────┼──────┤│移動速度 │5至55公尺/秒│無 │├───────┼──────┼──────┤│雷射功率/ │25至45瓦特 │ 260毫焦耳 ││光束能量 │ │ │├───────┼──────┼──────┤│光點移動路徑 │橢圓形 │無 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體種類 │無 │氦、氬、空氣││ │ │、氧、氮 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體氣壓 │無 │0.5至3巴 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體流速 │無 │50-100升/min│├───────┼──────┼──────┤│ │雷射能量足以│雷射能量過低││ │進行雕刻，並│，僅能單純於││ │同時氧化形成│金屬表面形成││ │著色，其槽道│氧化著色，未││ │具深度：0. │揭示形成相關││ │001至0.01mm │雕刻特徵﹝如││ │ │槽道﹞ │└───────┴──────┴──────┘註：引證案之雕刻條件及數值係參考其申請專利範圍第1至5項及第1至15實施例得知。
由上述比較表可知，引證案僅說明藉由控制輔助氣體之各種著色條件僅能完成著色製程，且其著色製程無法完成系爭案之具槽道深度的雕刻製程﹝需要同時調整雷射功率、移動速度及路徑等﹞，系爭案之雷射頻率、電流、移動速度及光點移動路徑等雕刻條件技術概念，甚至連光束能量﹝雷射功率﹞之數值範圍皆與引證案相差甚多，即便熟悉該技術領域者亦難以就引證案輕易推導出系爭案之技術內容，原告所謂可「簡單選用」者，實不知其依據為何。原告究係如何由引證案之內容推導而得系爭案之內容，於訴訟理由中並未見原告就其推導過程有所論述，亦未見其能提出具有證據力之說明資料。觀諸原告所引述之引證案所揭示之技術內容，就以上系爭案與引證案之技術內容分析以觀，除無推導出系爭案發明內容之可能外，該系爭案同一發明內容並已獲得美國專利局對其進步性之肯認，此有美國0000000號專利權為證。
⒌原告於2006年12月7 日辯論庭中就系爭專利要求參加人證明系爭專利之可實施性為無理由。
原告自始就系爭專利之可實施性即未有異議，自異是理由書、訴願理由書及行政訴訟理由（第二頁第二段與第三頁第四項）中均指稱系爭專利之技術內容係為依引證案所可達成，就技術內容之可施性並無異議。旋即於辯論庭中因無法說明據引證案可輕易推導得出系爭案之內容，僅依個人臆測即轉稱系爭專利技術內容無實施之可能。原告於此案進行過程中不斷轉換其立論基礎，復又以不具證據力之資料或僅憑個人臆測作而提起異議或訴訟(請見參加人參加理由狀第2頁之說明)。緣此立論主張之不一致與無理由而率然提起訴訟之行為實不足採，請鈞院能一併予以糾正駁回以昭法治。
⒍系爭專利與引證案就其技術內容實質上之不同已見於參加
人於答辯理由書與參加理由書之說明，另，就2006年12月
7 日原告承認兩者技術上的差異，並進而驗證系爭專利技術內容之可實施性，亦可肯認原告就引證案與系爭案在技術內容上的差異已無異議。茲就系爭專利之可實施性部份，僅就實施步驟說明如下: 作業現場設備為富雕著色機台一部以及控制電腦一組( 附件一圖一) ，無任何提供輔助氣體之設備，亦無引證案所提之輔助氣體流速控制問題。作業流程係為由操作人員依各種顏色設定不同的雕刻著色條件後，由操作人員調整工作台並確認焦距與雷射聚焦住豈( 附件一圖二) ，確認後以雷射進行目標區域之掃描即可得預定之雕刻著色效果( 附件一圖三) 。
⒎原告於行政爭訟階段之請求調查為違法:
查，最高行政法院93年判字第746號判決:「行政訴訟法125條規定行政法院職權調查事實及審判長闡明權;第133條規定應依職權調查證據等有關證據之調查，於專利舉發案件之審理，均不得超越專利法第72條第4項（現行專利法第67條第3項）之規定。」換言之，舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」，「於行政爭訟之救濟程序，舉發人不得再提出主要或獨立之證據，而於行政爭訟程序祇能審認主要證據是否適當合法，進而調查補強證據而已。」按，行政爭訟救濟程序僅係針對處分行為時所參酌之資料審認行政處分是否違法，一旦專利主管機關已就審查當時提出之理由及證據而為審定後，舉發人不得再於行政救濟程序中另行提出新證據。行政爭訟法所賦予法院之職權調查等不應逾專利法之規定，不得於行政爭訟階段接受主要證據之補呈。
原告既未於舉發階段對系爭案之可實施性提出主要說明證據，即已無為確認主要證據之合法性或適當性而請求鈞院進行調查補強證據之可能。原告之請求既已不法，參加人就原告請求調查事項亦不需進行說明。
⒏原告主張系爭案揭露不足為無理由:
查，專利法第26條第2項之原文應為「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。此所指得據以實施者，非欲便不具有相同技術領域知識之人經閱讚專利說明書後即能瞭解實施方式，非唯實務上無此可能，依專利審查基準
1.4.1.3之說明，所謂「具有通常知識之人」者，應「具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行日常之工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日之前的先前技術。」。另，所謂「通常知識（general knowledge）」，係指「該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊或從經驗法則所了解之事項。」。依專利審查基準1.4.3就違反充分揭露而可據以實施之要件的審查規定，專利之審查「必須審慎考量並合理指出發明說明之內容實質上明確，或未充分揭露申請專利之發明，始得以不符合充分揭露而可據以實施之要件.，依專利法第26條2項之規定核駁申請案。」被告機關依專利審查規定所為之處分並無不法，原告需證明其已具備系爭案技術領域之「通常知識」，復需佐以証據資料說明其在閱讀系爭案之內容後仍需要大量的嘗試錯誤或複雜實驗，始能發現實施該發明之方法，而其已超過的發明所屈技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍時，系爭案之內容說明始得被認定為不符合充分揭露而可據以實施之要件。
⒐綜上所述，原告論述理由顯無可採，原處分及訴願決定所
為異議不成立之處分及決定，並無違法，請判決如參加之聲明。
理 由
一、本件原告經合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段，由被告聲請而為一造辯論判決。
二、按「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」為系爭專利核准審定時專利法第20條第
2 項所明定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法之規定者，得依法附具證明文件，向專利專責機關提起異議。而系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利之情事，依法自應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定者，受理異議之機關自應為異議不成立之處分。
三、查參加人於91年8 月22日以系爭專利向被告申請發明專利，經其編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告持美國專利案，即引證案，以系爭專利有違核准審定時專利法第20條第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告審查後，於94年6 月28日以系爭處分為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願遭訴願決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有原告專利異議申請書、美國引證案、系爭專利發明專利說明書（公告本）、92年6 月1 日專利公報、參加人專利異議答辯理由書、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，如上述之整理，雙方主要爭執在：系爭專利是否符合審定時專利法第20條第2 項之規定？
四、經查：㈠本件系爭發明專利「高爾夫球桿頭之雷射雕刻及著色方法」
，其主要係利用一雷射光束對一高爾夫球桿頭之鈦合金表面進行雕刻，並同時控制該雷射光束之雕刻條件，使其頻率介於7500至35000Hz 間，電流介於14至17A 間，功率介於25至45W 間，及移動速度介於5 至55M/sec 間，以使該鈦合金表面吸收足夠熱能而產生特定氧化程度，以形成各種顏色變化者，業據系爭專利92年6 月1 日專利公報[57]申請專利範圍⒈所載明。
㈡原告係舉為西元2001年10月18日公開之美國第2001/0000000
A1號「PROCESS FOR LASER MARKING METAL SURFACES」專利案為引證案。略訴稱：
⒈根據系爭專利說明書之敘述，使用雷射技術在高爾夫球桿
頭上進行雕刻是一習知之技術。引證案，其提供了一種利用雷射光束在金屬表面著色的技術，並舉出10個範例，利用不同的雷射光束照射鈦金屬，使其表層產生10種不同的顏色。簡言之，以高能量的雷射光照射鈦金屬即可產生雕刻之效果，而以低能量雷射光照射鈦金屬即可產生氧化著色之效果，此二種技術均是習知技術，系爭專利只是選擇一種具有特定能量之雷射光束照射鈦金屬，使其同時產生雕刻與氧化著色之效果而已，不具進步性。
⒉又系爭處分中之系爭專利「可簡化習用雷射雕刻後再噴漆
著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效」之敘述，乃參加人之誤導，蓋一般高爾夫球桿頭僅會設置溝槽，而絕不會以噴漆著色。系爭專利所主張「可簡化習用雷射雕刻後再噴漆著色之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效」實務上是不存在的，不能為系爭專利具進步性之証明。
⒊系爭處分雖稱「系爭案與引證案雖同樣可達成金屬表層顏
色之變化，然引證案因雷射能量僅達數百焦耳，並不足以雕刻金屬表層，需藉氣體輔助，才可將金屬表層變色。」但引證案也教示了使用不同能量的雷射光，可令金屬表面產生氧化著色或產生雕刻的效果，因此熟習該項技術者可輕易推導出，如選擇特定能量的雷射光即可對金屬表面同時產生氧化著色或雕刻的效果，足可證明系爭專利不具進步性。
⒋在系爭專利說明書中，參加人自陳該發明是使用ND-YAG
50W 以上的設備，適當控制雷射光束的頻率、電流、功率等雕刻條件，即可同時產生雕刻與著色的效果。亦即，利用雷射光同時對鈦金屬進行雕刻與著色的技術並非系爭專利首創，在系爭專利之前，即具有可同時對鈦金屬進行雕刻與著色之設備（ND-YAG系列），而系爭專利只是在該設備的操作範圍內選擇了一個特定之操作條件作為專利要件，當然是不具進步性等語。
㈢然查，引證案雷射標示金屬表面之製程，係將預定波長及能
量之雷射光聚焦打擊於金屬基材表面，並以輔助氣體散佈於金屬表面，使金屬表面形成氧化層，以形成各種顏色變化，有引證案「Abstract」（摘要）之記述：「A method oflaser marking which comprises applying a laser beam
to a metal surface under the influence of an assist
gas to produce durable,repeatable and strking colors
on the metal surface. The method provides an easy
and flexible aoternative to conventional metaldecorating techniques.」足按，說明引證案需要「輔助氣體」（under the influence of an assist gas toproduce...... ）始能達成金屬表面雷射雕刻著色之目的。
惟系爭專利雷射功率高達數十瓦特，足以直接進行金屬表面雕刻，並不需輔助氣體，僅藉由「調整雷射移動速度及路徑」，即足使金屬表層於雕刻同時可氧化形成著色之結果，此觀之系爭專利公報申請專利範圍[57]⒉至15項之記載自明，是系爭專利具同時雕刻同時著色，防止磨損掉色之功效，二者技術內容及達成功效顯然有別。故而難謂系爭專利自熟習引證案及習用雷射雕刻之習知技術者所能輕易完成，引證案尚不足以證明系爭專利不具進步性。
㈣次查，系爭專利使用之雷射設備為「ND-YAG」系列（見後述
本院96.3.2勘驗筆錄），使用功率在25W-45W 之間（見上開專利公報[57]⒈獨立頁申請專利範圍），而引證案所揭示之雷射設備固包括「ND-YAG」型號，但其雷射波長則為355nm或波長為532nm ，脈衝能量為260mj ，藉助透鏡將雷射能量聚焦到1J/cm2（見引證案第2 頁至第4 頁，原處分卷第8 至10頁），並未敘述使用功率數，以致二者雷射能量之高低固無法予以具體比較。但不能僅因引證案使用雷射設備包括「ND-YAG」型，與系爭專利使用之雷射設備「ND-YAG」型，同屬「ND-YAG」型，即遽爾認定系爭專利習用引證案之技術。
如上所述，引證案之實施例（EXAMPLES，見引證案第3 及4頁）均需要輔助氣體協助雕刻著色，與系爭專利之實施毋需輔助氣體協助即可達成雕刻著色之結果，顯然兩者技術大異其趣，難以相提並論。
㈤再者，系爭專利雷射雕刻著色條件與引證案有如下述諸多差異：
┌───────┬──────┬──────┐│ │系爭專利 │ 引證案 │├───────┼──────┼──────┤│雷射頻率/ │G7500至35000│248至532奈米││雷射波長 │赫茲 │ │├───────┼──────┼──────┤│雷射電流 │14至17安培 │ 無 │├───────┼──────┼──────┤│移動速度 │5至55公尺/秒│ 無 │├───────┼──────┼──────┤│雷射功率/ │25至45瓦特 │ 260毫焦耳 ││光束能量 │ │ │├───────┼──────┼──────┤│光點移動路徑 │ 橢圓形 │ 無 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體種類 │ 無 │氦、氬、空氣││ │ │、氧、氮 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體氣壓 │ 無 │0.5至3巴 │├───────┼──────┼──────┤│輔助氣體流速 │ 無 │50-100升/min│├───────┼──────┼──────┤│ │雷射能量足以│雷射能量過低││ │進行雕刻，並│，僅能單純於││ │同時氧化形成│金屬表面形成││ │著色，其槽道│氧化著色，未││ │具深度：0. │揭示形成相關││ │001至0.01mm │雕刻特徵﹝如││ │ │槽道﹞ │└───────┴──────┴──────┘（附註：引證案之雕刻條件及數值係參考其申請專利範圍
第1 至5 項及第1 至15實施例。）益見兩者之雷射雕刻技術條件存有諸多顯著之差異，自難謂系爭專利係習用其技術所為之發明。原告主張系爭專利係習知之技藝所為，容有誤解，難以憑採。
㈥末查，本院為確認系爭專利是否確能依其申請專利範圍實施，特指定於96年3月2日上午實施現場勘驗，其結果：
⒈實施設備為「ND-YAG」系列。
⒉雷射刻出線溝同時著色，如照片2所示，呈現藍、棕、紅、黃及白色等顏色。
⒊操作機器並無發現有氣體管路。
⒋雷射操作波長為「1064」，如照片3所示。
⒌雷射能量檢測，如專利範圍第3 項所述，電流介於
14-16A間，頻率介於7500Hz-15000Hz間，移動速度介於15-55M/sec，呈黃色漸層（如照片4 所示），亦符合專利範圍第4 項說明。（勘驗測試之鈦合金片成品一片附卷）。
⒍雷射功率計33.8W、1064nm（如照片5所示）。
有原告所不爭執之本院勘驗筆錄、系爭專利實施之測試鈦合金片一片及結果照片5 張各在卷足稽，已足證明系爭專利確實有別於引證案，並可依其申請專利範圍之條件實施雷射雕刻並同時著不同之顏色，亦即系爭專利以雷射光束對高爾夫球桿頭之鈦合金表面進行雕刻，並同時控制該雷射光束之雕刻條件，使其頻率介於7500至35000Hz 間，電流介於14至17A 間，功率介於25至45W 間，及移動速度介於5 至55M/sec 間，使該鈦合金表面吸收足夠熱能而產生特定氧化程度，形成各種顏色變化，具有在金屬表層雕刻同時氧化著色，簡化習用雷射雕刻之製程，降低製造成本及防止磨損掉色之功效，核屬較引證案進步之發明技術，尚非熟習該項技術者運用引證案之先前技術所能輕易完成，其具進步性亦可認定。另系爭專利申請專利範圍第2項至第15項係依附於申請專利範圍第1 項之附屬項，皆為申請專利範圍第1 項細部結構之描述及限定，為申請專利範圍第1 項範圍之限縮，引證案既難證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦難證明其附屬項不具進步性
五、綜上，原告所訴委無足採，從而被告以系爭專利並未違反審定時專利法第20條第2 項之規定，而以系爭處分為「異議不成立」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求判命被告為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
六、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。至原告請求調查系爭專利是否使用「ND-YAG 50W」型，惟查系爭專利使用何種設備並非系爭專利申請範圍之項目，原告請求調查之事項非屬本件爭執之待證事項，復為參加人表明係使用「ND-YAG」系列，且本件事證已明，並無調查之必要，一併敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218條、第98條第3項前段，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 96 年 5 月 10 日
第六庭審判長法 官 林 文 舟
法 官 許 瑞 助法 官 陳 鴻 斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 5 月 15 日
書記官 陳 清 容