臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04461號原 告 龍楊國際有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 李振燦 律師複代 理 人 陳志誠 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年10月23日經訴字第09506180870 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人乙○○之前手樺陽實業股份有限公司（下稱樺陽公司）前於民國（下同）86年11月3 日以「橢圓軌跡運動器」向中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第135794號專利證書（下稱系爭專利）。嗣樺陽公司將該專利權讓與訴外人黃瑞樺，再由黃瑞樺讓與訴外人朱瑜明，並經核准在案。經原告以其違反核准時專利法第5 條第2 項、第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發後，朱瑜明復於94年1 月21日將系爭專利權讓與參加人乙○○。案經被告審查，於95年3 月2 日以（95）智專三（一）05017 字第09520150590 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年10月23日經訴字第09506180870 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成舉發成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴引證1 可否證明系爭專利不具新穎性？⑵引證2 至7 可否證明系爭專利不具進步性？⑶樺陽公司提出系爭專利之申請，是否合法？㈠原告主張：
⒈系爭專利之原專利權人朱瑜明前以原告販售Orbitrek太空
健身機與系爭專利所主張之結構特徵兩者相同為由，向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）提起民事賠償訴訟。原告則以：原告販售之Orbitrek太空健身機於西元1997年8月22日即已公開使用（參原告所提舉發證據附件2 《下稱引證1 》之Orbitrek牌運動器材使用手冊《附件A 》、西元1997年間之交易發票《附件B 》及空運發票及進口報單影本《附件C 》中之附件B ），早於系爭新型專利申請日86年11月3 日，故系爭新型專利不具新穎性。而且，系爭專利原專利申請權人樺陽公司為上開Orbitrek太空健身機之臺灣生產製造商，並非創作人，原告以樺陽公司並非合法之專利申請權人為由，向被告提起本件新型專利舉發。
詎原處分及訴願決定竟分別以兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，故仍難證系爭專利不具新穎性、兩者整體構造尚非相同，引證1 無法證明系爭專利不具新穎性、引證1與系爭專利核屬不同創作云云而為不利於原告之認定。
⒉原處分及訴願決定應予撤銷之理由：
⑴原處分與訴願決定就系爭專利與引證1 所為之技術內容
比對「結論」（即兩者構造及功效有別，尚屬不同創作），核與系爭專利原專利權人朱瑜明於93年4 月2 日民事起訴狀第3 頁倒數第4 行以下記載：「原告販售Orbitrek太空健身機（即引證1 ）與系爭專利所主張之申請專利範圍實質相同」「因待鑑定物之結構特徵與鑑定物專利案申請專利範圍所主張之結構特徵兩者相同」；93年10月13日民事起訴狀第4 頁倒數第5 行以下記載：「由此亦可證被告也認為渠等所販賣產品與原告所擁有專利權兩者實質上相同，才會有提出舉發案之行為」等項訴訟上之主張，明顯齟齬。
⑵上開民事訴訟嗣於95年10月16日宣判，該判決係以台灣
省機械技師公會鑑定結論而據以認定：「系爭Orbitrek太空健身機（即引證1 ）與系爭專利之申請專利範圍實質相同」。換言之，原處分與訴願決定就系爭專利與引證1 所為之技術內容比對「結論」（即兩者構造及功效有別，尚屬不同創作），核與上開民事判決所據台灣省機械技師公會鑑定結論，明顯齟齬。
⑶針對被告於鈞院96年8 月21日庭訊答辯稱：「引證1 未
見揭露系爭專利之於底座前端兩側分別焊設有洽可供把手插設定謂之套筒之構造，兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，故仍難證系爭專利不具新穎性及進步性」、「民事訴訟是否構成侵害專利與專利舉發是否成立，兩者審查基準不同」乙節，原告駁陳如下：
①就系爭專利有套筒，而引證1 無套筒乙節，茲依台灣省機械技師公會鑑定報告第7 、8 頁記載可知：
台灣省機械技師公會鑑定報告認定「本專利之把手
係先穿設定位於套管，再插設定位於套筒，審酌圖示，套管係具相當長度足使把手穿設，且又有鎖結旋鈕鎖進把手之定位孔中，致把手無法軸向移轉，故把手之定位已無確實牢固，若缺少套筒，仍不影響本專利實施，故套筒為其非必要技術構成」等語在案。換言之，系爭專利之「套筒」，並非系爭專利之「必要技術構成」，且若缺少套筒，仍不影響系爭專利實施。
再者，台灣省機械技師公會鑑定報告並認定，「由
上述分析可知，二者於此項之技術手段上不具實質之差異」、「功能實質相同（均為「使把手定位」）、「效果實質相同（均為「使用者上半身不動，僅做下半身之腳步踩踏」）」等語可知，引證1 足以證明系爭專利不具新穎性（二者於此項之技術手段上不具實質之差異）及進步性（「功能實質相同（均為「使把手定位」）「效果實質相同（均為「使用者上半身不動，僅做下半身之腳步踩踏」）。
換言之，被告以「系爭專利有套筒，而引證1 無套
筒」據以認定「兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，故仍難證系爭專利不具新穎性及進步性」云云，核與上述台灣省機械技師公會鑑定結論（二者於此項之技術手段上不具實質之差異、功能實質相同、效果實質相同），明顯齟齬。
②抑有進者：
新穎性之審查，乃係就系爭專利申請專利範圍所揭
露之「技術特徵」與引證文件單獨比對。而所謂申請專利範圍所揭露之「技術特徵」，依專利法施行細則第18條第2 項規定，係指「必要技術特徵」。
換言之，被告將非屬系爭專利之「必要技術構成」之「套筒」作為新穎性審查之對象，明顯違法。
依被告公告之專利審查基準彙編，就新穎性之判斷
基準，明列：「請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：⑴完全相同：申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異」。則承前述，「就系爭專利有套筒，而引證一無套筒」乙節，上述台灣省機械技師公會鑑定結論明確認定「二者於此項之技術手段上不具實質之差異」，則依被告上開公告之專利審查基準彙編規定，系爭專利應不具新穎性。
故被告上開抗辯「仍難證系爭專利不具新穎性」云云，自屬違誤，難謂適法。
③再者，就被告抗辯「民事訴訟是否構成侵害專利與專
利舉發是否成立，兩者審查基準不同」乙節：雖「專利審查」與「專利侵害」兩者審查基準不同
，但就專利新穎性之審查：「單獨比對」原則（應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對），核與專利侵害審查之「全要件」原則：係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express ）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現，兩者則無二異。
換言之，就新穎性及全要件之比對均相同，皆為針
對申請專利範圍各各技術特徵，一一比對，如果都相同，就符合不具新穎性的要件，也符合全要件的要件。準此以論，無論是上述台灣省機械技師公會鑑定結論（二者於此項之技術手段上不具實質之差異），抑或系爭專利原專利權人朱瑜明於民事訴訟之起訴主張（待鑑定物之結構特徵與鑑定物專利案申請專利範圍所主張之結構特徵兩者相同），暨依被告上開公告之專利審查基準彙編規定（請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性：⑴完全相同：申請專利之發明與先前技術在形式上及實質上均無任何差異），均足證明系爭專利應不具新穎性。
⒊稽上，引證1 既公開使用在先，系爭專利應不具新穎性甚
明。再者，系爭專利原專利申請權人樺陽公司為引證1 之台灣生產製造商，並非創作人，樺陽公司自非合法之專利申請權人，亦即系爭專利並有違反核准時專利法第104 條第2 款及第105 條準用第72條規定之情事，原告提起舉發，請求撤銷其專利權，應有理由。故原處分及訴願決定上開不利於原告之認定（即兩者構造及功效有別，尚屬不同創作，引證一無法證明系爭專利不具新穎性及進步性云云），自屬違誤，難謂適法，應予撤銷。
㈡被告主張：
⒈本件起訴理由係指稱原處分的比對結論與民事訴訟「Orbi
trek太空健身機與系爭專利所主張之結構特徵兩者相同」之主張明顯齟齬，臺灣省機械技師公會鑑定結論認定與系爭專利之申請專利範圍實質相同。另指引證1 公開使用在先，系爭專利不具新穎性，樺陽公司並非合法之專利申請權人云云。
⒉按民事訴訟專利侵害之鑑定報告，其係專利侵害之鑑定，
係以全要件原則就專利權之申請專利範圍與待鑑定物品之所有構成要件逐一比較論究異同；事涉司法侵害裁量，其鑑定原則及方法，與專利舉發案之專利審查基準係以專利申請案之產業利用性、新穎性及進步性審究其是否具可專利性之行政處分有別。又鑑定機關所為之鑑定報告，並非專利主管機關就系爭專利案是否具專利要件所為之認定，其對該主管機關基於權責所為之專利審查亦不具拘束力，先予指明。
⒊復查引證1 就其附件A 操作手冊所揭之產品結構，並未見
揭露系爭專利「底座於前端兩側分別焊設有恰可供把手5插設定位之套筒13者」（參見系爭專利第2 圖）之構造。
引證1 所揭示者乃係運動器上面之前橫桿23上供把手插置之套管，其構造配置及功效並不同於系爭專利「設於底座前端兩側之定位套筒13（參見第2 圖）」之構造；引證1仍無法達成系爭專利（如說明書第9 頁所述）於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，而使把手固定無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達到臀部訓練之運動功效者。故引證1 （Orbitrek健身機）仍無法證明係相同創作。另引證
1 既如前所述，二者構造及功效有別，已屬不同創作，又訴願決定理由亦指出引證1 （附件C ）中由樺陽公司所開立發票上之品名欄內所記載商品型號（OR1000-ORBITREK）與其附件A 之型號（OR1000-PRO）並不相同，兩者之間並無關聯者。故依現有資料自難證明有專利權人非專利權人之情事。
㈢參加人主張：未到庭陳述。
理 由
一、按「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。」、「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」為系爭專利核准時專利法第5 條第1 項及第2 項所明定。又「新型專利權人為非新型專利申請權人者」，有專利申請權人依法得附具證據向專利專責機關舉發撤銷其新型專利權，復為前揭專利法第
104 條第2 款及第105 條準用第72條所明定。又新型係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」，仍不得依法申請取得新型專利，同法第98條第1 項第
1 款及第2 項亦定有明文。是以，核准專利之新型有無違反核准時專利法第97條至第98條及第104 條第2 款規定之情事，應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、參加人乙○○之前手樺陽實業股份有限公司（下稱樺陽公司）前於民國（下同）86年11月3 日以「橢圓軌跡運動器」向中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局，即被告）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第135794號專利證書（下稱系爭專利）。嗣樺陽公司將該專利權讓與訴外人黃瑞樺，再由黃瑞樺讓與訴外人朱瑜明，並經核准在案。經原告以其違反核准時專利法第5 條第2 項、第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起舉發後，朱瑜明復於94年1 月21日將系爭專利權讓與參加人乙○○。案經被告審查，於95年3 月2 日以（95）智專三（一）05017 字第09520150590 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：⑴引證1 可否證明系爭專利不具新穎性？⑵引證
2 至7 可否證明系爭專利不具進步性？⑶樺陽公司提出系爭專利之申請，是否合法？
三、本件系爭「橢圓軌跡運動器」新型專利案，主要係由底座結構；固設於底座上之支撐架結構；固設於支撐架尾端之踩踏曲柄結構；以及固設於支撐架底端之輪葉結構等構件所組成；藉由該腳踏板於底端鎖設一底桿，且底桿恰可延伸至踩踏曲柄結構之前立桿底端鎖固，供踩踏時，踩踏曲柄結構之底桿恰可連動齒輪傳動組帶動輪葉結構轉動，並可帶動前立桿於前橫桿之軸承上做上下移位，供使用者可做全身曲線之運動；另外，亦可藉由支撐架結構於前端兩側適當位置分別焊設有一恰可供把手穿設定位之套管，並於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，使把手固定而無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達上半身不動之臀部訓練運動功效。原告所提舉發證據計有附件1 為系爭專利說明書。附件2 （即引證1 ）分別為Orbitrek牌運動器材使用手冊（附件A ）、西元1997年間之交易發票（附件B ）及空運發票及進口報單影本（附件
C ）。附件3 （下稱引證2 ）為西元1995年1 月24日公告之美國第5,383,829 號專利案、附件四（下稱引證3 ）為西元1995年6 月13日公告之美國第5,423,729 號專利案。附件5（下稱引證4 ）為西元1994年3 月1 日公告之美國第5,290,
212 號專利案。附件6 （下稱引證5 ）為西元1992年9 月22日公告之美國第5,149,312 號專利案。附件7 （下稱引證6）為西元1990年10月9 日公告之美國第4,961,569 號專利案。附件8 （下稱引證7 ）為西元1989年11月14日公告之美國第4,880,225 號專利案。補充附件9 為臺中地院民事庭通知影本。其係主張引證1 可證明系爭專利不具新穎性，組合引證2 至7 可證明系爭專利不具進步性，補充附件9 併同引證
1 可證明系爭專利最初申請人樺陽公司非該新型專利申請權人。
四、關於⑴引證1 可否證明系爭專利不具新穎性部分：㈠引證1 之附件C 之空運發票及進口報單影本等，雖經美國加
州公證人認證，然稽諸引證1 之附件C 各聯空運發票及進口報單等影本上所記載商品品名，均與引證1 附件A 之運動器材之型號「OR1000-PRO」不同，是引證1 之附件C 與附件A之間不具有關聯性，不得援引各該進口報單、空運發票上之日期作為證明引證1 附件A 運動器材之公開日期。惟引證1之附件B 交易發票品名欄所載商品型號為「OR1000-PRO」，與引證1 之附件A 相同，兩者具有關聯性，故由引證1 附件
B 發票日期西元1997年8 月22日固可證明引證1 附件A 之公開日期早於系爭專利申請日（86年11月3 日）。
㈡惟引證1 就其附件A 操作手冊所揭之產品結構，並未見揭露
系爭專利「底座於前端兩側分別焊設有恰可供把手5 插設定位之套筒13者」（參見系爭專利第2 圖）之構造。引證1 所揭示者乃係運動器上面之前橫桿23上供把手插置之套管，其構造配置及功效並不同於系爭專利「設於底座前端兩側之定位套筒13（參見第2 圖）」之構造；引證1 仍無法達成系爭專利（如說明書第9 頁所述）於底座前端兩側相對於套管位置上亦分別焊設有一恰可供把手插設定位之套筒，而使把手固定無法跟隨踩踏曲柄結構之前立桿擺動，藉此，供使用者達到臀部訓練之運動功效者。故引證1 （Orbitrek健身機）仍無法證明係相同創作。故引證1 無法證明系爭專利不具新穎性。
五、關於⑵引證2 至7 可否證明系爭專利不具進步性部分：㈠由引證2 、3 之圖式1 與2 、引證4 之圖式1 與3 及引證5
、6 、7 之圖式1 所揭露者，均僅見由底座結構、支撐架結構、踩踏曲柄結構、輪葉結構與把手，或藉由一旋扭來控制鋼絲或彈簧之緊度，達到調整負載調控之結構等所組構而成之各類橢圓形軌跡之運動器材。然引證2 至7 之運動器材整體架構並未揭露如系爭專利底座結構上設有套筒，把手可插設定位於套筒的結構，及上撐桿、立撐桿與前橫桿結合之結構等；亦未揭露系爭專利底座於前端兩側分別焊設有可供把手插設定位之套筒，以及前橫桿與兩立撐桿固接之位置前端分別焊設有一恰可供把手穿設定位之套管等結構，系爭專利之整體結構顯難由引證2 至7 輕易組合而完成；而系爭專利之套管與套筒構造，可供把手插設定位以令使用者變換全身曲線運動、臀部訓練等不同訓練方式的運動功效，顯非熟習該項技術者由引證2 至7 所能輕易完成者，亦難稱系爭專利無功效之增進。
㈡另系爭專利申請專利範圍第2 項為第1項 獨立項之附屬項，
該附屬項技術內容包含獨立項技術內容，故諸引證既未能證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，自亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項不具進步性。
六、關於⑶樺陽公司提出系爭專利之申請，是否合法部分：㈠原告雖提出補充附件9 之臺中地院民事庭通知書，併同引證
1 附件C 所示樺陽公司（HUA YEONG ENTERPRISE CO., LTD.）出具之發票影本，訴稱該公司僅為引證1 之附件A 運動器材之生產製造廠商而非設計者，藉生產製造之機會抄襲剽竊並申請本件系爭專利，故應非創作人、新型專利申請權人，有違反首揭專利法之規定云云。
㈡惟查：引證1 附件C 中由樺陽公司所開立發票上之品名欄內
所記載商品型號與其附件A 之型號並不相同，兩者之間並無關聯性者已如上述，自難據以證明樺陽公司為引證1 之附件
A 運動器材之生產製造廠商，況引證1 與系爭專利核屬不同創作。至於舉發補充附件9 僅係原告（訴訟被告）與參加人之前手朱瑜明（訴訟原告）間，因損害賠償（專利權）案件之法院開庭通知書，核其內容只能證明原告為該件訴訟之被告，卻難證明渠與引證1 之附件A 運動器材間具有何種關係，或是否為系爭專利之有專利申請權人，原告所訴核不足採。是以，現有舉發證據尚不足以證明系爭專利之技術內容為樺陽公司於系爭專利申請前自原告處得知者，故舉發證據尚無法證明樺陽公司提出系爭專利之申請為不合法。
七、對原告其餘主張之說明：㈠原告另稱：原處分與訴願決定就系爭專利與引證1 所為之技
術內容比對「結論」（即兩者構造及功效有別，尚屬不同創作），核與系爭專利原專利權人朱瑜明於93年4 月2 日民事起訴狀第3 頁倒數第4 行以下記載：「原告販售Orbi trek太空健身機（即引證1 ）與系爭專利所主張之申請專利範圍實質相同」「因待鑑定物之結構特徵與鑑定物專利案申請專利範圍所主張之結構特徵兩者相同」；93年10月13日民事起訴狀第4 頁倒數第5 行以下記載：「由此亦可證被告也認為渠等所販賣產品與原告所擁有專利權兩者實質上相同，才會有提出舉發案之行為」等項訴訟上之主張，明顯齟齬。又上開民事訴訟嗣於95年10月16日宣判，該判決係以台灣省機械技師公會鑑定結論而據以認定：「系爭Orbitrek太空健身機（即引證1 ）與系爭專利之申請專利範圍實質相同」。換言之，原處分與訴願決定就系爭專利與引證1 所為之技術內容比對「結論」，核與上開民事判決所據台灣省機械技師公會鑑定結論，明顯齟齬云云。
㈡惟查：
⒈在侵害專利權請求損害賠償之民事訴訟，原告（即專利權
人）為達其訴訟目的，固有主張被告所生產之物與其專利範圍相同者，然系爭專利是否具新穎性及進步性，仍須依專利法之規定加以審查，自不得僅以專利權人在民事訴訟中之主張，即遽認系爭專利不具新穎性及進步性。
⒉又民事訴訟專利侵害之鑑定報告，其係專利侵害之鑑定，
係以全要件原則就專利權之申請專利範圍與待鑑定物品之所有構成要件逐一比較論究異同；事涉司法侵害裁量，其鑑定原則及方法，與專利舉發案之專利審查基準係以專利申請案之產業利用性、新穎性及進步性審究其是否具可專利性之行政處分有別。又鑑定機關所為之鑑定報告，並非專利主管機關就系爭專利案是否具專利要件所為之認定，其對該主管機關基於權責所為之專利審查亦不具拘束力。
⒊本件引證1 至7 均無法證明系爭專利不具新穎性及進步性
，已如前述，故原告以另案民事訴訟，主張系爭專利不具新穎性及進步性，即不足採。
八、綜上，原告所述為不可採。從而，被告所為本件舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。至原告於舉發程序中主張系爭專利權人為非申請權人部分，其所應適用之法條應為首揭專利法第10
4 條第2 款及第105 條準用第72條之規定，被告認系爭專利未違反同法第5 條規定部分，固未臻妥適，然於本件應為舉發不成立之審定結果，並無二致，併予指明。
九、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 11 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 10 月 11 日
書記官 陳可欣