臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04555號原 告 美商．尼可塔療法公司（Nektar Therapeutics）代 表 人 甲○ ○○○訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
乙○○複代理人 黃瑞賢被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
丁○○上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國95年10月27日經訴字第09506181870號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告第00000000號專利再審查申請案，應依本判決之法律見解另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔三分之二，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告之前身美商英豪治療系統股份有限公司（下稱美商英豪公司）前於民國（下同）89年4 月12日以「具有經改良分散性之乾粉末組成物」向被告機關申請發明專利（下稱系爭專利申請案），並以西元1999年10月29日申請之美國第60/162451 號、西元1999年11月8 日申請之美國第60/164236 號、西元1999年12月20日申請之美國第60/172769 號、西元2000年1 月27日申請之美國第60/178383 號及西元2000年1 月27日申請之美國第60/178415 號專利案主張優先權，旋變更本案申請人名稱為原告，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於95年5 月20日以（94 ） 智專三㈣15127 字第09420466750 號再審查核駁理由先行通知書（下稱系爭核駁理由先行通知書）通知原告有關修正事項，原告乃於94年7 月25日提出申復理由及申請專利範圍修正本，案經被告機關准予修正，並依該修正本審查，於95 年5月10日以（95）智專三㈣01099 字第09520357840 號專利再審查核駁審定書（下稱系爭處分）為「本案應不予專利」之處分。
原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告機關應為准予本件發明專利之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第2 項規定？有無違反被告公告之專利審查基準第二篇第2-3-5 頁（2.3.1 逐項審查）及2-3-20頁（
3.3 進步性審查原則）及第2-3-29頁（3.3 ⑶進步性審查原則）？㈠原告主張之理由：
⒈本案「具有經改良分散性之乾粉末組成物」之發明，係揭
示一種乾粉組成物，其包括一活性劑，和一含有至少2個白胺酸殘基的二肽或三肽。本案之組成物發明的技術上特徵，係在於將包括至少2個白胺酸殘基的二肽或三肽，摻合至欲經霧化且輸送至肺中的乾粉調配物時，不論該調配物所含之活性劑為何，皆能顯著地改良乾粉之分散性及霧化特性（請參見本案說明書第6頁第7~12行及申請專利範圍第1項）。
⒉查本案經初審審定認定為不具新穎性後，原告於申請再審
查之理由書及申復說明書等，一再說明本案發明確具新穎性及進步性的理由，因而被告於原處分（即再審查核駁審定），乃改為認定本案違反現行專利法第26條第3項有關申請專利範圍記載事項之規定（本案再審查核駁審定日為95年5月10日，而現行專利法由行政院訂定於93年7月1日施行，故本案係適用現行專利法審定者。以下皆稱現行專利法為專利法）。換言之，原處分並未認定本案不符專利法第22條第1、4項之規定，因此，本案具有產業利用性、新穎性及進步性等專利要件，謹此先予以陳明。
⒊復查原處分（即「再審查核駁審定」）認定本案不符專利
法第26條第3項：之規定，應不予專利之理由，係載於其「再審查核駁審定」之審定理由（四）至（十一）。茲就原處分在認事用法違誤之處，陳明如下：
⑴原處分之審定理由(四)，以「申請人強調凍乾組成物與
經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」為由，據以認定本案違反專利法第26條第3項，不但有①違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定，而損及原告之審級利益，並且有②已超越專利法第26條第3項所規範的範疇，難謂原處分無違法。
①原處分違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定，而損及原告之審級利益的部分。
按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」專利法第46條第2項定有明文。「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。
」行政程序法第102條亦定有明文。本案被告據以做成原處分之所謂「申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」乙節的審定理由，在審定前並未先行通知原告限期申復，顯見原處分有違上揭專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定，自難謂原處分無違法及損害原告審級利益之情事。
②原處分之審定理由(四)，所述之事由，已超越專利法第26條第3項所規範的範疇的部分。
原處分於審定理由(四)所謂之「申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」乙節的事由，明顯與專利法第26條第3項所規範者為：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」之範疇無關，是以被告根據該事由，援引專利法第26條第3項規定據以做成之原處分，實難謂無違法。
⑵原處分之審定理由(五)認定申請專利範圍第1項應不予
專利，實未正確適用專利法第26條第3項，難謂原處分無違法。
①原處分於審定理由(五)，論定本案不符專利法第26條
第3項規定之理由，為：「惟，前述說明書中文字敘述部分，僅供參考用，仍以說明書實施例為準，因為本案中文說明書實施例2~9只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含2個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者」。
上揭之理由中，開頭所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，顯然應屬於說明書中所記載的文字敘述無疑。而依專利法第26條第1項之規定，說明書係包含：
發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。然其所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，明顯地既非發明名稱、亦非摘要及申請專利範圍，則上揭之理由之開頭所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，自當屬於「發明說明」。復依專利法第26條第3項之規定，申請專利範圍必須為「發明說明」所支持，則上揭之原處分理由中所謂的「前述說明書中文字敘述部分」，既屬於「發明說明」，就不能如原處分之理由中所說的「僅供參考用」。是以原告在再審查程序中，為有利於自己而引據自「發明說明」的記載，既然為被告將其當做「僅供參考用」，顯然未予審酌，可見原處分之做成，即有未正確適用專利法第26條第3項規定之情形，自難謂原處分無違法。
②專利法第26條第3項規定為：「申請專利範圍應明確
記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」。很明顯地，請求項只要為「發明說明」所支持（按有些發明無圖式），縱使該「發明說明」中未記載有實施例，仍無違專利法第26條第3項之規定。且專利法第26條第3項中所謂「為發明說明及圖式所支持」之涵義，依據「現行專利審查基準」（下稱「專利審查基準」）第2篇「發明實體審查」第1章第3節申請專利範圍3.4.3 「為發明說明及圖式所支持」一項的說明，乃為：「申請專利範圍必須為發明說明及圖式所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明所揭露的內容直接得到的或總括（generalization）得到的技術手段，亦即申請專利範圍不得超出發明說明所揭露的內容。該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍」。由此可見，在總括的發明範圍當中，已有部分範圍有實施例，縱使其他部分範圍未載有其實施例，但基於其發明說明及圖式所載之技術內容，而依據論理法則，可從已有記載的實施例，延伸或修飾即能獲知該部分範圍亦可實施者，自不能僅以該部分範圍未記載有其實施例，即否定其得為已有記載之實施例及發明說明及圖式所支持，否則即難免造成在解讀專利法26條第3項時，過度限縮其意義而有涵攝錯誤行(Subsumtionsfehler)，致所做成之原處分產生錯誤。此即「專利審查基準」所以說明為「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍」的旨意。
本案在「發明說明」中之實施例1，已很清楚地例示有包括3種含2個白胺酸之三肽（即3種含2個leu及一個其他胺基酸之三聚體）。詳言之，本案實施例2~9固然是含3個白胺酸的三肽（leu-leu-leu三聚體），然實施例1表5之數據卻包括有3種含2個白胺酸的三肽（即leu-tyr-leu三聚體、leu-phe-leu三聚體、leu-leu-ala三聚體等3種。按leu為白胺酸，tyr為酪胺酸，phe為苯丙胺酸，ala為丙胺酸）。因此，本案實施例1表5之數據，已顯示包括有含2個白胺酸之三肽。而這些包含2二個白胺酸的三肽，與包含3個白胺酸的三肽，同樣可達成本案降低表面張力之發明目的（請參見說明書第20頁最後1段、第44頁第1~3行）。再者，本案「發明說明」中所使用之3個白胺酸實施例2~9，皆可輕易地藉由以其他所揭示包含至少2個白胺酸的二肽或三肽之任一者，替代該實施例中之三白胺酸，而製得本案之組成物。舉例而言：表13即揭示包含胺基糖苷抗生素與三白胺酸，以5%三白胺酸/95%抗生素至45%三白胺酸/55%抗生素之範圍的比例，配製而成組成物。該項配製，即使非熟悉此項技藝人士，亦可輕易地用包含二白胺醯基殘基之三聚物中之一者替代實施例中之三白胺酸。從而，被告僅僵硬地狹窄地以本案實施例2~9替代專利法26條第3項規定中之整個「發明說明」一詞，而且無視於本案實施例1已很清楚地例示有包括2個白胺酸之三肽，復無視於「專利審查基準」在第2篇「發明實體審查」第1章第3節申請專利範圍3.4.3「為發明說明及圖式所支持」一項所載之：「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍」之說明，顯見被告在解讀專利法26條第3項規定時，不但故意忽視本案「發明說明」已有實施例1之事實及「專利審查基準」之說明，而且實有過度限縮「發明說明」意義的涵攝錯誤(Subsumtionsfehler)的行為，是其據此逕行做成之原處分，即難謂無錯誤。
基於本案「發明說明」中這些特定三肽（三聚物）之實施例，以及不同三肽(包含至少2個白胺酸)之說明，可知已充分合理地支持申請專利範圍第1項所述包括至少2個白胺酸之三肽（三聚物）。是以本案說明書第18頁第12-16行才會記載著：「如上所討論者，本發明是以本案申請人對於含2白胺醯基二肽（如二白胺酸）與三肽具有優良的增強粉末組成物分散性之能力。且如本案實例所驗證者，在改良氣霧劑性能上，出乎意料地比白胺酸較為好的發現為基礎的」。因此，在本案說明書實施例1已很清楚地例示有包括含2個白胺酸之三肽之情況下，縱使實施例2-9未有只含2個白胺酸（leu）組成之三肽數據，而只有3個白胺酸組成之三肽數據，但並不妨礙申請專利範圍第1項中之只含2個白胺酸（leu）組成之三肽，能依據實施例1或實施例2-9而如上揭「專利審查基準」所說地「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。」而認定能被合理地支持。
根據以上的說明，可知縱使本案實施例2-9只有3個白胺酸組成之三肽數據，而未有只含2個白胺酸組成之三肽數據，但此並不會妨礙本案能依據實施例1或實施例2-9，而如上揭「專利審查基準」所說地「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。」而認定本案申請專利範圍第1項能被該等實施例所合理支持。是以被告於原處分的理由中，指稱：
「本案中文說明書實施例2-9只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含2個白胺酸組成之三肽數據，因而申請專利範圍第1項無法被實施例合理支持」乙節，完全是出於恣意而違背論理法則及「專利審查基準」規定之說法，其據此而做成之原處分，自難謂無違法。
⑶原處分之審定理由(六)至(十一)，認定本案申請專利範
圍第3、4、5、6、7、13、19、25、27、31、32、35、
38、41、43、44、45、46、47、53、59項等非為「發明說明」所能支持的理由，與第1項同，顯示被告據此所做成的原處分，亦難謂無違法。茲說明理由如下：查本案實施例1表5數據可合理支持本案申請專利範圍第1項的理由，已如上述。則基於上述之同一理由，本案實施例1表5數據，當亦可合理支持本案申請專利範圍之其他各請求項（即第3、4、5、6、7、13、19、25、27、31、32、35、38、41、43、44、45、46、47、53、59項）中涉及三肽的部分，顯示被告對此各請求項所做成的原處分，亦難謂無違法。
⒋本案之發明在歐洲及美國對應申請案，業已分別獲准歐洲
專利EP0000 000B1及美國專利US 0000000B1、US0000000B2，如附件證物3所示，敬請貴院惠予參考。
⒌關於被告答辯理由一之(一)：
按原告在96年2月5日提出之行政訴訟起訴理由補正狀後，並未在96年2月14日提出任何之行政訴訟理由書，因此被告答辯理由一之(一)起頭所謂：「綜觀原告從未在96年2月14日之訴訟理由書內容」乙節中之96年2月14日，顯然是96年2月5日之誤，謹此先予指明。查原告在96年2月5日提出之行政訴訟起訴理由補正狀，其理由一係指：「原處分之再審查審定理由(四)以『申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別』為由，據以認定本案違反專利法第26條第3項的部分，違反專利法第46條第2項及行政程序法第102之規定，而損及原告之審級利益」者而言。茲再詳述理由如下：
⑴按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先
通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2項定有明文。「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」行政程序法第102條亦定有明文。
⑵本案被告據以做成再審查核駁審定（即原處分）之所謂
：「申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」乙節的審定理由，在審定前並未先行通知原告限期申復，顯見原處分有違上揭專利法第46條第2項及行政程序法第102 條之規定，自難謂原處分無違法及損害原告審級利益之情事。
⒍關於被告答辯理由一之(二)：
按本案申請專利範圍第30項係記載為：「如申請專利範圍第25項之方法，其中該乾燥步驟係選自噴霧乾燥、冷凍乾燥、和噴霧冷凍乾燥之中者」。換言之，「冷凍乾燥」只是三種乾燥選項中之一項，而本案所以將「冷凍乾燥」列為選項之一，係為免於本案得到的專利權受他人以不實用的「冷凍乾燥」步驟（非不能實施，只是其實施不實用）作不正當的侵害，並不意味非選該「冷凍乾燥」不可。因此，如被告於本案尚在審查程序當中，認為申請專利範圍第30 項中不應記載有「冷凍乾燥」之選項，而依法通知原告刪除該「冷凍乾燥」的記載時，原告亦可以接受。然事實上，被告於本案在審查程序當中時，從未依法通知原告刪除該「冷凍乾燥」的記載，即使在其再審查核駁審定書中，亦未記載有以申請專利範圍第30項請求有「冷凍乾燥」選項作為核駁理由。待至行政訴訟答辯階段，被告始於此行政訴訟答辯書的答辯理由一之(二)提及該事，顯見其答辯無理由。更何況如果本案之原處分經撤銷時，被告如仍認為有必要將本案申請專利範圍第30項中之「冷凍乾燥」刪除，而依法通知原告刪除時，原告即存在有依專利法第49條第3項第3款規定修正之審級利益。由此可見，被告之行政訴訟答辯理由一之(二)，並不符合專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定，而有損原告之審級利益，該答辯理由一之(二)顯無理由。
⒎關於原告在96年2月5日提出之行政訴訟起訴理由補正狀，
其理由二係指再審查核駁審定（即原處分）之審定理由(五)認定本案申請專利範圍第1項應不予專利，實未正確適用專利法第26條第3項，難謂原處分無違法。茲再詳述理由如下：
⑴再審查核駁審定（即原處分）於審定理由(五)，論定本
案申請專利範圍第1項不符專利法第26條第3項規定之理由，係為：「惟，前述說明書中文字敘述部份，僅供參考用，仍以說明書實施例為準，因為本案中文說明書實施例2-9只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含2個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者」。
上揭之審定理由中，開頭所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，顯然應屬於專利說明書中所記載的文字敘述無疑。而依專利法第26條第1項之規定，專利說明書係包含：發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。而上揭審定理由中所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，明顯地既非發明名稱、亦非摘要及申請專利範圍，則上揭審定理由之開頭所謂之「前述說明書中文字敘述部分」，自當屬於「發明說明」。又依專利法第26條第3項之規定，申請專利範圍必須為「發明說明」所支持。則上揭審定理由中所謂的「前述說明書中文字敘述部分」既屬於「發明說明」，就不能如再審查核駁審定（即原處分）之理由中所說的「僅供參考用」。是以原告在再審查程序中，為有利於自己而引據自「發明說明」的記載，既然為被告將其當做「僅供參考用」，顯然未予審酌，可見原處分之做成，即有未正確適用專利法第26條第3項規定之情形，自難謂原處分無違法。
⑵根據現行專利審查基準之規定，本案申請專利範圍第1
項係可被本案實施例合理支持。其理由請詳見原告在96年2月5日提出之行政訴訟起訴理由補正狀之理由二第(二)點。
⒏再審查核駁審定（即原處分）之審定理由(六)至(十一)對
於申請案所請求第3、4、5、……、59項等申請專利範圍中，認為非發明說明所支持，其理由與申請專利範圍第1項同，皆屬違誤處分。其理由請詳見原告在96年2月5日提出之行政訴訟起訴理由補正狀之理由三。
⒐茲原告為了進一步證實本案實施例及說明內容係可合理支
持本案申請專利範圍所請起見，謹於呈上本行政訴訟補充理由狀（一）之同日，另行提出「鑑定聲請書」乙份，並在此聲明鑑定費用全部由原告負擔，敬請貴院惠送專門學術機構依「鑑定聲請書」所載事項予以鑑定，提供鑑定意見，以便貴院了解本案實施例1之表5中的包括2個白胺酸之三肽（即Leu-Leu-Tyr、Leu-Leu- Phe及Leu-Leu-Ala）的乾粉組成物，與包括三個白胺酸之三肽的乾粉組成物同樣可具有良好之氣霧性質(aerosol property)。
⒑綜上所陳，顯見被告之96年4月12日行政訴訟答辯書之答
辯實無理由，而依據原告之96年2月5日行政訴訟起訴理由補正狀之訴訟理由，亦可見被告事實上並未否認本案符合專利法第22條第1、4項規定，而為具有產業利用性、新穎性及進步性等專利要件之發明。且如上述原告之說明，本案亦無不合專利法第26條第3項規定之情事，是以被告所為本案違反專利法第26條第3項規定應不予專利之原處分，要難謂無違法。
⒒原處分漏未審查系爭案申請專利範圍第39、40項（以上為
獨立項）、2、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、26、28、29、30、33、34、36、
37、42、48、49、50、51、52、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64項（以上為附屬項）等共43個請求項，違反逐項審查原則。且專利審查應依照逐項審查原則為審查，乃為最高行政法院及貴院判決所肯認者。
⑴按專利審查基準明定：「新穎性之審查應以每一請求項
中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」（附件1：專利審查基準第2-3-5頁）。同基準復明定「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1『逐項審查』所載之內容。」「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」（附件2：專利審查基準第2-3-20頁及第2-3-29頁）。故關於專利要件之審查應遵守「逐項審查」原則，只要申請專利範圍之請求項有2項以上時，專利主管機關即應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。」此見解及逐項審查原則為最高行政法院及貴院諸多判決所肯認。（參見附件3：最高行政法院96年判字第1597號判決，附件4：貴院92年訴字第4397號判決，附件5：貴院93年訴字第3248號判決）。
⑵查本案於92年7月25日修正後之申請專利範圍共有64 個
請求項，其中第1、25、35、39、40、41項係獨立項，其餘為附屬項。惟依被告就本案不予專利之核駁理由觀之，顯示原處分漏未審查下列之請求項，違反逐項審查原則：
①第39、40項為獨立項，分別為關於將乾粉組成物輸送
到哺乳動物患者肺部內的方法及將含活性劑調配物輸送到哺乳動物患者肺部內的方法之發明請求項。然原處分並未備具該第39、40 項是否符合專利要件應不予專利之審定理由（按專利法第43條第2項明定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」），顯見原處分漏未審查該第39、40項，違反逐項審查原則。
②第2、8、10、11、12、15、16、17、18、20、21、22
、23項係依附於第1項之附屬項，第9項係依附於第8項之附屬項，第14項係依附於第13項之附屬項，第24項係依附於第23項之附屬項。依據前揭專利審查基準規定，附屬項是否符合專利要件仍應逐項審查。然原處分並未備具上揭各附屬項是否符合專利要件應不予專利之審定理由，顯見原處分漏未審查上揭各附屬項，違反逐項審查原則。
③第26、28、29、30、33、34項係依附於第25項之附屬
項。依據前揭專利審查基準規定，附屬項是否符合專利要件仍應逐項審查。然原處分並未備具上揭各附屬項是否符合專利要件應不予專利之審定理由，顯見原處分漏未審查上揭各附屬項，違反逐項審查原則。④第36、37項係依附於第35項之附屬項。依據前揭專利
審查基準規定，附屬項是否符合專利要件仍應逐項審查。然原處分並未備具上揭兩附屬項是否符合專利要件應不予專利之審定理由，顯見原處分漏未審查上揭兩附屬項，違反逐項審查原則。
⑤第42、48、50、51、52、55、56、57、58、59、60、
61 、62、63項係依附於第41項之附屬項。第49項係依附於第48項之附屬項。第54項係依附於第53項之附屬項。第64項係依附於第63 項之附屬項。依據前揭專利審查基準規定，附屬項是否符合專利要件仍應逐項審查。然原處分並未備具上揭各附屬項是否符合專利要件應不予專利之審定理由，顯見原處分漏未審查上揭各附屬項，違反逐項審查原則。
由此可見，被告顯已違反逐項審查原則，其所為原處分自應無以維持。
⒓原處分就核駁本案之核駁理由，未於再審查核駁審定前，
以核駁理由先行通知書通知原告申復，違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定：
⑴原處分之核駁理由雖謂：「申請人強調凍乾組成物與經
噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」云云。惟查，被告於再審查核駁審定前，遽未以核駁理由先行通知書揭露該點核駁理由，致使原告無從評估及決定是否修正或補充申請專利範圍或提出申復理由，不僅妨害原告依專利法第46條第2項所賦予之限期申復的程序利益及審級利益，亦有違反行政程序法第102條之規定（附件6：貴院93年訴字第3369號判決，附件7：貴院94年訴字第1414號判決）。
⑵另被告於行政訴訟中，雖於「行政訴訟答辯書」中指陳
本案申請專利範圍第30項中不應記載有「冷凍乾燥」之選項（參見「行政訴訟答辯書」第一、（二）點）。惟查，被告不但在審查程序中從未通知原告該第30項中不應記載有「冷凍乾燥」之選項，而且於再審查核駁審定書中，亦未記載有以該第30項記載有「冷凍乾燥」選項作為核駁理由，故被告之該項行政訴訟答辯，顯然違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條之規定，其答辯顯無可採。
⒔本案說明書已揭露三肽只要包含2個白胺酸即可之技術內
容，故本案申請專利範圍當已為說明書所支持，原處分謂本案申請專利範圍第1項非為發明說明所能支持，違反專利法第26條第3項乙事，顯有違誤之處：
⑴本案申請專利範圍第1項的記載為：「一種乾粉組成物
，其包括一活性劑和一包括至少二個白胺酸的二肽或三肽，其中組成物包括具有MMAD小於約10微米的粒子。」。根據上揭之記載，可知在該第1項中，對於以白胺酸為單元構成的肽，其記載形式，係採擇一形式記載。亦即採可以選擇「二個白胺酸的二肽」，或選擇「二個白胺酸的三肽」，或選擇「三個白胺酸的三肽」，以與活性劑組合成本案的「乾粉組成物」之記載形式。而「二個白胺酸的二肽」、「二個白胺酸的三肽」及「三個白胺酸的三肽」等3種肽，依據本案說明書之發明說明所揭露的技術內容，均能被製成，此乃為被告所不否認者。並且原處分亦不否認選擇「二個白胺酸的二肽」，或選擇「三個白胺酸的三肽」，以與活性劑組合成本案的「乾粉組成物」，均為本案發明說明所能支持，符合專利法第26條第3項有關申請專利範圍記載規定。因此，原處分認定本案申請專利範圍第1項非為發明說明所能支持，不符專利法第26條第3項有關申請專利範圍記載規定的理由，並不是說依據本案發明說明所揭露的技術內容無法製成「二個白胺酸的三肽」，而只是說以「二個白胺酸的三肽」和活性劑組合成本案的「乾粉組成物」時，沒有如以「三個白胺酸的三肽」和活性劑組合成本案的「乾粉組成物」那樣有實施例2~9可以證明其具有良好氣霧性質（aerosol property）。換言之，原處分係認為以「二個白胺酸的三肽」和活性劑組合成本案之「乾粉組成物」時，並未有實施例足以證明該包含「二個白胺酸的三肽」之「乾粉組成物」，具有良好之氣霧性質（aerosol property）。此觀諸再審查核駁審定書第3頁之審定理由（五）云：「惟，前述說明書中文字敘述部份（按此係指本案說明書第18頁中所述之三肽只要包含二個白胺酸即可的部份），僅供參考用，仍以說明書實施例為準，因為本案中文說明書實施例2~9只有3個白胺酸組成之三肽數據，未有只含2個白胺酸組成之三肽數據。」乙節即明。
⑵然原處分執著上揭之審定理由，用以認定本案申請專利
範圍第1項非為發明說明所能支持，不符專利法第26 條第3項有關申請專利範圍記載規定，顯有下述違誤之處：
①查，專利法第26條第3項係規定：「申請專利範圍應
明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為『發明說明』及『圖式』所支持。」專利法施行細則第17條復規定：「發明或新型說明，應敘明：一、發明或新型所屬之技術領域、二、先前技術、三、發明或新型內容、四、實施方式、五、圖式簡單說明。」且其中第四點「實施方式」，係規定為：「就一個以上發明或新型之實施方式加以記載，必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。」顯見實施例非為發明說明一定要有的記載事項，而是在認為有必要時才得予以記載的事項，故原處分謂「說明書中文字敘述部分（按此係指本案說明書第18頁中所述之三肽只要包含2個白胺酸即可的部份，而此部份的文字敘述係為本案「發明說明」範疇的敘述）僅供參考用，仍以說明書實施例為準」云云，即有未合。
②復查，原處分在上揭之審定理由(五)中，既然肯認本
案說明書第18頁確揭載有三肽只要包含二個白胺酸即可之技術內容，而該說明書第18頁又屬於說明書之「發明說明」的範疇，顯見關於本案申請專利範圍第1項中之二個白胺酸的三肽，已為「發明說明」所支持，故原處分謂本案申請專利範圍第1項非為發明說明所能支持，不符專利法第26條第3項規定，即難謂無違誤。
③再查，依據本案說明書中之實施例1表5的數據，顯示
包括有含「二個白胺酸的二肽」、「二個白胺酸的三肽」及「三個白胺酸的三肽」等3種肽的數據，此為被告所不否認，也無法否認的事實。且其中包含「二個白胺酸的三肽」，與包含「二個白胺酸的二肽」或包含「三個白胺酸的三肽」之組成物，依據該實施例1表5的表面張力數據可以看出，皆同樣可達成本案降低表面張力之發明目的，此亦為本案之「發明說明」有記載（請參見說明書第20頁最後一段、第44頁第1~3行），而為被告所不否認的事實。更何況本案實施例2~9雖然偏重於含「三個白胺酸的三肽」之實施，然而實施例2~9係為可輕易地藉由使用其他已揭示之包含「二個白胺酸的二肽」或包含「二個白胺酸的三肽」之任一者，以替代該實施例中之「三個白胺酸的三肽」，而製得具有同樣降低表面張力功效之本案組成物。故根據專利審查基準第2篇「發明實體審查」第1章第3節申請專利範圍3.4.3規定之「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍」乙節，而依據論理法則，自可從已有記載的實施例，予以延伸或修飾，即能獲知在採擇一形式記載的一個請求項中的任一選項部分亦可實施者，自不能僅以他選項部分未記載有其實施例，即否定其得為已有記載之實施例及發明說明及圖式所支持，否則即難免造成在解讀專利法26條第3項時，過度限縮其意義而有涵攝錯誤(Subsumtionsfehler)在內之情形，致所做成之原處分產生錯誤，而此即為所以有上揭專利審查基準規定的旨意。從而可知本案申請專利範圍第1項中之含「二個白胺酸的三肽」的粉狀組成物，係可依據本案1表5之數據及藉實施例2~9之延伸而予以合理支持（詳參原告96年2月5日提呈之行政訴訟起訴理由補正狀之理由第二、(二)點），故本案當無違反專利法第26條第3項之處。
⒕本案申請專利範圍第3、4、5、6、7、13、19、25、27、
31、32、35、38、41、43、44、45、46、47、53、59項等涉及「二個白胺酸的二肽」或「三個白胺酸的三肽」的部份，皆如第1項中之「二個白胺酸的二肽」或「三個白胺酸的三肽」的部份，為發明說明所能支持，完全符合專利要件，此即原處分所以沒有認定其非為發明說明所能支持，不符專利法第26條第3項的緣故。至於其涉及「二個白胺酸的三肽」的部份，亦如前面對第1項中涉及「二個白胺酸的三肽」的部份所述的理由一樣，可知亦為發明說明所能支持，符合專利法第26條第3項。是以原處分單就上揭各項涉及「二個白胺酸的三肽」的部份，所為非為發明說明所能支持，不符專利法第26條第3項規定之認定，亦難謂無違誤。
⒖如上所述，本案申請專利範圍所涉及之「二個白胺酸的三
肽」，乃為依據本案發明說明所敘述的技術內容可以製成；又依據實施例1之表5的表面張力數據可以看出，本案之「二個白胺酸的三肽」與「三個白胺酸的三肽」同樣都可達成本案降低表面張力之發明目的；且根據專利審查基準第2篇「發明實體審查」第1章第3節申請專利範圍3.4.3之規定，在審查上又可從已有記載的實施例2~9延伸推知，含有「二個白胺酸的三肽」的乾粉組成物，與包括「三個白胺酸的三肽」的乾粉組成物，同樣可具有良好之氣霧性質（aerosol property）；再依據專利法施行細則第17條之規定，可知實施例非為發明說明一定要有的記載事項，而是在認為有必要時才得予以記載的事項，則在上述之種種情況下，原處分只以該含有「二個白胺酸的三肽」的乾粉組成物無有如實施例2~9之實施例可資證明其亦可具有良好之氣霧性質（aerosol property）為由，即認定本案之所有發明（包括漏未審查之請求項發明）非為發明說明所能支持，不符專利法第26條第3項規定，顯示原處分不但有違行政程序法第7條比例原則之規定，而且有濫用審查上之裁量權之情事。因此，原告為了證實本案含有「二個白胺酸的三肽」的乾粉組成物，與包括「三個白胺酸的三肽」的乾粉組成物，同樣可具有良好之氣霧性質（aerosol property）起見，乃於96年6月14日向貴院提陳一份「鑑定聲請書」，聲明原告願負擔全部鑑定費用，請貴院就上開事項，函送專門學術機構鑑定，以資證實原告所言不虛，並有助於貴院發現真實。懇請貴院准許原告於96年6月14日提陳之「鑑定聲請書」所請，以釐清真相。
⒗綜上所陳，原處分顯有違法之處，請判決如訴之聲明。
㈡被告主張之理由：
⒈⑴綜觀原告96年2月14日之訴訟理由書內容，主要強調被
告機關對本案所作原處分顯屬違反專利法第46條第2項與行政程序法第102條規定。答辯說明於下：
①事實上，被告於94年5月20日曾以再審查核駁理由先
行通知書函請原告修正申請專利範圍，其中核駁理由
(四)至(七) 已明白告知申請專利範圍所請的三肽，於說明書僅有三個白胺酸之三肽可以由實施例2至9所支持，雖原告於申復理由認為若限定在三個白胺酸之三肽範圍將過於狹窄，惟申復理由中亦無其他資料足資佐證所請兩個白胺酸之三肽亦同具此效果，而被告於核駁理由先行通知書中已明白告知所請無實施例證明其可行性，更何況原告亦無主張理由二到局面詢之請求，被告並無違反專利法第46條第2項與行政程序法第102條規定。
②原告指摘原處分有違反專利法第46條第2項及行政程
序法第102條規定之情事，實係斷章取義原處分理由所致：
原告僅以所摘錄之再審查理由中所謂：「……，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別。」認定原處分有違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條規定之情事，實係斷章取義原處分理由，忽略同段理由中在前之相關描述所致，亦即：
「申請人繼續對『初審』引證案冷凍乾燥及本案噴霧乾燥提出評論，認為冷凍乾燥不切實際，不會被採用，係過於主觀。……」綜觀該段理由，主要係針對原告再審查理由中對於初審引證的解釋所進行之回覆。
然而，本案之核駁理由，係由於其所請之範圍無法由發明說明所支持(理由四至理由七)，確已於94年5月20日所發文之(94)智專三(四)15127字第09420466750號核駁理由先行通知書中告知申請人，惟申請人拒為依發明說明所得支持之範圍予以修正，因而作成最終核駁之審定，與『初審』之引證案並無關聯，因此，更無違反專利法第46條第2項及行政程序法第102條規定之情事。
⑵訴訟理由指稱原處分審定理由(四)所述「凍乾組成物與
經噴霧乾燥製得的乾粉在結構上顯著不同，申請人於說明書中並未有任何資料顯示其活性上有明顯不同，已違反專利法第26條第3項規定」認定不予專利之理由，已超越專利法第26條第3項所規定範疇。答辯說明於下：
本案於原說明書中雖述及冷凍乾燥、噴霧乾燥等製備步驟，皆可以獲得分散性、霧化性佳的活性製劑組成物，惟事實上，原告於93年4月2日所提再審查申請書中，亦自承該冷凍乾燥組成係成「餅」狀，與噴霧乾燥的「區別」粒子不同，而原告於94年7月25日所補提申復說明書亦指明，「使用凍乾步驟，接著研磨以製成乾粉末，係不實際且不會被採用」，由上述可知本案申請專利範圍第25項所請增進乾粉氣霧性能的方法中，所包括的凍乾步驟(第30項)，係因原告都自承其凍乾步驟與噴霧乾燥方法不同，既有此不同的陳述，被告又於說明書無法獲得所請的凍乾步驟，係可以達到所述分散性、霧化性佳的活性製劑組成物之實施例佐證，其凍乾步驟屬本案所無法支持步驟並非無據，原處分認定其已違反專利法第26條第3項規定，並無違誤。
⒉訴訟理由指稱原處分之審定理由(五)認定申請專利範圍第
1項應不予專利，係因說明書未有實施二肽與其他胺基酸所作實驗數據，所以將說明書認定為「參考用」，既為參考，則表示未將其列為審酌，所以引用專利法第26條第3項論處，所作不予專利，顯屬不當與違誤；雖然專利法第26條第3項規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載且必須為發明說明及圖式所支持」，顯然所述「發明說明」所支持的精神，即使發明說明未有實施例記載，所請發明並不能據以認定其已違專利法第26條第3項所指文意，縱使依據被告審查基準第3.4.3規定，在總括的發明範圍當中，已有部分範圍有實施例，其他部分範圍未有記載其實施例，亦不能僅以該部分未記載有實施例，即完全否定有實施例及發明說明所支持的部分，否則解讀專利法第26條第3項時，將過度限縮其法意，對申請人顯非公允。答辯說明於下：
⑴專利之審查當依據專利法所規範條款作為准駁之依據，
而本案於說明書既已缺乏部分實施例，而原告又未提有效佐證證據的前提下，其是否符合專利要件，當應將說明書整體審慎斟酌，至於何者為斟酌、何者為參考，其僅是用字遣詞的方式不同而已，事實上，整個爭訟應回歸到本案申請專利範圍是否為發明說明所支持來論究，才屬正確；原告一再認為初審引證的前案其凍乾組成物所製備的方法是無法達到乾粉末的分散性和霧化特性，且該引證前案適用於水再溶解之活性劑使用，而本案是粉末化使用所以必須經由研磨粉末化步驟，另原告為更詳細證實兩者不同，於93年4月2日所提再審查申請書中，檢附的顯微照像圖片亦一再詳述兩者結構並不相同，雖被告於94年5月20日以再審查核駁理由先行通知書，質疑該顯微照像圖片放大倍率不同所顯像有別的結果，即使就如原告理由所述之不同，原告理應提出兩者確實是可以達成相同活性之實施例來佐證，惟本案於再審查階段並無任何資料顯示其粉末的分散性和霧化特性，係可以利用兩個白胺酸的三肽達到與三個白胺酸之三肽的噴霧乾燥活性物之相同功效，而訴訟理由認為實施例1是證實兩個白胺酸的三肽可達到三個白胺酸之同功效的實驗佐證，但實際上實施例1亦僅是說明兩個白胺酸的三肽與三個白胺酸之三肽的介面活性質相近而已，並無實施例2至9所呈現的有關提升霧化的實驗數據，所以專利法第26條第3項的精神，就如其法意所言「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，請求項必須為發明說明所支持」，整體說明書中，並無法佐證其兩個白胺酸的三肽同具有三個白胺酸之三肽的實施例可以達到較佳分散性和霧化特性，而原告亦無法提出合理數據或資料佐證的前提下，所請申請專利範圍理應刪除其說明書所無法支持之兩個白胺酸的三肽之請求，而被告於核駁理由先行通知書中，亦明示其刪除該說明書所無法支持之部分，但原告並未作此刪除，惟專利有其整體性，不能割裂其所請求之不當部分而核准其部分專利，本案既有不符合專利法第26 條第3項規定之情事，被告所為不予專利之處分，並無不當。
⑵原告指摘原處分認為發明所請違反專利法第26條第3項乙事顯有違誤，實係斷章取義專利審查基準所致：
按發明專利審查基準第3.4.3「為發明說明及圖式所支持」(附件2)乙節中，除原告所摘錄之段落，即「基於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍。」外，另有明文規定：「對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，申請專利範圍中所載之發明未記載於發明說明者，例如請求項僅記載使用無機酸之技術手段，而發明說明僅記載使用有機酸之實施例，但未記載任何有關無機酸之技術特徵者，其申請專利範圍即未獲得發明說明之支持。」此外，「若申請專利範圍包含申請人推測的內容，而其效果難以確定時，應認定其超出申請時發明說明所揭露的範圍，而未獲得發明說明之支持。例如『以冷休克處理植物種子的方法』，若發明說明僅揭露該方法適用於一種植物種子，而未揭露適用於其他植物種子，該發明所屬技術領域中具有通常知識者難以確定處理其他植物種子時能得到相同的效果，則應認定申請專利範圍未獲得發明說明之支持。」是以，審查人員逕依發明專利審查基準所訂定判斷發明說明是否支持申請專利範圍之步驟，亦即：「(1)針對各請求項，判定其所涵蓋之範圍。(2)審閱說明書，判定發明說明及圖式揭露之範圍。(3)以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，判斷依步驟(2)判定之揭露範圍是否支持依步驟(1)判定之涵蓋範圍。」以該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點，判定申請人於發明說明僅以一個「包含三個白胺酸的三肽」的單一實施例，無法支持其「包含兩個白胺酸的二肽」，亦即無法支持其在兩個白胺酸以外之第三胺基酸，其位置可任意變換且可由任意胺基酸任意取代之涵蓋範圍，故原告所指摘原處分認為發明所請違反專利法第26條第3項乙事顯有違誤，實係斷章取義專利審查基準所致，其理由實不足採信。
⑶本案發明所請確有如再審查核駁審定書所載，有不符專
利法第26條第3項之情事，被告之原處分並無不當：理由已詳述於96年4月12日所做成之行政訴訟答辯書中，在此僅再一次強調，由於胺基酸之種類何其多，再加上所取代之胺基酸位置亦可任意變換，致申請人所請之「包含兩個白胺酸的二肽」其範圍之廣泛，非為該發明所屬技術領域之人所能明確予以界定，而申請人僅以一個「包含三個白胺酸的三肽」的單一實施例，卻欲支持其全部之請求範圍，其顯難符合專利法第26條第3項，亦即顯難符合申請專利範圍必須為發明說明所支持之規定，此審查意見業於94年5月20日所發文之(94)智專三(四)15127字第09420466750號核駁理由先行通知書中告知申請人，惟申請人卻於94年7月25日所為之申復理由中，以他人可輕易地迴避本案專利為理由，拒為依發明說明可得支持之範圍予以修正，由於國內目前並無可部份准予專利之相關規定，被告遂於95年5月10日以相同之理由，作成最終之再審查核駁審定書，被告之原處分並無違誤，更無原告所稱濫用審查上之裁量權之情事。⒊訴訟理由指稱原處分審定理由(六)至(十一)對於申請案所
請求3、4、5、、、、59項等申請專利範圍中，認為非發明說明所支持，其理由與申請專利範圍第1項同，皆屬違誤處分。答辯說明於下：
原處分書審定理由(六)至(十一)中已一一明列其申請專利範圍有違專利法規定之情事，理由已在前項答辯中詳述，不予贅述。
⒋訴訟理由指稱本發明對應案已分別獲得美國與歐盟專利，．．．．云云。答辯說明於下：
本案雖於各國獲取專利，惟各國專利請求條件、見解、基準皆有別，所請對應案亦不盡相同，當無法類比援引，更不能用以拘束本國申請專利案件之准駁，所述理由應不足採。
⒌原告指摘原處分有「漏未審查」與「違反逐項審查」之情事，實係對專利審查與相關法條規定之誤解所致。
⑴首欲陳明者，按所謂專利審查之『審查』，依專利法第
三節「審查及再審查」乙節中第45條之規定：「申請專利之發明經審查認無不予專利之情事者，應予專利，……。」亦即，在『審查』後認無專利法第44條所列「不予專利之審定」的情事者，則將別無選擇地「應」為核准專利之審定。由此可知，審查人員在專利審查的過程中所居之地位，係作為社會大眾公共利益的把關者，也就是國家政府在授予專利權人專有排他權之前，依職權為社會大眾的公共利益做把關，正好比一製造工廠的品管人員一般，由工廠所製造生產出的產品，在未經品管人員發現有品質上的瑕疵前，皆為一可供販售行銷的商品，是以，每一件專利申請案，在其進行審查之前，皆被審查人員預設為一可核准專利之申請標的，唯有當審查人員在依法審查的過程中發現有不予專利的情事時，方可依專利法第49條第1項之規定，「依『職權』通知申請人限期補充、修正」，甚而依專利法第44條之規定，做成「不予專利之審定」，由此觀之，審查人員所為之專利『審查』與司法人員於判決中所為之『裁判』，其在本質上，可謂大相逕庭，此審查之內涵於專利法第46條第2項之規定，亦可窺知一二，即：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」此與大院95年訴字第3963號判決所指陳(附件1第19頁)：「依專利法第46條第2項之規定，被告在審查過程，僅需就不予專利之情事通知原告申復、修正，並無就未發現不予專利之部分，應通知原告之必要。是原告上述主張，亦不足採。」亦無二致。因此，審查人員依法自無通知申請人，其所請專利「已具准予專利情事」之必要，否則將有違專利審查程序中，所謂『審查』之基本內涵。
⑵原告於申復理由中洋洋灑灑羅列43個請求項，並指摘被
告「漏未審查」與「違反逐項審查原則」，先且不論原告誤列申請專利範圍第59項之事實(因其確已於被告95年5月10日所發文之(95)智專三(四)01099字第09520357840號再審查核駁審定書中作成具體明確之意見)，原告僅費心地從再審查核駁審定書中，挑選出審查人員未表示審查意見之諸多請求項，並形式地認定其皆「漏未審查」且「違反逐項審查原則」，此與專利審查之本質顯有不符，且依專利法第46條第2項之規定，「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」是以，審查人員應僅就「不予專利之情事」通知申請人，對於可准予專利之申請，如前段所述，由於其係在審查人員進行審查前所預設之審查結果，實無於審定書中再次表達意見之立場與必要，而原告卻僅以此認為被告「未備具是否符合專利要件應不予專利之審定理由」，並藉以認定被告「漏未審查」且違反「逐項審查原則」，此乃對專利審查之本質所產生之重大誤解。再者，大院於95年訴字第3963號判決中亦指出(附件1第17頁)：「按所謂逐項審查，其重點應在於逐項審查之實質，而非拘泥於審定書撰寫形式，今原告誤以為被告未就各專利申請項逐一說明，乃指摘被告未為逐項審查，顯係誤會，合先敘明。」由此可知，原告僅以審查人員未表示審查意見，並形式地認定其皆「漏未審查」且「違反逐項審查原則」，實為誤解專利審查之審查本質所致。
⑶另，原告於補充理由中所引述之附件三(96年判字第
1597號判決)：「……，專利審查主管機關自應逐項就已縮小專利範圍之附屬項，審查為何仍『違反』專利要件，此乃逐項審查意義之所在，……」與附件五(93年訴字第3248號判決)：「……，原告審定書就第1項以外之請求項僅敘述：又系爭案申請專利範圍……，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，『不具』進步性，……」，僅更進一步說明專利法第46條第2項之規定，即：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」被告所為之原核駁審定處分，並無如上揭判決所述，未於審定前通知申請人不予專利情事之事實，自無互為參見之理；另，附件四(92年訴字第4397號判決)之所以被認有漏未審查之情事，係審查人員「自承」有於審定書未加說明之疏漏，而本案之審查人員未有漏未審查之事實，更無由自承，與該判決之案情顯不相同，更無比附援引之可能。
綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。
理 由
一、本件被告代表人原為蔡練生，嗣由王美花接任，其聲請承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。
二、按「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」、又「發明專利申請案違反．．第26條規定者，應為不予專利之審定。」固分別為專利法第26條第3 項及第44條所明文。
是知申請專利範圍應記載：⑴申請專利之發明，⑵以簡潔之方式記載各請求項，⑶各請求項必須為發明說明及圖式所支持。如申請專利之範圍業已符合申請專利範圍應記載之事項者，即難謂有違反專利法第26條第3項之規定。
三、次按「經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前應先通知申請人，限期申復。」同法第46條第2項亦定有明文；又參酌行政程序法第102 條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」之精神。可知，被告經再審查認為有不予專利之情事者，在審定前通知申請人限期申復者，其立法意旨在給申請人補充或修正之機會，故有關不予專利之通知內容及理由應具體明確，使申請人得以清楚應補充或修正之處，始有為實質申復之可能；如審定前通知之內容未逐項指出各專利請求項是否具可專利性，及獨立項不具可專利性但附屬項具可專利性時，是否可予修正之情形，即無法使申請人理解應補充或修正之處者，自不符給予申請人申復機會之立法意旨，僅具形式符合，自難謂符合專利法第46條第2 項規定之意旨。
四、查原告之前身美商英豪公司前於89年4 月12日以系爭專利申請案向被告機關申請發明專利，並以西元1999年10月29 日申請之美國第60/162451 號、西元1999年11月8 日申請之美國第60/164236 號、西元1999年12月20日申請之美國第60/172769 號、西元2000年1 月27日申請之美國第60/178383 號及西元2000年1 月27日申請之美國第60/178415 號專利案主張優先權，旋變更本案申請人名稱為原告，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於95年5 月20日以系爭核駁理由先行通知書通知原告有關修正事項，原告乃於94年7 月25日提出申復理由及申請專利範圍修正本，案經被告機關准予修正，並依該修正本審查，於95年5 月10日以系爭處分為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願亦遭決定駁回，遂向本院提起本件行政訴訟之事實，有系爭核駁理由先行通知書影本（附本院卷言詞辯論之後）、原告93年6 月30日（收文日期戳章）專利再審查申請書、原告94年7 月25日（收文日期戳章）申復書及申請專利範圍修正本、系爭申請專利案之說明書、系爭申請專利案經歐洲專利EP0000000B1 及美國專利US0000000B1 、US0000000B2 准予專利之資料、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：被告上開系爭核駁理由先行通知書有無違反審定時專利法第46條第2 項規定？有無違反被告公告之專利審查基準第二篇第2-3-5 頁（
2.3.1 逐項審查）及2-3-20頁（3.3 進步性審查原則）及第2-3-29頁（3.3 ⑶進步性審查原則）？
五、經查：㈠系爭申請專利案之對應申請案，業已分別獲准歐洲專利
EP0000000B1 及美國專利US0000000B1 、US0000000B2 之事實，有原告所提證物4a、4b及4c之資料文件在卷足徵，自堪信系爭申請專利案之專利範圍已經工業先進國家審查具備專利性，合先敘明。
㈡查系爭申請專利案於93年7 月25日修正後之申請專利範圍之
請求項計64項，其中第１、、、、及項俱為獨立項，其餘則均為附屬項，除經系爭申請專利案之說明書及系爭處分書理由㈢載明外，復為兩造所不爭執。而該等獨立項依系爭處分理由欄㈣之記載：「．．．。申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別。
」、理由㈤記載：「．．．。惟，前述說明書中文字敘述部分，僅供參考用，仍以說明書實施例為準，因為本案中文說明書實施例2-9 只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含二個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者，不符專利法第26條第3 項之規定。」、理由㈥記載：「第３、４、５、６、７、、項涉及三肽部分，非為發明所能支持者，不符專利法第26條第3 項之規定，申請專利範圍第項，理由同第1 項，申請人未依指示修正三肽，應不予專利。
」、理由㈦、㈧、㈨、㈩及分別記載：「申請專利範圍第
、、項為第項之附屬項，涉及三肽部分，非為發明所能支持者，不符專利法第26條第3 項之規定。」、「申請專利範圍第項，理由同第1 項，申請人未依指示修正三肽，應不予專利。」、「申請專利範圍第項，理由同第1 項，申請人未依指示修正三肽，應不予專利。」、「申請專利範圍第項，理由同第1 項，申請人未依指示修正三肽，應不予專利。」、「申請專利範圍第、、、、、、項，涉及三肽部分，申請人未依指示修正三肽，應不予專利。」因認為違反專利法第26條第3 項之規定而不予專利，有系爭處分影本附本院卷第13頁足考。可知系爭處分對於系爭申請專利案之獨立項第項及第項是否具備專利性，均隻字未提，而與專利法第43條第2 項之規定：「經審查不予專利者，審定書應備具理由。」顯然有違，故有漏未審查之情事，難認符合專利法第43條第2 項之規定。
㈢次查，系爭申請專利案之附屬項分別為：第2、8、9、10、
11、12、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、26、
28、29、30、33、34、36、37、42、48、49、50、51、52、
54、55、56、57、58、60、61、62、63及第64項等其40個請求項，前已述及。而查：
⒈被告公告之專利審查基準第2-3-5 頁規定：「新穎性之審
查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」⒉又「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為
對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1 『逐項審查』所載之內容。」「獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」復經被告相同審查基準第2-3-20頁及第2-3- 29 頁所載明。
⒊是知關於專利要件之審查應遵守所謂「逐項審查」原則，
只要申請專利範圍之請求項有2 項以上時，專利主管機關即應就每一個請求項判斷其專利要件，該項所界定之申請範圍無不予專利之情事，即應就該申請項予以專利，而非僅以申請專利範圍單一獨立項作為判斷進步性對象。」此見解及逐項審查原則為最高行政法院及本院判決所肯認。
（最高行政法院96年判字第1597號判決、本院92年訴字第4397號及93年訴字第3248號判決）。
⒋惟查，原告於92年7 月25日修正後之申請專利範圍共有64
個請求項，其中第1 、25、35、39、40、41項係獨立項，其餘為附屬項，前已言之。然就被告系爭處分上開理由欄之核駁理由記載，除漏未審查獨立項第39項及第40項外，其中附屬項第2 、8 、10、11、12、15、16、17、18、20、21、22、23項係依附於第1 項，附屬項第9 項係依附於第8 項，附屬項第14項係依附於第13項，附屬項第24項係依附於第23項；附屬項第26、28、29、30、33、34項係依附於第25項；附屬項第36、37項係依附於第35項；附屬項第42、48、50、51、52、55、56、57、58、60、61、62、63項係依附於第41項；附屬項第49項係依附於第48項；附屬項第54項係依附於第53項；附屬項第64項係依附於第63項。依前揭專利審查基準之規定，附屬項是否符合專利要件仍應逐項審查。然原處分並未就該等附屬項否符合專利要件應不予專利之審定理由，予以載述，顯見原處分漏未審查上揭各附屬項，而違反前揭逐項審查之規定。原告起訴主張附屬項第59項亦漏未審查，既與系爭處分之記載不合，容有未合，不足採取。
⒌況且被告於言詞辯論時訴稱：「我們並未發現獨立項第39
、40項有不予專利情形，所以這部分未交待理由。．．．」、「（部分附屬項）未予交待（理由）的就是沒有涉及二白胺酸的三肽，所以就沒有交待。．．．」、「基於審查的角色，是不予專利才須告知申請人。．．．」亦承認上開部分獨立項及附屬項係屬應予專利部分，所以未載述理由之事實，即洵堪認定。是知上揭獨立項及附屬項均屬原告申請專利之範圍，有無應予專利或不予專利，只有被告機關知之最稔，整體而言，不予專利或部分符合專利要件，自應予以載明，使得申請人得以明白那部分符合專利，那部分不符合專利，而免嗣後申請人再為申請時，審查者另有理由陳稱「前次申請未記載部分，並未表明是否符合專利，所以不能認為係已經符合專利要件」之藉口，如此始符合專利法第43條第2 項規定之立法意旨及被告機關訂定逐項審查之精神。
⒍更且，本件被告系爭處分縱認定系爭專利案之獨立項（第
39、40項除外）欠缺專利要件而不予專利，惟被告於本院言詞辯論時卻承認獨立項第39、40項及其餘上揭⒋所述附屬項均具備專利要件，有本院96年12月20日之言詞辯論筆錄足按。然此經對照系爭處分卻均無隻字片語之交待，可知，若非經開庭面對面式之溝通，當無法知悉本件部分獨立項及部分附屬項尚屬符合專利要件之事實，則系爭專利案之符合專利要件之部分獨立項及部分附屬項是否具備專利要件，即無法自系爭處分之書面記載得知，是其系爭處分顯有理由不備之違法情形，亦可認定。被告訴稱給予專利部分毋庸交待理由，忽略專利法及審查基準之相關規定，自難採憑。
㈣再查，被告另訴稱原告既無意修正系爭核駁理由先行通知書
之通知事項，當屬未符專利法第26條第3 項之規定，未能准予專利等語。然查：
⒈被告如認原告系爭申請專利案之部分獨立項「．．．。申
請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別。」、「．．．。惟，前述說明書中文字敘述部分，僅供參考用，仍以說明書實施例為準，因為本案中文說明書實施例2-9 只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含二個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者．．．」，或其附屬項具備專利要件，依專利法第46條第2 項規定，自可在系爭核駁理由先行通知書具體載明，賦予申請人修正或補充之機會，以符專利法第46條第2項規定之意旨。易言之，被告就其所認定系爭專利申請專利範圍獨立項部分，如確因「申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」及「本案中文說明書實施例2-9 只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含二個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者」等系爭處分否准系爭申請專利案之主要理由；部分附屬項等項項，有無進步性，可否自獨立項分離而修正為個別獨立項，自可在先行核駁理由通知書具體載（指）明，予原告補充或修正之機會。如原告未遵從修正之通知，或修正後仍未符理由，被告自可在最後核駁之審定理由中敘明其未能准許之理由，始符前揭「逐項審查原則」而無漏未審查之憾。
⒉對此，被告固稱已有給予原告修正之機會等語。然審諸本
件 被告系爭核駁理由先行通知書理由欄㈢、㈣、㈤、
㈥、㈦及㈧均僅簡略記載系爭申請專利範圍：「．．．但經研製、造粒、篩粉後，相信與噴霧乾燥法之電子顯微鏡相片不會有太大之差異。」、「本案申請專利範圍第1 項一種乾粉組成物，依說明書實施例2-9 ，『三肽』應修正為『三個白胺酸之三肽』，第2-24項為第1 項之附屬項，其中第17項『MMD 』應修正為『MMAD』，第20、21項『穩定』應修正為『安定』」等等，有該系爭核駁理由先行通知書影本附本院卷足查，經與系爭處分之內容對照，可知兩者並非全然一致，其中「申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」及「本案中文說明書實施例2-9 只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含二個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者」並未具體見諸系爭核駁理由先行通知書載述之理由內，顯屬對系爭申請專利案之新指摘，並非系爭核駁理由先行通知書已經載明之事項，容有忽略實質予以申請人修正或補充之法意，均有未合。
六、末查，系爭申請專利案之對應申請案，業已分別獲准歐洲專利EP0000000B1 及美國專利US0000000B1 、US0000000B2 之事實，有原告所提證物4a、4b及4c之資料文件在卷足徵，自堪信系爭申請專利案之專利範圍已經工業先進國家審查具備專利性，有如上述。則本件系爭申請專利案之申請專利範圍及專利說明書，均直接翻譯前開業經核准專利國家之英文文件而來（見原處分卷第2 卷原告優先權證明文件），何以工業先進國家審查後認為具備專利要件而核准專利，而在我國卻有如系爭處分所載之缺失，此涉及專業技術領域，原告固請求本院送相關學術機關鑑定以明之，惟本件既經查明系爭處分有如上述之違失，故此部分仍有待被告於本件發回另為適當處分時，再予細究，而免與工業先進國家審查之基準差距過大。
七、綜上，系爭核駁理由先行通知書未就系爭專利申請專利範圍有關「獨立項第39、40項」符合專利要件、「申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」及「本案中文說明書實施例2-9 只有三白胺酸組成之三肽數據，未有只含二個白胺酸組成之三肽數據，非為發明說明所能支持者」予以具體記載；另就獨立項以外，其餘認為符合專利要件之附屬項亦未為具體逐項審查後，載明在核駁理由先行通知書予原告補充或修正之機會，暨系爭處分就部分獨立項及部分附屬項漏未記載核駁理由，應認有違反逐項審查及先行通知申復之規定。系爭審定處分遽為本件系爭專利不予專利之處分，容有違誤，訴願決定未予糾正，仍予維持，亦有未合。
原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許。另，原告請命被告作成准系爭專利之處分部分，因本件既尚有待被告通知原告就系爭申請專利案請求項中具有可專利性之部分獨立項及部分附屬項為修正後再為審查，以決定系爭專利申請案是否構成違反上開專利法第26條第3 項規定之情形，則原告求為判決命被告應就系爭專利作成准予專利之處分，即難謂已達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200 條第4 款規定意旨，原告僅於請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成處分範圍內，為有理由，其餘部分為無理由，應予駁回。
八、本件判決基礎已經明確，兩造其餘主張或陳述，與判決結果無影響，不再一一論述。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條，民事訴訟法第79條，判決如
主文。中 華 民 國 97 年 1 月 3 日
臺北高等行政法院第六庭
審判長法 官 林 文 舟
法 官 許 瑞 助法 官 陳 鴻 斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 1 月 7 日
書記官 陳 清 容