臺北高等行政法院判決
95年度訴字第04520號原 告 甲○○訴訟代理人 王展星 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年12月5 日經訴字第09506184390 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告前於民國（下同）92年5月22日以「電子扭力工具結構改良㈢」向被告機關智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人乙○○於93年3 月29日以其有違核准審定時（即90年10月24日修正公布）專利法第97條、第98條第1 項前段及第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告機關審查，認系爭案違反首揭專利法第98條第2項規定，以95年6 月6 日（95）智專三㈢05025 字第09520436270 號專利異議審定書（下稱系爭處分）為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明求為判決：
⒈訴願決定暨原處分均撤銷。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明求為判決：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
三、兩造之爭點：系爭專利是否有違反審定時專利法第98條第2項規定之情形？㈠原告主張之理由：
⒈綜合歸納訴願決定書及異議審定書內容如下:
⑴訴願決定書第4頁第15行至第25行:「次查，由系爭申請
專利範圍第1項獨立項所載，扳手本體有應變規，扭力扳手主要係藉由應變規之變形，由一電路傳送至輸出單元，而可提供使用者扭力之變化，但其中應變規之使用結構，僅為習知結構，又技術特徵強調扳手本體之扭力結構係由軟性材質構成，然僅將扳手本體結構之材質改為軟性材質，對熟習該項技術者而言，軟性金屬如鋁合金、銅等其塑性及變形量必然較鋼性材質為佳，所以系爭案因此能提供工具本體擁有較佳之可塑性之功效，乃為材質本身具有之當然特性，而屬習知或可預期的塑性及變形量的功效，為一般材質之改變或選用，並無任何功效之新增，不具進步性。」⑵訴願決定書第5頁第11行至第13行:「至於訴願附件一、
二之構造、技術及所欲達成功效均與系爭案不同，尚不得執為系爭案具進步性之有利論據，併予指明。」⑶訴願決定書第4 頁第25行至第5 頁第11行：「又系爭案
申請專利範圍第2~6 項係附屬項，乃依附於第1 項之獨立項，本身並不能單獨主張權利，因此審究系爭案是否符合專利要件，自應以該附屬項與獨立項所共同界定之創作特徵作為判定基準，本件系爭案申請專利範圍第1項之獨立項，不具進步性，已如前述，況第2~6 項附屬項均為扳手或套筒之一般性材質改變或選用，所達成之功效亦為材質本身具有之特性，而為熟習該項技術人士所能易於思及可預期，並無特殊功效增進之處，亦不具進步性。」;⒉訴願機關所執之論點，均係一味沿襲異議審定理由書，並
未回應原告於訴願階段所提出之理由，如此之訴願程序根本形同虛設。
⑴異議審定書以及訴願決定書中皆以「其所達到之功效亦
為材質本身具有之特性，非系爭案之改良創作結構以達成之新增功效，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」做為系爭案不具進步性之理由，而以不符專利法第98條第2 項判定異議成立；然而，此一論點明顯有誤，系爭案係利用軟性材質做為扭力結構，令手工具得到更好的塑性，並可提高扭力量測之準確度; 本發明確實有利用軟性材質之特性，但本創作所達成之功效係為得到較佳之塑性而增加扭力值之量測準確度，明顯以帶來該軟性材質以外之新增功效，而並非僅止於該軟性材質所身具有之特性而已，系爭案係「藉由軟性材質本身之特性」而發揮出新增功效- 「提高扭力量測準確度」，因此，系爭案不僅具有功效上之增進，且並非僅有該材質本身特性而已，因此，審定書中所判定之理由有所偏頗，系爭案實符合專利法第98條第2 項之規定。
⑵原告為證明藉由材質之替換而獲准新型專利者亦所在多
有，因此附上附件1(我國專利申請案號00000000號)與附件2(我國專利申請案號00000000號)之新型專利公告影本，其中該附件1係為本案相同之技術領域，其係將活動扳手大部分之材質改為較輕之鋁合金材質，減輕整體重量以利使用者攜帶、握持、操作，因而獲准新型專利；而附件2 則為與本案不同之技術領域，其係將鍋鏟外以耐高溫之塑膠材質包覆，據以防止刮傷鍋體表面，如此亦獲准新型專利；上述之附件1 與附件2 明顯皆係一習用之材質變換而獲准新型專利者，與本案之情況相同，其中附件1 更是替換為「鋁合金」，該鋁合金係屬習知材質，其特性為質量較輕，但因鋁合金在附件1中產生的新的功效（易於握持、操作），因此具有進步性，由此可知不論是本案之技術領域，或其它技術領域中，若該材質之替換可達到特定之功效者，皆應獲准專利才是，而該材質是否為習知實非進步性判定之要點；一扭力扳手除需要施力之強度外，更需要有適度之彈性（可塑性、可變形量），以利在扭力較小時，仍可產生足夠之變形量以供應變規或指針感測出，因此，需要以較軟材質之鋁合金來代替硬度過高、彈性較差之材質;本創作材質替換之方式，在扳手上設置扭力變形結構，並不單純只有達到該材質之特性，而是利用了該材質之特性，進而提高了扭力量測之靈敏度，實符合進步性之規定；訴願決定書中對於原告所提出之附件1 、附件2可證明「藉由材質之替換而獲准新型專利者亦所在多有」一事，其訴願決定理由卻僅以「至於訴願附件1 、2 之構造、技術及所欲達成功效均與系爭案不同，尚不得執為系爭案具進步性之有利論據」含糊帶過，如此之訴願決定理由只是在推脫敷衍原告，並未做出實質之訴願理由，顯見其做賊心虛掩耳盜鈴之態度; 由附件1 、附件
2 兩件新型專利皆係由「改變材質」以發揮材質之原本特性於舊有物品中，進而產生新功效之一事可知，本案同樣是利用軟性材質之特性，達到提高扭力量測之靈敏度之功效，該「提高扭力量測之靈敏度」即是此一材質應用於本案中所發揮出之新功效，該材質本身並不具有「提高扭力量測靈敏度」之效益，而是需配合本案將該材質應用於扳手中與之結合，方才可達到「提高扭力量測靈敏度」之功效，因此並無如異議審定書或訴願決定書中所述之不具新增功效之虞，具進步性。
⑶由上所述可知，系爭案獨立項不僅利用材質本身之特性
，在相互結合後更具有達到提高扭力量測準確性之功效，具進步性無庸置疑，故直接或間接依附於該獨立項之申請專利範圍第2至6項亦一併具有進步性。
⒊綜上所述，系爭案確實符合專利要件之進步性，其可利用
軟性材質原有之特性，結合於扳手上而發揮出提高扭力量測靈敏度之新增功效，其已符合新型專利之要件，因此原審查機關所為之處分不適當，應予以撤銷。
㈡被告主張之理由：
⒈起訴理由一主要載述本件訴願決定及被告審定異議成立等理由，不再贅述。
⒉起訴理由二、三主要訴稱系爭案係利用軟性材質作為扭力
結構，令手工具得到更好的塑性，並可提高扭力量測之準確度，確實有利用軟性材質之特性，本創作所達成之功效係為得到較佳之塑性而增加扭力值之量測準確度，明顯帶來該軟性材質以外之新增功效，而並非僅止於該軟性材質所身具有之特性，系爭案係藉由軟性材質本身之特性而發揮出新增功效，提高扭力量測準確度，系爭案不僅具有功效上之增進，且並非僅有該材質本身特性而已，審定書中所判定之理由有所偏頗，系爭案實符合專利法第98條第2項之規定；原告並訴稱其於訴願階段提出之附件一（第00000000號）與附件0（00000000號）之新型專利案，明顯皆係一習用之材質變換而獲准新型專利者，系爭案獨立項不僅利用材質本身之特性，在相互結合後更具有達到提高扭力量測準確性之功效，具進步性無庸置疑，故直接或間接依附於該獨立項之申請專利範圍第2至6項亦一併具有進步性，系爭案確實符合專利要件云云。惟查，依據系爭案申請專利範圍第1項所載，該工具本體設有應變規，其中該應變規，可於使用時藉由一電路傳送至輸出單元，而提供予使用者，其扭力之變化值，其特徵在於：該工具本體之扭力變形結構係為軟性材質，如此可提供工具本體擁有較佳之可塑性。亦即系爭案包括一扳手本體，該扳手本體設有應變規，其中扭力扳手主要係藉由應變規之變形，由一電路傳送至輸出單元，而可提供使用者扭力之變化，而其中應變規之使用結構，僅為習知結構，系爭案創作之主要技術特徵係在該扳手本體之扭力結構改由軟性材質構成，扳手本體結構為習知結構，意即系爭案僅係將扳手本體結構之材質變更為軟性材質，系爭案並非在形狀、構造上作改變，而達到因為形狀、構造之改變而具有新增加特殊之功效。另查，軟性材質或軟金屬或鋁合金等均非系爭案所發明或創作，系爭案並非有任何新發明之材料或材質，對熟習該項技術者而言，軟性金屬如鋁合金、銅等其塑性及變形量必然較鋼、鐵等材質為佳，系爭案能提供工具本體擁有較佳之可塑性之功效，為材質本身具有之特性，係習知的或可預期的塑性及變形量的功效，為一般材質之改變或選用，並無任何新功效之增進，不具進步性，至為明顯；系爭案申請專利範圍第2項至第6項均為扳手或套筒之一般材質之改變或選用，其所達成之功效亦為材質本身具有之特性，不具進步性，系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，明顯違反專利法第98條第2項之規定。另外，原告於訴願階段所提附件一、二與本案並無關聯，亦非本案所審究之範圍，原告若對該二案有異議，可依專利法相關規定提起舉發，併予陳明。起訴所言均不足採信。
綜上所述，被告原處分並無違法，請駁回原告之訴。
㈢參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
理 由
一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定時專利法第97條暨第98條第1 項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2 項所明定。
二、查原告前於92年5 月22日以系爭專利向被告機關智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。
公告期間，參加人於93年3 月29日以其有違核准審定時（即90年10月24日修正公布）專利法第97條、第98條第1 項前段及第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告機關審查，認系爭案違反首揭專利法第98條第2項規定，於95年6 月6 日以系爭處分為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，旋遭駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟之事實，有參加人93年4 月21日（被告收文日期戳章）專利異議申請書及理由書、系爭專利公報（編號：569874）、系爭專利說明書（公告本）、系爭處分及訴願書等，各附原處分卷足稽。兩造主張之事實、理由及陳述，有如上述整理，雙方主要爭執在：系爭專利是否有違反審定時專利法第98條第2項規定之情形？
三、經查：㈠本件系爭「電子扭力工具結構改良㈢」新型專利案，申請專
利範圍共6 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項。該工具本體設有應變規，可於使用時藉由一電路傳送至輸出單元，提供使用者其扭力之變化值，其特徵在於：該工具本體之扭力變形結構係為軟性材質，如此可提供工具本體擁有較佳之可塑性者，有系爭專利申請專利範圍附原處分卷第14頁足稽。
㈡系爭專利係一種電子扭力工具結構改良，未違反首揭專利法
第97條之規定，且無未完成之事項，固具產業上利用性。惟查，依系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項所載，扳手本體設有應變規，扭力扳手主要係藉由應變規之變形，由一電路傳送至輸出單元，而可提供使用者扭力之變化，但其中應變規之使用結構，僅為習知結構，為熟悉該領域者既知之知識，自無進步性。
㈢再者，系爭專利之技術特徵，強調扳手本體之扭力結構係由
軟性材質構成（見系爭專利公報[57]⒈之說明），著重扳手本體之扭力結構材料之選擇，參照被告90年10月1 日之專利審查基準2-2-17頁[ 熟習該該項技術領域者] 「係指．．．
例如選擇材料．．．，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。」可知依被告審查基準之規定，有關技術特徵為材料之選擇者，屬「熟習該該項技術領域者」之範圍，並無進步性可言。況僅將扳手本體結構之材質改為軟性材質，對熟習該項技術者而言，軟性金屬如鋁合金、銅等其塑性及變形量必然較鋼性材質為佳，因之系爭專利因此能提供工具本體擁有較佳之可塑性之功效，乃為材質本身具有之當然特性，而屬習知或可預期的塑性及變形量的功效，為一般材質之改變或選用，並無任何功效之新增，故不具進步性亦可確認。
㈣又，系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項係附屬項，依附
於第1 項之獨立項，而申請專利範圍附屬項之第2 項至第6項均為板手或套筒之一般材質之改變或選用，其所達成之功效亦為材質本身具有之特性，仍屬材料之選擇，而為熟習該項技術人士所能易於思及可預期，並無特殊功效增進之處，自亦不具進步性。原告訴稱系爭專利並非僅能達到軟性材質本身特性之效，而是可配合軟性材質而提高整體扭力量測之準測性，因此具有新增之功效，並非同一技術領域中熟習該項技藝者所易於思及創作，系爭案具進步性等語，既與查證之事實未符，自屬無足憑採。
四、綜上，原告所訴均委無足採，從而被告以原告系爭專利有違違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，不具進步性，因而以系爭處分為「異議成立，應不予專利」之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。另原告提出附件1 與附件2 說明係一習用之材質變換而獲准新型專利，與本案之情況相同者等語。然查，系爭專利與原告所提附件1 、2 之專利，核屬不同領域之技術專利範圍，難以比附援引，原告指稱附件
1 、2 之專利情形與本件相同，容有誤解，亦難採憑，一併敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 12 月 6 日
第六庭審判長法 官 林 文 舟
法 官 許 瑞 助法 官 陳 鴻 斌上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 12 月 12 日
書記官 陳 清 容