臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00523號原 告 甲○○訴訟代理人 丙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 倚天資訊股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）訴訟代理人 彭譽之（專利工程師）上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國94年12月13日經訴字第09406142410號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）89年12月08日以「具有單向資料傳輸與雙向資料回補功能之個人數位助理系統」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時（即90年10月24日修正公佈）專利法第19條、第20條第1項第1款、第2項及第20條之1之規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年03月15日以（94）智專三㈡04024字第09420233290號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告未於言詞辯論期日到場，依其起訴狀所載聲明如下：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明:
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」
「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利之申請人相同者，不在此限。」分別為系爭案核准審定時專利法第19條、第20條第1項第1款、第2項及第20條之1所明定。
㈡系爭案之技術特徵如下：
1.系爭案申請專利範圍第1、8、22項為獨立項，其內容如下：⑴系爭案申請專利範圍第1項：「一種PDA藉由雙向通訊系統
以進行雙向資料回補之方法，至少包含：在PDA系統端業者，接收客戶端經由該雙向通訊系統傳送之請求（request）；分配一伺服器以處理該請求；驗證該請求之身份，若符合資格，即依據該請求對請求之回補資料封包；將該封包之回補資料加密並傳至客戶端。」⑵系爭案申請專利範圍第8項：「一種PDA藉由雙向通訊系統
以進行雙向資料回補之方法，至少包含：在PDA使用者端，依據提供於PDA顯示幕之回補資料畫麵點選需要回補的項目，以產生回補請求；經由該雙向通訊系統撥接至系統業者端以提出資料回補請求；及以該雙向通訊系統接收系統業者傳回之回補資料。」⑶系爭案申請專利範圍第22項：「一種PDA藉由雙向通訊系
統以進行雙向資料回補之方法，至少包含：在PDA使用者，依據PDA顯示幕之回補資料畫麵點選需要回補的項目，以產生回補請求；該請求經由PDA使用者以雙向通訊系統撥接至系統業者端以提出資料回補請求；資料回補請求由一分配的伺服器處理；驗證該請求之身份，若符合資格，即依據該請求對請求之回補資料封包；及將該封包之回補資料加密並傳至該PDA使用者PDA。」
2.綜合前述系爭案之申請專利範圍第1、8、22項中所請求權利範圍，並參閱系爭案之說明書內容，可知系爭案之特徵主要在於:「在個人數位助理系統PDA中包括一雙向通訊系統，使用者端可藉由在PDA顯示幕上點選項目，並經由該雙向通訊系統而向系統業者端請求回補資料，而系統業者端則先驗證請求之身份符合後依據該請求將回補資料透過該雙向通訊系統再回傳給使用者端PDA。」㈢系爭案技術與習知WAP手機技術於技術運用上確實僅屬「單純轉用」之等效技術，應不具新穎性及進步性：
1.由系爭案之申請專利範圍所定義之技術特徵，完全相同等效於多年以來廣泛被使用在手機系統上，如早已流行於社會之所謂具有「WAP」功能的手機便是。所謂使用者藉由使用手機的WAP功能將可藉由無線上網瀏覽或下載所需之資訊至使用者之手機上；顯然地，於手機上絕對是具有於系爭案所稱之「雙向通訊系統」。當手機使用者藉由WAP功能連接到系統業者端之後，首先手機系統業者端一定會自動指派由最接近使用者或可提供最高效率服務之伺服器（或基地台）來接受並處理手機使用者的上網請求；然後手機系統業者端當然會驗證手機使用者的身份，來判斷其是否為合法使用者並且可進行計時計費以便於日後向該使用者進行請款；之後，當手機使用者端自手機上下達欲瀏覽某一網頁或下載何種資料（例如手機鈴聲、圖片或是促銷簡訊等數位資料檔）後，手機系統業者端則將該資料進行封包並加密（亂碼）後以該雙向通訊系統傳回給該具WAP功能的手機。
2.由上可知，系爭案之技術確實與流行且廣泛使用於社會大眾多年之手機上網功能完全相同，且此種技術顯然於系爭案申請日（89年12月08日）前便已被社會大眾所廣泛公開使用。
因此，系爭案顯然有違前揭專利法第20條第1項第1款之規定，應撤銷其不當取得之暫准專利。
3.參加人或會辯稱其技術係使用於PDA上而非手機，惟此僅為相同技術之單純轉用，並非屬發明之「高度創作」；況現今手機與PDA的分際已十分模糊，許多手機均設計成具有個人數位助理功能，而PDA則均已加入GSM、GPRS或CDMA等通訊系統功能，由此可知，PDA與手機確實是屬於「相同技術領域」，所以系爭案技術與習知WAP手機技術於技術運用上確實僅屬「單純轉用」之等效技術，完全不符合前揭專利法第19條對於發明專利所規定之「高度創作」要件，且系爭案亦違反前揭專利法第20條第2項之規定。又參加人或會辯稱其技術係是用於下載「股票」相關資訊，而非所謂WAP功能，惟於系爭案之申請專利範圍第1、8、22項（獨立項）內容中，均完全未曾揭露其PDA係為股票專用機之限制條件，因此除非參加人將該等限制條件增加入申請專利範圍獨立項內容中，否則依法不得作為核駁本件證據力之依據。
㈣系爭案之技術特徵早已被社會大眾所公開使用，且更有相同
技術之引證一、二申請在先，系爭案應不具新穎性、進步性，且非屬技術思想之高度創作：
1.引證一之單向傳呼系統之傳輸方法與系爭案無差異性，足證系爭案無新穎性:
⑴引證一揭露一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結
合系統，其平時可以傳呼系統（Pager）來接受系統業者透過一資料伺服器，做一全天候廿四小時真實時間之廣播，藉由一內建之傳呼機及行動電話機構之個人數位助理來做一顯示，讓使用者可隨時得到最新而有效之資訊，再更進一步利用該個人數位助理（PDA）內建之行動電話系統（GSM/DCS），而成為一雙向語音及資料傳遞、接收廣播資訊之個人數位助理裝置。因此，藉由引證一之傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統，使用者將可經由內建之行動電話系統（GSM/DCS）來與系統業者端進行資料下載之功能。此種技術與系爭案之技術並無二致，且引證一之申請日早於系爭案，且亦經被告核准取得專利，故系爭案實有違前揭專利法第20條之1規定。
⑵參加人或會辯稱於引證一並無揭露所謂「驗證請求之身份
」步驟，惟幾乎所有透過遠端（包括有線或無線）下載需付費資料的技術，於系統業者端一定會先進行「驗證請求之身份」之動作並判斷其是否有權下載該需付費資料後，方能允許使用者端之下載請求。因此，其技術僅屬公知習用之一般知識，並不符合專利法第19條規定之發明「高度創作」要件。
⑶由訴願決定所稱「WAP手機係透過ISP經營者連接網際網路
各網站下載個人所需之資訊，而系爭案系統業者雖亦和網際網路連接，但係以POCSAG或FLEX格式為主要信息傳送方式，廣播給所有和該系統業者簽約的客戶」，可證訴願決定機關並無認真看待引證一的專利內容；引證一除了具有GSM/DCS之雙向行動電話系統之外，更結合了單向傳呼機（Pager）系統，因引證一之單向傳呼系統之傳輸方法與系爭案根本無差異性，足證系爭案無新穎性。
⑷被告認引證一、二皆為先於系爭案之前申請，但公告日為
系爭案之後，惟依前揭專利法第20條之1規定，引證一與系爭案為技術手段相同之發明，雖專利的撰寫方式使二者產生看似不同的差異性，但實質上仍屬相同之發明，並可被均等的理論所囊括，故仍可據此提出撤消系爭專利之請求。
2.引證二係為系爭案相同申請人所申請之專利案件，且其申請日早於系爭案，且業經被告審查核准取得專利。於引證二中同樣揭露有一種具有單向/雙向通訊功能之數位助理系統，其可藉由該數位助理系統內建之雙向通訊模組，來進行雙向語音及資料傳遞。因此，藉由引證二之單向/雙向通訊功能之數位助理系統，使用者將可經由內建之行動電話系統（GSM/DCS）來與系統業者端進行資料下載之功能。此種技術與系爭案之技術並無二致，且引證二之申請日早於系爭案，且亦經被告核准取得專利。所以，系爭案有違前揭專利法第20條之1規定，理應加以撤銷其不當取得之暫准專利權。
㈤依據專利法第20條第2項之立法精神，申請之發明（如系爭
案）其結構上即使與習用技術（如引證一、二）略有不同，然而，若是該不同之處係為「熟習該項技術者所能輕易完成」，且係「未能增進功效」時，則該系爭案仍不應核准取得專利。而於判斷是否是「能輕易完成」或「能增進功效」時，倘若系爭案是採用將數個習用結構轉用於引證案所揭露之裝置上，則應依據該轉用之習用結構是否能夠在「功效上有相乘之效果」或是「產生新功效」。倘若習用結構於轉用在引證案之裝置上後、該習用結構仍然僅具備「其原有之功效」，則此種「習用結構轉用」僅能稱為「功效上之相加」而應被認為是「顯而易知之單純轉用」且「未能增進功效」。今系爭案之申請專利範圍主要目的、功效及技術特徵與多年以來即廣泛公開使用於社會大眾的WAP手機技術、及引證一、二比較乃係如出一轍，且系爭案整體之專利範圍特徵實質上未能脫離WAP手機、引證一、二之技術範圍，所作之若干極細微改變乃為一種運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成及思及，未能增進功效者，且申請前已被公開使用，又有相同之專利核准在先。
㈥綜上所述，原告期盼鈞院對於系爭案相較於引證一之事證，
並不具有功效上之增進的事實，重新作一深入評估，以撤銷原處分及訴願決定，而另為適當之判定，實為感禱。
乙、被告主張：㈠原告主張「系爭案申請專利範圍所定義之技術特徵，完全等
效於早已流行於社會之具有『WAP』功能的手機」，惟WAP手機係透過ISP經營者連接網際網路以瀏覽網際網路，客戶或使用者可至網際網路各網站下載個人所需之資訊，而系爭案系統業者雖亦和網際網路連接，但係以POCSAG或FLEX格式為主要信息傳送方式，廣播給所有和該系統業者簽約的客戶，客戶只能瀏覽該系統業者所提供之信息，而不是連上網際網路，當客戶發現所接收的信息有遺漏時，客戶係利用系統業者所傳送的PDA顯示幕之回補資料畫面，點選需要回補的項目，再利用雙向通訊系統撥接至系統業者端，以提出資料回補請求，再由雙向通訊系統個別的接收系統業者傳回之回補資料，因此系爭案客戶不是透過雙向通訊系統連接網際網路，而是連接系統業者端，二者所為之技術手段顯然並不相同；至於PDA是否與手機屬於相同技術領域者，仍應回歸系爭案申請專利範圍所界定之技術特徵是否與WAP手機所用者相同，而其不同處已如上述，故原告主張自不足採。
㈡原告主張引證一之技術與系爭案之技術並無二致，惟引證一
所揭為一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統，與系爭案申請專利範圍第1、8、22項所揭之一種PDA藉由雙向通訊系統以進行雙向資料回補之方法之請求標的並不相同；且引證一所揭示另一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統之操作程序流程，其包括發話選擇程序、空間模式程序、連接建立程序、連接轉換時期程序及連接釋放程序等，亦與系爭案申請專利範圍第1、8、22項所揭之雙向資料回補之方法步驟特徵並不相同，因此整體而言系爭案所為之技藝與引證一並不相同，二者非為內容實質相同之發明或新型，引證一不足以證明系爭案有違新穎性規定。另引證一之公告日期晚於系爭案之申請日，亦即引證一並非系爭案申請前之刊物，亦非系爭案申請前既有之技術或知識，故引證一不足以證明系爭案有違進步性，併予指明。
㈢原告主張引證二之技術與系爭案之技術並無二致，惟引證二
之公告日期晚於系爭案之申請日，亦即引證二並非系爭案申請前之刊物，亦非系爭案申請前既有之技術或知識；且依專利法第20條之1但書規定「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限」，而引證二與系爭案係相同之申請人，故引證二不能據以主張系爭案不具新穎性及進步性。
㈣綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張:㈠引證一、二不具專利法第20條第1項第1款及第2項之證據能力：
1.查引證一之申請日（89年06月14日）雖先於系爭案，但公告日（90年12月11日）卻遠在系爭案申請日（89年12月08日）後；同理，引證二申請日（89年06月29日）雖先於系爭案，但公告日（91年01月01日）亦晚於系爭案申請日。
2.依據我國專利審查基準第九章第三節第五項㈡證據之調查採證（即1-9-34頁），即載明新穎性、進步性專利要件，引證案無論為國內或國外專利或其他技術文獻，須其公開日早於系爭專利案之申請日，倘引證案之公開日較系爭案之申請日為晚，則無庸就實質技術內容進一步加以比對。是故，引證
一、二並不具爭執專利法第20條第1項第1款（新穎性）及第20條第2項（進步性）之證據能力，至為明顯。
㈡引證二亦不具專利法第20條之1（擬制新穎性）之證據能力：
1.按「申請專利之發明，與申請在先而在其後申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」為90年10月24日修訂之專利法第20條之1有關擬制新穎性之規定。
2.由於引證二與系爭案係相同申請人，故引證二同樣不具前揭專利法第20條之1之證據能力，勿需再就實質內容比對，已至明顯。
㈢引證一亦不具專利法第20條之1之證據力:
引證一不論圖式或說明書內容皆與系爭案不同。引證一特徵在於傳呼器（單向傳輸）與GSM（雙向傳輸）結合，其功能在強調可利用PDA之GSM發話，或傳送文字短訊等；系爭案則在提供使用者更方便之界面平台，使用者在單向傳輸資料有遺漏時，雙向傳輸模組可提供使用者點選畫面回補有興趣之資訊上傳業者，再由業者利用雙向傳輸模組回傳特定使用者，由此可見二者特徵迥然不同。且系爭案申請專利範圍所提出雙向資料回補步驟方法，完全未見於引證一之說明書或圖式，故系爭案確具法律擬制新穎性，當無疑義。
㈣綜上論述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利之申請人相同者，不在此限。」分別為系爭案核准審定時專利法第19條、第20條第1項第1款、第2項及第20條之1所明定。而公告中之發明，任何人認有違反首揭專利法第19條至第21條規定者，依法得附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
三、本件係參加人前於89年12月08日以「具有單向資料傳輸與雙向資料回補功能之個人數位助理系統」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第19條、第20條第1 項第1款、第2 項及第20條之1 之規定，對之提起異議。案經被告審查略以，系爭案之客戶不是透過雙向通訊系統連接網際網路，而是連接系統業者端，與WAP 手機之技術手段並不相同；引證一所揭示者乃一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統，與系爭案申請專利範圍第1 、8 、22項所揭之一種PDA 藉由雙向通訊系統以進行雙向資料回補之方法之請求標的並不相同；且引證一所揭示另一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統之操作程序流程，其包括發話選擇程序、空間模式程序、連接建立程序、連接轉換時期程序及連接釋放程序等，亦與系爭案申請專利範圍第1、8、22項所揭之雙向資料回補之方法步驟特徵並不相同，故整體而言系爭案所為之技藝與引證一並不相同，兩者非為內容實質相同之發明或新型，引證一不足以證明系爭案有違新穎性規定；又引證一、二之公告日期晚於系爭案之申請日，並非系爭案申請前已公開者，亦非系爭案申請前既有之技術或知識者，不足以證明系爭案不具進步性，而引證二與系爭案係相同之申請人，故引證二不能據以主張系爭案有違專利法第20條之1 規定為由，乃於94年03月15日以（94）智專三㈡0402
4 字第09420233290 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。
四、本院判斷如下：㈠本件系爭第00000000號「具有單向資料傳輸與雙向資料回補
功能之個人數位助理系統」發明專利案，申請專利範圍共33項，除第1 、8 、22項為獨立項外，其餘為附屬項。第1 項所述，係一種PDA 藉由雙向通訊系統以進行雙向資料回補之方法，至少包含：在PDA 系統業者端，接收客戶端經由該雙向通訊系統傳送之請求（request ）；分配一伺服器以處理該請求；驗證該請求之身份，若符合資格，即依據該請求對請求之回補資料封包；將該封包之回補資料加密並傳至該客戶端者。第8 項所述，係至少包含：在PDA 使用者端，依據提供於PDA 顯示幕之回補資料畫麵點選需要回補的項目，以產生回補請求；經由該雙向通訊系統撥接至系統業者端以提出資料回補請求；及以該雙向通訊系統接收系統業者傳回之回補資料者。第22項所述，係至少包含：PDA 使用者，依據
PDA 顯示幕之回補資料畫麵點選需要回補的項目，以產生回補請求；該請求經由PDA 使用者以雙向通訊系統撥接至系統業者端以提出資料回補請求；資料回補請求由一分配的伺服器處理；驗證該請求之身份，若符合資格，即依據該請求對請求之回補資料封包；及將該封包之回補資料加密並回傳至該PDA 使用者PDA 者。而原告所提異議證據計有：引證一為89年06月14日申請，90年12月11日公告第00000000號「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統」發明專利案；引證二為89年06月29日申請，91年01月01日公告第00000000號「具有單向/ 雙向通訊功能之個人數位助理系統」新型專利案。
㈡查引證一「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統
」發明專利案，其公告日係90年12月11日；而同理，引證二「具有單向/ 雙向通訊功能之個人數位助理系統」新型專利案，其公告日為91年01月01日，均晚於系爭案申請日（89年12月8 日）；按引證案之公開日較系爭案之申請日為晚，則無庸就實質技術內容進一步加以比對。是故，引證一、二並不具爭執專利法第20條第1 項第1 款新穎性及第20條第2項進步性之證據能力。又引證二與系爭案之申請人相同，依專利法第20條之1 但書之規定亦不能據以主張系爭案有違前揭專利法第20條之1 前段不具新穎性。
㈢查引證一所揭示乃一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組
之結合系統，其特徵在於傳呼器（單向傳輸）與GSM （雙向傳輸）結合，其功能在強調可利用PDA 之GSM 發話，或傳送文字短訊等；系爭案則在提供使用者更方便之界面平台，係一種PDA 藉由雙向通訊系統以進行雙向資料回補之方法，使用者在單向傳輸資料有遺漏時，雙向傳輸模組可提供使用者點選畫面回補有興趣之資訊上傳業者，再由業者利用雙向傳輸模組回傳特定使用者；引證一不論圖式或說明書內容皆與系爭案不同，是以二者之技術手段並不相同，引證一自不足以證明系爭案不具專利法第20條之1 所謂之新穎。另系爭案申請專利範圍第1 、8 、22項所揭之一種PDA 藉由雙向通訊系統以進行雙向資料回補之方法之請求標的並不相同；而引證一所揭示另一種傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統之操作程序流程，其包括發話選擇程序、空間模式程序、連接建立程序、連接轉換時期程序及連接釋放程序等，亦與系爭案申請專利範圍第1 、8 、22項所揭之雙向資料回補之方法步驟特徵並不相同。故整體而言，系爭案所為之技藝與引證一並不相同，二者非為內容實質相同之發明或新型，引證一不足以證明系爭案有違前揭專利法第20條之1前段不具新穎性之規定。
五、綜上所述，引證一、二均不能證明系爭案不具新穎性及進步性，從而被告以系爭案未違反核准審定時專利法第19條、第20條第1 項第1 款、第2 項及第20條之1 之規定，所為本件異議不成立之處分，依法並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤；原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
據上論結，原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 第1 項前段、行政訴訟法條第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 95 年 12 月 21 日
第七庭審判長法 官 李 得 灶
法 官 李 玉 卿法 官 黃 秋 鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 12 月 21 日
書記官 蘇 婉 婷