臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00826號原 告 長辰國際股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 丁○○
曾信嘉律師 （兼送達代收人）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丙○○
戊○○
參 加 人 金泰鑫工業股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）訴訟代理人 廖正多律師
桂齊恆律師 （兼送達代收人）上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年01月09日經訴字第09506160110號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國（以下同）92年01月24日以「套筒表面處理方法及其成品」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年08月17日以（94）智專三㈢05025字第09420757700號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應就系爭案為異議不成立之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明:
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠按「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技
術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」為系爭案核准審定時專利法第20條第2項之規定。查原處分及訴願決定不予專利之理由，係因系爭案申請專利之九項範圍均不具有「進步性」。因此，被告對系爭案於「產業利用性」及「新穎性」上均肯認其存在。又依被告公佈之「專利審查基準第二篇第三章3.2」及前揭專利法第20條第2項可知，所謂「進步性」之概念係指「雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性」；反之，若該發明之整體，係該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術所非能輕易完成時，該申請專利之發明即屬有「進步性」。
㈡系爭案為可實施之發明，應較引證案更具進步性:
1.系爭案為可實施之發明:⑴系爭註冊第00000000號「套筒表面處理方法及其成品」發
明專利案，該方法包含：套筒外觀成型：成型出之套筒中央具有一貫孔；輥印標記：將該套筒之外周緣設定位置，以輥壓方式，輥印出設定之標記凹紋；表面電鍍處理：將該套筒之外周緣及貫孔之內周緣進行表面電鍍處理；表面研磨處理：將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標記凹紋之電鍍層被磨除；表面染黑處理：使不具電鍍層之標記凹紋的套筒表面，形成一染黑層；成品完成。
⑵其重點即在於：完成套筒外型後，輥印標記，再表面電鍍
處理，其後之動作完全沒有傷害到欲保留之電鍍層之動作，也就是表面研磨處理採用無心（無夾持式，限圓加工）磨床加工，因為沒有夾持所以不會傷到電鍍層，而表面染黑處理也不會傷到電鍍層，且系爭案為可實施之發明，已有產品照片及型錄提供佐證。
⑶一般之套筒其作為防鏽處理，再於套筒周面打字作標示，
但其無論是染黑的，或是電鍍的，其相同的缺點就是打字看不清楚，而系爭案藉由其方法步驟順序所製出之成品，不僅字體清晰而極易辨視、美觀，其更具有提升套筒質感的效果，所以其不是只有一加一等於二之效果，而是倍數效果，且其製法亦造成了套筒革命，讓套筒不再只是單調之單色顏色質感，而具有多色及其字體清晰效果，更使其套筒總體的價值提升，最重要的是系爭案套筒係可實施之方法。請參閱證物三之照片一、二中均可由系爭案⑴輕易辨視到17mm的字體，其它電鍍⑵或電鍍鏡面、霧面者⑶尚能看到17mm的字，而染黑者⑷則完全看不到字，所以可以由該二照片清楚瞭解到系爭案之功效增進處。再參閱證物三之照片三、四，分別為系爭案之旋轉到標記商標（如照片三）及旋轉到標記規格（如照片四）處，其很明顯的看到商標字體與其規格字體也相當明顯，其深具質感提升效果，視覺上相當美觀，與其它習用套筒有明顯的差別。
2.引證案是有缺失之發明，顯然無法實施:⑴引證案申請專利範圍為：「1、一種金屬之雙色成型製法
，係於金屬選材予以長度之裁切後，得以先行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。2、依據申請專利範圍第1項所述之金屬之雙色成型製法，其中該製法之熱處理步驟得提昇於電鍍之前施行，即該裁切後之金屬得以經由熱處理，再施行電鍍，完成電鍍過程後，乃以加工流程之車削與銑床規格成型，再經振動研磨、染色，而至完成成品，其製作後之金屬亦同具有製作快速、品質提昇與控制容易及加工染色面工整者。」⑵引證案之製造方法係「材料經裁切後就電鍍，再予以車銑
加工」，但車銑加工之夾持固定工作物一定會破壞到電鍍層，且其後之熱處理也可能造成電鍍層剝離，或其振動研磨係整支材料丟入研磨，亦會傷害到電鍍層，所以如引證案申請專利範圍第1項所述，加工過程一再傷害電鍍層，完成之成品顯然已殘破不堪，如何能夠銷售；又如引證案申請專利範圍第2項所述，完成電鍍一樣要車或銑，再經振動研磨，其傷害電鍍層之結果不變，故引證案是有缺失之發明，顯然無法實施。
3.比較引證案與系爭案之製法如下:⑴引證案申請專利範圍第1項與系爭案之製法如下：
引證案之「長度裁切」即相當於系爭案之「套筒外觀成型」；引證案之「電鍍」即相當於系爭案之「輥印標記」；引證案之「車削及銑床等加工（傷電鍍）」即相當於系爭案之「表面電鍍處理」；引證案之「熱處理（傷電鍍）」即相當於系爭案之「表面研磨處理（無傷電鍍）」；引證案之「振動研磨（傷電鍍）」即相當於系爭案之「表面染黑處理（無傷電鍍）」；引證案之「染色」即相當於系爭案之「表面電著處理（無傷電鍍）」。
⑵引證案申請專利範圍第2項與系爭案之製法如下：
引證案之「長度裁切」即相當於系爭案之「套筒外觀成型」；引證案之「熱處理」即相當於系爭案之「輥印標記」；引證案之「電鍍」即相當於系爭案之「表面電鍍處理」；引證案之「車削及銑床等加工（傷電鍍）」即相當於系爭案之「表面研磨處理（無傷電鍍）」；引證案之「振動研磨（傷電鍍）」即相當於系爭案之「表面染黑處理（無傷電鍍）」；引證案之「染色」即相當於系爭案之「表面電著處理（無傷電鍍）」。
4.綜上，二者製法不同，且引證案之加工過程均會傷害到電鍍層，系爭案之後續加工過程均不會傷到電鍍層；引證案不可實施，系爭案已經量產，則當然是系爭案具進步性，其製法與達成之效果也全然不同。
㈢茲就原處分與訴願決定之謬誤處，詳細說明如下：
1.按被告專利審查基準所稱「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。原處分理由㈣稱「...金屬選材予以長度之裁切後（相當於系爭案之套筒外觀成型）」，惟其所謂之「相當於」所指為何?按系爭案套筒外觀已然成型，如何與金屬長條只作切成一段、一段兩者比成相當，如依該發明所屬技術領域中具有通常知識者之角度出發，該兩者顯然係指涉不同的技術範籌，被告如僅係以一般大眾之立場審查，而非站在熟習該項技術者之立場審查本案，則如何能夠有一公平正義之正確審定。
2.按「進步性之審查應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對發明說明或申請專利範圍中所記載之技術特徵部分或某一技術特徵之規定。」為前揭審查基準第3.6審查注意事項⑴所明載。系爭案係方法發明專利，所謂的製程方法有其步驟先後順序，並不能前後倒置或左右互換，否則一個步驟的錯亂均會造成重大的差異（如一個可實施，而另一個不可實施），此即系爭案在申請專利範圍內依序寫出系爭案步驟順序之原因；今原處分理由㈣稱「...比較二者差異之處乃在於系爭案輥印標記之步驟」，實令人不解，因二件發明之步驟寫的相當清楚，由上述之比對即可知其完全不同，則如何能比較出其差異僅在「系爭案輥印標記之步驟」；又如果係將個別專利切割成個別細塊，再將每一細塊分別錯亂比對，完全不符合方法步驟專利之順序性精神，因若方法步驟專利可以支解，那又何需申請該方法專利（實際支解後已百千件專利全部都相同了）。因此，被告顯違反前揭專利審查基準之規定。
3.按「獨立項之發明具進步性時，其附屬項當然具進步性。獨立項之發明不具進步性時，其附屬項未必不具進步性，應就所有附屬項逐項審查。」為前揭審查基準第3.6審查注意事項⑶所明載。原處分理由㈤稱「...電著處理...乃係一般電鍍技術，...不具進步性」、原處分理由㈥、㈦認系爭案申請專利範圍第3、4、5項均不具進步性等，惟其僅係系爭案之附屬項，主項如具進步性，則附屬項亦具進步性。又原處分理由㈧稱「系爭案獨立項第6項之套筒乃係一般習知之套筒構造，其主要係具有電鍍層和染黑層，形成銀色、黑色雙色相間之形態，以凸顯該標記凹紋，惟該形成銀色、黑色雙色相間之構造係相當於引證案各圖式中其金屬之雙色成型製法所製成之具有雙色之工具構造，引證案可證明系爭案獨立項第6項不具進步性」，惟引證案係不可實施之發明，其在電鍍之後又進行車、銑、熱處理及振動研磨，一次又一次的傷害電鍍層，電鍍層並非金鋼不壞之保護層，根本經不起加工之夾持或熱處理或振動研磨的破壞，所以一再破壞後是否還有完整之電鍍層形成雙色，其為不能實施之發明，如何能證明與系爭案構造相當，是被告顯然認定事實錯誤。原處分理由㈨、㈩、認申請專利範圍第7、8、9項不具進步性，惟主項之第6項具進步性，則附屬項第7、8、9項亦應具進步性。
㈣系爭案非能輕易完成，且系爭案之方法步驟優於引證案，應具進步性:
1.系爭案能提供消費者輕易的在整組套筒中快速及容易辨視下選用所需的套筒，顯較引證案具進步性:
⑴按「申請專利之發明解決先前技術中長期存在的問題或達
成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。」「改變技術特徵關係之發明，指改變先前技術中之元件形狀、尺寸、比例、位置及作用關係或步驟的順序等之發明。若改變技術特徵關係之發明能產生無法預期的功效或新的用途，應認定該發明非能輕易完成，具進步性。」分別為前揭審查基準第3.4.2.2及3.5.4.3所明載。
⑵系爭案「輥印標記」係在輥印同時產生凹陷與字體或圖形
之顯像，電鍍時凹陷同樣會附著電鍍層，無心研磨去除電鍍層時，自然無法研磨到凹陷處，使其保有凹陷及凹陷處之電鍍層，染黑時電鍍層不能為染黑染料附著，僅其去除電鍍層部份會被染黑，如此產生電鍍字型與染黑周邊之明顯對比，如此技術手段使被異議案在功能上大大增進，讓消費者選用套筒組內特定尺寸更具方便性，此可由證物四之習用套筒組和證物五之系爭案套筒組比較照片得到明證。系爭案主要藉「輥印標記」之電鍍層與周邊染黑之明顯對比差異性，使字體深具有「畫龍點睛」之效果，確實能提供消費者可輕易的在整組套筒中快速及容易辨視下選用所需的套筒；反觀，引證案只是於外觀呈現雙色，使用者無法從雙色中辨視所須之尺寸，只有單純外觀上呈現雙色。因此，系爭案係為深具進步性之發明，符合前揭審查基準之規定，則被告認定系爭案較引證案不具進步性之處分，認事用法顯已違誤，自應予以撤銷。
2.系爭案研磨與引證案振動研磨不相同，應具進步性:⑴按「申請專利之發明克服該發明所屬技術領域中具有通常
知識者長久以來根深柢固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。」為前揭審查基準第3.4.2.3「發明克服技術偏見」所明載。
⑵被告單純的認定系爭案「以表面研磨處理將標記凹紋外周
緣之電鍍層去除」之技法，引證案可以單純「振動研磨」達成，此一認定完全不正確。引證案之實施方法，於電鍍後還須經過熱處理或振盪，在進行這些加工步驟中，工作物上之電鍍層薄膜，勢必會造成不規則的破壞，故成品的穩定性無法如原先的預測，且引證案的雙色成型是在於車床、銑床加工之後，然在習知的加工技術中，車床銑床雖可於外觀成型時，順便將電鍍層破壞，在於染黑後使其呈現雙色的效果，但電鍍層是一層薄膜，在車銑過程中，除欲去除的部分外，會連帶使其週邊電鍍層脫落，而造成於染色時，無法控制的變數；亦即，引證案所述之振動研磨係加工金屬及研磨劑一起丟入研磨容器，經攪拌或振動達到金屬表面研磨及去除毛邊，如此極易將電鍍層一併去除，據以在後續之染黑也會將電鍍層剝離處一併染黑，如此製成之產品外觀已慘不忍睹，如何能供應銷售。反觀，系爭案是於電鍍完成後，只利用單一加工方法（即研磨），研磨欲去除之電鍍層，該電鍍層是一層相當薄的金屬薄膜，於研磨時可輕易的去除；亦即，系爭案採無心研磨之針對最大外徑之標記凹紋處外表面進行無夾持式研磨，其加工具針對性與侷限性，且範圍相當好控制，完全不會傷及其它不作研磨處理表面，如此製法才能正確製出系爭案特色產品及其可供銷售，故系爭案研磨與引證案振動研磨不同，且系爭案業已符合前揭審查基準之規定。
3.系爭案非能輕易完成，而深具進步性:⑴按「依申請專利之發明所製得之物在商業上獲得成功，若
其係直接由發明之技術特徵所導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，得佐證該發明並非能輕易完成。」為前揭審查基準第3.4.2.4所明載。
⑵今系爭案開發完成後，同時藉網站行銷（網址:http://ww
w.smoos.com.tw/）及既有之通路行銷下，已獲相當好的銷售成績，系爭案品名係命名為「黑金鋼」系列，藉由該「黑金鋼」系列之開發已大大提升原告公司淨值，此由原告訂單影本及資產負債表可證。並足以證明由於系爭案之開發完成，其已獲得商業上的成功，故而系爭案非能輕易完成，而深具進步性。
4.二者申請專利之發明的範圍明顯不同，且系爭案之方法步驟優於引證案:
⑴就前揭審查基準3.4.1有關進步性判斷步驟之步驟一（即
確定申請專利之發明的範圍）以論，系爭案整體之發明範圍，主要係在於使得受輥印標記之凹陷處，於染色後，尚能保有電鍍過後之金屬光澤，並且能與染黑後之套筒外觀明顯區別，更藉此一亮一黑之不同，以利於辨識，並大幅提升該產品之使用效能；再就套筒之外觀整體而言，被染黑之部份，亦均勻完整成色。反觀引證案所謂「金屬之雙色製程法」，僅係單純將金屬製成雙色，使其有電鍍色澤與染色色澤而已。若於該製程金屬上，多加上輥印標記，而欲使該輥印標記凹陷處與其他被染色之部份，完整區隔成兩色，並藉以突顯輥印部份，實非該「金屬之雙色製程法」技法所能及。
⑵系爭案所申請專利之範圍在於:使金屬製品之被染色的部
份中仍保有先前電鍍之金屬色澤，藉以形成顏色對比，而顯示出輥印標記。反觀，引證案專利之範圍僅在於使金屬製品，單純的形成兩個部份之兩種顏色而已。故就申請專利之發明的範圍而言，兩者明顯有所不同及差異，且系爭案之方法步驟顯然優於引證案之方法步驟，因此，二者既於進步性之判斷步驟之第一步即有所不同，何以被告卻以二者之製作方法步驟有所類同，即認原告之發明欠缺進步性?⑶又依前揭審查基準第3.5.4.3「改變技術特徵關係之發明
」以論，系爭案明顯係改變先前技術作用關係或步驟順序之發明，而使得原本僅能使金屬製成單純兩部份不同顏色之技術進一步提升，致使已染色之金屬部份中能有一小部份（即輥印標記部份）尚保有原本電鍍後之金屬光澤，並藉此突顯該電鍍之部份。且其所產生之功效乃在於使得系爭案之套筒在使用上便於辨別其規格以利其使用，進而增加工作效率，節省篩選套筒規格之時間。因此，系爭案當然有產生所謂「無法預期之功效」，具有進步性。
5.被告一再認為:「1.引證案之金屬選材於以長度之裁切加工即相當於系爭案之套筒外觀成型加工。2.引證案之電鍍披覆，該電鍍層即相當於系爭案之套筒表面電鍍處理。3.引證案之震動研磨即相當於系爭案之表面研磨處理，使得標記凹紋外周緣之電鍍層去除。4.引證案之染黑，即相當於系爭案之表面染黑處理，使去除電鍍層的部份染黑。」因此，系爭案之各處理步驟，乃類同於引證案之相對步驟，且認上述步驟均係「一般機械加工上常用之加工方法」，亦非系爭案所發明之新方法步驟。惟系爭案之方法步驟係類同於引證案之方法步驟，則引證案之方法步驟，是否亦屬所謂「一般機械加工上常用之加工方法」，且亦非屬新發明之方法步驟，而不應予專利。然實際上，引證案卻得被告准予專利，並登記在案。於此，被告所為之認定又有失之偏頗之虞。
6.按「進步性之審查，不得以發明說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生之『後見之明』作成能輕易完成之判斷，逕予認定發明不具進步性；而應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點，作客觀判斷。」為前揭審查基準第3.6「審查注意事項」⑷所明載。被告認為系爭案之步驟方法類同於引證案之方法步驟，故系爭案新發明之方法步驟，係屬以先前之技術，且為熟習該項技術者所能輕易完成者，故不具有進步性。然論及實際面，引證案之方法步驟是否真如同被告所言，能以該「金屬之雙色製程法」，且令所屬技術領域中具有通常知識者依該技術，製成與系爭案相雷同之成品，使得有輥印標記或經車削、銑床之部份，與被染色之部份完整成兩色分隔，並不失整體之美觀，而構成三部份兩色成色間隔之成品?或僅僅單純使該製成之金屬成品，具有雙色而已?。被告顯違反前揭審查基準，而以發明之說明中循序漸進、由淺入深的內容所產生之「後見之明」，逕下斷論。
7.藉由二者步驟之實際操作，系爭案具進步性:⑴以引證案所用之步驟方法實際製成一成品，明顯可見該工
作物已於車削以及銑床之過程，使得被車削以及銑床之部位之電鍍層完全被破壞，且於其後的熱處理過程中，先前於車銑加工過程中遭夾具夾傷的位加工部份，其電鍍層在此一過程中，更受到嚴重之損害，因此，根本無待震動研磨，該披覆於上之電鍍層早已殘缺不堪；再者，於震動研磨過程中，除了無法針對局部性部位進行研磨加工外，並且對於該工作物較為輕薄銳利之處，也因震動研磨之故，致使電鍍層被破壞的更加嚴重。經上述過程，該工作物於先前藉電鍍以披覆一電鍍層之效果，至此已遭嚴重之破壞。故於最後染色完成之成品上，會出現染色不均，且染色部份與電鍍部份之色彩區分不甚明顯之結果；反觀，依系爭案之所申請之方法步驟實際操作實施所完成之成品，其所欲突顯之輥印部份，仍保有電鍍之光澤，而染黑之部分亦均勻成色，兩者分明可辨。
⑵藉由兩方法步驟所實際操作製成之成品可知，引證案之方
法步驟僅能單純製成兩部份色不同之金屬製品；但若欲製成如系爭案所完成之兩色且於三部份成色之成品，以該技術領域中具有通常知識之人，用引證案之分法步驟實際為之，實係難以輕易完成者。因之，藉由上述兩方步驟之實際操作明顯可知，系爭案當然有其進步性。何以被告僅以系爭案與引證案兩者之製成方法步驟相當，而不問其中之差異（引證案並無輥印標記步驟）與製成成品之不同。即囫圇枉下定論，認定系爭案欠缺進步性?㈤綜合上述，二者除於申請之範圍上不同外，原告所申請之步
驟方法亦與引證案之步驟方法有別，且其所製成之成品，亦有極明顯之差別。引證案之內容其係無法實施之發明，且多年來未見銷售，系爭案為可實施之發明，則系爭案實具進步性者。懇請鈞院賜判如訴之聲明，以保權益，實感德便。
乙、被告主張：㈠系爭案之方法步驟係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，應不具進步性:
1.原告訴稱:「引證案無法實施與系爭案之已進入量產之發明，當然是系爭案具進步性，而其製法與達成之效果也全然不同，所謂的製程方法有其步驟先後順序，並不能前後倒置或左右互換；本發明藉由其方法步驟順序所製成之成品，不僅字體清晰而極易辨視、美觀，其具有提升套筒質感的效果，反觀引證案只有單純外觀上呈現雙色，系爭案與引證案相較下，更具進步性；系爭案於研磨時可輕易的去除，引證案於電鍍後還須經過熱處理或振盪，工作物上之電鍍層勢必會造成不規則的破壞，系爭案較引證案更具進步性；系爭案主要藉輥印標記之電鍍層與周邊染黑之明顯對比差異性，使字體深具有畫龍點精之效果，該等進步性顯非引證案所能及；系爭案採無心研磨之針對最大外徑之標記凹紋處外表進行夾持式研磨，系爭案研磨與引證案研磨不相同，符合專利審查基準3.4.2進步性的輔助性判斷。」
2.系爭案之表面研磨、表面電鍍、表面染黑處理均為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性:
⑴由系爭案之申請專利範圍獨立項第1項所述，其係一種套
筒表面處理方法，該方法包含：套筒外觀成型：成型出之套筒中央具有一貫孔；輥印標記：將該套筒之外周緣設定位置，以輥壓方式，輥印出設定之標記凹紋；表面電鍍處理：將該套筒之外周緣及貫孔之內周緣進行表面電鍍處理；表面研磨處理：將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標記凹紋之電鍍層被磨除；表面染黑處理：使不具電鍍層之標記凹紋的套筒表面，形成一染黑層；成品完成。獨立項第6項為一種套筒，該套筒具有一貫孔，且該套筒之外周緣具有一染黑層，而該套筒之外周緣設定位置具有一標記凹紋，該標記凹紋之外周緣及該貫孔之內周緣，分別具有一電鍍層，使該標記凹紋與該染黑層之間形成銀色、黑色相間之形態，俾得以凸顯該標記凹紋。
⑵由引證案之說明書及圖式可知，其係一種金屬之雙色成型
製法，其製法為：係於金屬選材予以長度之裁切後，得以行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。前述之製法之熱處理步驟得提昇於電鍍之前施行，即該裁切後之金屬得以經由熱處理，再施行電鍍，電鍍後再車削與銑床規格成型，再經振動研磨、染色，而至完成成品者。⑶比較引證案與系爭案，引證案之金屬選材予以長度之裁切
加工即相當於系爭案之套筒外觀成型加工，引證案之電鍍披覆一電鍍層即相當於系爭案之套筒表面電鍍處理，引證案之振動研磨即相當於系爭案之表面研磨處理，使標記凹紋外周緣之電鍍層去除，引證案之染色即相當於系爭案之表面染黑處理使去除電鍍層的部分染黑；系爭案之套筒外觀成型、表面電鍍處理、表面研磨處理、去除電鍍層的部分染黑等方法，參酌系爭案說明書第7頁所敘述，其套筒外觀成型步驟乃係「以車製加工，成型出一套筒...」，在表面電鍍處理步驟乃係「將套筒...進行表面電鍍處理」，在表面研磨處理步驟乃係「將套筒10之標凹紋15外周緣進行表面研磨...電鍍層被磨除」，在表面染黑處理步驟乃係「將該套筒10放置於磷酸錳溶液中...使之成一染黑層30」，由以上之敘述可知系爭案之表面電鍍處理、表面研磨處理、去除電鍍層的部分染黑等處理步驟乃係類同於引證案之相對應步驟，亦均是一般機械加工上常用之加工方法（其餘請詳參原處分之比對），該等方法步驟並非原告之系爭案所發明之新方法步驟。
⑷原告雖強調系爭案之表面研磨是採用無心研磨，惟參酌系
爭案之說明書第6、7頁其僅提及系爭案係採用表面研磨，並未載明是採用無心研磨，況且無論是無心研磨或其他採用磨床、表面磨光機等之研磨均是習知的一般的研磨技術，系爭案之表面研磨、表面電鍍、表面染黑處理均為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。另由系爭案之說明書第4、5頁載述其先前之技術，套筒成型其係車製加工，成型出一套筒，輥印標記係以輥壓方式輥印出規格，表面染黑處理係以習知之套筒經過磷酸錳染黑表面處理，顯然系爭案之套筒外觀成型，輥印標記，表面染黑處理亦是習知技術之簡易運用，引證案亦已顯示其對應相當之步驟，故知系爭案之方法步驟係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成。
⑸原告訴稱引證案為不可實施，只是臆測片面之詞，另系爭
案是否已進入量產，其與系爭案是否具進步性並無關係，且辨視與美觀等亦非發明之標的，引證案可證明系爭案不具進步性，已如原處分所述，被告之審查並未違反專利法及審查基準之規定，原告起訴理由均不足採信。
㈡原告另提出證物三、四、五之套筒照片，證物六之訂單影本
，證物七之資產負債表等以證明系爭案具有進步性，且與習知套筒之比對中，其明顯易見之標記，整體更具美觀，套筒質感提昇及價值之提高等均係系爭案較習知者具進步性，惟查系爭案是否具有進步性，及是否合於專利要件等與前述照片或資產負債表等均無任何關係；且美觀、質感等亦非發明之標的，亦與系爭案是否具進步性無關，系爭案不具進步性已如原處分所載及前項答辯理由所述，原告起訴理由均不足採信。
㈢綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張:㈠系爭案與引證案之處理方法及步驟如下：
1.系爭案於申請專利範圍第1項內容中清楚記載其套筒表面處理方法包括：套筒外觀成型：成型出之套筒中央具有一貫孔；輥印標記：將該套筒之外周緣設定位置，以輥壓方式，輥印出設定之標記凹紋；表面電鍍處理：將該套筒之外周緣及貫孔之內周緣進行表面電鍍處理；表面研磨處理：將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標記凹紋之電鍍層被磨除；表面染黑處理：使不具電鍍層之標記凹紋的套筒表面，形成一染黑層；成品完成。
2.引證案係揭示一種金屬之雙色成型製法，其步驟包括：1、裁切取料；2、電鍍披覆一電鍍層；3、施以車削或者銑切等機械加工，所切削加工之部位即已失去了電鍍層；4、振動研磨去除積碳、雜質；5、染色處理；6、成品。
㈡系爭案不具進步性：
1.系爭案係為發明案，其與新型之進步性規定不同，判斷方式亦不一樣：
⑴按發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該
項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」為系爭案核准審定時專利法第20條第2項之規定。系爭案核准審定時之發明專利與新型專利之進步性規定並不相同，關於新型進步性係規定於第98條第2項：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」，尋釋法意，新型專利的進步性審查方有考慮其是否具有增進功效；發明專利的進步性審查則是只要熟習該項技術者運用申請前的技術或知識所能輕易完成時，即不具有進步性。⑵原告於96年01月19日準備程序承認其步驟1至3（即套筒外
觀成型、輥印標記、表面電鍍處理）均為習知，故倘若其步驟4、5係為熟習該項技術者依據引證案可輕易完成時，即不具有進步性；至於原告訴稱系爭案與引證案之效果孰優孰劣，引證案不可實施及系爭案已進入量產等，與系爭案是否具進步性並無關係。
2.系爭案claim1的發明步驟有5個，原告自承步驟1至3為先前技術，而步驟4、5又為引證案所揭示，故結合系爭案專利說明書的先前技術與引證案可證明系爭案不具進步性：
⑴原告於95年11月20日準備程序時承認前述步驟1至3為其專
利說明書所揭示的習知技術。步驟4「表面研磨處理」係使標記凹紋外周之電鍍層去除掉，亦即將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標凹紋之電鍍層被磨除；步驟5「表面染黑處理」係使已去除電鍍的部份染黑，亦即使不具電鍍層之標記凹紋的套筒表面，形成一染黑層。
⑵前揭步驟4「表面研磨處理」即相當於引證案採用車削、
銑切等加工方式同時加工出所需規格暨去除該加工部份之電鍍層（被告所執理由為系爭案表面研磨處理相當於引證案之振動研磨，結果均為指出系爭案不具進步性）；前揭步驟5「表面染黑處理」即相等於引證案採用染色處理，使得已去除電鍍層之加工部染色。是以，由於引證案係雙色起子頭等金屬工件的製法，因此採用車削、銑切等加工方式成型同時去除電鍍層，再施予染色處理，以形成雙色表面；系爭案可藉由引證案啟發，改為採用表面研磨處理磨除電鍍層，再施予染黑，以形成雙色效果，系爭案應不具進步性。
⑶系爭案利用表面研磨處理方式將電鍍層去除掉，再施以表
面染黑處理，使得已去除電鍍層的部位著色，在套筒表面形成一亮（電鍍層）、一黑（染黑層）的效果；引證案亦是在金屬材料表面完成電鍍程序以後，採用金屬加工方式去除局部表面的電鍍層，再施以染色，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之雙色表面，故系爭案的製法乃是說明書所揭示的先前技術，結合引證案利用金屬加工方式去除電鍍層，再於該加工部位染色的製法，所產生雙色外觀的效果亦為可預期而不具進步性。
3.原告的第4個步驟意圖保護較大範圍的去除電鍍層方式，自含蓋了引證案的去除電鍍層的方法：
⑴原告爭執步驟4「表面研磨處理」未見於引證案，並稱其
是以「無心研磨」、「拋光研磨」方式進行表面研磨處理，惟於系爭案的專利說明書當中均未提到其如何進行表面研磨；亦即，系爭案意圖保護一個較大範圍的表面研磨處理方法，任何可以去除電鍍層的研磨方式均為其欲保護的範圍，除了所稱「無心研磨」、「拋光研磨」以外，亦包括了以車床夾住套筒的小徑端，以砂紙在大徑端研磨的方式，更包括了引證案所揭示先予以車削、銑削再振動研磨的方式。
⑵不論是無心研磨、拋光研磨、夾在車床上研磨、先車削、
銑切再振動研磨等作業方式均為習知的金屬加工方式，熟悉該項技術者根據引證案獲得啟示，將引證案去除電鍍層的方式改為研磨的方式，所得的雙色效果亦為可預期，而不具進步性。
4.原告訴稱「系爭案步驟順序不同而產生無法預期之功效」，惟套筒成型、輥印標記、表面電鍍處理本是既有之套筒成型步驟，再參考引證案去除電鍍層、染色而形成雙色之技術手段，系爭案即可以預期在染黑層的範圍內具有電鍍的標記凹紋，系爭案並非可以產生無法預期之功效。
5.系爭案是整個流程，非僅是研磨的部份，其以整個製造流程製作成具有雙色的套筒，乃為系爭案的精神所在，但此部份又為引證案所揭示，故系爭案並無任何技術思想的創作。
㈢原告並未界定無心研磨之技術，不能以申請專利範圍未記載之條件，與引證案技術作比較：
原告訴稱「其研磨方式係採用無心磨床加工，因為沒有夾持所以不會到電鍍層」，惟申請專利範圍第1項僅界定表面研磨處理步驟，以磨除電鍍層，但並未界定是採用無心磨床進行研磨，說明書亦未說明是無心研磨。原告不能加入申請專利範圍未記載之條件，限縮其範圍，並據此與引證案作比較。
㈣原告訴稱「系爭案之申請專利範圍第1項與引證案不同」，
惟被告係以進步性為異議成立之理由，非以新穎性為異議成立之理由，被告認為二者之製作方法步驟有所類同並無不妥。
㈤若引證案會夾傷電鍍層，依系爭案所界定之內容亦無法避免，系爭案製法並未優於引證案：
1.原告指稱「利用引證案之製法會夾傷電鍍層表面」，事實上系爭案在申請專利範圍當中僅界定表面研麼處理，以去除電鍍層，其既未限定以何種研磨方式（說明書亦未說明），企圖以上位概念含括所有的研磨加工步驟，自然包括夾持於套筒的小徑端，在大徑端表面研磨去除電鍍層的方式。倘若原告認為引證案夾持車削的方式會夾傷電鍍層，系爭案亦無可避免地發生夾傷電鍍層的情形，故系爭案製法並未優於引證案。
2.原告主張「依據引證案的製法會夾傷工件，系爭案不會夾傷，並且論究引證案不可實施、系爭案已進入量產」，惟系爭專利既未說明如何研磨，何以不會夾傷；又倘若引證案以車床夾住工件車削會夾傷，那麼若將系爭專利夾制於車床夾頭上，再以砂紙研磨套筒表面，是否亦會夾傷?進一步言，依前揭專利法第20條第2項的發明進步性要件，乃是論究該發明是否為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，而非是拿二個專利的內容比較孰優孰劣，原告將系爭案與引證案之效果比較，並且論究引證案不可實施、系爭案己進入量產等，實與系爭案是否具有進步性並無關係。
㈥原告聲請鑑定之理由不合理，鑑定事項亦不符合發明專利之進步性判斷事項：
1.原告聲請送鑑定之理由為：「兩造對於引證案在車削及銑切之過程，是否使被車削以及銑切之部位之電鍍完全破壞有所爭議，故有送請鑑定之必要。」惟承前述，系爭案係為發明案，其進步性之考量係為熟悉該項技術者依據先前技術以後是否輕易完成，非為考量系爭案是否具有功效性增進；換言之，縱使鑑定結果為引證案有夾傷工件的問題，但是系爭案確實為熟悉該項技術者可依據引證案獲得啟發而能輕易完成時，其仍不具有進步性，故原告送請鑑定之理由顯與發明進步性考量因素有所不同，明顯有誤導鈞院判斷之意圖。
2.原告聲請送鑑定之理由為：「原告引用最高行政法院93年判字第159號判決，說明涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，應徵詢專業人士。」惟所引用判決之系爭專利係為一新型專利案，依據當時專利法第98條第2項之進步性規定，需要判斷其是否具有功效性增進。但系爭案係為一發明專利案，其進步性考量方式並不等同於新型專利之進步性，原告以不同條件之判決作為要求鑑定之理由，顯不合理。
3.原告聲請送鑑定之理由為：「原告所羅列鑑定事項均是針對引證案之製造方法是否可實施?是否破壞電鍍層?」惟承前述，其鑑定事項有所偏頗，不應是二種製法效果之比較，應是送請鑑定單位判斷系爭案之製法是否依據引證案可輕易完成。否則，以不適用於發明進步性之判斷基礎，所作出之鑑定結果根本毫無參考價值而不可採。再者，倘若引證案會因為夾持加工而傷及電鍍層，那麼系爭案以夾持方式研磨時，亦會發生此現象。
㈦綜上所述，系爭案不具進步性，且其聲明鑑定之事項亦有所
偏頗而無關乎發明進步性之判斷，謹請 鈞院以事實為判斷依據，賜判決如參加之聲明，以維法制，實為德便。
理 由
一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案核准審定時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利，惟其發明如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。
二、本件係原告前於92年01月24日以「套筒表面處理方法及其成品」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，對之提起異議。案經被告審查，於94年08月17日以（94）智專三㈢05025 字第09420757700 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告則不服，為如事實欄所載之主張。是本件應審究者即系爭案有無違反核准審定時專利法第20條第2 項之規定？
三、本院判斷如下：㈠本件系爭第00000000號「套筒表面處理方法及其成品」發明
專利案，依其發明專利說明書所載，其申請專利範圍有9項，第1 項、第6 項為獨立項外，其餘第2 、3 、4 、5 、7、8 、9 項則為附屬項；第1 項為「一種套筒表面處理方法，該方法包含：套筒外觀成型：成型出之套筒中央具有一貫孔；輥印標記：將該套筒之外周緣設定位置，以輥壓方式，輥印出設定之標記凹紋；表面電鍍處理：將該套筒之外周緣及貫孔之內周緣進行表面電鍍處理；表面研磨處理：將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標記凹紋之電鍍層被磨除；表面染黑處理：使不具電鍍層之標記凹紋的套筒表面，形成一染黑層；成品完成。」、第6 項係「一種套筒，該套筒具有一貫孔，且該套筒之外周緣具有一染黑層，而該套筒之外周緣設定位置具有一標記凹紋，標記凹紋之外周緣及該貫孔之內周緣，分別具有一電鍍層，使該標記凹紋與該染黑層之間形成銀色、黑色相間之形態，俾得以凸顯該凹紋。」等語；依其第一圖式，系爭發明之流程示意圖，係套筒外觀成型─輥印標記─表面電鍍處理─表面研磨處理─表面染黑處理─表面電著處理─成品。
㈡而參加人所舉異議證據，即引證案係87年10月21日公告之第
00000000號「金屬之雙色成型製法」發明專利案，依其專利公報，其申請專利範圍有2 項，第1 項為獨立項，第2 項則為附屬項；第1 項為「一種金屬之雙色成型製法，係於金屬選材予以長度之裁切後，得以行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。」等語；足認，引證案之製法，係於金屬選材予以長度之裁切後，得以先行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。是以，引證案之流程示意圖，係裁切─熱處理─電鍍─車削─銑床─振動研磨─染色─完成成品。
㈢經查就系爭案之處理方法與引證相較，系爭案之套筒外觀成
型加工，相當於引證案之金屬選材予以長度之裁切加工；系爭案之之套筒表面電鍍處理相當於引證案之電鍍披覆一電鍍層；系爭案之表面研磨處理，使標記凹紋外周緣之電鍍層去除，相當於引證案之再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨；而系爭案之表面染黑處理使去除電鍍層的部分染黑，則相當於引證案之染色。是以二者之差異，乃於系爭案輥印標記之步驟，惟查該步驟係套筒表面標示規格之一般習知技術，其在系爭案說明書第4 頁亦有說明為習知之先前技術，二者之方法所產生具有電鍍及染色雙色之技術手段均相同，系爭案申請專利範圍第1 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性。
㈣次查，系爭案申請專利範圍第6 項之套筒，其主要係具有電
鍍層和染黑層，形成銀色、黑色雙色相間之形態，以凸顯該標記凹紋；惟所形成銀色、黑色雙色相間之構造，係相當於引證案各圖式中其金屬之雙色成型製法所製成之具有雙色之工具構造，引證案可證明其不具進步性。另系爭案申請專利範圍第2 、9 項在表面形成一保護膜之技術乃一般電鍍技術之運用，亦相當於引證案之電鍍披覆層；第3 、4 、7 項之止滑溝及套筒表面標記規格、尺寸等已見於系爭案說明書內習知第7 圖；第5 、8 項之磷酸錳染黑表面處理，亦見於系爭案說明書第4 頁倒數第2 行之習知套筒，均不具進步性；從而被告所為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合。
㈤至原告主張引證案之振動研磨，其主要目的係去除雜質積碳
，而系爭案之表面研磨處理，其主要目的係將電鍍層磨除；二者功能不同乙節；經查，依引證案之發明說明第5 頁、第
6 項所載係「於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳」，而系爭案依上開申請專利範圍第1 項所載「表面研磨處理：將該套筒之標記凹紋外周緣進行表面研磨，使該標記凹紋之電鍍層被磨除」等語；是以引證案之去除電鍍層係以車削、銑床之方式為之，振動研磨乃處理等過程之強車削、銑床旁邊部分，而系爭案乃以表面研磨去除電鍍層；二者均屬去除電鍍層之方式，且表面研磨之處理，以車削、銑床或振動研磨之方式為之，均屬習知技術；況系爭案在申請專利範圍當中僅界定表面研麼處理，以去除電鍍層，並未限定以何種研磨方式，於說明書亦未說明，是原告上開主張，自不足採。另原告主張利用引證案之製法會夾傷電鍍層表面云云；查引證案雖未界定以何種工具或何種方式夾取，然若利用軟性如橡皮，或具有避震材質之工具予以夾取，當不致傷及電鍍層表面，此乃習知該項技術所能輕易思及，是原告該主張，亦不足採。
㈥原告另以引證案在車削及銑切之過程，是否使被車削以及銑
切之部位之電鍍完全破壞等，請求予以鑑定乙節；本院原應原告所請送國立台灣科技大學予以鑑定，惟該大學以「本校歉難辦理」未予以鑑定，有該大學96年3 月9 日台科大研字第0960000672號函一紙在卷足憑。且查系爭案係為發明案，其進步性之考量係為熟悉該項技術者依據先前技術以後是否輕易完成，至系爭案是否具有功效性增進，尚非本案審究之重點；是以，原告送請鑑定之理由尚與發明進步性考量因素無涉，本院爰未再送鑑定。
四、綜上所述，被告以系爭案違反核准審定時專利法第20條第2項規定，而為「異議成立，應不予專利」之處分，依法自無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，聲明撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應就系爭案作成異議不成立之處分，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已不影響判斷結果，自毋庸再加以論究，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 8 月 30 日
第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林育如法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 8 月 30 日
書記官 林苑珍