臺北高等行政法院判決
95年度訴字第864號原 告 日商‧吉田股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 林志剛律師 （兼送達代收人）
楊憲祖律師黃闡億律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
謝青如被告參加人 尚立國際股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 崔君瑋律師
練家雄律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月9 日經訴字第09406143460 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣參加人之前手祥記實業股份有限公司（下稱祥記公司）於民國（下同）83年7 月1 日以「PORTER及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第64類之皮革、皮帶及腰帶商品，向前中央標準局（88年01月26日改制為智慧財產局）申請註冊，經准列為註冊第674569號商標，嗣於91年4 間申准移轉登記予參加人。後原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條規定：「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。案經被告審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，以94年
9 月26日中台評字第920562號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造及參加人聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應做成「註冊第674569號『PORTER及圖』商標之註冊應予撤銷」之處分。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
㈢參加人聲明：駁回原告之訴。
三、兩造及參加人之爭點：㈠原告主張之理由：
⒈原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之皮
革、皮帶及腰帶商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定：
⑴按行政程序法第43條規定之立法理由表示：「考量行政
著重專業、機動、效能等特質，賦予行政機關自由心證應較法定證據為優。特明定行政機關經斟酌全般意見陳述內容及調查證據之結果，得依自由心證，判斷事實之真偽。」被告竟以「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」為理由，而對原告是否同意祥記公司以系爭商標圖樣指定使用於袋類以外之商品申請註冊乙事，未加以判斷，即遽為申請不成立之處分，顯已違反行政程序法第43條之規定及其立法意旨。
⑵又原告是否同意祥記公司註冊系爭商標，亦屬私權紛爭
，亦事涉契約之解釋，惟被告竟一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻又怠於解釋契約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，亦屬違反行政程序法第43條規定。
⑶綜上所述，被告應依法判斷「系爭商標之申請註冊是否
逾越原告原同意註冊之商品範圍」，懇請本院逕就此涉及系爭商標之註冊是否合法之重大事項為判斷，或發回被告就此事項詳加調查、判斷。
⒉祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據以評定商標：
⑴原告與祥記公司間所簽訂的4份授權契約均係針對袋類
商品而訂，此由表明4份授權契約主要意旨的第1條約定即明，該條明定原告授權祥記公司製造、行銷之對象為「BAGS COLLECTIONS」，以西元1988年12月間簽訂的第1份授權契約為例，其第1條即開宗明義規定：「雙方希望祥記公司有於日本以外地區製造且行銷原告公司所設計之袋類商品之專屬權利」（原文：WHEREAS THE PART
IES DESIRE THAT GALLANT HAVE THE RIGHT OF EXCLUSIVELY TO MANUFACTURE AND MARKET THE BAGS COLLETIONS《注:應為COLLECTIONS之誤》DESIGNED BY YOSHIDA
TO ALL OVER THE WORLD EXCEPT JAPAN. ），授權契約中同意註冊條款既屬第1 條立約意旨下之具體實施方法的約定，則其同意註冊範圍自僅限於袋類商品，而不及於其他類別商品。
⑵查祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2 份授
權契約（即西元1993年5 、6 月間簽訂之契約）前言部分亦明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of having Yoshida grantsexclu sive right to Gallant to manufacture andmarket the Bag collections designed by Yoshida）」其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊PORTER等商標。祥記公司擅自申請註冊系爭商標於皮革、皮帶及腰帶商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍，原處分及訴願決定認定系爭商標之申請註冊事先已得原告同意云云，顯有違誤，應予撤銷。
⒊縱認系爭商標所指定使用之商品包含在原告與祥記公司所
簽訂之授權契約書中同意註冊之商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5月間中止。
⑵我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰者為原告公司之信譽：
祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原告之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以西元1988年12月間簽訂的第1 份授權契約為例，如第5 條至第9 條約定），及西元1996年1 月間、2000年5 、6 月間所簽訂的最後2 份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA （即原告）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA （即原告）之同意」（原文為For unity of image of Yoshida brand,advertisem
ent publicity,sta ndingboards,advertising column
etc., should be approved by Yoshida.），即可明瞭祥記公司於臺灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於臺灣地區行銷據以評定商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為原告公司之信譽，而非祥記公司或參加人之信譽。
⑶參加人有攀附原告公司商譽之行為：參加人曾於另案審
定第00000000號「PORTER DASH ！及圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」、「．．．其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到臺北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前臺灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」．．．等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
⑷保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進工商企業正常發展，乃商標法第1條所揭示之立法目的。
倘使參加人保有系爭商標專用權顯然有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞。退萬步言之，縱認系爭商標所指定使用之商品包含在原告與祥記公司所簽訂之授權契約書中同意註冊商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手參加人繼續保有系爭商標專用權，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊PORTER商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之規定。
⑸系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款之規定：
①系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定，商標
圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依83年7 月15日修正公布之商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。再者，商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，為現行商標法第23條第1 項第12款所明定。商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。又所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。
②兩造商標構成近似：
系爭商標與據以評定諸商標相較，均有相同之外文「PORTER」或衣著打扮完全相同之服務生人形圖，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
③據以評定商標為著名商標：
原告早於西元1962年即首創「PORTER」商標，使用
於背包、皮包、手提袋等商品上，並於西元1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據以評定商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有下列客觀證據資料足以證明據以評定商標之著名性：西元1984年至2003年間據以評定標商品展售會相關資料影本、販售據以評定商標商品之賣場照片、日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據以評定商標於西元1980年代中期已為著名商標之文件影本、西元1989～1991年「皮革製品及關連企業業績速報820社」、1990～1992年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀統計刊物中有關原告公司之介紹。
原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地
區，而臺灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，臺灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（關於此事實，為本院90年訴字第3766號判決《原證三》所肯認），我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標外，自西元1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公司在臺灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，臺灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於臺灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1 項第12款所謂之著名商標。
再者，由參加人於另案審定第00000000號「PORTER
DASH！及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度。
④兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：
兩造商標高度近似，且系爭商標所指定使用之皮革、皮帶、腰帶商品與據以評定商標主要使用之背包、手提袋類商品同可作為服飾配件，常在同一販售場所銷售，具有相同行銷管道。再者，如前所述，參加人於另案審定第00000000號「PORTER DASH ！及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒋綜上所述，原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指
定使用之皮革、皮帶及腰帶商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定。祥記公司逾越授權註冊商品範圍，有襲用據以評定商標之意圖，系爭商標應有該商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12 款規定之適用，原處分及訴願決定顯有違法及不當，為此懇請本院判如訴之聲明，以保原告權益。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前已申請或提
請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。查本案係屬修正施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本案申請評定時商標法第77之1 條第2 項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，本件系爭商標係於83年3 月16日獲准註冊，其商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22日修正公佈之商標法。
⒉系爭商標違反本法修正施行前規定部分：
⑴系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標
圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。
⑵經查：
①前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之
意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157 號判決參照）。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政法院91年度判字第1382號判決參照）。
②查本件據原告檢送其與參加人之前手祥記公司自西元
1988年12月5 日起至2000年5 月間所簽定之契約書4份，該等契約書上均明定「PORTER」、「PORTER DAS
H 」、「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件祥記公司於83年7 月1 日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。③至於原告主張其與參加人之前手祥記公司所簽訂者係
授權契約，且授權契約已失效，商標權應即歸還。經核本件原告與祥記公司所簽之前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認。至原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之皮革、皮帶、腰帶商品申請註冊乙節，經核此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭，參加人之前手主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權參加人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。
④又本件原告主張其對參加人所有之註冊第0000000 號
「PORTER及圖」商標指定使用於衣服、冠帽、襪子等商品提出異議，經本局依中台異字第G00000000 號商標異議審定書認定「客觀上自有使消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體與評定人產生混淆誤認之虞」，撤銷其審定在案，可推知系爭商標之申請註冊亦有致相關公眾誤信之虞。惟查該案之系爭商標，係原告與祥記公司所簽訂之契約終止後，由參加人所單獨提出註冊申請，此與本件系爭商標係祥記公司得原告之同意而提出申請者不同，兩者之具體案情有異。又兩者之申請註冊時間既各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的時點自各有不同，不能依相同之證據，做同一之判斷，故尚難作為本案有利之論據。
⒊綜上所述，系爭商標之註冊，既無違反本法修正商標法第
37條笫1 項施行前之規定，則其是否尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究，併予敘明。是以，被告所為之原處分洵無違誤，敬請駁回原告之訴。
㈡參加人主張之理由：
⒈原告同意祥記公司註冊「PORTER及圖」相關商標（含本件
系爭商標），並未限制註冊商品類別，則原告起訴主張祥記公司逾越協議書同意註冊商品範圍，襲用據以評定商標云云，並非實在：
⑴查祥記公司與原告於西元1988年12月簽訂協議書，並分
別於西元1993、1996及2000年續訂新約。依該協議書第
4 條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標（按：即包含本件系爭商標之「PORTER」系列商標），其原文為「THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG. 」。是知，原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，亦非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「概括同意註冊」之意思表示。故原告辯稱其所同意祥記公司註冊系爭商標之範圍僅限於袋類商品云云，毫無根據，完全不實。
⑵次查，祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年
起即積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件，註冊類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。原告在10餘年的合作期間從未表示過任何反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制。
⑶第查，祥記公司與原告簽署協議書之目的，係為「PORT
ER」相關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由祥記公司經營，將「PORTER」相關商標推向國際市場。
為達此契約目的，祥記公司在臺灣除了在袋類商品申請註冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊，始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護「PORTER」相關商標，使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，因而雙方在協議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持或敲詐，「PORTER」相關商標之價值亦將隨之減損，無以達成協議書之目的。
⑷至於原告辯稱其與祥記公司所簽訂之4 份協議書，均係針對「袋類商品」而訂云云，經查：
①依據雙方於西元1988、1993年簽署之協議書，祥記公
司除了製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他之商品；故西元1988年之協議書前言雖說明祥記公司有權製造且行銷原告所設計之袋類商品，但僅屬於例示之說明，而非限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，不得製造銷售其他相關商品，更非限制祥記公司得註冊「PORTER」相關商標之商品類別。
②再查，原告在日本行銷之「PORTER」相關品牌商品種
類除袋類外，亦包含手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、ipod保護套等，參照前述協議書規定，足見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，尚及於新開發或經營之產品，就此點而言，已為本院95年度訴字第973號判決見解所肯認。
⑸綜上所論，祥記公司與原告所簽訂之協議書並未限制祥
記公司得註冊系爭商標之商品類別，則祥記公司基於協議書之註冊同意，申請註冊系爭商標，並非以不公平競爭之目的，亦無抄襲他人商標之客觀行為。故系爭商標之註冊並無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之違法情事。
⒉原告既與祥記公司簽署協議書，並同意祥記公司申請註冊
系爭商標，則被告核准祥記公司申請註冊系爭商標，不因該協議關係終止而受影響，系爭商標之註冊應予維持，原處分駁回本件評定之申請，並無不合：
⑴系爭商標註冊時，已獲原告之同意，合於商標法第23條
第1 項第12款但書規定，並無違法之情事。若原告認協議關係嗣後已向將來終止，參加人即不得繼續保有系爭商標權，則原告應循民事訴訟途徑定紛止爭，尚不得申請評定，請求撤銷系爭商標之註冊：
①按「撤銷之訴之訴訟標的，為原告主張行政機關之處
分違法並損害其個人權利或法律上利益，行政法院之任務在於審查行政處分是否以其發布時之事實及法律狀態為據，進而判斷有無違法及損害原告權益，並決定其撤銷與否。在行政處分發布後事實或法律狀態變更，既非原處分機關作成時所能斟酌，自不能以其後（ 從原處分發布至行政法院言詞辯論終結之間）出現
之事實或法律狀態而認定原處分為違法。故撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」最高行政法院92年度判字1331號裁判明揭在案。次按現行商標法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」其修正理由揭示：為使評定商標之註冊有無違法事由之時點明確，爰明定依其註冊公告時之規定以茲遵循。第按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。故本件必以系爭商標註冊公告時，依商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由，始得撤銷其註冊。
②據此，系爭商標於84年6 月16日獲准註冊時，既合於
商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，此一事實亦為本院95年度訴字第64號判決所認定。
⑵原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係：
①依協議書前言及第1條至第3條約定，祥記公司在日本
國以外之地區，對於系爭商標商品有「專屬（exclusive）」製造銷售之權利；依第4條約定，在日本國以外之地區，系爭商標之註冊申請權歸屬於祥記公司。詎原告竟罔顧協議書之規範，在雙方協議關係仍持續期間，私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請相關商標之註冊，顯已重大違反協議書之約定。就前開情節，原告自己在歐盟異議案提出之宣誓書中，已有自認，並有原告在美國申請商標註冊之登記資料可資佐證。
②再者，依協議書第5條及第6條約定，為協助祥記公司
製造產品，原告應提供技術協助，並供應祥記公司樣品。惟查，原告自西元1999年年底開始，即拒絕履行前開協助義務，經祥記公司多次去函要求原告提供樣品，但原告均置之不理，甚至在西元2000年7 月，雙方協議關係仍持續期間，原告竟發函指責祥記公司在臺灣銷售之產品是「贗品（即日語：偽物）」，並無理要求祥記公司將系爭商標出賣予原告。迨於西元2000年9 月間，祥記公司經董事會討論後，正式以書面通知原告之行為已構成重大違約，要求原告儘速處理。詎原告毫無改善補救之誠意，祥記公司只得於西元2001年4 月4 日以書面終止雙方協議關係，故協議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。
⑶原告曾向祥記公司要約價購系爭商標，已承認祥記公司對於系爭商標之所有權：
原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權（含系爭商標）之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致函祥記公司，表示願以3千8百萬元日幣價購祥記公司商標，足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張。
⑷原告恣意將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契
約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，與法不合，殊無可採：
①查祥記公司與原告公司當年簽訂協議書之契約標的可分為兩部分：
第1 部分關於產品製造銷售，由原告負責產品設計
及技術協助而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售相關產品，並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金」曲解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「商標使用授權契約」。
第2 部分乃PORTER等相關商標註冊申請權之分配，
原告僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有（香港地區自西元1993年開始歸祥記公司），由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，原告公司全無任何補償之義務。
是故，自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在
我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分，固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。
②按「代理商」係以他人之名義而非以自己之名義從事
交易行為，而「經銷契約」在本質上係屬於買賣契約。依據原告與祥記公司之協議書，祥記公司從未以原告之名義製造、銷售系爭商標商品，祥記公司從事系爭商標之推廣、行銷活動時，亦從未表示系爭商標係表彰原告之商譽或名義，則祥記公司與「代理商」之地位迥然不同；次以協議書係約定由原告負責產品設計及技術協助，而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，暨祥記公司從未向原告批貨，並未以經銷商之地位在市場上轉賣原告製造之產品，則祥記公司絕非原告之「經銷商」。
③至於協議書約定原告得控管產品品質及相關廣告資料
，係由於祥記公司與原告合作將系爭商標發展成為一國際性商標，並約定進行市場區隔，將日本市場分配由原告繼續經營，而其他市場由祥記公司自行開拓。為維持系爭商標形象在國際上之一致性，雙方約定由原告負責協助控管產品品質及相關廣告資料，至為合理、一般，但不得因此就推論祥記公司為原告之代理商，或者祥記公司在日本以外地區開拓市場之成果均應歸屬於原告享受。
④是知，原告一方面將協議書扭曲為「商標授權契約」
，另方面又任意將祥記公司定位為「代理商」、「經銷商」，自相矛盾，無非欲將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，坐享其成。
⑤復查，商標權與專利權不同，專利權之價值主要在於
該創作之本身，而商標權之價值端賴權利人長期持續之經營，積極投入鉅額之資金與人力成本，透過產品之大量銷售以及行銷推廣活動，建立消費者對該商標之認識與市場認同後，該商標始有商業價值可言，故一商標之價值主要應歸功於使用經營者而非原創者。就此，祥記公司在西元1988年與原告協談合作之際，即是顧慮系爭商標當時在我國鮮為人知，無甚價值，是故，協議書第4 條之規範乃在於分配系爭商標在全球各地之註冊申請權，在日本以外之地區，由祥記公司申請註冊，並在註冊後取得商標所有權，享受其經營系爭商標之成果，同時也自行承擔投資風險。基上，原告訴稱祥記公司使用在我國系爭商標之效果及信譽，應歸於原告云云，顯不可採。
⑸協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題：
①查協議書中同意註冊之意思表示，屬於一次性之意思
表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，除非另有撤銷意思表示或意思表示無效之情形，原告應受「同意註冊」意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。除非原告在為同意註冊之意思表示時另有特別約定，否則凡是經同意而註冊，由祥記公司在各國原始取得之商標權，皆不因該協議關係終止而發生應撤銷之事由。此與一般商標使用授權關係中，商標權人「授權」使用之後仍保有原權利，並於授權關係終止或終了後，被授權人即不得繼續使用之概念有別，不可不辨。協議書既未約定禁止轉讓，亦無載明於協議關係終止後，祥記公司應撤回其所註冊之商標，或將商標移轉註冊予原告，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人（即參加人）概為我國境內系爭商標之商標權人殆無疑義，系爭商標不因協議關係終止而驟變為違法註冊。
②次查，祥記公司依協議書約定於我國境內不但專有製
造、行銷商品之權，更有申請註冊系爭商標之權利。祥記公司及其商標受讓人（即參加人），因而投入鉅額經費廣告、拓展銷售通路，並積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。
⑹協議書為原告所撰擬，同意註冊並不違反締約時原告之
本意，則原告訴稱參加人繼續保有系爭商標權，不符商標法立法目的云云，洵屬無據，殊無可採：
查原告一再強調該公司對系爭商標之重視及其著名性，則於其作成「同意註冊」之意思表示時，理應更謹慎為之。然而，由原告檢附之商標註冊資料可知，截至西元1985年間原告僅在日本提出7 個相關商標申請案，迄至1988年12月5 日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5 件相關商標權；且原告在當時並無積極將系爭商標行銷海外之客觀事實及證據。再由西元1988年原告「自己」草擬之系爭協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權，則原告當時的確自滿於日本市場之營收獲利，且1988年間原告確無拓展系爭商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，故其於自己草擬之協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合原告之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合，故系爭商標之註冊應無違法情事可言。
⑺是故，系爭商標之註冊亦應有商標法第23條第1 項第12
款但書之適用，其註冊應予維持，原告之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無理由。
⒊系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款本文規定之情形：
按現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。依系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文規定，系爭商標之註冊應合於以下要件：第一，據以評定商標為我國著名商標；第二，系爭商標與據以評定商標相同或近似；第三，以不公平競爭之目的而抄襲據以評定商標；及第四，有致相關公眾混淆誤認之虞。茲就前開各項要件逐一指駁如下：
⑴原告所陳之事實及檢附之資料，均無法證明據以評定之商標「於系爭商標註冊時」，為我國著名商標：
①按所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以
認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，商標法施行細則第16條定有明文。第按「商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必須外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。否則存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度亦有一定之地域範圍，如有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在國內知名或某一地區知名。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。」最高行政法院92年度判字第562 號判決揭明在案。是所謂「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。再按「我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，因此並非美日風行之產品在我國一定風行，尤以衣飾、配件等類產品，除特別之流行風潮或極為突出之產品話題外，鮮少能在未實際廣泛促銷之情況下，單以口碑流傳之方式即獲致遍及全台之高知名度。又我國青少年間雖有『哈日風』及『哈美風』之次文化，但並非遍及各個階層，且現代傳媒訊息傳播速度固然快捷，然在傳媒眾多、資訊爆炸之現況，能在眾多資訊中，予社會大眾深刻而持久之印象或話題或廣告者，並不多見，除非業主能夠投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能。」「我國旅遊於美加、日本雖屬頻繁，但與全部人口比，仍屬少數，於外國僅作短暫停留之遊客，更難就國外之著名商標一一知悉，．．．除非業主投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體均大量播放及刊登，方有使外國知名商標成為國內著名商標之功能」最高行政法院92年度判字第562號及92年度判字第839號分別著有判決。則原告如欲主張據以評定商標為我國著名商標，應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證，例如：該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。
②查原告意圖以該公司歷史悠久及大量日文廣告、銷售
資料塑造據以評定商標之著名性，企圖混淆本院之判斷。詳言之，原告之公司簡介、日本皮革產業之相關年鑑、在日本之註冊資料、日本雜誌及在日本展售會及賣場資料等，均係關於原告在日本商業活動之資料，而與我國無關。尤以日本發行、臺灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，而原告單單提出日本雜誌資料，但未就各該期別之日本雜誌在臺灣販售之事實及販售數量提出任何證明。因此，單憑前開各項日文影印資料，實無從證明原告於日本發行之雜誌宣傳廣告在我國境內已建立普遍之通路及擁有廣大讀者群。既然該些日本雜誌非我國國內主要媒體，而申請人又未能證明，其有投入鉅額成本，以長期持續之方式在我國境內主要媒體大量播放及刊登據以評定商標之產品，顯無證據證明據以評定商標已成為我國著名商標。
③至於原告援引本院90年度訴字第3766號判決，辯稱據
以評定商標為我國著名商標。然查，該判決所審究之相關事實為「該案原告是否因地緣關係知悉參加人之商標存在」，亦即是否有修正前商標法第37條第1 項第14款之情形，而非對於外國商標在我國是否達到著名程度表示本院之見解。故該判決與本件案情有別，尚不得比附援引，執為認定據以評定商標為我國著名商標之論據。
⑵系爭商標之註冊並非以不公平競爭之目的而抄襲據以評定商標：
①依據原告與祥記公司所簽訂之協議書約定，祥記公司
於日本以外的世界各地，專有製造與行銷申請人所設計皮包產品之權利，其前言揭示「．．．THAT GALLA
NT HAVE THE RIGHT OF EXCLUSIVITY TO MANUFACTUR
E AND MARKET THE BAGS COLLECTIONS DESIGNED BYYOSHIDA TO ALL OVER THE WORLD EXCEPT JAPAN.」，此約定乃雙方針對產品市場、經營範圍之協議，就我國境內而言，祥記公司專有製造與行銷原告所設計之皮包商品等權利。
②次查，基於協議之目的，雙方另於前揭協議書第4 條
特別約定商標權利之歸屬，原告明示同意祥記公司能在日本、香港以外之地區進行包含系爭商標在內之註冊權利，其契約原文為「THE ABOVE TRADEMARKS CAN
BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG.」。祥記公司乃基於此同意註冊之認識，於西元1988年10月間起在我國申請「祥記及圖PORTER」、「祥記及圖PORTER DASH ！」、「祥記LUGGAGELABEL」等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標圖樣之限制，乃於西元1994年間起陸續再以「PORTER及圖」、「PORTER」、「PORTER DASH！及圖」、「LUGGAGE LABEL 」等商標申請註冊獲准在案。原告前揭同意註冊條款，實為系爭商標正當取得權利之基礎，且原告曾提供商標圖樣資料協助祥記公司申請註冊，已如前述，足證系爭商標之註冊沒有惡意襲用，亦無不正當取得之違法情事。
③縱然雙方之協議書因原告違約而終止，惟該協議書之
效力並非「失效」而係「終止」，其效力乃向後發生，並非溯及失效；而「同意」註冊之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，申請人之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無可採。再退萬步言，不論同意註冊條款之定性究何，系爭商標係於雙方協議關係存續中，協議書仍有效力之期間內註冊，因此，評定違法之判斷時點不論依註冊時或註冊公告時之規定，均無違法事由，系爭商標之註冊非為不公平競爭之目的，而無惡意襲用之問題。
⑶系爭商標於註冊公告時，無令相關公眾產生混淆誤認之
虞，且據以評定商標在我國之所有權係歸屬於參加人，經祥記公司與參加人在國內長期大量使用「PORTER」系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與原告公司並無事業合作關係，臺灣「PORTER」與日本「PORTER」乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與原告公司之外國商標。謹詳述如下：
①查祥記公司與原告簽訂協議書後，早自西元1989年起
即積極在我國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件。嗣祥記公司將其國內外「PORTER」系列商標權全部移轉予參加人，參加人即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達19處之多，國人對參加人之系爭商標已有普遍之認識。
②經祥記公司與參加人多年來在我國境內廣泛使用系爭
商標，從事商品行銷販賣，戮力經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於祥記公司及其後手（即參加人）所有；反觀原告於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而原告在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以原告之名義在我國積極宣傳本件據以評定之商標，則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞系爭商標商品及訊息，均為祥記公司與參加人所為，而非出自原告之計畫及投資。今系爭商標既已為參加人所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能。
③至於原告所舉參加人之宣傳資料，均晚於系爭商標註
冊公告日，無法證明系爭商標「註冊公告時」，相關公眾對於兩造商標有何混淆誤認？矧系爭商標源自於日本，既非虛構，也無不實，參加人沒有必要否認，也沒有必要避諱。原告固為系爭商標之原創者，但不代表其在我國當然享有商標權，事實上，原告與祥記公司簽訂協議書，經祥記公司申請註冊系爭商標，並讓與於參加人後，系爭商標在我國之商標權即歸屬於參加人所有，原告無權干涉參加人對於系爭商標之使用。甚者，參加人亦於公司網站上正式聲明參加人與原告互不隸屬，參加人為系爭商標在我國唯一合法之商標權人，誠無令公眾混淆誤認之虞，更與商標法之立法目的無違。
④至於西元2002年12月12日之雜誌報導，並非參加人所
製作刊登，故不得以該雜誌記者偏差之報導，即稱參加人意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標表彰之商品來源或產銷主體為原告云云，參加人謹此鄭重否認。
理 由
一、按現行商標法第91條第1 項規定：本法92年4 月29日（立法院三讀通過日）修正施行前已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。查本案係屬上開修正商標法於92年11月28日施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依前項之規定，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本件評決時即現行商標法第52條規定，評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，系爭商標係於84年5 月16日獲准註冊，同年6 月16日公告，其商標評定所應適用之本法修正施行前規定，為82年12月22日修正公佈之商標法，合先敘明。
二、次按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標公告註冊時商標法第37條第
1 項第7 款所明定。該款之適用，指以不公平競爭目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。復為同法施行細則第31條所明定。故假如商標申請人主觀上並無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人先使用之商標或標章於國內申請商標註冊之情形，自無該款規定之適用。又判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該申請條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受。
三、本件系爭商標評定事件，被告略以依參加人（即商標權人）之前手祥記公司與原告於西元1988年12月5 日起至2000年5月所簽訂4 份協議書內容觀之，該等協議書均明定「PORTER」、「PORTER DASH 」及「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，祥記公司於83年7 月1 日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，應無註冊時商標法第37條第
1 項第7 款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。至原告主張其與祥記公司間所簽訂者係授權契約，且該授權契約已失效，商標權自應歸還乙節。經核前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方固有不同之主張及其理由，惟無論其契約性質如何，該契約已明白載有同意註冊之條款，原告就此並不否認。又原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之皮革、皮帶、腰帶商品申請註冊等語。經核此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭，參加人之前手主觀認定得原告之同意，且因信賴該契約之約定，積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家如美國等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其同意註冊可能衍生之法律效果，倘如原告所言，其僅係單純授權祥記公司使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式進行期間及地域之控制。另原告所舉其對參加人所有註冊第0000000 號「PORTER及圖」商標指定使用於衣服等商品提出異議之案例，經核該案之系爭商標，係原告與祥記公司所簽訂之契約終止後，由參加人所單獨提出註冊申請，此與本件系爭商標係祥記公司得原告之同意而提出申請者不同，二者之具體案情有異；且二者之申請註冊時點既各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞時之時點自各有不同，尚難依相同之證據作同一之論斷，自均難執為本件應為相同處理之論據。又系爭商標之註冊既無違反首揭法條之規定，則其是否尚有違現行商標法之規定，即毋庸論究等理由，乃為申請不成立之處分。原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張：系爭商標與據以評定「PORTER」諸商標相較，僅於人形圖案有無提皮箱之差別，二者於外觀、讀音及觀念上構成近似。又據以評定諸商標業經原告長期大量使用，而為著名商標，此亦經本院肯認（如本院93年度訴字第1934號判決等）。原告固於西元1988年起即與參加人之前手祥記公司簽訂有授權契約，同意該公司使用據以評定「PORTER及圖」商標於皮包、背包等皮件類商品上，惟雙方關係於西元2001年5 月破裂。原告與祥記公司雖陸續簽訂4 份授權契約，惟契約中僅同意祥記公司使用及註冊「PORTER」、「PORTERDASH！」等系列商標於「THE BAGS COLLECTIONS（皮包系列）」商品上，而系爭商標係指定使用於「皮革、皮帶、腰帶」商品上，顯已超出原告與祥記公司間授權同意範圍，是祥記公司於申請註冊系爭商標時未得原告之同意，且係抄襲原告據以評定商標而來，顯有襲用之事實。又據以評定商標於系爭商標申請註冊前業經日本報章雜誌大量報導，其中不乏早在我國發售之日文雜誌、報紙如日經雜誌等，且原告除於日本本國銷售據以評定商標商品外，並輸出至香港銷售，亦有良好之銷售實績。由於日本、香港二地長期以來為我國民眾流行資訊重要來源，國內民眾每年前往該等國家或地區經商、洽公及購物者亦超過百萬人次，據以評定商標自已為國內業界及相關消費者所知悉；又參加人於其直營店、產品發表會照片、廣告內容中強調「PORTER」品牌係源自日本原宿地區或原告之創辦人吉田吉藏（Kichizo Yoshida ），並於雙方關係破裂後對外作不實之宣稱，主張參加人已取得「PORTER」系列商標之海外經營權，顯見祥記公司與參加人確有襲用據以評定商標之不法意圖，相關消費者見到系爭商標商品時確有誤認其為原告所產製或其產製者與原告有合作關係、授權關係之虞。原告未同意祥記公司以系爭商標註冊於皮革、皮帶等商品，該公司與原告原有業務往來關係，於系爭商標申請日前已知悉據以評定商標之存在，且據以評定商標已為著名商標及二造商標有致混淆誤認之虞，亦經本院所肯認，是系爭商標之註冊自已違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定云云。原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之皮革、皮帶及腰帶商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定云云。
四、本院判斷如下：㈠參加人之前手祥記公司曾分別於西元1988年12月5 日、西元
1993年6 月2 日、西元1996年1 月及西元2000年5 月與原告簽訂4 份協議書，其中與本案有關之西元1993年6 月2 日所簽訂之協議書，有效期間為西元1993年1 月1 日至西元1995年12月31日。依該協議書第2 條「The products include
All collections from Yoshida & Co.,Ltd. including bu
t not limited to Porter, Porter Dash, Luggage Label,
And any newly developed and/or running collection byYoshida.（產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品）」及第4 條「The abovetrademarks can be registered worldwide by Gallantexcept Japan. （前述商標可由祥記公司於日本以外之世界各國註冊）」之約定內容（見參加人於本院提出之參證3 ），可知參加人之前手祥記公司就原告先使用之「PORTER」及「PORTER DASH 」商標，得在日本以外之世界各國申請註冊。祥記公司乃在前揭協議書有效期間，依據該協議書之約定，於83年7 月1 日以系爭「PORTER及圖」商標向我國申請註冊，在其主觀認知上，係基於雙方協議書之約定，而提出申請註冊，故祥記公司就系爭商標而言，自無基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲原告已使用之商標或標章而申請註冊之情事，應無首揭法條規定之適用。又系爭商標既無首揭法條規定之適用，參加人嗣後受讓取得系爭商標權自亦無「襲用他人商標」之違法情事可言。
㈡原告雖主張其於協議書只同意祥記公司以系爭商標註冊在「
袋」類的商品，並未同意祥記公司將該商標註冊於「皮革、皮帶、腰帶」商品，祥記公司申請系爭商標之註冊係抄襲據以評定商標云云，惟查上開協議書除載明締約目的：「for
the purpose of having Yoshida grants exclusive right
to Gallant to manufacture and market the Bag collections designed by Yoshida. （為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利）」外，並緊接載明「1.Yoshida grants Gallant the exclusiveright to manufacture, market and distribute all Yosh
ida products under the brandnames and trademarks ofYoshida & Co., Ltd. （原告公司授與祥記公司專屬權利，得製造、行銷及經銷原告吉田公司所有品牌的產品）」、「
2.The products include All collections from Yoshida& Co.,Ltd. including but not limited to Porter,Porte
r Dash, Luggage Label, And any newly developed and/o
r running collection by Yoshida.（產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Lugg
age Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品）」，足見本件原告是否僅同意系爭商標註冊使用於袋類商品，確存有解釋的空間，參加人主張原告當初同意系爭商標註冊的範圍，不限於袋類商品，尚非全然無據。雙方僅係對協議書上關於同意註冊商品範圍之認知，有所不同，核屬私權爭執，自應循民事訴訟途徑解決，於爭議未釐清前，尚難遽指祥記公司有抄襲據以評定諸商標之意圖。
㈢原告雖主張其公司僅生產袋類商品，簽立協議書目的是為了
要參加人前手祥記公司製造及行銷原告公司所設計的「袋」類的商品，所以祥記公司註冊系爭商標，也應限定在「袋」類商品云云，惟查原告在日本行銷的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套等，此稽之參加人於本院所提參證4 即明。參以上開協議書第2 條載明「產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及（或）經營之產品」及協議書第4 條同意祥記公司在日本以外地區註冊Port
er、Porter Dash 等商標之條文中，並未限制祥記公司指定使用商品之範圍等情觀之，足見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限定其使用在「袋」類商品，尚及於新開發或經營之產品。
㈣綜合前述，參加人之前手祥記公司於83年7 月1 日申請註冊
系爭「PORTER及圖」商標當時，係依其與原告於西元1993年
6 月2 日簽定協議書之約定，並無基於不公平競爭之目的，而有意抄襲據以評定商標之事實，是系爭商標之註冊自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定「襲用他人之商標」之情形。從而，被告以系爭商標既未違反前揭條款之規定，其是否尚有違現行商標法之規定，即毋庸論究，所為本件申請不成立之處分，於法並無不合。
五、綜上所述，原處分認事用法既無違誤，訴願決定予以維持，即無不合，原告訴請判如其聲明，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 8 日
第四庭審判長法 官 侯 東 昇
法 官 陳 秀 媖法 官 李 玉 卿上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 8 日
書記官 楊 怡 芳