臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00863號原 告 日商‧吉田股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師
楊憲祖 律師黃闡億 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生(局長)訴訟代理人 丙○○
參 加 人 尚立國際股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 崔君瑋 律師
練家雄 律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月9日經訴字第09406143480號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於原告92年11月26日就註冊第682020號「LUGGAGE LABEL」商標申請評定案，應依本判決之法律見解作成決定。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：尚立國際股份有限公司之前手祥記實業股份有限公司 (下稱祥記公司)於83年7月1日以「LUGGAGE LABEL」商標(下稱系爭商標，如附圖一所示)，指定使用於當時商標法施行細則第24條第40類之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝、襯衫、夾克、Ｔ恤、雨衣、泳衣商品，向改制前中央標準局申請註冊，經准列為註冊第682020號商標，其後，於91年間申准移轉登記予參加人。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定。被告審查期間，因現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條規定：本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理；本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。案經被告審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第37條第1項第7款之規定，以94年9 月26日中台評字第920583號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經決定駁回後，遂提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依職權裁定命獨立參加本件訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定、原處分均撤銷。
⒉被告應做成「註冊第682020號『LUGGAGE LABEL』商標之註冊應予撤銷」之處分。
㈡被告聲明：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：祥記公司申請註冊系爭商標，是否超出原告授
權同意註冊之商品範圍？㈠原告主張之理由：
⒈按原告係以系爭商標違反該商標註冊時即82年12月22日
修正公布之商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定，而參酌86年5月7日修正公布商標法立法理由中關於第37條第7 款部分記載：「…保護著名商標或標章，為世界貿易組織有關智慧財產權協定與巴黎公約所揭示之原則且為世界各國趨勢，現行條文未將著名商標或標章明列，易致誤解，爰將其明定於本款中。」可知，86年
5 月7日修正公布之商標法第37條第7款僅增加著名性要件，又86年5月7日修正公布之商標法第37條第7 款即與現行商標法第23條第1項第12款本文前段之規定相同。
因此，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定即相當於現行商標法第23條第1 項第12款之規定，系爭商標須同時違反上開二規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
⒉查原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用
之衣服、男女服裝、童裝、運動服裝等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，顯已違反行政程序法第43條規定，蓋原告是否同意祥記公司註冊系爭商標，亦屬私權紛爭，亦事涉契約之解釋，惟被告一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻怠於解釋契約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，原處分所謂「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」之理由，實為一卸責之詞，怠忽行政機關根據行政程序法第43條規定，依據全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實真偽之職責。
⒊原告與祥記公司間所簽訂的四份授權契約均係針對袋類
商品而訂，此由表明該授權契約主要意旨之第1 條約定即明，該條明定原告授權祥記公司製造、行銷之對象為「BAGS COLLECTIONS」。於祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在之1993年5、6月間簽訂之第2 份授權契約前言，即明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利(原文：for the purpose of having Yoshida grantsexclusive right to Gallant to manufacture andmarket the Bag collections designed by Yoshida)」可見該契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊LUGGAGELABEL等商標，則該記公司所得註冊上開商標之商品範圍自僅限於袋類商品。依1988年12月間簽訂之第1份授權契約亦有相同記載，其第1條所謂「PRODUCTS UNDERLIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS UNDER
THE BRANDNAME AND TRADEMARKSOF YOSHIDA& CO.,LTD.」自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類商品，該款係將「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE」與「ALLTHE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAMEANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD.」並列，係表明「LIGHT ZONE品牌產品」與「非LIGHT ZONE品牌產品」，並非記載「BAG COLLECTIONS袋類商品AND ALL THEOTHER COLLECTIONS」，參加人以該款有「ALL THEOTHER COLLECTIONS」即主張，祥記公司依該契約除得製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云，顯然誤解該款文義。是祥記公司擅自申請註冊系爭商標於衣服類等商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍，已堪認定，原處分認系爭商標之申請註冊事先已得原告同意云云，顯有違誤，應予撤銷。
⒋至授權契約第4條約定：「THE ABOVE TRADEMARKS CAN
BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANTEXCEPT JAPAN, HONG KONG.」雖未明載限制註冊於袋類商品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行措施，自無再贅述該契約授權標的 (即原告公司所設計之袋類商品) 的必要。又關於契約真意為何，首應探究契約文義，雙方締約目的乃在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊LUGGAGELABEL等商標時自應限於指定使用在袋類商品，況且參加人並未舉證證明其曾提交系爭商標註冊資料予原告並經原告同意註冊之證據資料，參加人主張原告十餘年合作期間，對系爭商標之註冊從未異議，顯見已同意其註冊云云，實不足採。
⒌縱認系爭商標所指定使用之商品包含在原告與祥記公司
所簽訂之授權契約書中同意註冊之商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，倘使祥記公司之後手尚立公司繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於西元2001年5月間中止。
⑵祥記公司於授權契約有效存續期間內，性質上僅為原
告之代理商或經銷商性質，其與一般代理商、經銷商不同者，僅其具有生產背包、手提袋類產品之能力，而原告於授權契約中雖同意該該該該公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「LUGGAGELABEL」系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式 (以1988年12月間簽訂第一份授權契約為例，如第5條至第9條約定)，及1996年1月間、2000年5、6月間所簽訂的最後二份合約第12條約定：
「為統一YOSHIDA(即原告)品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA之同意」 (原文:Forunity of image of Yoshida brand,advertisementpublicity, standing boards,advertising column
etc., should be approved by Yoshida.) ，即可明瞭，祥記公司僅屬原告之經銷商(或代理商)性質，只不過原告同意其得自行生產原告設計的產品 (或其自行設計經原告同意的產品)，此與A公司委託B 公司生產A公司產品，另授權C公司經銷A 公司產品，本質上並無不同，僅祥記公司結合B公司與C公司之功能而已。祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據以評定商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為原告公司之信譽，而非祥記公司或尚立公司之信譽。
⑶參加人曾於另案審定第0000000 號「LUGGAGELABEL及
圖」商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」「…其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的海外版」「Porter於1962年由Kichizo Yoshida 所創立」「日本超人氣背包PORTER」「1962年於東京創立的PORTER，雖邁入第41個年頭，至今依然是新一代流行文化的重量級代表。1983年PORTER首度推出經典TANKER系列，次年，孿生品牌“LUGGAGELABEL”也正式上架，進入年輕時尚領域」等為訴求，促銷PORTER、LUGGAGELABEL等系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為PORTER、LUGGAGELABEL等系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對系爭商標所表彰商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
⑷保障商標權及消費者利益，維護巿場公平競爭，促進
工商企業正常發展，為商標法第1 條所揭示之立法目的。倘使參加人保有系爭商標專用權顯有使消費者繼續對系爭商標商品之產製來源產生混淆而發生誤購及減損原告公司商譽之虞，將有礙巿場公平競爭秩序並損害消費者利益。因此，原告雖曾同意祥記公司註冊LUGGAGELABEL商標，惟不得以此為由排斥系爭商標該當其註冊時商標法第37條第1項第7款不得註冊事由之規定。
⒍系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款規定：
⑴兩造商標構成近似：系爭商標與據以評定之商標(下
稱據爭商標，如附圖二所示) 相較，均有相同之外文「LUGGAGELABEL」，在讀音及觀念上相同，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⑵據爭商檢著名商標：據爭商標早於1984年即由原告使
用於背包、皮包、手提袋等商品上，含有「LUGGAGELABEL」字樣之日本第0000000號商標亦早於1984年經原告在日本申請註冊，為促銷據以評定商標之上開袋類等商品，除於報章雜誌長期持續廣告、舉辦展售會外，復於日本各大百貨公司、商圈設有據點販售，並銷售據以評定商標商品至香港地區，於1986年間即經朝日新聞報導據以評定商標商品受到日本年輕人的歡迎，原告「LUGGAGELABEL」品牌系列商品並曾獲得日本「第一屆流行商品．設計競賽」中最大獎的通商產業大臣獎。而台灣與日本間商貿或觀光旅遊十分頻繁，兩地之商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣各知名書局連鎖店及便利超商，均有展示販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌(關於此事實，為鈞院90年訴字第3766 號判決所肯認) ，我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據以評定商標外，自1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據以評定商標之背包類商品，台灣消費者所認識之據以評定商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據以評定商標之效果，應歸於原告。且依一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據以評定商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。故依上開證據資料，堪認據以評定商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合現行商標法第23條第1 項第12款之著名商標。況由參加人於另案審定之「LUGGAGELABEL及圖」商標異議案件等提出之上述雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據以評定商標商品受歡迎之程度。
⑶兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：兩造
商標高度近似，且系爭商標所指定使用之書包、手提箱袋、旅行袋、皮夾、皮包、錢包、背包等商品與據以評定商標主要使用之背包、皮包、手提袋商品屬同一或類似商品。況依前所述，參加人於另案審定上揭商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。
⒎參加人雖援引最高行政法院92年判字第1331號判決及現
行商標法第52條規定，主張系爭商標於85年10月1 日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性云云，惟查，現行商標法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。
」該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政法院上揭判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」查本案原處分為被告機關於94年9 月26日所為之商標評定，則以上開判決見解，判斷原處分合法性之基準時，應為94年9 月26日原處分發布時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標84年6 月16日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相互矛盾。
⒏再查，原告與祥記公司間之契約關係，係因該公司以書
面通知終止契約而於2001年5 月間中止，該公司亦於終止函中表明係依據授權契約第13條規定而通知終止契約，並未言及原告有違約情事，原告否認有參加人所指之違約情事。參加人於另案提出之「原告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作關係惡化的原因，係其隱瞞在香港註冊PORTER系列商標之事實及其在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事。參加人主張原告重大違反協議書之約定云云，實屬無稽。至原告以金錢為代價，請求祥記公司移轉其已獲准註冊之PORTER、PORT ERDASH 等商標之專用權，不過是為避免訴訟勞費，儘早解決與祥記公司間之商標爭議，不得因此即謂「原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張」參加人之主張，並不可採。
⒐參加人雖又主張原告與祥記公司間所簽訂之協議書並非
商標授權契約，該協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題云云。惟查：
⑴檢視祥記公司致原告之信函內容，係以吉田商標授權
契約或授權契約，稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。且2000年5、6月間簽訂之最後一份合約，其封面亦載明「LICENSE AGREEMENT」 (中譯：授權契約)。據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予 (原文：grant)祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之PORTER、LUGGAGE LABEL等商標產品的權利 ( 見上開授權契約書第1條、第2條及第3條)，原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
⑵原告與祥記公司前後共簽訂四份授權契約，每份契約
均記載同意註冊條款 (見合約第4條約定)，顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利 (何等重大的權利放棄) ，否則僅於第一份合約記載同意註冊條款即可，何須四份授權契約均為相同記載。按契約之解釋，應探求當事人之真意 (最高法院43年台上字第577號判例參照) 。將原告於授權契約中概括同意祥記公司於日本，香港以外國家申請註冊原告創用的PORTER等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。
⑶以1988年12月簽訂的第一份授權契約為例，原告與祥
記公司所簽訂4份授權契約的核心部分應為第1條：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊原告所有PORTER、PORTER DASH、LUGGUGELABEL等多款商標 (第4條)、原告控制祥記公司生產的產品品質 (如第5 條約定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定 (或選定)設計款之一件原樣予原告；第6條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7 條約定祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等) 、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金 (原文為royalty)(第11條)，但不得低於一定金額 (第12條)。原告與祥記公司間之授權契約關係已於西元2001年5 月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有上揭多款商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。⑷按契約之解釋，應探求當事人之真意 (最高法院43年
台上字第577號判例參照)。原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公司每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之PORTER等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性 (亦即在祥記公司支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之PORTER、LUGGAGELABEL等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標) ，此由1988年12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1 項約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB 售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」，亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。
㈡被告主張之理由：
⒈按商標法第91條第1 項規定，本案係屬修正施行前已申
請評定，尚未評決之評定案件，仍應續行評決，惟須系爭商標有同時違反本法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊，至程序則依修正後之規定辦理。再依本案申請評定時商標法第77之1條第2項規定，商標評定案件適用註冊時之規定，系爭商標係於84年6 月16日獲准註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正公布之商標法，合先敘明。
⒉次按，系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定，
商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。准註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正公布之商標法，亦合先敘明。
⒊經查，前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競
爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言(最高行政法院92年度判字第157號判決參照) 。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受(最高行政法院91年度判字第1382號判決參照)。
⒋查本件據原告檢送其與參加人(商標權人)之前手祥記實
業股份有限公司自西元1988年12月5日起至2000年5月間所簽定之契約書四份，該等契約書上均明定「LUGGAGELABEL」、「PORTER」、「PORTER DASH」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是本件參加人之前手於83年7月1日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
㈢參加人主張之理由：
⒈原告同意祥記公司註冊「LUGGAGE LABEL」相關商標，
並未限制註冊商品類別，原告主張祥記公司逾越同意授權範圍，並非實在：
⑴查祥記公司與原告於1988年12月簽訂協議書，並於
1993、1996及2000年續訂新約。依協議書第4條約定，祥記公司有權在日本國及香港以外的世界各地，申請註冊各項相關商標 (原文"THE ABOVE TRADE MARKS
CAN BE REGISTERED ALL OVERTHE WORLDBY GALLANTEXCEPT JAPAN, HONGKONG.") 。是知，原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，亦非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「概括同意註冊」之意思表示。而祥記公司簽訂上開協議書後，早自1989年起即積極在我國及其他20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件，註冊類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。原告從未有異議，顯見其對祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，彰彰甚明。
⑵按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於
所用之辭句，為民法第98條所明定。查原告在日本行銷LUGGAGE LABEL 相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套等，且原告之70周年紀念刊物中，其行銷物品除上開之物外，更有腳踏車、酒類等物品，再參以1993年協議書第2 條載明「產品包含所有吉田公司之系列商品，包括但不限於Porter、Porter Dash、Luggage Label 及任何由吉田公司新開發及(或)經營之產品」及協議書第4 條同意祥記公司在日本以外地區註冊Porter、Porter Dash 等商標之條文中，並未限制祥記公司指定使用商品之範圍等情觀之，足見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限定其使用在「袋」類商品，尚及於新開發或經營之產品。
⑶而祥記公司與原告簽署協議書，係為LUGGAGE LABEL
相關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由祥記公司經營，將上開相關商標推向國際市場。為達此契約目的，祥記公司在台灣除了在袋類商品申請註冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊，始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護系爭相關商標，使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，故雙方在協議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持或敲詐，「LUGGAGE LABEL」相關商標之價值亦將隨之減損，無以達成協議書之目的。
⑷至原告辯稱其與祥記公司所簽訂之四份協議書，均係
針對「袋類商品」而訂云云，亦非實在。蓋依雙方於1988、1993年簽署之協議書，祥記公司除了製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他商品。故1988年協議書前言雖說明祥記公司有權製造且行銷原告所設計之袋類商品，但僅屬於例示之說明，而非限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，不得製造銷售其他相關商品，更非限制祥記公司得註冊LUGGAGE LABEL 相關商標之商品類別。再者，原告在日本行銷LUGGAGE LABEL相關品牌商品種類除袋類外，亦包含手錶、裝飾品、等其他商品，已如前述，再參照前述協議書規定，足見原告同意祥記公司註冊系爭商標時，並未限制祥記公司只能製造銷售袋類商品，尚及於新開發或經營之產品，就此點而言，已為前揭各判決見解所肯認。
⒉按撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發
布時之事實或法律狀態 (參照最高行政法院92年度判字第1331號判決) 。而現行商標法第52條亦規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」又依現行商標法第91條第1 項規定，本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。故本件必以系爭商標註冊公告時，依商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由，始得撤銷其註冊。據此，系爭商標於84年6 月16日獲准註冊時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，此一事實亦為鈞院95年度訴字第64號判決所認定。
⒊原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而
遭祥記公司終止雙方協議關係，蓋依上揭協議書約定，祥記公司在日本國以外之地區，對於系爭商標商品有「專屬製造銷售權及商標註冊申請權。詎原告竟於協議關係持續期間，私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請相關商標之註冊，顯已違反協議書之約定，此為原告於歐盟異議案提出之宣誓書中所自認，並有原告在美國申請商標註冊之登記資料可資佐證。再者，原告自1999年年底開始，即拒絕履行上開協議書協議書第5 、6 條所定應提供技術協助，並供應祥記公司樣品之協助義務，甚至在西元2000年7 月，原告竟發函指責祥記公司在台灣銷售之產品是贗品(即日語：偽物) ，並無理要求祥記公司將系爭商標出賣予原告。迨於西元2000年9 月間，祥記公司正式以書面通知其行為已構成重大違約，要求其儘速處理，原告亦毫無改善補救之誠意，祥記公司只得於2001年4 月4 日以書面終止雙方協議關係，故協議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。詎原告無理要求祥記公司出賣系爭商標未果後，竟提起本件評定，請求撤銷系爭商標之註冊，於法於理，均可議。
⒋原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國
、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權 (含系爭商標) 之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致函祥記公司，表示願以3800萬元日幣價購祥記公司商標，足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張。
⒌原告恣意將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契
約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，與法不合，殊無可採：
⑴查祥記公司與吉田公司當年簽訂協議書之契約標的可
分為兩部分：第一部分關於產品製造銷售，由原告負責產品設計及技術協助而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售相關產品，並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金」曲解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「商標使用授權契約」。第二部分乃PORTER等相關商標註冊申請權之分配，原告僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有 (香港地區自西元1993年開始歸祥記公司)，由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，吉田公司全無任何補償之義務。
⑵是故，自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在我
國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分，固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。
⑶按代理商係以他人之名義而非以自己之名義從事交易
行為，而經銷契約在本質上係屬於買賣契約。依原告與祥記公司之協議書，祥記公司從未以原告之名義製造、銷售系爭商標商品，祥記公司從事系爭商標之推廣、行銷活動時，亦從未表示系爭商標係表彰原告之商譽或名義，則祥記公司與代理商之地位迥然不同；次以協議書係約定由原告負責產品設計及技術協助，而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，暨祥記公司從未向原告批貨，並未以經銷商之地位在市場上轉賣原告製造之產品，則祥記公司絕非原告之經銷商。
⑷又查，商標權之價值端賴權利人長期持續之經營，積
極投入鉅額之資金與人力成本，透過產品之大量銷售以及行銷推廣活動，建立消費者對該商標之認識與市場認同後，該商標始有商業價值可言，故一商標之價值主要應歸功於使用經營者而非原創者。就此，祥記公司在1988年與原告協談合作之際，即顧慮系爭商標當時在我國鮮為人知，無甚價值，故其代表人即向原告公司代表人表示「既然祥記要在世界各地推廣，當然必須要享有商標權，否則這筆投資單單為人作嫁並沒有太多利益」。是故協議書第4 條之規範乃在於分配系爭商標在全球各地之註冊申請權，在日本以外之地區，由祥記公司申請註冊，並在註冊後取得商標所有權，享受其經營系爭商標之成果，同時也自行承擔投資風險。基上，原告訴稱祥記公司使用在我國系爭商標之效果及信譽，應歸於原告云云，毫無根據，顯不可採。
⒍再按，協議書中同意註冊之意思表示，屬於一次性之意
思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，除非另有撤銷之意思表示或意思表示無效之情形，原告應受同意註冊之意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。此與一般商標使用授權關係中，商標權人授權使用之後仍保有原權利，並於授權關係終止或終了後，被授權人即不得繼續使用之概念有別。系爭協議書既未約定禁止轉讓，或載明協議關係終止後，祥記公司應撤回其所註冊之商標，或將商標移轉註冊予原告，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人(即參加人)概為我國境內系爭商標之商標權人殆無疑義，系爭商標不因協議關係終止而驟變為違法註冊。又祥記公司依協議書約定於我國境內不但專有製造、行銷商品之權，更有申請註冊系爭商標之權利。祥記公司及其商標受讓人 (即參加人)，因而投入鉅額經費廣告、拓展銷售通路，並積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。
⒎復依原告檢附之商標註冊資料可知，截至西元1985年間
原告僅在日本提出7相關商標申請案，迄至1988年12月5日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5 相關商標權；且原告在當時並無積極將系爭商標行銷海外之客觀事實及證據。再由1988年原告自己草擬之系爭協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權，則原告當時自滿於日本市場之營收獲利，且1988年間確無拓展系爭商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，故其於自己草擬之協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合原告之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合。客觀事實及經驗邏輯昭昭明甚，豈容原告於兩造關係終止之後，恣意扭曲事實而為錯誤誘導，故系爭商標之註冊應無違法情事可言。是故，系爭商標之註冊亦應有商標法第23條第1 項第12款但書之適用，其註冊應予維持，原告之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無理由。
⒏系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1項第7款及現行商標法第23條第1項第12款本文規定之情形：
⑴按商標法施行細則第16條及最高行政法院92年度判字
第562 號判決可知，所謂「著名商標」，雖不以在我國註冊為必要，然終究須在我國境內達到著名之程度始可。是原告如欲主張據以評定商標為我國著名商標，應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證，例如：該商標權人是否投入鉅額成本？是否以長期持續之方式，在國內主要媒體大量播放及刊登其外國知名商標？斷不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定該商標係屬「著名」。
⑵查原告公司簡介、日本皮革產業之相關年鑑、在日本
之註冊資料、日本雜誌及在日本展售會及賣場資料等，均係關於原告在日本商業活動之資料，而與我國無關。尤以日本發行、台灣銷售之日文流行雜誌，並非我國國內主要媒體，而原告單單提出日本雜誌資料，但未就各該期別之日本雜誌在台灣販售之事實及販售數量提出任何證明。因此，單憑前開各項日文影印資料，實無從證明原告於日本發行之雜誌宣傳廣告在我國境內已建立普遍之通路及擁有廣大讀者群。而原告以訴願理由書附件3 之日本雜誌在台灣各書店及各便利商店亦有販售，並未舉證證明前開特定期別之各日本雜誌確實曾在我國販售，亦未證明其實際販售之數量若干。是本件如需以前開特定期別之各日本雜誌作為認定據以評定商標在系爭商標註冊時為我國著名商標之基礎，則有調查前開疑點之必要，或剔除上開附件3之證明力。
⑶至於原告援引鈞院90年訴字第3766號判決，辯稱據以
評定商標為我國著名商標。然查，該判決所審究之相關事實為「該案原告是否因地緣關係知悉參加人之商標存在」，亦即是否有修正前商標法第37條第1 項第14款之情形，而非對於外國商標在我國是否達到著名程度表示鈞院之見解。故該判決與本件案情有別，尚不得比附援引，執為認定據以評定商標為我國著名商標之論據。
⒐系爭商標之註冊並非以不公平競爭之目的而抄襲據以評定商標：
⑴依原告與祥記公司所簽訂之協議書約定，祥記公司於
日本以外的世界各地，專有製造與行銷申請人所設計皮包產品之權利，其前言揭示「THAT GALLANT HAVE
THE RIGHT OF EXCLUSIVITY TOMANUFACTURE ANDMARKET THE BAGS COLLECTIONSDESIGNED BY YOSHIDA
TO ALL OVER THE WORLDEXCEPT JAPAN.」乃針對產品市場、經營範圍之協議，就我國內境內而言，祥記公司專有製造與行銷原告所設計之皮包商品等權利。
⑵另雙方於前揭協議書第4 條約定，原告明示同意祥記
公司能在日本、香港以外之地區進行包含系爭商標在內之註冊權利 (原文:THE ABOVE TRADEMARKS CAN BEREGISTERED ALL OVER THEWORLD BY GALLANT EXCEPTJAPAN, HONG KONG.」祥記公司乃基於此同意註冊之認識，於1988年10月間起在我國申請祥記及圖PORTER、祥記LUGGAGELABEL等商標並獲准註冊，嗣因商標法修正放寬商標圖樣之限制，乃於1994年間起陸續再以PORTER及圖、LUGGAGELABEL等商標申請註冊獲准在案。原告前揭同意註冊條款，實為系爭商標正當取得權利之基礎，且原告曾提供商標圖樣資料協助祥記公司申請註冊，已如前述，足證系爭商標之註冊沒有惡意襲用，亦無不正當取得之違法情事。
⑶縱雙方之協議書因原告違約而終止，惟該協議書之效
力並非失效而係終止，其效力乃向後發生，並非溯及失效；而同意註冊之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，申請人之主張顯係誤認同意之法律性質及終止之對象與效力，故其主張並無可採。再退萬步言，不論同意註冊條款之定性究何，系爭商標係於雙方協議關係存續中，協議書仍有效力之期間內註冊，因此，評定違法之判斷時點不論依註冊時或註冊公告時之規定，均無違法事由，系爭商標之註冊非為不公平競爭之目的，而無惡意襲用之問題。
⒑系爭商標於註冊公告時，無令相關公眾產生混淆誤認之
虞，且據以評定商標在我國之所有權係歸屬於參加人，經祥記公司與參加人在國內長期大量使用PORTER系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉原告與吉田公司並無事業合作關係，台灣PORTER與日本PORTER乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與吉田公司之外國商標：
⑴查祥記公司與原告簽訂協議書後，早自1989年起即積
極在我國及其他20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件。嗣祥記公司將其國內外PORTER系列商標權全部移轉予參加人，參加人即致力於該品牌之行銷，銷售據點遍及全省北中南各地達19處之多，國人對參加人之系爭商標已有普遍之認識。是經祥記公司與參加人多年來在我國境內廣泛使用系爭商標，從事商品行銷販賣及經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於祥記公司及其後手即參加人所有；反觀原告於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而原告在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以原告之名義在我國積極宣傳本件據以評定之商標，則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞系爭商標商品及訊息，均為祥記公司與參加人所為，而非出自原告之計畫及投資。今系爭商標既已為參加人所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能。
⑵至於原告所舉參加人之宣傳資料，均晚於系爭商標註
冊公告日，無法證明系爭商標註冊公告時，相關公眾對於兩造商標有何混淆誤認？況系爭商標源自於日本，既非虛構或不實，參加人即無否認或避諱之必要。原告固為系爭商標之原創者，但不代表其在我國當然享有商標權，事實上，原告與祥記公司簽訂協議書，經祥記公司申請註冊系爭商標，並讓與於參加人後，系爭商標在我國之商標權即歸屬於參加人所有，原告無權干涉參加人對於系爭商標之使用。甚者，參加人亦於公司網站上正式聲明參加人與原告互不隸屬，參加人為系爭商標在我國唯一合法之商標權人，誠無令公眾混淆誤認之虞，更與商標法之立法目的無違。至於本件訴願理由書附件10、11中，西元2002年12月12日之雜誌報導，並非參加人所製作刊登，故不得以該雜誌記者偏差之報導，即稱參加人意圖使消費者認為PORTER相關系列商標表彰之商品來源或產銷主體為原告云云，參加人謹此鄭重否認。
理 由
一、按「本法92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為現行商標法第91條第1 項所規定。查本案係屬現行商標法施行前已申請評定，尚未評決之評定案件，依上揭規定，須系爭商標有同時違反現行商標法修正施行前及修正施行後規定之情形者，始撤銷其註冊；再依本案申請評定時商標法(即91年5月29日修正公布之商標法)第77條之1第
2 款規定，商標評定案件適用註冊時之規定，而系爭商標係於84年6月16日獲准註冊，是依現行商標法第91條第1項規定，本案商標評定須同時違反82年12月22日修正公布之商標法(即系爭商標註冊時商標法) 及現行商標法之規定，始撤銷其註冊，合先敘明。
二、本件訴外人祥記公司於83年7月1日以系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第24條第40類之服裝類等商品，向改制前中央標準局申請註冊，經准列為註冊第682020號商標，其後，於91年間申准移轉登記予參加人。嗣原告以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第1項第7款規定，對之申請評定。被告審查期間，因商標法於92年11月28日修正施行，原告乃補充理由主張前揭評定條款相當於現行商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，案經被告審查結果，以原告與祥記公司訂有授權契約，同意該公司得於日本、香港以外地區註冊取得LUGGAGE LABEL 等系列商標，祥記公司依該協議書規定，於我國申請註冊系爭商標，主觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，自無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言；至原告與祥記公司所簽訂前述協議書之性質及其同意祥記公司申請註冊商標之商品範圍為何，應屬雙方另案私權紛爭，祥記公司主觀認定得原告同意而申請註冊，其間原告亦無任何反對之意思表示，更加確信其同意註冊之初衷，足認系爭商標之申請註冊並無襲用之情形，而以94年9月26日中台評字第920583號商標評定書為「申請不成立」之處分之事實，有原告前開評定申請書、補充理由書及被告前開商標評定書附原處分卷可稽，堪信為真實。
三、原告起訴主張：㈠其與祥記公司間所簽訂之四份授權契約均係針對袋類商品
而訂，此由表明該授權契約主要意旨之第1 條約定即明，祥記公司擅自申請註冊系爭商標於衣服類等商品，已逾越授權契約中同意註冊商品範圍，其有襲用據爭商標之意圖甚明，原處分未依職權調查、判斷祥記公司申請註冊系爭商標，是否逾越原告同意其使用之商品範圍，顯有違反行政程序法第43條規定之違法。
㈡縱認系爭商標所指定使用之商品，係屬於上開授權契約書
中同意註冊之商品範圍內，惟雙方授權契約早已終止，而我國消費者所認識之系爭商標所表彰者為原告公司之信譽，且參加人之宣傳廣告亦有攀附原告信譽之行為，已致消費者對系爭商標所表彰之商品來源發生混淆誤認之虞，倘使參加人繼續保有系爭商標專用權，顯不符商標法立法目的。
㈢又據爭商標為著名商標，系爭商標與據爭商標均構成近似
，且參加人於另案審定「LUGGAGELABEL及圖」商標異議案件等提出之宣傳廣告資料中，均一再記載使相關消費者誤認其產製商品源自原告公司之文字，兩造商標間確有致相關消費者產生混淆誤認之虞等語。
故本件之爭執，在於祥記公司申請註冊系爭商標指定使用於衣服類商品，是否超出原告授權同意註冊之商品範圍？及系爭商標有無襲用據爭商標之情事？
四、經查：㈠按商標圖樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，
不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7款規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言；惟若系爭商標申請人經先使用人同意而於國內申請商標之註冊者，則無該款規定之適用。是以，原告與祥記公司所簽訂之協議書性質為何及其同意祥記公司註冊商標之商品範圍為何，雖原告與參加人各執一詞，屬私權紛爭，然依上開協議書約定，原告授權同意祥記公司申請註冊商標之商品範圍，是否包括袋類以外之商品，已牽涉系爭商標註冊是否超出協議書約定內容，而有無襲用商標之問題，自仍屬本件應加以判斷之範圍，被告以其係屬另案私權紛爭而不於審究，逕以祥記公司因信賴上開協議書約定，主觀上認定得原告同意而申請註冊系爭商標，遽認系爭商標並無襲用商標之情形，尚嫌率斷。
㈡查原告與參加人之前手祥記公司曾分別於1988年12月5 日
、1993年6月、1996年1月及2000年5月簽訂4份協議書，系爭商標係於83年7月1日申請註冊，其中與本件有關之1993年6月簽訂之協議書(有效期間為1993年1月1日至1995年12月31日)。依該協議書之內容所載，其於締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，即載明締約目的係「為使原告(即Yoshida)授予祥記公司(即Gallant)專屬製造及行銷原告公司所設計之『袋類商品』的權利」(原文：for thepurpose of having Yoshida grants exclusive right
to Gallant to manufacture and market the Bagcollections designed by Yoshida.)(見本院卷第110頁)足見該份授權契約所授權之標的，為原告公司所設計之「袋類商品」，其下各條款則記載此項締約目的之各項具體內容，其第1條約定：「Yoshida grants Gallant theexclusive right to manufacture, market anddistribute all Yoshida products under thebrandnames and trademaks of Yoshids & Co., Ltd.」(原告給予祥記公司專屬製造、行銷及經銷在原告公司品牌名稱及商標下之所有Yoshida產品的權利)；第2條約定：
「The products include All collections fromYoshida & Co.,Ltd., including but not limited toPorter, Porter Dash, Luggage Label,and any newlydeveloped and/or running collection by Yoshida.(產品包括所有原告公司之系列商品，但不限於Porter、Porter Dash、Luggage Label及任何由Yoshida公司新開發及(或)經營之產品)」及第4條約定：「The abovetrademarks can be registered worldwide by Gallantexcept Japan.(前述商標可由祥記公司於日本以外之世界各國註冊)」，則依該協議書於上開各條款約定前，已載明係「為使原告授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利」之契約目的文義以觀，上開協議書第1 條所指原告給予祥記公司專屬製造、行銷及經銷在該公司品牌名稱及商標下之所有該公司產品之權利；及第
2 條所指產品包括所有原告公司系列商品包括，及任何由該公司新開發及(或)經營之產品，顯然均係針對袋類商品相關之權利而言，尚不包括袋類以外之商品在內；復參諸原告與祥記公司所簽訂之其餘3 份協議書，該等契約於各約定條款之前，亦均載明係希望祥記公司有於日本以外地區製造與行銷原告公司所設計，以及使用Yoshida 商標而由祥記公司開發之袋類產品等情，足證前開4 份協議書所指上開LUGGAGE LABEL 等系列商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊者，應僅指袋類商品，而非擴及於其他非袋類商品，已堪認定。則祥記公司於83年7月1日以原告之商標圖樣於我國申請註冊使用於衣服類商品，既非屬原告公司所約定同意申請註冊之之契約範圍內，應足認其主觀上有基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人使用之商標或標章申請註冊之襲用情形。
㈢再觀諸本件相關之上開1993年簽訂之協議書第5 條約定，
原告公司將以工廠價格提供祥記公司其所指定之樣品，而祥記公司則須免費給原告每一個指定設計的原型，以供原告進行品質控管；第6 條約定，原告應提供必要技術協助；第7 條約定，祥記公司有權更改原告公司之設計，但需立刻通知原告；及第8 條約定，當祥記公司製造原告商品時，原告之代表有權訪視工廠對原告公司產品銷售統計等內容，原告就授權祥記公司製造、行銷之商品，係以上開品質控制條款明確界定雙方之權利義務，益徵原告與祥記公司所約定授予製造、行銷之標的，係屬契約條款前言所記載之袋類商品，否則以袋類商品以外範圍之廣，原告必無法進行品質控制，即與上述協議書訂有品質控制條款之原意相違。另依該協議書第9 條：「祥記公司應支付原告之權利金，該權利金以祥記公司的FOB銷售價格的下列比例計算，權利金的比例如下：(a) FOB銷售金額100,000,000日幣以下Yoshida系列品牌商品銷售額的4%，其他使用Yoshida產品設計之品牌銷售額的2% 。(b)FOB銷售金額超過100,000,000日幣，Yoshida系列品牌商品銷售額的2%，其他使用Yoshida產品設計之品牌銷售額的1%。」第13條：「每一契約年度6個月期間30日內，祥記公司應寄送Yoshida權利金報告，內含該段期間對Yoshida產品銷售統計。」等約定，祥記公司支付原告之權利金，係依該公司銷售原告公司即Yoshida 系列品牌商品之銷售額比例計算，且每一契約年度6 個月期間30日內，祥記公司應寄送原告之權利金報告，須含該段期間對Yoshida 產品銷售統計，均足以證明原告對授權祥記公司製造、行銷Yoshida 系列品牌商品及數量進行控管、稽核，並牽涉祥記公司應給付權利金數額之多寡。參加人並未提出祥記公司曾就袋類以外商品曾送由原告依上述協議書進行控管、稽核之資料，或祥記公司給付權利金之內容，包括袋類商品以外之數量。則未在該控管、稽核之袋類以外商品，既未經協議書之控管與稽核，即非屬上開協議書約定範圍，祥記公司自無從據該協議書於袋類以外之商品類別申請註冊。
㈣復查，祥記公司除在國內註冊LUGGAGE LABEL 等商標於多
類商品，另在歐盟註冊PORTER DASH!及圖商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、法國、義大利僅註冊LUGGAGE LABEL 於18類，在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，亦僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人所提出祥記公司申請商標註冊一覽表可稽(見本院卷附參證18)。況原告於我國及歐盟就袋類以外之商品註冊均提評定或爭議程序，尚不能以祥記公司主觀認定得原告同意，且於我國及世界其他20餘個國家申請註冊，原告並無任何反對之意思表示，即認原告於知悉祥記公司申請註冊於袋類以外商品後仍表示同意其屬原協議書之約定範圍。至參加人所稱原告有出資購買祥記公司申請之註冊商標之意願部分，依其所提原告曾致函祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地之商標專用權之內容(見原評定卷附件五)及上開祥記公司申請商標註冊一覽表對照以觀，原告欲價購祥記公司於上開國家申請登記之商標，均係註冊在第18類之袋類商品，並表明係依據合約第5、6、7、12條，經確認之樣品及產品可在台灣及海外地區販賣，足見原告當時仍依與祥記公司所簽訂之協議書就祥記公司所製造、行銷之袋類商品進行品質控制；而原告於上開合作關係終止後，雖致函表示願以3800萬元日幣價購祥記公司商標，包括曾同意祥記公司申請註冊之袋類商品商標權等語(見本院卷附參證14)，亦僅係原告與祥記公司終止上開合作關係後，為解決祥記公司仍擁有曾獲其同意申請註冊之袋類商品商標權或其他未獲同意之商標註冊等問題，因基於避免爭訟或節省勞費等考量，而提出之事後解決方案，參加人執此主張原告已承認祥記公司對系爭商標權之所有權云云，亦無足採。
㈤再者，商標註冊雖屬持續性之效力，其專用權期間為10年
，且可不限次數延展，原告於簽約當時，雖可預見其同意註冊可能衍生之法律效果，但原告於海外市場究係採以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制，抑或採如上述協議書以袋類商品為標的，授權祥記公司於國內申請註冊，並以品質控制條款之約定進行控管，及以數量之稽核作為權利金收取之依據，本得基於其公司經營策略之考量而作不同決定。且上述協議書既均明文記載限定在袋類商品，自不能以原告採取同意以祥記公司名義申請商標註冊之方式，遽認原告公司亦同意祥記公司於袋類以外之商品申請商標註冊。
㈥參加人雖另主張原告於日本發展PORTER、LUGGAGE LABEL
等相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套云云。惟查，依參加人所提原告日本銷售袋類以外之LUGGAGE LABEL等相關品牌商品資料(見本院卷附參證7)，均係2006年之網路資料，姑不論原告否認其係原告所銷售之商品，及主張其僅係發給參加展示會相關人員之東西，或不再生產之商品附件，或係為廣告、宣傳用之物品等情是否屬實，惟上開2006年下載之網路資料，已在原告與祥記公司上開4份協議書簽訂多年之後，自不能以原告嗣後所可能販售之商品，據以認定原告遠自1993年間即同意祥記公司註冊於袋類以外商品，參加人援引上開網路資料，主張原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限定其使用之商品範圍云云，亦非有據。
五、綜上所述，被告以祥記公司係依與原告之協議書約定而申請註冊系爭商標，並無註冊時商標法第37條第1項第7款規定之適用，而為評定申請不成立之處分，尚嫌率斷，訴願決定未予糾正，亦有未洽，原告執此指摘，請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許；惟被告僅以系爭商標無襲用商標之情形，逕為評定申請不成立處分之論據，而關於註冊時商標法第37條第1項第7款規定之是否有致公眾誤信之虞？及有無違反現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之要件？均未經被告為實質審查，此部分涉及被告先行審定權限，是本件事證未臻明確，爰依行政訴訟法第200 條第4 款規定，判命被告應依本判決之法律見解，對本件評定申請案另為適法之處分，原告請求判命被告應作成系爭商標應予撤銷之處分，尚非有據，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 7 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 陳金圍法 官 蕭惠芳上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 7 日
書記官 李淑貞