臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00968號原 告 神乎科技股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 己○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 乙○○
戊○○
參 加 人 倚天資訊股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 丁○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年1 月13日經訴字第09506160380 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（除西元外，下同）87年11月27日以「雙向傳輸智慧型呼叫裝置」向經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號（下稱系爭案件）審查，准予專利。公告期間，原告提起異議，並舉出證據證明系爭案件違反專利法第20條第1 項第2款，其中異議證據1 為89年6 月14日申請，90年12月11日公告之第00000000號「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統」發明專利案（下稱引證1 ）；異議證據2 為西元1999年4 月13日公開之美國第5,894,595 號「PERSONAL MOB
ILE COMMUNICATION SYSTEM」專利案（下稱引證2 ）。被告依據系爭案件核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法第20條之1 審查，認定引證1 之申請日期晚於系爭案件之申請日，非屬系爭案件申請前之技術內容，自不能證明系爭案件有違新穎性及進步性之規定；引證2 為美國專利案，並不適於主張系爭案件有違前揭專利法20條之1 之規定；另引證2 申請日雖早於系爭案件，但其公開日期晚於系爭案件之申請日，亦不能證明系爭案件不具新穎性及進步性，乃以94年6 月27日（94）智專三（二）04024 字第0942059071
0 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，主張系爭案件無論於創作目的、元件結構、元件間之連結關係、動作方式乃至於可達成之功效上，均為據以異議案2 所揭露，故可證明系爭案件違反專利法第19條、第20條之1 、第20條第1 項第1 款、第2 款及第98條之1（所主張第20條第1 項第2 款及第98條之1 皆應為第20條之
1 之誤）及第2 項之規定云云，提起訴願，亦遭訴願駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
（一）原告聲明（原告未於言詞辯論期日到場，據其起訴狀記載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，⒉請求被告應就原告91年12月20日（起訴狀誤載為94年6 月
27日）就被異議案號000000000P01所為之專利異議申請作成異議成立之行政處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
（二）被告聲明：⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
（三）參加人聲明：⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：
（一）原告主張之理由：⒈對於訴願決定書中所提出：「引證2之公告日為西元1999
年（88年）4 月13日，晚於系爭案件申請日87年11月27日，非屬系爭案件申請前已見於刊物或已公開使用者；亦非系爭案申請前既有之技術或知識，自難作為主張系爭案件違反核准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定之論據。…本件引證2 為美國專利案，並非我國專利案，故亦難證明系爭案件違反同法第20條之規定。…」云云，對於該決定所做出之看法，原告持有不同的意見，對於早於系爭案件申請，而公開晚於系爭案件申請日之據以異議案而言，仍然要針對與系爭案件比較二者之進步性，而訴願委員卻未提及進步性之比較，證明訴願委員對於專利法仍欠缺認識。
⒉原告認為系爭案件仍不符合專利法第19條、第20條之1 及
第20條第2 項之規定，而應加以核駁並撤銷其不當取得之暫准專利。且原權責機關之審委未依照專利基準之審查標準，亦未詳細比較系爭案件與證據案之間的新穎性，而使系爭案獲得暫准之專利，如今原處分及訴願決定無疑使該系爭案以不當手法獲得社會資源，已侵蝕一般習知技術的領域，造成不公平競爭的現象，實非一般社會大眾所樂見。
⒊對於被告之審查意見第5 點所提出，引證1 之申請日晚於
系爭案件之申請日，故原告放棄證明系爭案件不具新穎性及進步性之理由，對於引證2 ，為先於系爭案件之前申請，但公告日為系爭案件之後，對此原告認為專利法第20條之1 明白規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利」，而細觀引證2 ，其即與系爭案件為技術手段相同之發明，但專利的撰寫方式使二者產生了看似不同的差異性，但於實質上仍屬相同之發明，並可被其等理論所囊括。因此原告認為此點仍可據理對該系爭案件提出撤銷之請求。
⒋引證2 中第二圖揭示：「FIG.2 為一PDA103之通訊裝置之
詳細方塊圖。傳呼接收器（Page Receiver ）201 接收由傳呼塔（Page Tower）119 （圖一中所揭示）經由傳呼天線（Paging Antenna）203 所傳送之傳呼信號。並於該傳呼接收器201 中可儲存PDA 103 使用者事先輸入的密碼。
行動電話控制器（Mobile Telephone Controller ）209控制行動電話之功能…」，根據此一英譯中的專利說明書之內容可得知，已揭露了一種包括了傳呼機結合行動電話之個人數位助理系統。上述亦同時揭露了一種結合傳呼系統、行動電話模組及個人數位助理等系統，再與據以異議案二相呼應，該系爭案件不但不具有新穎性，亦無所謂的進步性。相信經由圖式的直接比對，應不需再懷疑系爭案是否非為仿效之技術，而可獲得一肯定的答案。系爭案之各項申請專利範圍所載的所有技術內容與特徵，均早已被引證2 所充分揭露，系爭案件無論於創作目的、元件結構、元件間之連接關係、動作方式、乃至於可達功效上。系爭案件已符合專利法第98條之1 所稱之「與申請在前而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明知內容相同者」時仍不得依本法申請取得新型專利之規定。探究其技術之本質，系爭案件之申請專利範圍皆屬先前所揭露之技術，因此系爭案件之申請專利範圍獨立項第1 項、第23項、第34項及第47項所載技術不僅不具有「新穎性」「進步性」之發明專利要件，更非屬「高度創作」，且不符專利法第19條、第20條第1 項第2 款以及同條第2 項之規定，理應撤銷其不當取得之暫准專利權。系爭案件之專利範圍獨立項之揭示技術既遭據以異議案二所囊括揭露，顯示系爭案件的確為一不當專利權，若繼續受到政府所訂立專利法保護，不但會阻礙社會及產業的進步，並使得社會正義蕩然無存。更甚者，系爭案件之申請者將憑一張不當之專利證書，來要求那些已在實施公諸於社會之習用技術實施者，支付龐大之授權金，屆時將使社會大眾對於專利權之濫用，而心生不平之忿怒。故系爭案件違反專利法第19條、第20條第1 項第2 款以及同條第2 項之規定甚明。
⒌根據被告所制訂之專利審查基準，其各技術之相互結合應
用關係必須具備「非顯而易知性」及「功效上之顯然增進」，如此方能符合專利法第19條規定之「高度創作」以及第20條第2 項內容之規定。亦即，在各個習用技術的組合運用上，並非是說只要與習用技術有細微末節之改變便能符合「發明專利要件」，事實上，根據專利審查基準中所謂之「發明專利要件」，其各習用技術或其相互關係之間不僅需具備結構、裝置或方法上的高度創新改變（即「新穎性」）、且更必須要具有「顯著的」「功效上之相乘效果」（也就是「進步性」），方能符合發明專利之要件，而絕非只要與習用技術有稍許不同便可核准「發明專利」者。然而，在經過前述系爭案件詳盡剖析比對之後，可發現系爭案件之技術不僅相對於各據以異議案而言完全稱不上具備任何「顯著的」「功效上之相乘效果」，甚可謂絲毫技術手段上的創新改變都沒有達到，甚至在功效上更為退步，完全不符合「新穎性」與「進步性」的發明專利要件。
⒍另外，若所作之若干極細微改變乃為一種運用申請前既有
之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成及思及，未能增進功效者，不僅申請前已被公開使用、且又有相同之專利核准在先者，為免日後有專利侵權之訴訟爭議及困擾，尚祈 鈞院秉公詳審，針對系爭案件之技術構思、目的、功效及其等效運用之原理作一深入公平公正之審核及考量，勿讓兩個技術構思、目的、功效、原理相同且均等之專利同樣核准，造成日後之侵害訴訟糾紛，以維法紀並保障合法專利權人之應有權益。
⒎綜上所述，依據專利法第20條第2 項之立法精神，申請之
發明（例如系爭案件）其結構上即使與習用技術略有不同，然而，若是該不同之處係為「熟習該項技術者所能輕易完成」且係「未能增進功效」時，則該系爭案件仍不應核准取得專利。而於判斷是否是「能輕易完成」或「能增進功效」時，倘若系爭案件是採用將數個習用結構轉用於據以異議案所揭露之裝置上，則應依據該轉用之習用結構是否能夠在「功效上有相乘之效果」或是「產生新功效」。倘若習用結構於轉用在據以異議案之裝置後，該習用結構仍然僅具備「其原有之功效」，則此種「習用結構轉用」僅能稱為「功效上之相加」而應被認為是「顯而易知之單純轉用」且「未能增進功效」。在此，盼鈞院對於系爭案件相較於引證1 之事證，並不具有功效上之增進的事實，重新作一深入評估。
（二）被告主張之理由：⒈原告已放棄引證1 證明系爭案件不具新穎性及進步性之理由。
⒉起訴理由稱系爭專利案之各項申請專利範圍所載之所有技
術內容與特徵已充分揭露，不具新穎性及進步性云云。惟查專利法所指「申請專利之發明」，係指在我國申請專利之發明，原告所舉證者為美國專利案，故不適用於主張系爭專利案有違90年10月24日修正公布之專利法第20條之1之規定，此外，其公開日期晚於系爭案件之申請日，亦不能證明系爭專利案違反專利法第19條、第20條第2 項之規定，故起訴實無理由。綜上所述，被告原處分並無違法。
（三）參加人主張之理由：引用被告主張之理由。
理 由
一、本件原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰併準用民事訴訟法第385 條第1 項前段規定，依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、原告主張：引證1 之申請日晚於系爭案件之申請日，原告願放棄證明系爭案件不具新穎性及進步性之理由。至於引證2，則先於系爭案件之前申請，雖公告日為系爭案件之後，但其技術手段與系爭案件相同，且為其理論所囊括，因此原告認為此點仍可據以對該系爭案件提出撤銷之請求。系爭案件之各項申請專利範圍所載的所有技術內容與特徵，均早已被引證2 所充分揭露，系爭案件無論於創作目的、元件結構、元件間之連接關係、動作方式、乃至於可達功效上，可證明系爭案件不但不具有新穎性，亦無所謂的進步性。另根據被告所制訂之專利審查基準，其各技術之相互結合應用關係必須具備「非顯而易知性」及「功效上之顯然增進」，如此方能符合專利法第19條規定之「高度創作」以及第20條第2 項內容之規定。然而，在經過系爭案件詳盡剖析比對之後，可發現系爭案件之技術不僅相對於各據以異議案而言完全稱不上具備任何「顯著的」「功效上之相乘效果」，甚可謂絲毫技術手段上的創新改變都沒有達到，甚至在功效上更為退步，完全不符合「新穎性」與「進步性」的發明專利要件。又依據專利法第20條第2 項之立法精神，申請之發明其結構上即使與習用技術略有不同，然而，若是該不同之處係為「熟習該項技術者所能輕易完成」且係「未能增進功效」時，則該系爭案件仍不應核准取得專利。為此，原告依據行政訴訟法第5 條第2 項、系爭案件核准審定時專利法第41條規定提起本件課予義務訴訟，求為判決如聲明所示。
三、被告則以：專利法所指「申請專利之發明」，係指在我國申請專利之發明，原告所舉證者為美國專利案，故不適用於主張系爭專利案有違90年10月24日修正公布之專利法第20條之
1 之規定，此外，其公開日期晚於系爭案件之申請日，亦不能證明系爭專利案違反專利法第19條、第20條第2 項之規定，故起訴實無理由等語，資為抗辯。
四、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。…」「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」系爭案核准審定時專利法第19條、第20條第1 項第1 款、第2 項及第20條之1 分別定有明文。
五、上開事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有原處分書、引證1 發明專利說明書及相關圖示、引證2 相關資料、系爭案件發明專利說明書、原告專利異議申請書等件分別附原處分卷、訴願卷可稽，為可確認之事實。
六、歸納兩造之上述主張，本件爭執之重點厥為：原告所舉之引證1 及引證2 可否證明系爭專利案不具新穎性與進步性之要件？被告依系爭案件核准審定時專利法第20條之1 審查，有無違誤？茲分述如下：
（一）按「本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已審定公告之專利申請案，於修正施行後，仍得依修正施行前之規定，提起異議。」現行（即92年2 月6 日修正）專利法第136 條定有明文。本件系爭第00000000號「雙向傳輸智慧型呼叫裝置」專利案件，其申請日為87年11月27日，並經被告於91年8 月28日審定准予專利，有系爭案件發明新型專利說明書附原處分卷可稽，參酌上開規定，本件是否有應不給予專利之事由，自應以核准審定時之法律，亦即90年10月24日修正之專利法為依據。因此，原告於異議及訴願階段主張引證2 可證明系爭案件已違反83年1 月21日之專利法第20條第1 項第
2 款規定，即有違誤，合先敘明。
（二）本件「雙向傳輸智慧型呼叫裝置」專利主要係用於接收呼叫器（pager）訊號而顯示該呼叫器訊號所含的資訊內容於一顯示裝置上，使得使用者依據該呼叫器訊號所含的資訊內容傳輸指令至一連線通訊裝置，並接收相關於該指令之處理結果，該雙向傳輸通訊裝置至少包含：射頻處理裝置，係用於接收具有射頻（radio ）的該呼叫器訊號，將其降頻至基頻（base band ），而產生基頻訊號；解碼裝置，係用於對該基頻訊號解碼，以產生一電子訊號，使該電子訊號適合於該雙向傳輸通訊裝置內的電路處理並儲存；中央處理裝置，係用於處理該電子訊號，以得到該呼叫器訊號所含的資訊內容以及相關於該指令之處理結果，並顯示於該顯示裝置以及儲存於記憶裝置中；一使用者介面，係用於在該呼叫器訊號所含的資訊內容顯示於該顯示裝置上時，該使用者藉由該使用者介面將該指令傳輸至該中央處理裝置；以及第一傳輸裝置，係用於電性耦合至該連線通訊裝置，以將該中央處理裝置所接收的該指令傳輸至該連線通訊裝置，並將該連線通訊裝置所接收的相關於該指令之處理結果傳送至該中央處理裝置。因此，上開裝置符合系爭案核准審定時專利法第19條所規定之「利用自然法則之技術思想之高度創作」要件，為發明之一種，並非「對物品之形狀、構造或裝置之創件或改良」，與新型不同，應無疑義。
（三）次按，「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。異議人補提理由及證據，應自異議之日起一個月內為之。」系爭案件核准審定時專利法第41條定有明文。訟爭專利是否有違反核准當時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違當時專利法之規定，即應為異議不成立之處分。析言之，專利專責機關作成之行政處分是否合法適當，其所應審查之證據資料，應以異議人所提出者為限，新證據並非訴願機關或行政法院所應審究之範圍。本件原告所舉引證1係89 年6 月14日申請，90年12月11日公告之第00000000號「傳呼型個人數位助理與行動電話模組之結合系統」發明專利案；引證2 為西元1997年（即民國86年）2 月21日申請（DATE OF FILED），1999年（即民國88年）4 月13日公開（DATE OF PATENT）之美國第0000000 號「PERSON AL MOBILE COMMUNICATION SYSTEM 」專利案，分別有上開引證發明新型專利說明書、美國專利說明書附原處分卷可稽。經查：
⒈按「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依
本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。申請人主張第一項第一款但書或第二款但書之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。」為系爭案件核准審定時專利法第20條所明定。本條係為明確規定發明喪失新穎性及欠缺進步性之條件，以及不喪失新穎性之優惠期限（grac
e period）及條件，其中第1 項為喪失新穎性之事由及新穎性優惠期之規定，第2 項為進步性之規定，第3 項則為主張優惠期應踐行之程序。若欠缺上開發明新穎性及進步性，專利專責機關應不准許申請人取得發明專利。本件原告申請專利異議所主張之引證1 ，其申請日期為89年6 月14日，顯然晚於系爭案件之申請日87年11月27日，其非屬系爭案件申請前之已主張之技術內容，甚為明確。參酌上開規定，原告所舉之引證1 即不能證明系爭案件有違新穎性。另上開引證1 無法證明系爭案件不具新穎性及進步性，亦經原告於起訴狀所自認，有該狀紙附本院卷可參。此外，引證1 亦查無其他積極證據足資證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性。因此，引證2 即不足以作為主張系爭案件違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定之論據。
⒉復按，專利權之取得具有屬地性，其權利之取得係根據各
國國內法之規定給予專利保護，一國授予專利權未必能在他國主張，並不因是否參加世界貿易組織WTO 之會員國而有不同。由於專利權之取得採取屬地原則之結果，同一發明如欲在各國取得專利權，自須分別申請，除非類如歐洲專利公約所設立之歐洲專利局核發之專利，各該會員國依公約規定承認其專利權，專利權人可據歐洲專利局授予之歐洲專利，至會員國主張受該指定國國內專利法之保護。否則各國專利法制不同，並不能以同一專利已於他國獲准專利，即據為本國亦應准許專利之論據。我國專利法（系爭案件核准審定時專利法）第4 條規定：「外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護專利之國際條約或無相互保護專利之條約、協定或由團體、機構互訂經經濟部核准保護專利之協議，或對中華民國國民申請專利，不予受理者，其專利申請，得不予受理。」同法第5 條第1 項規定：「稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。」已明定外國人之專利保護，須以向我國提出申請，經依我國專利法核准為前提。準此說明，可知系爭案件核准審定時專利法第20條之1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，應指於「我國」申請及公告者而言，並不及於外國。本件引證2 在美國申請專利日期西元1997年（即民國86年）2 月21日，固然早於系爭案件之申請日87年11月27日，但因系爭案件核准審定時專利法第20條之1 所謂「申請在先而在其申請後始公告之發明或新型專利申請案」，係指於「我國」申請及公告者而言，已如前述，故本件並無系爭案件核准審定時專利法第20條之1 規定適用之餘地。原告主張本件有上開規定（本件為申請專利之發明，起訴狀誤引載為專利法第98條之1 ）之適用，即有誤會。又新穎性及進步性係經由比較所產生之概念，並非不可依發生之時間先後判斷之，亦即發生在前者，原則上應具新穎性及進步性；發生在後者，則因有可比較或援用之對象，已喪失其新穎性及進步性。上開引證
2 之公告日為西元1999年（民國88年）4 月13日，亦晚於系爭案件申請日87年11月27日，參酌前揭說明，引證2 除無法證明其在系爭案件申請前已見於刊物或已公開使用外，亦不能證明其在系爭案件申請前已成既有之技術或知識，係系爭案件所能輕易完成者，故引證2 並不能直接證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性。是以，引證2 亦不足以作為主張系爭案件違反核准審定時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定之論據。
七、綜上所述，本件引證1 及引證2 既有上開不能證明系爭案件欠缺發明專利所應具備之新穎性及進步性，已如前述，則被告以系爭案件未違反首揭專利法第19條、第20 條 之1 、第20條第1 項第1 款及第2 項之規定，而為本件「異議不成立」之處分，其認事用法洵無違誤。訴願決定遞予維持，亦無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘陳述於判決結果不生影響，無庸一一論列，併予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段、第218 條，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 1 月 30 日
第 一 庭 審 判 長 法 官 王立杰
法 官 周玫芳法 官 劉錫賢上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 1 月 30 日
書記官 林佳蘋