臺北高等行政法院判決
95年度訴字第00979號原 告 甲○○被 告 經濟部代 表 人 乙○○（部長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○訴訟代理人 戊○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95年1 月16日經訴字第09506160710 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人丙○參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國（下同）90年4 月24日以「歐式扳手結構改良」向原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，原告甲○○於92年7 月25日以其有違核准審定時專利法第98條第2 項及第98條之1 之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經原處分機關審查，於94年5 月5 日以（94）智專三（三）05055 字第09420411780 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。參加人不服，提起訴願，經被告95年1 月16日經訴字第09506160710 號訴願決定撤銷原處分，並命原處分機關另為適法之處分。原告不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定撤銷。
⒉被告應作成訴願駁回之決定。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：原告所提異議證據1 得否證明系爭專利不具新穎性？㈠原告主張：
原告未於言詞辯論期日到場，依其所提起訴狀陳述略以：
⒈查原訴願決定書略以：系爭專利無論於專利名稱、專利說
明書或申請專利範圍中均明確界定其係一種「歐式」扳手有關之改良，以與其專利說明書第1 圖所揭「美式」扳手有所區別，且該等扳手均系開口扳手形態；而引證案（中華民國專利申請號第00000000號，下稱異議證據1 ）於其申請專利範圍中雖未具體界定其扳手究屬何種形態之扳手，惟依各圖式可知，其扳手為棘輪扳手形態者。再者，系爭專利主要特徵特別強調其係歐式扳手，於其手柄部分係為平整面，於歐式扳手手柄部分所標示之文字以內凹之結構，證據1 與系爭專利之專利特徵有關部分，乃證據1 之扳手成型時，可一併於扳手預定位置一體成型適當之圖案、商標或文字等標示者。然而異議證據1 在分離柄片上所成型之圖案、商標或文字，並未界定係屬內凹或外凸，且異議證據1 之製造方法係採砂模鑄造，其圖案或文字是以模型先成型於砂模穴之表面，再以熔液直接鑄造成型，不僅與系爭專利之沖壓成型方法不同，復與系爭專利所欲解決之問題及所能達成之功效均不盡相同，原處分機關及參加人遽謂引證案足以證明系爭專利不具新穎性，非無疑義，參加人執詞指摘，委非全無理由，爰將原處分撤銷，由原處分機關重為審查。合先敘明。
⒉系爭專利應已違反專利法申請要件，其理由為：若申請專
利範圍未撰入其他相關之結構見於說明書或圖式，自然屬公共財不得主張其權利。換言之，專利範圍之保護廣度係以「申請專利範圍」所撰入之限制要件為主。由上述理由再對照系爭專利範圍之限制要件：歐式扳手於其手柄部份係為平整面，於歐式扳手手柄部份所標示之文字以內凹之結構，據此，因文字係為內凹，所使用之模具於文字部份即為外凸，如此於模具沖壓扳手手柄之過程中，模具可具較長之使用壽命，當沖壓一段時間後，手柄文字亦因模具可具較長之使用壽命，手柄文字亦可獲得較確實之沖壓效果。由上可知，系爭專利僅界定一歐式扳手之平整面手柄部上形成有內凹文字，至於歐式扳手之形態是否為開口或梅花扳手則未有明顯之界定，質言之，系爭專利侵權時所能主張之範圍：只要是扳手之平整手柄部上形成之內凹文字者，皆落入其專利範圍保護範疇。而非該侵權之扳手需符合開口或梅花扳手形態方構成侵權。若非系爭專利想藉以擴張其專利保護範圍，自然會將具手柄部之扳手驅動頭一併界定，系爭專利欲將專利範圍以模糊不清之文字擴張其保護範圍，卻又於被異議時予以主張，其投機心態實不可取。然被告卻受參加人訴願理由誤導，進而以系爭專利之專利名稱、專利說明書或申請專利範圍中皆明確界定一種「歐式」扳手…即暗自揭示出歐式扳手之形態為開口式梅花驅動頭；從而，申請專利範圍、專利名稱縱然有揭示歐式兩字，卻與系爭專利獲准專利「手柄部」形成之內凹文字並無關係，且就系爭專利說明書第4 頁第1 行僅謂：
按吾人先前所知，所謂的開口扳手即一端為開口一端為梅花，或兩端均為開口或兩端均為梅花之扳手，業界因其手柄結構係為圓弧設計或平整面設計而區分為美式扳手（10）如第1 圖所示或歐式扳手（20）如第2 圖所示。再者，由系爭專利說明書可知，系爭專利並未提及其所謂的歐式扳手即一端為開口一端為梅花驅動頭方稱之，且縱觀系爭專利說明書之創作背景、創作目的及實施例說明等，皆未明確談及歐式扳手之驅動頭為開口或梅花，而僅就「手柄」為圓弧或平整面，以及手柄表面形成文字為內凹形態加以陳述，顯見系爭專利獲准專利之創作特徵在於「呈平整面之手柄表面形成有內凹文字」，至於歐式扳手之驅動頭形態僅圖式有所揭示，被告即以此認定系爭專利之歐式扳手乃說明兩端之驅動頭僅為「開口」或「梅花」才能稱之為美式或歐式扳手？難道日後有人於棘輪驅動頭之平整面手柄上形成有內凹文字，就不構成侵權嗎？被告並未仔細端詳系爭專利說明書所述之開口扳手與歐式扳手間之關係，是否即指同一扳手工具，只因系爭專利申請專利範圍載有「歐式扳手」字眼，再擅自將說明書中未提及歐式扳手係驅動頭為開口式之論點，以圖式揭示為由認定歐式扳手即為開口扳手，進而認定系爭專利與異議證據1 之棘輪扳手不同，縱然棘輪扳手與開口或梅花扳手驅動頭形態不同，難道就能以習知之棘輪或梅花驅動頭（同為封閉式驅動頭）不同，而捨棄系爭專利之創作特徵「手柄」為平整面，以及手柄表面形成內凹文字已見於異議證據1 之不爭事實？被告枉顧系爭專利平整面手柄上形成內凹文字已揭櫫於異議證據1 之事實，擅自將申請專利範圍之歐式扳手予以重新解釋，並就非關系爭專利結構特徵與異議證據1 不同為由，而做出撤銷原處分之決定，實已損及原告之權益甚鉅，且無適當之法條依據，實無法令原告折服。再者，被告撤銷原處分之理由之二，係指異議證據1 所揭之棘輪扳手平整手柄上之文字並未見於說明書提及，無法判斷為內凹或外凸，且異議證據1 並非採「沖壓」技術手段。針對此點，原告實無法接受，系爭專利之說明書亦無明確指出歐式扳手之驅動頭為開口或梅花形態，卻能擅自由系爭專利說明書之圖式加以解釋，卻以不同之標準認為異議證據1 之說明書未說明手柄上之文字為內凹或外凸，並棄之異議證據1 之圖式解釋，被告如此雙重審查標準，實無法令原告誠服，難不成被告對於專利性之審查基準，係以承辦該專利案之事務所大小來認定的嗎？況且，由異議證據
1 之圖式難道無法辨識平整手柄上之文字為內凹之嗎？甚至，沖壓與鑄造技術並非系爭專利首創，系爭專利之改良僅在於模具形成有「外凸」文字，以克服長時問反覆沖壓造成手柄文字不清、或模具內之內凹文字囤積手柄沖壓鐵屑，故模具形成有「外凸」文字方為系爭專利之核心技術特徵，是以，此一特徵已揭示於異議證據1 之鑄造模具內已是不爭之事實，亦習該項技藝者難道不能將模具形成有「外凸」文字，施以沖壓方式達到系爭專利所述之內凹文字功效嗎？被告一再將焦點著重於非系爭專利改良創作特徵加以論述，卻將技術特徵揭示出異議證據1 之事實避之不談，實有違客觀之審查。最令原告無法甘服者，莫過於系爭專利於原處分機關已認定有違新穎性規定，且提出參加人、被告業已於訴願答辯書中，以異議證據1 揭示出系爭專利之技術特徵，而認定系爭專利有違新穎性之法條規定；且又於訴願答辯書末段指稱：「經查訴願人已認為系爭案係習知技術之簡易轉用，文字內凹之結構相同，當然不准專利，且異議證據1 平整面，手柄部分標示之文字以內凹之結構，故系爭案不具新穎性，訴願無理由駁之。」換言之，縱然被告認定證據1 所揭之鑄造模具內形成之外凸文字，實與系爭專利利用沖壓模具內形成之外凸文字技術有所差異，難道訴願答辯書中指出，系爭專利自承該歐式扳手技術係習知技術簡易轉用不具可專利性之事實，卻能推翻而認為將美式扳手之外凸技術轉用在沖壓平整面手柄即有技術上之克服嗎？被告先以系爭專利乃習知技術轉用不具可專利性，卻又於訴願審定書隻字未提此點，而僅以其一訴願無理駁回理由加以解釋，被告明顯有偏坦參加人之嫌，且被告一再將焦點聚焦於非系爭專利改良特徵上加以審查，再以雙重審查標準解釋系爭專利與異議證據1之說明書及圖式所揭，實有違公正、公平之原則，被告不能以公正、公平之態度探究系爭專利與證據1 之揭櫫事實，卻引以對參加人有利之論點敘述，不利於參加人之證據事實卻隱而不談，被告機關隱異求同之做法，實已損及原告既有之權益，被告撤銷原處分之做法更是無任何立論基礎，實萬難令原告甘服。
㈡被告主張：
⒈參加人於90年4 月24日以「歐式扳手結構改良」向原處分
機關申請新型專利，經該局核准重公告，原告對之提出異議，所提異議證據1 係89年2 月2 日申請，90年5 月1 日公告之第00000000號「人體工學扳手之中空握柄結構」新型專利案公報資料；異議證據2 係86年11月21日公告之第00000000A02 號「紙邊實體物形之裁切裝置（追加二）」新型專利案公報資料；異議證據3 係87年5 月11日公告之第00000000號「輪圈螺帽結構改良」新型專利案公報資料。原處分機關以系爭案與異議證據1 相較，不具新穎性，而為「異議成立，應不予專利」之處分，參加人不服，訴經被告審議決定撤銷原處分，原告乃提起事件訴訟。
⒉原告主要訴稱，業界區分美式扳手與歐式扳手係以手柄呈
圓弧或平整面作分野，且系爭專利並未提及歐式扳手即一端開口一端為梅花驅動頭方稱之，其申請專利範圍所界定之創作特徵在於「呈平整面之手柄表面形成有內凹文字」，至於驅動頭型態僅圖式有所揭示，被告逕以該圖式認定系爭專利之歐式扳手為開口扳手，進而認定系爭專利與證據1 之棘輪扳手不同，捨棄系爭專利之創作特徵「手柄為平整面」以及「手柄表面形成內凹文字」已見於證據1 之事實，而作出撤銷原處分之訴願決定，實令原告無法信服；被告指證據1 所揭示棘輪扳手平整手柄上之文字無法判斷為內凹或外凸，卻擅自由系爭專利圖式解釋其扳手為開口扳手，審查標準顯然不同；又原處分機關於訴願答辯書中稱「訴願人已認為系爭案係習知技術之簡易轉用，文字內凹之結構相同，當然不准專利，且證據1 平整面，手柄部分標示之文字以內凹之結構，故系爭案不具新穎性」，訴願決定並未對此點有任何論據，審查顯無立論基礎，應予撤銷云云。
⒊本件異議案主要爭點在於系爭專利與證據1 相較，是否具
有新穎性。查證據1 申請專利範圍中並未界定在分離柄片上所成型之圖案、商標或文字，係屬內凹或外凸；而且證據1 之製造方法係採砂模鑄造，其圖案或文字是以模型先成型於砂模模穴之表面，再以熔液直接鑄造成型，不僅與系爭專利之沖壓成型方法不同，復與系爭專利所欲解決之問題及所能達成之功效均不盡相同，因專利異議案件審查，原則上係採當事人進行主義，證據1 既無法完全揭示系爭專利申請專利範圍的主要特徵，其製造方法亦不相同，自難以證據1 否認系爭專利具新穎性。
㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、本件起訴時被告之代表人原為黃營杉，嗣變更為乙○○，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。又原告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條所列各款情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、依93年7 月1 日公布施行之專利法第136 條第1 項之規定，本法修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定。按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用之新型，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1 項所明定。又「申請專利之新型，對申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」復為同法第98條之1 所明定。而公告中之新型，任何人認有違反同法第97條至第99條等規定提起異議者，依同法第102 條規定，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之。
三、本件參加人前於民國（下同）90年4 月24日以「歐式扳手結構改良」向原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。
公告期間，原告甲○○於92年7 月25日以其有違核准審定時專利法第98條第2 項及第98條之1 之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經原處分機關審查，認證據一足以證明系爭專利不具新穎性，而於94年5 月5 日以（94）智專三
（三）05055 字第09420411780 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。參加人不服，提起訴願，訴願機關認為證據一不能證明系爭專利不具新穎性，經被告95年
1 月16日經訴字第09506160710 號訴願決定撤銷原處分，並命原處分機關另為適法之處分。原告不服，提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：原告所提異議證據1 得否證明系爭專利不具新穎性？
四、經查：㈠系爭第00000000號「歐式扳手結構改良」新型專利案，其主
要特徵在於：扳手手柄部分係為平整面，所標示之文字以內凹之結構，據此，因文字係為內凹，所使用之模具於文字部分即為外凸，如此於模具沖壓扳手手柄之過程中，模具可具較長之使用壽命，當沖壓一段時間後，手柄文字亦因模具可具較長之使用壽命，手柄文字亦可獲得較確實之沖壓效果者。另申請專利範圍第2 項附屬項界定其中歐式扳手於其手柄部分所沖壓之文字係為內凹，而內凹之文字可具拔模角度。
㈡參加人所提異議證據1 係89年2 月2 日申請，90年5 月1 日
公告之第00000000號「人體工學扳手之中空握柄結構」新型專利案公報資料；異議證據2 係86年11月21日公告之第00000000A02 號「紙邊實體物形之裁切裝置（追加二）」新型專利案公報資料；異議證據3 係87年5 月11日公告之第00000000號「輪圈螺帽結構改良」新型專利案公報資料。
㈢原處分機關認：異議證據2 、3 無法證明系爭專利不具新穎
性及進步性，惟認異議證據1 主要是採金屬材質一體製成扳手整體結構，藉以取得較佳結構強度及扭力值；其特徵係在於：其扳手於精鑄成型作業中，乃使其握柄部作中空型態設計，藉以減輕其整體重量，使其拿持及操控更為輕便、順手者。異議證據1 第2 圖已揭露系爭專利之主要特徵，即扳手於其手柄部分係平整面，手柄部分所標示之文字以內凹之結構，故系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具新穎性。又拔模角度為沖壓模具之必要設計，是系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項所述「內凹之文字可具拔模角度」之整體構造特徵亦已見於異議證據1 ，亦不具新穎性等情，乃為「異議成立，應不予專利」之審定。原告對於原處分機關認證據二、三無法證明系爭專利不具新穎性及進步性並不爭執，而係主張證據一可以證明系爭專利不具新穎性（參本院卷第４９頁筆錄）。
㈣查異議證據1 申請日89年2 月2 日早於系爭專利申請日90年
4 月24日，但公告日90年5 月1 日在系爭專利申請日之後，固為系爭專利不符核准審定時專利法第98條之1 之適格引證。惟系爭專利無論於專利名稱、專利說明書或申請專利範圍中均明確界定其係一種「歐式」扳手有關之改良，以與其專利說明書第1 圖所揭「美式」扳手有所區別，且該等扳手均係開口扳手形態；而異議證據1 於其申請專利範圍中雖未具體界定其扳手究屬何種形態之扳手，惟依各圖式可知，其扳手為棘輪扳手形態者。次查，系爭專利主要特徵特別強調其係歐式扳手，於其手柄部分係為平整面，於歐式扳手手柄部分所標示之文字以內凹之結構，異議證據1 與系爭專利之專利特徵有關部分，乃異議證據1 之扳手成型時，可一併於扳手預定位置一體成型適當之圖案、商標或文字等標示者。然而異議證據1 在分離柄片上所成型之圖案、商標或文字，並未界定係屬內凹或外凸；且異議證據1 之製造方法係採砂模鑄造，其圖案或文字是以模型先成型於砂模模穴之表面，再以熔液直接鑄造成型，不僅與系爭專利之沖壓成型方法不同，復與系爭專利所欲解決之問題及所能達成之功效均不盡相同。申言之，系爭案申請專利範圍第1 項，已表明是以沖壓之方法使手柄文字內凹，其目的是要使模具的使用壽命較長，手柄文字亦可以較確實，而證據一是以鑄造方式成形，兩者不同，因此證據一不能證明系爭專利不具新穎性。
五、綜上，原處分機關遽謂異議證據1 足以證明系爭專利不具新穎性，非無疑義。被告將原處分撤銷，著由原處分機關重為審查，另為適法處分之決定並無不法。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定，並請求命被告作成訴願駁回之決定，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段、行政訴訟法第98條第3 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
書記官 陳可欣