臺北高等行政法院判決
95年度訴字第971號原 告 日商‧吉田股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 林志剛律師（兼送達代收人）
楊憲祖律師黃闡億律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 尚立國際股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 崔君瑋律師（兼送達代收人）
練家雄律師上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年1月19日經訴字第09506160940 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，其餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人之前手祥記實業股份有限公司（以下稱祥記公司）於民國83年7 月1 日以「PORTER及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第24條第41類之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋、涼鞋等商品，向被告之前身前中央標準局申請註冊，經准列為註冊第674336號商標，並於91年4 間申准移轉登記予參加人。嗣原告於92年11月26日以系爭商標有違註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條規定：本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理；本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。案經被告審查，核認該商標並未違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，以94年10月18日中台評字第920563號商標評定書為申請不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.命被告為系爭商標「評定成立」之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第41類之商品，是否該當修正前商標法第37條第1 項第7 款，即現行商標法第23條第1 項第12、14款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
1.原處分及訴願決定未調查、判斷系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋、馬靴等商品是否屬於原告與祥記公司間之授權契約中同意註冊商品範圍，有違行政程序法第43條之規定：
被告以「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」為理由，而對原告是否同意祥記公司以系爭商標圖樣指定使用於袋類以外之商品申請註冊乙事，未加以判斷，即遽為申請不成立之處分，顯已違反行政程序法第43條之規定。原告是否同意祥記公司註冊系爭商標，亦屬私權紛爭，亦事涉契約之解釋，惟被告竟一方面依據原告與祥記公司間之授權契約，認定原告曾同意祥記公司註冊系爭商標，一方面卻又怠於解釋契約，怠於判斷系爭商標之申請註冊是否逾越原告原同意註冊之商品範圍，原處分所謂「此同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭」之理由，實為一卸責之詞，怠忽行政機關根據行政程序法第43條規定，依據全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實真偽之職責。
2.原告與祥記公司間所簽訂之協議書係商標授權契約：⑴檢視祥記公司致原告之信函內容，祥記公司以「吉田ブ
ランドライセンス契約」（中譯：吉田商標授權契約）或「ライセンス契約」（中譯：授權契約），稱呼其與原告所簽訂之契約，顯然祥記公司主觀上亦認識雙方所簽訂者為商標授權契約。西元且2000年5 、6 月間簽訂之最後1 份合約，其封面亦載明「LICENSE AGREEMENT」（中譯：授權契約）。
⑵據原告與祥記公司簽訂之授權契約，原告係授予（契約
原文：grant ）祥記公司在日本、香港以外的亞洲地區、美國、加拿大及歐洲地區獨家製造、行銷及經銷原告創用之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGAGE LA
BEL 」等商標產品的權利（授權契約書第1 條、第2 條及第3 條），原告對於日本、香港以外國家係授權祥記公司進行行銷事宜，並非放棄日本國之外的商標權及經營權。
⑶原告與祥記公司前後共簽訂4 份授權契約，每份契約均
記載同意註冊條款（契約第4 條約定），顯然雙方當事人認識並有意使該同意註冊條款於雙方契約關係存續期間內有效，隨契約關係消滅而失效，非如參加人所稱原告一次放棄註冊商標之權利，否則僅於第1 份合約記載同意註冊條款即可，何須4 份授權契約均為相同記載。
⑷按契約之解釋，應探求當事人之真意。原告於授權契約
中概括同意祥記公司於日本、香港以外國家申請註冊原告創用的「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGELABEL 」等多款商標之約定，解釋為一次放棄日本國以外的所有商標權及經營權，對原告是何等重大的不利益。除非原告有具體、明確的放棄商標權、經營權的表示，否則不應如此解釋契約。
⑸以第1 份授權契約為例，原告與祥記公司所簽訂的4 份
授權契約的核心部分應為第1 條之規定：「原告授予祥記公司獨家製造、行銷及經銷LIGHT ZONE及在原告品牌及商標下之所有其他系列產品的權利」（原文：
YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTS
OF MANUFACTURING, MARKETING AND DISTRIBUTION OFPRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS THE BRANDNAME AND TRADEMARKS OFYOSHIDA & CO., LTD. ）具體實施辦法包括祥記公司得在香港、日本以外之國家申請註冊原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL 」等多款商標（第4 條）、原告控制祥記公司生產的產品品質（如第5 條約定原告應寄送樣本予祥記公司，為維持品質，祥記公司應寄送每一指定（或選定）設計款之一件原樣予原告；第6 條約定原告應提供祥記公司必要之技術協助；第7 條約定祥記公司應向原告顯示其製造每樣產品的物件編號；第8 條約定祥記公司有修改任何設計之權利，但應經原告同意；第9 條約定原告得派代表參觀祥記公司正在製造產品時的工廠等等）、祥記公司每年依出售原告商標商品銷售額的一定比例支付權利金（原文為royalty ）（第11條），但不得低於一定金額（第12條）。原告與祥記公司間之授權契約關係已於2001年5月間消滅，祥記公司已喪失製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGGUGE LABEL」等多款商標產品的權利，同意註冊條款亦應隨契約中止而失效。
⑹原告與祥記公司所簽訂之授權契約之主要內容為祥記公
司每年支付權利金、原告授權祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTER DASH 」、「LUGG
UGE LABEL 」等多款商標商品及同意祥記公司在日本、香港以外國家申請註冊商標，其間具有對價性（亦即在祥記公司支付權利金的前提下，原告才允許祥記公司製造、行銷及經銷原告所有之「PORTER」、「PORTERDASH」等商標產品及在日本、香港以外國家註冊商標），此由1988年12月間簽訂的第一份授權契約中之第11條第1 項之約定：「為作為根據本契約被授予權利之代價，祥記公司應支付以FOB 售價計算之一定比例權利金予原告，但不得少於最低權利金金額」（AS COMPENSATIO
N FOR THE RIGHTS GRANTED HEREUNDER,GALLANT SHALL
PAY TO YOSHIDA A PERCENTAGE ROYALTY ON GALLANT'S
FOB SALES PRICES, BUT NOT LESS THAN THE MINIMUMROYALTY.），亦可明瞭。倘認為雙方契約關係消滅後，祥記公司未支付權利金的情形下，祥記公司及參加人仍得保有已註冊之商標專用權，進而以該等已註冊之商標使用於商品上行銷、販售，則顯然違背原告與祥記公司當初簽訂授權契約之原意。
3.祥記公司逾越授權註冊商品範圍，襲用據爭商標（如附圖二）：
⑴祥記公司申請註冊系爭商標當時有效存在的第2 份授權
契約緊接在締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，即明載其締約目的：「為了使原告公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of having Yoshida grantsexclusive right to Gallant to manufacture andmarket the Bag collections designed by Yoshida）」，可見該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，其下各條款則記載實施此項締約目的的各項具體措施，其中包括允許祥記公司在日本以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標，則祥記公司所得註冊PORTER、PORTER DASH 等商標之商品範圍自僅限於袋類商品。第1 份授權契約亦有前述相同記載，其下第1 條所謂「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THEOTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」（中譯：
LIGHT ZONE品牌產品及標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）自應限於袋類商品，且事實上原告公司僅生產袋類商品，所謂「ALL THE OTHERCOLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS
OF YOSHIDA & CO., LTD. 」（中譯：標示原告公司所有之品牌及商標的其他系列產品）事實上僅有袋類商品。該款係將「PRODUCTS UNDER LIGHT ZONE 」與「ALL
THE OTHER COLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME ANDTRADEMARKS OF YOSHIDA & CO., LTD. 」並列，係表明「LIGHT ZONE品牌產品」與「非LIGHT ZONE品牌產品」，並非記載「BAG COLLECTIONS （袋類商品）AND ALL
THE OTHER COLLECTIONS 」，參加人以該款有「ALL
THE OTHER COLLECTIONS 」即主張，祥記公司依該契約除得製造銷售袋類商品外，亦得製造銷售其他類商品云云，顯然誤解該款文義。
⑵授權契約第4 條約定：「THE ABOVE TRADEMARKS CAN
BE REGISTERED ALL OVER THE WORLD BY GALLANTEXCEPT JAPAN, HONG KONG.」（中譯：上述商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊）雖未明載限制註冊於袋類商品，惟該條約定既屬前述締約目的條款下的具體實行措施，自無再贅述該契約授權標的（即原告公司所設計之袋類商品）的必要。總之，雙方締約目的既在授權祥記公司得製造及行銷原告公司所設計之袋類商品，允許祥記公司在日本、香港以外地區註冊PORT
ER、PORTER DASH 等商標乃實行此項目的之方法之一，則解釋契約、探究當事人真意，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標時自應限於指定使用在袋類商品。
⑶雙方締約目的乃在授權祥記公司得製造及行銷原告公司
所設計之袋類商品，該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，祥記公司依約在日本、香港以外地區註冊PORTER、PORTER DASH 等商標時自應限於指定使用在袋類商品。又參加人並未舉證證明其曾提交系爭商標註冊資料予原告並經原告同意註冊之證據資料，且如原告當時代表人吉田滋於歐盟異議案所提出之宣誓書第13點中所述：「I genuinely believed that Max
Lin and Gallant had understood that all ofGallant's registrations of Yoshida's trade markswould be returned to Yoshida upon termination of
the agreement. It did not occur to me thatGallant might try to misappropriate Yoshida'strade marks.」（中譯：我真誠地相信林明燈「註：祥記公司董事長」及祥記公司了解所有祥記公司所註冊的原告的商標應於契約終止後返還原告。我從未想到祥記公司會試圖侵佔原告的商標。）在雙方合作期間，原告公司相當信任祥記公司，祥記公司逾越授權範圍註冊系爭商標於非袋類商品，並非原告所預見，參加人前述主張實不足採。
⑷事實上，祥記公司除在台灣註冊PORTER等商標於多類商
品並在歐盟註冊「PORTER DASH!及圖」商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人於評定階段提出之附件4 可稽。參加人並未在其他國家廣泛註冊PORTER、PORTER DASH 等商標於袋類以外商品，參加人以原告在合作期間未對祥記公司在其他國家註冊PORTER等商標表示反對意見為由，即主張原告對於祥記公司註冊PORTER等商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制云云，並不可採。
⑸商標法規定保護註冊商標之範圍本即及於類似商品，且
縱使祥記公司註冊系爭商標於靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品之目的在避免他人搶註商標，亦與其註冊於該等商品是否逾越授權註冊範圍無涉，蓋契約真意為何，本應探究契約文義。
4.授權契約已終止，倘使祥記公司之後手參加人繼續保有系爭商標專用權，不符商標法立法目的：
⑴原告與祥記公司間之商標授權契約關係已於2001年5 月間中止。
⑵我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰者為原告公司之信譽：
祥記公司於授權契約有效存續期間內，在性質上僅為原告之代理商或經銷商之性質，其與一般代理商、經銷商不同點僅在祥記公司具有生產背包、手提袋類產品的能力，而原告於授權契約中雖同意祥記公司得自行生產背包、手提袋類產品，惟不得因此即謂祥記公司所產製並標示「PORTER」系列商標的背包、手提袋類產品使消費者認知的產製來源為祥記公司，此由雙方簽訂之合約中，約定原告有權控制祥記公司生產的商品品質及產品樣式（以第1 份授權契約為例，如第5 條至第9 條約定），及最後2 份合約第12條約定：「為統一YOSHIDA （即原告）品牌印象，公開廣告、看版及廣告特輯等，應得YOSHIDA （即原告）之同意」（原文為For unity ofimage of Yoshida brand, advertisement publicity,standing boards, advertising column etc., should
be approved by Yoshida. ），即可明瞭祥記公司僅屬原告公司之經銷商（或稱代理商）性質，只不過原告同意祥記公司得自行生產原告設計的產品（或祥記公司自行設計經原告同意的產品）。祥記公司於台灣使用據爭商標之效果，應歸於原告，原告係藉由祥記公司於台灣地區行銷據爭商標商品。我國相關消費者所認識之「PORTER」系列商標所表彰之信譽為原告公司之信譽，而非祥記公司或參加人之信譽。
⑶參加人有攀附原告公司商譽之行為：參加人曾於另案審
定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出許多宣傳廣告資料，其廣告以「Porter哈日包燒上身」、「…其實這些都是Porter包的特色，在日本街頭走紅多時，如今燒到台北青少年的肩上，也是可想而知。」、「目前台灣正式代理的Porter包，是所謂的『海外版』」、「Porter於1962年由Kichizo Yoshida所創立」、「日本超人氣背包～PORTER」「PORTER是一個源自日本的背包品牌，最初由YOSHIDA 吉田背包於1962所推出」、「日本街頭流行的引領品牌」等為訴求，促銷「PORTER」相關系列商標商品，其顯然意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標所表彰之商品來源或產銷主體為原告，其攀附原告商譽之意圖明顯，有使消費者對同樣含有「PORTER」字樣的系爭商標所表彰之商品來源或產銷主體與原告產生混淆誤認之虞。
⑷原告與祥記公司間之契約關係係因祥記公司以書面通知
終止契約，而於2001年5 月間中止，祥記公司於該終止函中表明係依據雙方間授權契約第13條規定而通知終止契約，並未言及原告有違約情事，於終止契約後，祥記公司亦未曾要求原告負擔任何違約責任，應予指明。且原告否認有參加人所指之違約情事。參加人於另案提出之「原告於歐盟異議案所提出之宣誓書影本」中記載，造成原告與祥記公司合作關係惡化的原因係祥記公司隱瞞其在香港註冊PORTER系列商標之事實及祥記公司在台灣販售標示PORTER系列商標的劣質品，原告並無違約情事。
5.系爭商標違反該商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定：
⑴系爭商標與據爭諸商標相較，均有相同之外文「PORTER
」或衣著打扮完全相同之服務生人形圖，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。
⑵據爭商標為著名商標：
原告早於1962年即首創「PORTER」商標，使用於背包、皮包、手提袋等商品上，並於1977年起陸續於日本申請註冊「PORTER」系列商標，為促銷據爭商標之背包、皮包、手提袋等商品，除於報章雜誌長期持續廣告外，並有下列客觀證據資料足以證明據爭商標之著名性：
①1984年至2003年間據爭標商品展售會相關資料影本。
②販售據爭商標商品之賣場照片。
③日本皮包公會及23家販售皮包零售商所出具之證明據爭商標於1980年代中期已為著名商標之文件影本。
④1989~1991 年「皮革製品及關連企業業績速報820 社
」、1990~1992 年「皮革產業有力企業業績速報920社」等客觀統計刊物中有關原告公司之介紹。
原告並透過代理商銷售據以異議商標商品至香港地區，而台灣與日本間雖隔海相鄰，但以現代交通工具往來，來回僅須數小時，且雙方無論商業貿易或觀光旅遊皆十分頻繁，航班密集，兩地的商品及流行資訊交流也極為快速與廣泛，台灣的金石堂書店、何嘉仁書店、誠品書局等知名書局連鎖店，及遍佈於大街小巷的便利超商均有展示與販售日本發行介紹其流行服飾、起居擺設及休閒娛樂等情報的知名雜誌（此事實為本院90年訴字第3766號判決肯認），我國相關消費者除經由觀光旅遊或閱讀日本流行雜誌而認識據爭商標外，自1988年12月起至2001年5 月止原告並曾授權祥記公司在台灣行銷標示據爭商標之背包類商品，台灣消費者所認識之據爭商標所表彰者乃原告公司之信譽及產品品質，祥記公司於台灣使用據爭商標之效果，應歸於原告。而且依吾人一般生活經驗，我國銷售背包、皮包、手提袋類相關業者及據爭商標商品主要訴求對象之年輕消費族群均普遍留意日本流行資訊。因此，綜合上開證據資料，堪認據爭商標於系爭商標申請註冊前已廣為相關事業或消費者所普遍認知，符合著名商標。再者，由參加人於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之雜誌廣告或報導內容，亦得以明瞭據爭商標商品受歡迎之程度。
⑶兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞：
兩造商標高度近似，且系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋等商品與據爭商標主要使用之背包、手提袋類商品同可作為服飾配件，常在同一販售場所銷售，具有相同行銷管道。再者，如前所述，參加人於另案審定第00000000號「PORTER DASH!及圖」聯合商標異議案件等提出之許多宣傳廣告資料中均一再記載使相關消費者誤認其產製的商品源自原告公司之文字。兩造商標間有致相關消費者產生混淆誤認之虞，足堪認定。
6.按現行商標法第52條雖規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定。」惟該規定係有關法規判斷基準時點之規定，並非事實判斷基準時點之規定，又最高行政法院92年判字第1331號判決表示：「撤銷訴訟判斷行政處分合法性之基準時，為原處分發布時之事實或法律狀態。」本件原處分為被告於94年10月18日所為之中台評定第H00000000 號商標評定書，則以上開判決見解，判斷本案原處分合法性之基準時，應為94年10月18日原處分發布時之事實或法律狀態，惟參加人竟援引上開判決見解，卻又以系爭商標84年3 月16日獲准註冊時點作為事實判斷基準時，其主張顯然相互矛盾。
㈡被告主張之理由：
系爭商標有無違反本法修正施行前規定部分：
⑴註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定所謂之襲用，
係指主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157 號判決參照）。在判斷是否有違反前揭規定之事由，係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷，與商標權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉，且商標之使用具有延續性，商標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵，於商標權移轉之法律行為完成後，當然由受讓人予以概括承受（最高行政法院91年度判字第1382 號判決參照）。
⑵原告提出其與祥記公司簽定之契約書4 份，該等契約書
上均明定「PORTER」、「PORTER DASH 」、「PORTERDASH！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是祥記公司於83年7月1 日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。
⑶前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖
各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認。至原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋等商品申請註冊乙節，經核同意註冊商品之範圍究係為何，應屬另案私權紛爭，祥記公司主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權參加人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。
㈢參加人主張之理由：
1.原告起訴所主張之事實及理由已於另案本院95年度訴字第64號、95年度訴字第973 號判決遭一一駁斥，而本案與另案之基礎事實相同。
2.原告同意祥記公司註冊「PORTER及圖」相關商標（含本件系爭商標），並未限制註冊商品類別，則原告起訴主張祥記公司逾越協議書同意註冊商品範圍，襲用據爭商標云云，並非實在：
⑴依該協議書第4 條約定，祥記公司有權在日本國及香港
以外的世界各地，申請註冊各項相關商標，其原文為"THE ABOVE TRADEMARKS CAN BE REGISTERED ALL OVER
THE WORLD BY GALLANT EXCEPT JAPAN, HONG KONG."。故原告同意祥記公司註冊系爭商標，並未限制註冊之商品類別，亦非針對「特定商標申請案件」所為之個案同意，而係「概括同意註冊」之意思表示。原告刻意避開上開協議書第4 條之約定不談，欲將焦點轉移到協議書的前言。然而，協議書的前言僅係敘述雙方簽約之緣由，並非規範相關商標之註冊事宜，故原告之主張顯屬以偏蓋全，本末倒置。
⑵祥記公司與原告簽訂協議書後，自1989年起即積極在我
國及大陸、美國、英國、法國、義大利、香港、馬來西亞、歐盟15國、新加坡等20多國申請註冊相關商標，取得商標專用權多達30餘件，註冊類別橫跨袋類、服飾、配件、珠寶等相關商品類別。原告在10餘年的合作期間從未表示過任何反對的意見，顯見原告對於祥記公司註冊系爭商標之同意，並無任何註冊商品類別之限制，彰彰甚明。且商標註冊狀態為公開之資料，原告可透過免費的商標資料庫，輕易檢索祥記公司申請商標註冊之狀態。原告辯稱，因祥記公司未曾主動將商標註冊資料提供給原告，所以始終不知祥記公司在袋類以外之商品申請註冊相關商標云云，實有違一般經驗法則。
⑶祥記公司與原告簽署協議書之目的，係為「PORTER」相
關品牌之經營發展，由原告保留日本市場，自行申請商標註冊，並從事商品銷售；而其他世界各國則由祥記公司經營，將「PORTER」相關商標推向國際市場。為達此契約目的，祥記公司在台灣除了在袋類商品申請註冊外，更必須在其他相關商品類別亦申請商標註冊，始能防止狡黠之徒仿冒搶註，以保護「PORTER」相關商標，使消費者免於對商品來源發生混淆誤認，因而雙方在協議書第4 條同意註冊條款中，並未限制祥記公司得註冊之系爭商標商品。否則，若有第三人在其他相關商品類別搶註商標時，祥記公司恐將受不肖廠商之挾持或敲詐，「PORTER」相關商標之價值亦將隨之減損，無以達成協議書之目的。且由商業經營的角度分析，商品的多樣性發展為趨勢，企業經營者為擴大經濟規模，鞏固其市場地位，莫不以提供消費者多樣而豐富的產品系列為其經營策略。「PORTER」相關商標商品固以袋類為多，但在發展產品計畫時，必須同時兼顧關於人體配飾之周邊產品，包括服裝、靴鞋、冠帽、皮革、飾品等，始能增強消費者對品牌的依賴性與忠誠度。此由原告在日本發展的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套等，即可得證。
⑷依據1988、1993年簽署之協議書，祥記公司除了製造銷
售袋類商品外，亦得製造銷售其他之商品；該條款原文為YOSHIDA GRANTS TO GALLANT THE EXCLUSIVE RIGHTS
OF MANUFACTURING, MARKETING AND DISTRIBUTION OFPRODUCTS UNDER LIGHT ZONE AND ALL THE OTHERCOLLECTIONS UNDER THE BRANDNAME AND TRADEMARKS
OF YOSHIDA & CO., LTD.。
3.原告訴稱其與祥記公司所簽訂之4 份協議書，均係針對袋類商品而訂，由是推論系爭商標之註冊亦應限制在袋類商品云云，並非可採：
⑴1988年簽署，及在1993年續簽之協議書第1條及第2 條
均約定，祥記公司有權獨家製造銷售的商品，除了袋類之外，還包括Yoshida 品牌下的其他所有商品。
⑵雙方嗣於1996年及2000年續簽之協議書第1 條及第2條
更補充規定，由祥記公司所開發，而標貼Yoshida 品牌之商品，亦屬祥記公司有權獨家製造銷售的範圍內。
⑶原告在日本自行製造銷售之「PORTER」相關品牌商品，
除袋類外，更遍及手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套等，已如上述。故原告所稱雙方協議書之目的僅係為製造銷售袋類商品，已與事實不合。
⑷姑且不論原告與祥記公司實際開發製造銷售之產品情況
如何，自協議書第1 條及第2 條約定加以解釋，雙方對於「PORTER」相關品牌的經營，係採取積極開放的態度，預設原告及祥記公司均有可能開發出新的商品，並樂見新商品在市場上廣為推銷，斷無自限於袋類商品，而不許製造銷售其他相關商品之理由，更無禁止祥記公司在其他相關商品類別申請註冊「PORTER」相關商標之意思。
⑸就協議書條款之規定而言，協議書前言雖說明祥記公司
有權製造且行銷原告所設計之袋類商品，但僅屬於例示性之說明，而非列舉性之限制，有本院95年訴字第973號判決見解肯認。
4.原告既與祥記公司簽署協議書，並同意祥記公司申請註冊系爭商標，合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，並無違法之情事。若原告認協議關係嗣後已向將來終止，參加人即不得繼續保有系爭商標權，則原告應循民事訴訟途徑定紛止爭，尚不得申請評定，請求撤銷系爭商標之註冊。系爭商標獲准註冊時，既合於商標法第23條第1 項第12款但書規定，而無任何違法事由，則縱然祥記公司與原告間之協議關係嗣後向將來終止，亦不影響原核准系爭商標註冊處分之適法性，此一事實亦為本院95年度訴字第64號判決所認定。
5.原告與祥記公司之協議關係乃由於原告之重大違約，而遭祥記公司終止雙方協議關係：
⑴依協議書前言及第1 條至第3 條約定，祥記公司在日本
國以外之地區，對於系爭商標商品有「專屬」製造銷售之權利；依第4 條約定，在日本國以外之地區，系爭商標之註冊申請權歸屬於祥記公司。原告竟私自在英國銷售相關商標商品，甚至申請相關商標之註冊，顯已重大違反協議書之約定。就前開情節，原告自己在歐盟異議案提出之宣誓書中，已有自認，並有原告在美國申請商標註冊之登記資料可資佐證。
⑵依協議書第5 條及第6 條約定，為協助祥記公司製造產
品，原告應提供技術協助，並供應祥記公司樣品。惟原告自1999年年底開始，即拒絕履行前開協助義務，經祥記公司多次去函要求原告提供樣品，但原告均置之不理，甚至在2000年7 月，雙方協議關係仍持續期間，原告竟發函指責祥記公司在台灣銷售之產品是「贗品」，並無理要求祥記公司將系爭商標出賣予原告。迨於2000年
9 月間，祥記公司經董事會討論後，正式以書面通知原告之行為已構成重大違約，要求原告儘速處理。
⑶原告毫無改善之意，祥記公司只得於2001年4 月4 日以
書面終止雙方協議關係，故協議書之終止乃導因於原告之重大違約所致。奈原告無理要求祥記公司出賣系爭商標未果後，竟提起本件評定，請求撤銷系爭商標之註冊，於法於理均屬可議。
6.原告在與祥記公司合作期間曾向祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地「PORTER」系列商標權（含系爭商標）之要約；在雙方合作關係終止後，原告亦曾致函祥記公司，表示願購祥記公司商標，足以證明祥記公司於系爭商標註冊後即成為系爭商標之商標權人，原告對祥記公司註冊取得之系爭商標權，無任何商標法上權利可資主張。
7.原告將其與祥記公司之協議書解釋為「商標授權契約」，又將祥記公司定性為「代理商或經銷商」，企圖將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，與法不合，殊無可採：
⑴祥記公司與原告簽訂協議書之契約標的可分兩部分：
①第一部分關於產品製造銷售，由原告負責產品設計
及技術協助而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，至於祥記公司有無申請商標註冊，則與原告應取得之權利金無涉。因而，協議書對於權利金之約定，並非所謂「商標授權」之對價，而是針對原告授權祥記公司在日本以外之世界各地獨家製造銷售相關產品，並提供技術指導所取得之報酬，故不得將該「權利金」曲解商標授權金，更不得將協議書之性質扭曲為「商標使用授權契約」。
②第二部分乃PORTER等相關商標註冊申請權之分配，
原告僅保有其日本地區之相關商標註冊申請權，全世界其他地區之相關商標註冊申請權則歸祥記公司所有，由祥記公司投入自己之成本費用，在世界各地經營相關商標，投資相關商標之風險均由祥記公司自行負擔，原告全無任何補償之義務。是故自雙方簽署協議書後，PORTER等相關商標在我國之註冊申請權即移轉於祥記公司，經祥記公司申准註冊後，即由祥記公司取得各該商標之商標權，則系爭商標在我國之商標權自始為祥記公司所有，而原告於締約時或締約後從未在我國申請各該商標註冊，既無商標權，無從排除他人之使用，有何商標使用授權可言？由是可知，協議書中關於產品製造銷售部分，固屬繼續性法律關係，但就同意祥記公司註冊相關商標之部分，實乃一次性之意思表示，性質實為商標註冊申請權之移轉與分配，而非商標使用授權關係。
⑵按「代理商」係以他人之名義而非以自己之名義從事
交易行為，而「經銷契約」在本質上係屬於買賣契約。依據原告與祥記公司之協議書，祥記公司從未以原告之名義製造、銷售系爭商標商品，祥記公司從事系爭商標之推廣、行銷活動時，亦從未表示系爭商標係表彰原告之商譽或名義，則祥記公司與「代理商」之地位迥然不同；次以協議書係約定由原告負責產品設計及技術協助，而祥記公司製造銷售相關產品，原告並按祥記公司銷售相關產品之數量取得權利金，暨祥記公司從未向原告批貨，並未以經銷商之地位在市場上轉賣原告製造之產品，則祥記公司絕非原告之「經銷商」。
⑶協議書約定原告得控管產品品質及相關廣告資料，係
由於祥記公司與原告合作將系爭商標發展成為一國際性商標，並約定進行市場區隔，將日本市場分配由原告繼續經營，而其他市場由祥記公司自行開拓。為維持系爭商標形象在國際上之一致性，雙方約定由原告負責協助控管產品品質及相關廣告資料，至為合理、一般，但不得因此就推論祥記公司為原告之代理商，或者祥記公司在日本以外地區開拓市場之成果均應歸屬於原告享受。
⑷原告一方面將協議書扭曲為「商標授權契約」，另方
面又任意將祥記公司定位為「代理商」、「經銷商」，自相矛盾，無非欲將祥記公司與參加人辛苦經營系爭商標之成果佔為己有，坐享其成。然查，商標權之價值端賴權利人長期持續之經營，積極投入鉅額之資金與人力成本，透過產品之大量銷售以及行銷推廣活動，建立消費者對該商標之認識與市場認同後，該商標始有商業價值可言，故一商標之價值主要應歸功於使用經營者而非原創者。祥記公司在1988年與原告協談合作之際，即是顧慮系爭商標當時在我國鮮為人知，無甚價值，故協議書第4 條之規範乃在於分配系爭商標在全球各地之註冊申請權，在日本以外之地區，由祥記公司申請註冊，並在註冊後取得商標所有權，享受其經營系爭商標之成果，同時也自行承擔投資風險。
8.協議書中同意商標註冊之意思表示，屬於一次性之意思表示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題：
⑴協議書中同意註冊之意思表示，屬於一次性之意思表
示，並非繼續性法律關係，不生終止之問題，除非另有撤銷意思表示或意思表示無效之情形，原告應受「同意註冊」意思表示所拘束，不因協議關係終止而影響商標註冊之效力。除非原告在為同意註冊之意思表示時另有特別約定，否則凡是經同意而註冊，由祥記公司在各國原始取得之商標權，皆不因該協議關係終止而發生應撤銷之事由。協議書既未約定禁止轉讓，亦無載明於協議關係終止後，祥記公司應撤回其所註冊之商標，或將商標移轉註冊予原告，故不論協議書有效期間內或協議關係終止後，祥記公司及其商標受讓人（即參加人）概為我國境內系爭商標之商標權人殆無疑義，系爭商標不因協議關係終止而驟變為違法註冊。
⑵祥記公司依協議書約定於我國境內不但專有製造、行
銷商品之權，更有申請註冊系爭商標之權利。祥記公司及其商標受讓人（即參加人），因而投入鉅額經費廣告、拓展銷售通路，並積極維護品牌信譽，自應為系爭商標之商標權及商譽主體。
9.由原告提出之商標註冊資料可知，截至1985年間原告僅在日本提出7 個相關商標申請案，迄至1988年12月5 日與祥記公司締結系爭協議書時，在日本亦僅享有5 件相關商標權；且原告在當時並無積極將系爭商標行銷海外之客觀事實及證據。再由1988年原告「自己」草擬之系爭協議書內容可知，原告顯然放棄在日本國之外的商標權及經營權，而概括同意由祥記公司享有相關商標註冊申請權，則原告當時的確自滿於日本市場之營收獲利，且1988年間原告確無拓展系爭商標海外市場及取得日本國以外商標權保護之意，故其於自己草擬之協議書作成「概括同意註冊」之意思表示，適正符合原告之主觀認識，於經驗與論理法則均無不合。
10.系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款本文規定之情形：⑴原告所陳之事實及檢附之資料，均無法證明據爭商標於系爭商標註冊時，為我國著名商標：
①著名商標雖不以在我國註冊為必要，然須在我國達
到著名之程度始可。我國與美國及日本之民間文化及貿易交流固屬頻繁，但對美式與日式文化並非全盤吸收，仍有取捨，除非投入鉅額成本，以長期持續之方式，在主要媒體大量播放及刊登，方有使外國知名商標亦成為國內著名商標之可能（最高行政法院92年度判字第562 號及92年度判字第839 號判決參照）原告如欲主張據爭商標為我國著名商標，應就其在我國如何著名詳盡說明及舉證，不能空言文化交流頻繁、在外國風行、口碑流傳、青少年間之哈日風潮，或旅遊頻繁為由，無證據推定商標係屬「著名」。
②原告以該公司歷史悠久及大量日文廣告、銷售資料
塑造據爭商標之著名性。詳言之，原告之公司簡介、日本皮革產業之相關年鑑、在日本之註冊資料、日本雜誌及在日本展售會及賣場資料等，均係關於原告在日本商業活動之資料，而與我國無關。在70及80年代，外文雜誌在台灣的銷售量及普及率極低，故原告提出特定期別之各日本雜誌是否曾在我國出現過？著實令人質疑。
③本院90年訴字第3766號判決，所審究之相關事實為
「該案原告是否因地緣關係知悉參加人之商標存在」，亦即是否有修正前商標法第37條第1 項第14款之情形，而非對於外國商標在我國是否達到著名程度表示見解。
⑵系爭商標之註冊並非以不公平競爭之目的而抄襲據爭商標：
依據原告與祥記公司所簽訂之協議書約定，祥記公司於日本以外的世界各地，專有製造與行銷申請人所設計皮包產品之權利，契約並非一次性效力，且契約係因原告違約而終止，已如前述，故系爭商標係於雙方協議關係存續中，協議書仍有效力之期間內註冊。因此，評定違法之判斷時點不論依註冊時或註冊公告時之規定，均無違法事由，系爭商標之註冊非為不公平競爭之目的，而無惡意襲用之問題。
⑶系爭商標於註冊公告時，無令相關公眾產生混淆誤認
之虞，且據爭商標在我國之所有權係歸屬於參加人，經祥記公司與參加人在國內長期大量使用「PORTER」系列商標，已建立相關事業及消費者之廣泛認識，市場上普遍知悉參加人與吉田公司並無事業合作關係，台灣「PORTER」與日本「PORTER」乃不同體系，則相關公眾均不會混淆誤認系爭商標與吉田公司之外國商標：
①經祥記公司與參加人多年來在我國境內廣泛使用系
爭商標，從事商品行銷販賣，戮力經營系爭商標，相關消費者均能普遍認知系爭商標屬於祥記公司及其後手（即參加人）所有；反觀原告於設立前期即無致力於日本國以外市場之經營，而原告在與祥記公司簽署協議書後，更未曾以原告之名義在我國積極宣傳本件據爭之商標，則消費者在國內各大百貨公司、媒體雜誌廣告上所接觸見聞系爭商標商品及訊息，均為祥記公司與參加人所為，而非出自原告之計畫及投資。今系爭商標既已為參加人所繼受，並大量廣告使用，早已建立消費者廣泛認識，可清楚區辨系爭商標為國內商標，絕無造成混淆誤認之可能，並有參加人對於系爭商標使用資料可以參酌。
②至於原告所舉參加人之宣傳資料，均晚於系爭商標
註冊公告日，無法證明系爭商標「註冊公告時」，相關公眾對於兩造商標有何混淆誤認？系爭商標源自於日本，既非虛構，也無不實，參加人沒有必要否認，也沒有必要避諱。原告固為系爭商標之原創者，但不代表其在我國當然享有商標權。甚者，參加人亦於公司網站上正式聲明參加人與原告互不隸屬，參加人為系爭商標在我國唯一合法之商標權人，誠無令公眾混淆誤認之虞，更與商標法之立法目的無違。
③至於本件訴願理由附件15中，2002年12月12日之雜
誌報導，並非參加人所製作刊登，故不得以該雜誌記者偏差之報導，即稱參加人意圖使消費者認為「PORTER」相關系列商標表彰之商品來源或產銷主體為原告云云。
理 由
一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。又「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第91條第1 項所明定。本件原告係於92年11月26日以系爭商標有違修正前商標法第37條第1 項第7 款事由提請評定，被告審查期間，適逢現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條規定：「本法中華民國92年4 月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」本件原評定主張之條款，業經修正為現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。案經被告審查，認系爭商標並未違反註冊時即82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款之規定，而為申請不成立之處分。
二、系爭商標註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。
又本款之適用，依同法施行細則第31條規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。本件被告為系爭商標評定申請不成立之處分，係以：參加人之前手祥記公司自1988年12月
5 日至2000年5 月，與原告簽訂契約書4 份，該等契約均明定「PORTER」、「PORTER DASH 」、「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊，是祥記公司於83年7 月1 日，依契約書之規定，以系爭商標於我國申請註冊，客觀上自無以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用商標申請註冊之情形，自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用。又系爭商標本身既無前揭條款規定之不得註冊之事由，則參加人嗣後受讓取得系爭商標權即無違法情事可言。又原告與祥記公司所簽訂前述協議書之性質，究屬授權契約或合作協議，雙方雖各有不同之主張，並各舉不同之理由支持其說，惟不論該契約之性質如何，該契約明白載有同意註冊之條款，亦為原告所承認。
至原告主張未同意祥記公司於系爭商標所指定使用之靴鞋、膠鞋、皮鞋等商品申請註冊乙節，經核同意註冊商品之範圍究係為何，二造各執一詞，應屬另案私權紛爭，祥記公司主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，亦積極拓展市場，除於我國申請註冊外，亦於世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，其間原告並無任何反對之意思表示，嗣後復有出資購買該等商標之意願，更加確信其同意註冊之初衷，是本件系爭商標之申請註冊自無襲用之情形。況且商標註冊乃屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，全球皆然，原告於簽約當時，應可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，若如原告所言，僅係單純的授權參加人使用，自當以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制。被告中台異字第G00000000 號商標異議審定書所撤銷之商標，係於與祥記公司所簽之契約終止，由參加人所單獨提出註冊申請，與本件系爭商標係祥記公司得原告之同意而提出申請者不同，兩者具體案情有異，且註冊申請時間各有不同，於判斷是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的時點自各有不同，不能依相同之證據，作同一之判斷，尚難作為本件有利之論據。因此，系爭商標之註冊既無違反首揭法條之規定，則其是否尚有違現行商標法之規定，即毋庸論究等理由資為論據。
三、經查，參加人之前手祥記公司曾分別於1988年12月5 日、1993年6 月2 日、1996年1 月及2000年5 月與原告簽訂4 份協議書，系爭商標係於83年7 月1 日申請註冊，其中與本件有關之1993年6 月所簽訂之協議書，有效期間為1993年1 月1日至1995年12月31日。依該協議書之內容觀之，其於締約當事人雙方公司名稱及地址之記載後，即載明締約目的：「為了使Yoshida 公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利（原文：for the purpose of having
Yoshida grants exclusive right to Gallant tomanufacture and market the Bag collections designed
by Yoshida）」，足見該份授權契約所授權之標的為原告公司所設計之袋類商品，其下各條款則記載所約定此項締約目的的各項具體內容，其第1 條約定「1.Yoshida grantsGallant the exclusive right to manufacture, market
and distribute all Yoshida products under thebrandnames and trademaks of Yoshids & Co., Ltd. 」（Yoshida 給予Gallant 專屬製造、行銷及經銷在Yoshids &
Co., Ltd. 品牌名稱及商標下之所有Yoshida 產品的權利）；第2 條約定「The products include All collectionsfrom Yoshida & Co.,Ltd., including but not limited
to Porter, Porter Dash, Luggage Label, and any newlydeveloped and/or running collection by Yoshida. （產品包括所有Yoshida & Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由Yoshida& Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品）」及第4 條約定「
The above trademarks can be registered worldwide byGallant except Japan. （前述商標可由祥記公司於日本以外之世界各國註冊）」。依該協議書於上開條款約定前載明係「為了使Yoshida 公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利」之契約目的文義以觀，上述協議書第1 條所指Yoshida 給予Gallant 專屬製造、行銷及經銷在Yoshida & Co., Ltd. 品牌名稱及商標下之所有Yosh
ida 產品的權利；第2 條所指產品包括所有Yoshida &Co.,Ltd. 之系列商品包括，但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由Yoshida & Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品，顯然均係針對袋類商品相關的權利，包括袋類商品Yoshida & Co., Ltd. 品牌名稱及商標下之所有Yoshida 產品的權利，以及袋類商品包括所有Yoshida &Co.,
Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由Yoshida & Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品。上述協議書第1 條、第2 條約定內容依其契約簽訂之目的並不包括袋類商品以外權利。而被告所指參加人之前手祥記公司自1988年12月5 日至2000年5 月，與原告簽訂契約書4 份，該等契約均明定「PORTER」、「PORTERDASH」、「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊部分。經查，該4 份契約於約定條款之前均載明係雙方希望祥記公司有於日本以外地區製造與行銷Yoshida 公司所設計，以及使用Yoshida 商標而由祥記公司開發之袋類產品。因此，該4 份協議書所指「PORTER」、「PORTER DASH 」、「PORTER DASH ！及圖」等商標可由祥記公司於日本、香港以外之其他國家註冊自僅指袋類商品而言。由該4 份協議內容尚不能認祥記公司以「PORTER」、「PORTER DASH 」、「PORTER DASH ！及圖」等商標於日本、香港以外之其他國家申請註冊可擴及於非袋類之商品。則祥記公司於83年7 月1 日以原告之商標圖樣於我國申請註冊使用於鞋類，既非屬原告公司所約定同意申請註冊之契約範圍內，自有主觀上基於不公平競爭之意圖，非出於自創而有意抄襲他人使用之商標或標章申請註冊之襲用情形。
四、雖然參加人與原告就上開協議書同意祥記公司同意註冊商品之範圍是否包括鞋類以外之範圍，雙方各執一詞，屬私權紛爭，但該協議書約定之內容是否包括同意祥記公司註冊袋類以外之商品，牽涉本件系爭商標註冊是否超出協議書約定內容而有襲用商標問題，自仍屬本件應加以判斷範圍，尚不能以係屬另案私權紛爭而不於本件加以論究。再依本件商標註冊相關之1993年協議書觀之，其第4 條約定祥記公司可於日本以外之地區註冊上述商標；第5 條約定原告公司將以工廠價格提供祥記公司其所指定之樣品，而祥記公司則須免費給原告每一個指定設計的原型，以供原告進行品質控管；第6條約定，原告應提供必要技術協助；第7 條約定，祥記公司有權更改原告公司之設計，但需立刻通知原告；第8 條約定，當祥記公司製造原告商品時，原告的代表有權訪視工廠；第9 條約定，祥記公司應支付原告之權利金，該權利金以祥記公司的FOB 銷售價格的下列比例計算，權利金的比例如下：a)FOB 銷售金額100,000,000 日幣以下Yoshida 系列品牌商品銷售額的4%，其他使用Yoshida 產品設計之品牌銷售額的2%。b)FOB 銷售金額超過100,000,000 日幣，Yoshida 系列品牌商品銷售額的2%，其他使用Yoshida 產品設計之品牌銷售額的1%；第13條約定，每一契約年度6 個月期間30日內，祥記公司應寄送Yoshida 權利金報告，內含該段期間對Yoshida 產品銷售統計。依上開協議書第5 條至第8 條之約定以觀，原告對授權祥記公司製造、行銷之商品進行品質控制，上開品質控制條款之約定可以證明原告與祥記公司所約定授予製造、行銷之標的係屬契約條款前言所記載之袋類商品，亦即該協議書已針對袋類商品的授權製造、行銷以品質控制條款加以明確界定雙方之權利義務，則原告授權範圍自不包括袋類以外之商品之註冊。否則以袋類商品以外範圍之廣，原告必無法進行品質控制，即與上述協議書訂有品質控制條款之原意相違。另由協議書第9 條約定權利金之支付方式，係依祥記公司銷售原告公司即Yoshida 系列品牌商品之銷售額比例；第13條約定，每一契約年度6 個月期間30日內，祥記公司應寄送Yoshida 權利金報告，內含該段期間對Yoshida 產品銷售統計均可以證明原告對授權祥記公司製造、行銷商品之系列品牌及數量進行控管、稽核，且牽涉祥記公司應給付權利金數額之多寡。參加人並未提出祥記公司曾就袋類以外商品曾送由原告依上述協議書進行控管、稽核之資料，或祥記公司給付權利金之內容，包括袋類商品以外之數量。則未在該控管、稽核之袋類以外商品，既未經協議書之控管與稽核，自非屬上開協議書約定範圍，祥記公司自無從據該協議書於袋類以外之商品類別申請註冊。且祥記公司除在國內註冊PORTER等商標於多類商品並在歐盟註冊「PORTER DASH!及圖」商標於第18類之袋類及第25類之衣服商品外，其在美國、英國、法國、義大利、大陸、香港、馬來西亞、新加坡等其他國家，均僅註冊PORTER等商標於第18類之袋類商品，此有參加人於評定時提出之附件4 可稽。而原告於我國及歐盟就袋類以外之商品註冊均提評定或爭議程序，尚不能以祥記公司主觀認定得原告同意，且因信賴該契約之約定，有於我國及世界其他國家，例如美國、英國、法國、義大利等20多個國家申請註冊，原告並無任何反對之意思表示，即認原告於知悉祥記公司申請註冊於袋類以外商品後仍表示同意其屬原協議書之約定範圍。而原告有出資購買祥記公司申請之註冊商標之意願部分，經查，依參加人於93年
5 月11日評定答辯時所提出原告曾致函祥記公司提出移轉美國、英國、法國、香港等地之商標專用權，在合作關係終止後亦曾致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標（證據附件5 參照）之內容觀之，原告表示移轉美國、英國、法國、香港等地之商標專用權依參加人所提祥記公司以「PORTER 」 、「PORTER「PORTER DASH ！」「LUGGAGE LABEL」商標註冊一覽表均係係註冊在第18類之袋類，且原告又表明依據合約第5 、6 、7 、12條，經確認之樣品及產品可在台灣及海外的地區來販賣，足見原告當時仍依與祥記公司所簽訂之協議書就祥記公司所製造、行銷之袋類商品進行品質控制。在合作關係終止後致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標（證據附件5 參照）之內容觀之，並未排除價購祥記公司在美國、英國、法國、香港等地註冊於袋類之商標專用權。則原告於與祥記公司在合作關係終止後，致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標，包括曾同意祥記公司申請註冊之袋類商品商標權，僅能表示原告公司為處理與祥記合作關係終止後，祥記公司仍擁有曾經獲得原告同意申請註冊之袋類商品商標權或其他未獲原告同意之商標註冊的問題，所提出一解決方案，該一解決方案之提出，原告有其基於業務經營之各種考量可能性（例如基於避免爭訟，節省勞費之考量）。
因此，自不能以原告在合作關係終止後致函祥記公司，表示願以3 千8 百萬元日幣價購祥記公司商標即認原告於簽訂上述協議書時即有同意祥記公司於袋類以外之商品申請商標註冊。
五、再查，商標註冊雖屬持續性之效力，其專用權期間為10年，且可不限次數延展，原告於簽約當時，雖可預見其「同意註冊」可能衍生之法律效果，但原告於海外市場究係採以自己為申請人申請註冊，待取得商標權後，再以授權方式，進行期間及地域之控制，抑或採如本件協議書以袋類商品為標的（參加人於93年5月11日評定答辯理由書第5頁即表明參加人之前手祥記公司自1988年起即以背包、皮包、手提袋等商品為標的，開展合作關係，共同經營「PORTER」品牌），授權祥記公司於國內申請註冊，並以品質控制條款之約定進行控管，以及以數量之稽核作為權利金收取之依據，本得基於其公司經營策略之考量而作不同決定。且本件上述協議書既均明文記載限定在袋類商品，尚不能以原告採取同意以祥記公司名義申請商標註冊之方式，即遽認原告公司同意祥記公司於袋類以外之商品申請商標註冊。
六、參加人所指1988年簽署，及在1993年續簽之協議書第1條及第2條均約定，祥記公司有權獨家製造銷售的商品，除了袋類之外，還包括Yoshida品牌下的其他所有商品。雙方嗣於1996年及2000年續簽之協議書第1條及第2條更補充規定，由祥記公司所開發，而標貼Yoshida品牌之商品，亦屬祥記公司有權獨家製造銷售的範圍內。經查，原告與祥記公司所簽訂1988年、1993年之協議書，於各條款具體約定之前言部分，均記載係為了使Yoshida公司授予祥記公司專屬製造及行銷原告公司所設計之袋類商品的權利，則上述協議書第1條所指Yoshida給予Gallant專屬製造、行銷及經銷在Yoshida& Co., Ltd. 品牌名稱及商標下之所有Yoshida 產品的權利；第2 條所指產品包括所有Yoshida & Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由Yoshida & Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品，顯然均係針對袋類商品相關的權利，包括袋類商品Yoshida &
Co., Ltd. 品牌名稱及商標下之所有Yoshida 產品的權利，以及袋類商品包括所有Yoshida & Co.,Ltd.之系列商品包括，但不限於Porter、Porter Dash 、Luggage Label 及任何由Yoshida & Co.,Ltd.新開發及（或）經營之產品而言。上述協議書第1 條、第2 條約定內容依其契約簽訂之目的並不包括袋類商品以外權利約定。而1996年及2000年續簽之協議書第1 條均明定係由原告公司給予祥記公司專屬製造、行銷由原告公司所設計之袋類系列款，及由祥記公司使用原告公司品牌而開發之系列款之權利。因此，其第2 條補充規定，由祥記公司所開發，而標貼Yoshida 品牌之商品，雖屬祥記公司專屬製造行銷之範圍，但應仍僅限於第1 條所定義之袋類商品範圍內。尚無從由上述4 份協議書內容認原告與祥記公司就袋類以外之商品亦已約定可使用或申請註冊原告公司之品牌或商標。
七、參加人所提原告在日本發展的「PORTER」相關品牌商品種類，除袋類外，亦含括手錶、裝飾品、手機吊飾、鑰匙圈、文具、衣服、iPod保護套一節。經查，依參加人96年1月27日言詞辯論意旨狀所提參證4 原告在日本銷售袋類以外之「PORTER」相關品牌商品資料，均係2006年之網路資料，姑不論原告否認其係原告所銷售之商品，主張其僅係發給參加展示會相關人員之東西，或不再生產的商品附件，或係為廣告、宣傳用的物品是否屬實（詳原告96年2 月1 日言詞辯論期日所提證據2 之說明）。由於上開網路資料係2006年下載之網路資料已在原告與祥記公司上述4 份協議書簽訂多年之後，自不能以原告嗣後所可能販售之商品作為認定原告遠自1993年間即同意祥記公司註冊於袋類以外商品之論據。況該網路資料所刊載之商品，均與本件系爭商標所註冊使用之鞋類商品無關。因此，依上開網路資料亦無法確切認定原告於1993年間即同意祥記公司註冊於袋類以外商品。
八、本件原告與祥記公司所簽訂之協議書依其所訂條款之前言、品質控制條款、權利金係祥記公司依據其所生產原告的產品的FOB售價計算之一定比例給付原告，均可見該協議書係針對袋類商品所為約定內容。本件1993年原告與祥記公司所簽訂協議書前言說明祥記公司有權製造且行銷原告所設計之袋類商品，並非僅屬於例示性之說明，本院其他案件對祥記公司於不同商品類別註冊之評定事件所表示不同之見解，雖其基礎事實與本件有相同之處，但仍不能拘束本件。
九、依上所述，祥記公司於83年7月1日以「PORTER及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第41類之靴鞋、膠鞋、皮鞋、運動鞋、涼鞋等商品，既非屬原告公司於協議書所約定同意申請註冊之契約範圍，則祥記公司未經同意就鞋類商品使用原告之商標申請註冊，自有襲用原告商標之情形。
被告以參加人之前手祥記公司係依契約書（即協議書）之規定而於我國申請註冊，並無註冊時商標法第37條第1 項第7款規定之適用，而為評定申請不成立之處分，即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分為有理由。至於原告請求命被告為系爭商標評定成立之處分部分，因本件被告僅以系爭商標之註冊無襲用之情形，自無註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之適用，作為評定申請不成立處分之論據，而關於註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定之是否有致公眾誤信之虞？以及是否有違現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之要件？均尚未經被告審查，此部分涉及被告先行審定權限，本件評定是否應為申請成立之處分，仍有待被告依本院前述之法律見解，並就其未尚未審查部分一併審查後另為適法之處分，本院尚無從逕命被告應就系爭商標為評定成立之處分，從而原告此部分之請求為無理由，應予駁回。兩造本件其餘之攻擊防禦方法，因已不影響判斷之結果，故不一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 2 月 27 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 曹瑞卿法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 6 日
書記官 王英傑