臺北高等行政法院判決
95年度訴更一字第00138號原 告 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
陳初梅 律師戊○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○被告參加人 星聯鋒股份有限公司代 表 人 乙○○送達代收人 丙○○訴訟代理人 黃仕勳 律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國92年3 月13日經訴字第09206205930 號訴願決定，提起行政訴訟，本院以94年3 月31日92年度訴字第2220號判決撤銷原處分及訴願決定。被告參加人不服，提起上訴，經最高行政法院95年9 月7日95年度判字第1457號判決廢棄原判決，發回本院重新審理，本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
第一審及發回前上訴審訴訟費用，由被告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國（下同）89年5 月25日以「高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案）。公告期間，被告參加人於90年6 月5 日以系爭案違反核准審定時專利法第98條第1 項第2 款及第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於91年10月28日以（91）智專三（三）05053 字第09189002404 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，遭經濟部92年3 月13日經訴字第09206205930 號訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，經本院94年3 月31日92年度訴字第2220號判決撤銷原處分及訴願決定。被告參加人不服，提起上訴，經最高行政法院95年9月7 日95年度判字第1457號判決廢棄原判決，發回本院重新審理。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：系爭案與引證1 是否係相同之新型？系爭案是否有違核准時專利法第98條第1 項第2 款之規定而不符新型專利要件？㈠原告主張之理由：
⒈新穎性之定義與判斷：
⑴系爭案審定公告時之專利法第98條第1 項第1 款規定：
凡申請前已見於刊物或已公開使用之技術，即不應核予專利。而現行專利法第22條第1 項與94條第1 項，更將「申請前已為公眾所知悉」之技術，納入不應核予專利之範圍。此即專利制度中關於「新穎性」之規定。其精神在於「專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於申請專利前已公開而能為公眾得知，或已揭露於另一先申請案之發明，並無授予專利之必要。」（參閱西元2004年版「發明專利審查基準」第2-3-3 頁。）⑵又依據系爭案審定時專利法第98條第1 項第2 款規定，
若一可供產業上利用之新型於其申請日前有「相同之發明或新型申請在先並經核准專利」者，不得依法取得專利。一般稱此規定為「擬制新穎性」之規定。
⑶按判斷新穎性與進步性為審查一專利申請案是否具有可
專利性之重要步驟。審查機關先判斷一專利申請案符合發明或新型之定義，並具有產業利用性後，再利用其檢索得到之引證文獻，依照標準步驟，先判斷單獨一篇引證文獻中揭露之先前技術與申請案之間是否有「差異」，若有差異，即具有「新穎性」；若該申請案能通過新穎性之測試，審查機關須再針對該「差異」部分，判斷是否具有「進步性」（參閱黃文儀著「專利實務」，第
3 版第1 冊第271 頁；西元2004年版「發明專利審查基準」第2-3-4 、2-3-18頁）。由此可見：「新穎性」重在判斷引證案與專利申請案之間是否具有「差異性」，而非進一步判斷該差異之大小是否為熟悉該項技術之人所能輕易完成。專利業界通常之說法為「若前案所揭示者與申請案『相同』，則不具新穎性；若『不同』，則具有新穎性。」⑷關於具體的新穎性審查方式，茲以最新的西元2004年出
版之「發明專利審查基準」內容作一說明，蓋其遠較舊版之審查基準詳實且較為符合世界潮流。按：於審查新穎性時，須就每一請求項逐一比對，若一請求項中所載之發明或新型與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具新穎性，否則，即具有新穎性（以下內容請參閱西元2004年版「發明專利審查基準」第2-3-6、2-3-7 頁）：
①完全相同：即申請專利之發明或新型與先前技術在形式上及實質上均無任何差異。
②差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之
技術特徵：即申請專利之發明與先前技術之差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異者；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義，申請專利之發明僅限定其中一個意義，則不得認定該發明中之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知。例如先前技術揭露之技術手段包含一技術特徵「彈性體」但未記載「橡膠」之實施例，而申請專利之發明中所記載之相對應技術特徵為「橡膠」，由於「彈性體」包含「橡膠」及「彈簧」等概念，故不得認定該發明中之「橡膠」由該先前技術中之「彈性體」即能直接且無歧異得知。
③差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念：上位
概念，指複數個技術特徵屬於同族或同類的總括概念，或複數個技術特徵具有某種共同性質的總括概念。發明包含以上位概念表現之技術特徵者，稱為上位概念發明。下位概念，係相對於上位概念表現為下位之具體概念。發明包含以下位概念表現之技術特徵者，稱為下位概念發明。若先前技術為下位概念發明，由於其內容已隱含或建議其所揭露之技術手段可以適用於其所屬之上位概念發明，故下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性。例如先前技術為「用銅製成的產物A 」，會使申請專利之發明「用金屬製成的產物A 」喪失新穎性。原則上，上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。
④差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵：
例如引證文件已揭露固定元件為螺釘，而該螺釘在該引證文件所揭露之技術手段中僅須具備「固定」及「可鬆脫」的功能，由引證文件得知螺栓包括該兩項功能，若申請專利之發明中僅將該螺釘置換為螺栓，應屬參酌引證文件的直接置換。
⑤查系爭案申請專利範圍第2 項中明確地以「兩端部止
動部間另突起圓弧突狀之頂持部」作為要件之一，該頂持部（73）之圓弧狀突起構造與異議證據2 （即89年10月11日公告之408653號「棘動工具（1 ）」專利案，下稱引證1 ）並不相同（有「差異」存在），蓋系爭案係以頂持部73頂持支撐止動件70，使原與驅動件30止動部30嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動；而引證1 驅動件（20）、止動件（40）之間的齒部則是完全相互貼合，無法如系爭案「一端翹起」。故系爭案於「兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部」之技術特徵，不但記載形式上與引證1 不同，且就實質的技術手段而言，引證1 並無「明確」記載如系爭案「圓弧突狀頂持部」般將止動部一端翹起而不完全貼合之裝置，更未述及有關之技術思想；是以並非參酌引證1 即可直接無歧異得知或直接置換之技術手段。
則系爭案相較於引證1 具新穎性，已無疑義。
⒉進步性之定義與判斷：
⑴依據系爭案審定時專利法第98條第2 項：「新型係運用
申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」而現行專利法第22條第4項對發明專利進步性之規定為：「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。」現行專利法第94條第4 項對新型專利之進步性規定為：「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」可見不論新舊法，對於進步性之判斷存在一共同的重點：「是否為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術而能輕易完成」，只是舊法對於新型之核准要求較為寬鬆，即使一新型為熟悉該項技術之人運用先前技術而能輕易完成，但若能產生新的功效，舊法仍然肯認該新型之進步性，而新法則否。
⑵進步性之判斷接續於新穎性判斷之後，已如前述。重點
在判斷引證文獻中的先前技術與一篇專利申請案間之差異程度，是否足以使得所屬技術領域中具有通常知識者不能由該先前技術而輕易完成該專利申請案之技術。且為避免審查之專斷，通常不以單獨一篇引證文獻即主觀認定與一專利申請案之間之差異不具進步性，而須結合另一篇（或多篇）引證文獻，說明該差異已見於另篇引證文獻，並且必須熟悉該項技術者可以輕易結合這些引證文獻，由此論斷一專利申請案不具進步性。
⑶關於具體的進步性審查方式，因目前被告尚未更新新型
專利要件之審查基準，茲以最新的西元2004年出版之「發明專利審查基準」內容作一說明（參閱西元2004年版「發明專利審查基準」第2-3-19、2-3-20、2-3-21、2-3-22、2-3-23頁）：
①何謂「輕易完成」與「顯而易知（OBVIOUS ，此為美
國專利法之用語）」？依據審查基準，一發明所屬技術領域中具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成申請專利之發明者，該發明之整體即屬顯而易知，應認定為能輕易完成之發明。顯而易知，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者以先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明者。顯而易知與能輕易完成為同一概念。本件訴訟中被告辯稱系爭案可由引證案「輕易調整」而得，「調整」應係此處之「置換」或「改變」，乃進步性之判斷，並非新穎性之判斷。況於前審訴訟中，第一任承審法官曾當庭詢問被告，被告亦同意引證1 與系爭案確有不同，但若參照其他引證案則可輕易調整引證1 成為系爭案，故原承審法官認為此已屬「進步性」概念。
②審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技
術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，對於申請日之前該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious ，即能輕易組合）的情況下，始得為之。
③相關先前技術所揭露的內容，指多份引證文件中之全
部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合等，且得包含形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。（但在判斷新穎性時，則不容許將引證文件未明確揭露但實質上隱含的內容納入判斷。）④申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於
申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，通常應認定該發明能輕易完成，但有如下述之例外。
⑤即使申請時的通常知識或先前技術會促使該發明所屬
技術領域中具有通常知識者轉用、置換、改變或組合先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明，但若該先前技術並未揭露於轉用、置換、改變或組合後會產生無法預期的功效時，則申請專利之發明仍非能輕易完成。
是以進步性之判斷過程中，亦涉及「新功效」之判斷。
況且依前述3(1)中所述，系爭案審定公告時之專利法對新型進步性之判斷，更明文將「增進功效」作為合乎進步性之要件，則最高行政法院發回本案之判決中認為前審判決「關於系爭案並無新功效之判斷，亦（已）涉及進步性之判斷範疇，確有混淆新穎性及進步性之違誤」，恐係誤解。
⒊實務見解：
由鈞院歷來見解（最高行政法院95年判字1991號、93年判字1057號、94年判字01722 號、95年判字01925 號），可知於判斷新型新穎性時，仍重在結構、組態與技術特徵是否與引證案相同，至於得以達成何種不同之功效，似均非鈞院於論述新穎性時之重點。被告於本件行政訴訟補充答辯狀中，雖未就新穎性與進步性之判斷要點詳加著墨，但已一再述及須為熟悉該項技術者能「直接推導」者，方足以否定系爭案之新穎性。既然鈞院已於另案確定判決中就被告所爭執之「熟悉該項技術者能否由引證1 直接推導得出系爭案」做出判斷，則本件訴訟即有遵循該爭點效力之必要。
⒋引證1 係89年10月11日公告之第4086 53 號「棘動工具（
1 ）」專利案，晚於系爭案之申請日為89年5 月25日，因此本件之爭點在於比較系爭案與引證1 之技術特徵後，是否得適用行為時之專利法第98條第1 項第2 款有關「擬制新穎性」之規定：
⑴按行為時專利法第98條第1項第2款「擬制新穎性」之規
定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得取得專利。亦即，適用該條規定以核駁專利之前提乃引證技術需揭露所有系爭案所具備之技術特徵。申言之，由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利。另按最高行政法院（89年7月1日改制前為行政法院）78年度訴字第516 號判決，其指出：「蓋比較兩案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一」。若系爭案申請專利範圍主張之創作之構造或功效，確實有未見於引證案者，則系爭案當然應視為具有「擬制新穎性」而應准予專利。
至於其「功效」是否增進，則屬另一專利要件「進步性」之範疇，而非「擬制新穎性」所得論究。
⑵查系爭案申請專利範圍獨立項第2 項最後一行之特點界
定：「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第3 項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部（73）」結構，乃引證1 說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證案絕非「相同發明或新型」，此參前述最高行政法院判決之見解亦更可證諸本創作因「頂持部（73）」未揭露於引證1，顯然系爭案申請專利範圍界定之整體「形狀、構造或裝置」與引證1 截然不同，與引證1 非屬同一創作。被告處分系爭案不符專利法第98條第1 項第2 款規定顯為違法，應予撤銷。
⑶被告將引證1 「止動件與驅動件保持保持常態卡制」與
系爭案「頂持部（73）」之功效相提並論，完全不符專利法第98條第1 項第2 款「擬制新穎性」之精神、且其所持理由完全謬誤，其處分應予撤銷：
①被告明知系爭案與引證1 為不同結構，卻改以功效之
異同進行比對，顯然曲解專利法第98條第1 項第2 款之「擬制新穎性」之原意：
②系爭案「頂持部（73）」產生獨特之換向結構，被告
所稱「引證1 具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能」之論點與系爭案「頂持部（73）」屬完全不同之結構及功效，亦顯原處分實為不當，應予撤銷：
按系爭案「頂持部（73）」之結構及功效，目的在產生一新穎獨特之「方向鈕換向機構」，而「引證1 具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制」之結構及功效與「頂持部（73）」完全不同，其理由如下：
系爭案「頂持部（73）」是形成於止動件（70）兩
端之止動部（72）之間的「圓弧突起」結構（參系爭案申請專利範圍獨立項第2 、3 項最後一段），此一「圓弧突起」之「頂持部（73）」乃頂持驅動件（30）上之棘齒（注意：並非嚙合驅動件（30）上之棘齒），可將兩端之止動部（72）略為頂離驅動件（30）之止動部（32）」（參系爭案圖1 、2、5 之「頂持部（73）」）。相對的，引證1 之止動件（40），在兩端之間並沒有「圓弧突起」結構，顯然不具「頂持部」；而且因為沒有此一「圓弧突起之頂持部」結構，止動件（40）之止動部是完完全全貼在驅動件（20）上（參引證1 之圖1 、3、4 、5 、8 ，其中並無對應於「頂持部」之結構，故止動件（40）與驅動件（20）之間沒有「頂離」的效果）。
參考系爭案圖1 、2 、5 所示，系爭案之「頂持部
（73）」為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件（30）上之棘齒上，因此頂持部（73）得以頂離止動部（齒部）（32）；所以止動件（70）上只會有一端貼在驅動件（30）上，另一端翹起，兩者永遠不會同時貼合驅動件（30）。茲就此一結構為獨特之換向結構，說明如下：假定止動件（70）兩端，分別為「止動部Ａ端」及「止動部Ｂ端」，起初操作棘輪扳手時，扳手是以順時針方向操作，止動件（70）是以「Ａ端止動部」貼在驅動件（30）上（此時「Ｂ端」會因頂持部（73）頂住驅動件（30）之棘齒而上翹）。欲改變操作方向時，是以方向控制件
（40）來撥轉止動件（70）；止動件（70）受撥轉後，會大致以頂持部（73）為中心產生「樞轉運動」，「Ａ端止動部」因而逐漸樞轉離開驅動件（30），改而變成「Ｂ端止動部」貼在驅動件（30）上。在整個換向過程中，止動件（70）之棘齒，不會沿切線方向推動驅動件（30）之棘齒，而是以類似翹翹板般之樞轉運動樞轉，直到另一翹起端之齒部嚙合止動部（32）為止。反觀，如引證1 之圖1 、
3、4 、5 、8 所示，引證案止動件（40）在兩端之間不設「圓弧突起」結構之「頂持部」，因此驅動件（20）、止動件（40）之間的齒部是完全相互貼合，沒有沒有類似「一端翹起」的形態。故引證
1 在換向時止動件（40）之棘齒只會直接推動驅動件（20）之棘齒，並因而產生磨擦，絕不可能如系爭案般產生類似翹翹板之樞轉運動。對照之下，系爭案因設有「頂持部（73）」，在換向過程中止動件（70）會產生樞轉運動，避免止動件（70）之棘齒與驅動件（20）之棘齒產生磨擦推移。相反地，引證沒有「頂持部」，在換向過程中止動件（40）會沿驅動件（20）切線方向推動驅動件（20）之棘齒，此一棘齒與棘齒間的磨耗使其壽命滅短。因此，被告所稱「引證1 具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，自亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能」，必無法達成系爭案「頂持部（73）」之結構及功效。
⑷被告之審查並未針對申請專利範圍所載之創作，其處分違反專利法，應予撤銷：
按行為時之專利法第97條指出：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」；同法第103條第3項並指出：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」。依其意旨，一專利申請案所主張之新型，乃是指其申請專利範圍所界定之創作；專利申請專利範圍乃為判斷一新型專利案是否應予專利之基準，而說明書及圖式所載內容次之。按本創作申請專利範圍獨立項第2、3項所載述有關「頂持部（73）」之特點及功效，為引證1 所未揭露之新穎特點，本創作因其具有「頂持部（73）」之新穎結構而產生新穎功效，具有「擬制新穎性」，應無庸置疑。然觀原處分及訴願決定書之論點：其明知系爭案申請專利範圍獨立項第2 、3 項有關「頂持部（73）」之特點為實施本創作之必要技術特徵，卻仍辯稱「系爭案雖於申請專利範圍第2 、3 項中載述有頂持部之構造，然由系爭案說明書第10-11 頁有關系爭案優點之記載，顯知系爭案之改良技術特點並非在於頂持」（參「訴願決定書」第4 頁第10行至第12行），此一論點顯然與專利法第103 條第3 項所稱「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，說明書及圖式在必要時得進行審酌」之精神完全相反。再者須強調者，系爭案乃是引證1 在公告前即已提出申請，因此原告之專利說明書當然無法事先參照引證1 而特別強調其「頂持部（73）」之特點為主要改良特點。原處分及訴願決定僅參照說明書而否認申請專利範圍所載「頂持部（73）」之特點，並因而判定「異議成立」之處分實嚴重戕害原告之合法期待之權益。
⒌按審定時專利法第98條第2 項規定，新型係運用申請「前
」既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項（即有關新穎性之規定）所列情事，仍不得依法申請取得新型專利。依據被告公布之專利審查基準，判斷新型有無進步性時，應確實依據新型所屬技術領域，檢索申請當日之前之既有技術或知識作為引證資料。因此，得作為論究進步性之引證資料，必須於申請當日之前已對外公開方可。同時，只有在論究進步性時方需判斷是否基於引證資料熟習該項技術者得輕易完成，此與新穎性判斷有截然不同之概念。查引證1 為89年2月3 日申請而於89年10月11日公告之專利案，引證2 （即異議證據3 ）則為89年1 月11日申請而於90年1 月11日公告之專利案。易言之，於系爭案之申請日前，上開引證案皆尚未公開。因此並不得視為所謂申請當日之前之既有技術或知識，因此皆不可作為論究進步性之引證資料。原處分第3 頁說明（四）亦肯認原告上開見解，因此本案中並無有關進步性之爭點，茲合先述明。
⒍引證2 組成與結構與系爭案殊異應屬不同構造，系爭案相
較引證2 具有擬制新穎性。擬制新穎性雖為一特殊新穎性之判斷類型，但其新穎性判斷原則與一般新穎性判斷並無殊異。被告需逐一比對申請案與引證資料內容依照專利審查基準載述原則加以判斷。例如「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同為準。不相同即具有新穎性。」「所謂新穎性，乃指新型在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。」因此，被告如於比對引證案與申請案後認兩申請案技術內容不同，即應肯認該申請案具有新穎性。查原處分第3 頁以下認引證2 於換向塊分設有不同圓心形成之第1 及第2 齒面，且其撥動裝置及控制鈕等裝置之組成與系爭專利案之組成與作用型態不同，揆諸前開說明，系爭案相較引證2應具有擬制新穎性，殆無疑義。
⒎原處分既認系爭案相較引證1 於若干構件確有差異，但僅
泛稱該等差異屬可輕易調整即指稱系爭案不具新穎性其認定明顯有違專利法及相關原則。
⑴參前開說明可知，申請案相較於引證案可被認定不具新
穎性之要件頗為嚴格。因任一技術發明所涵蓋構件大多為數眾多，而其中之任一構件相較於引證案若有不同，即符合新穎性要件。反之，申請案不具新穎性則需確認所有構件皆已遭引證案揭露。亦即新穎性所涉及者係屬於客觀性判斷，與進步性涉有主觀性判斷有所不同。
⑵參原處分第4頁載述有關引證1與系爭案之比較：
「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」。原處分既認系爭專利案相較引證1 確於若干構件有所差異，惟將所謂「當屬可輕易調整」此涉有主觀性之進步性判斷範疇摻著其中，已混淆新穎性及進步性之判斷，原處分就此已有明顯違誤。申言之，參前所述進步性需判斷申請案相較引證案是否屬熟習技藝人士可「輕易完成且增進功效」。被告上開可輕易調整概念亦需佐以熟習技藝人士之觀點，來判斷該調整是否屬「輕易」得完成，因此被告確已混淆新穎性及進步性之概念。至所謂被告開庭時所陳述之「實質相同」用語，經原告遍查專利審查基準有關新穎性之規定並未見有此一概念，尚請鈞院鑑察。
⑶再者，參照原告於1 月20日提出之比較圖表以上開頂持
部構件為例，系爭案中頂持部係用來頂開驅動件並抗拒咬合，其作用之型態會使止動件形成如同一端翹起之蹺蹺板並接續為樞轉運動，而非與驅動件緊密齧合。同時，因引證1 止動件與驅動件係保持貼合狀態，因此將造成較大之磨耗。被告於歷次準備程序皆不否認上情，並就上開形狀調整，認為係屬得輕易思及。惟上開「得輕易思及」係屬於被告於進步性判斷時之用語，此點被告當不否認。以上除再次證實被告於審理本件異議案時確混淆新穎性與進步性之概念外，對於系爭案與引證1 之構造及作動原理存有差異一事，亦更臻確定。
⒏原處分僅泛稱附屬項之構件屬一般習用型態及常識性設計即否定該部分構件之新穎性，有違專利審查基準。
⑴任何專利要件之判斷皆須本於引證資料，否則被告認定
申請案是否具可專利性之處分，勢將缺乏客觀性，此乃被告目前審理所有專利案件之原則。如僅泛稱申請案之構造屬常識性設計或習用型態而未有任何佐證，被告就此之認定將因未負舉證責任而得撤銷。
⑵原處分第4 頁以下謂申請專利範圍各附屬項中之扳動部
、弧形止動壁等部分構造，乃一般習用型態及常識性設計，惟參照前述原處分此未附佐證之認定已有違被告應詳實負擔舉證責任之原則，原處分就此亦有所違誤。
⒐鈞院已於他案之確定判決中，對同一異議證據是否能否定
系爭專利之新穎性做出判決，本件訴訟應援用先前撤銷判決之效力，撤銷原處分⑴依行政訴訟法第213 條：「訴訟標的於確定之終局判決
中經裁判者，有確定力。」而民事訴訟法第400 條則同樣規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。」因此，民事訴訟關於既判力之下位概念「爭點效」在行政訴訟中亦應類推適用之；且鈞院92年訴字1738號、93年簡字517 號、89年訴字3247號判決，亦肯認行政訴訟之「爭點效」理論，認為：於其他案件中已經審判而具有「爭點效」之爭點，於本案訴訟中無從再為相異之判斷。
⑵查另件行政訴訟業經鈞院作成92年度訴字第2464號判決
，係針對不同異議人以相同異議證據（即引證1 ）對系爭案提起之另一件異議案所為之裁判，該件行政訴訟之爭點與本件完全相同，該判決對本件訴訟之現有爭點（即「系爭案與引證1 之比對是否實質相同致使系爭案喪失新穎性」）已予以核判如下：「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同為準，其中固然包含能由熟悉該項技術者直接推導而得者，均屬發明不具新穎性之範圍，但該直接推導應限於系爭案與引證案相對應之同一技術或同一方法之直接推導而言，如兩者之技術尚須輾轉推論，或與其他技術併用始能作相對應比較時，則應屬是否具功效增進之進步性判斷問題，尚與新穎性之判斷無關（本院91年度訴字第2591號判決參照）。此於新型專利新穎性判斷時，亦應有其適用。系爭案有關其頂持部（73）為圓弧狀突起構造與引證1 並不相同，且其係以止動件70以頂持部73之頂持支撐，使原與驅動件30止動部30嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動，其作動方式與引證1 驅動件（20）、止動件（40）之間的齒部是完全相互貼合，沒有如系爭案「一端翹起」…尚難認系爭案之結構係可由引證1 直接推導而得。」其中對於系爭案是否「能由熟悉該項技術者（由引證1）直接推導而得，或須輾轉推論」之判斷，與專利審查基準要求於判斷新穎性時所應採用之實質比對認定標準一致（參閱專利審查基準第2-2-5 頁），說明該判決不僅已依專利法第98條第1 項第2 款規定：「有『相同』之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得申請取得新型專利。」形式上地比對系爭案與引證1 之元件是否相同，且已實質地就「能否直接推導」考量系爭案與引證案之異同，因而得出系爭案具備新穎性之結論。前述判決已告確定，鈞院於該判決中針對個別爭點之判斷，亦應具有爭點效，對於其他案件（如本案）應有拘束力，其理自明。
⑶前述判決與本件訴訟審酌之標的雖係被告於不同時間所
作成之不同行政處分，但因專利案件爭訟性質特殊，縱然異議人不同，且為分別之兩件行政處分，但異議案件之爭點端視異議人係異議何項「專利要件（如新穎性或進步性）」及採用何種「種異議證據（或異議證據之組合）」而定，與異議人為何人無關（參閱劉國讚著「論專利舉發案審查之處分權主義及爭點主義」），專利主管機關（即被告）亦純依據異議人所舉之事實與理由就系爭案與引證案互相比對判斷，故有其客觀性，其判斷之結果亦與「異議人」為何人無關。以本案為例，以引證1 與系爭案之比對，判定系爭案是否不具擬制新穎性，成立一個爭點；而本件異議人於異議當時另以引證1與引證2 之結合論究系爭案之進步性，則為另一爭點（惟此一爭點已因引證1 與引證2 不具論究進步性之證據能力，而為被告原處分所不採）。一旦某一爭點已經行政爭訟程序確定，即發生爭點效，拘束法院不能再為相異之見解。蓋原處分機關即被告須遵行法院之見解辦理，若鈞院又就同一爭點作出不同判定，原處分機關勢必無所適從。
⑷綜前所述，既然鈞院已於前述已確定且發生既判力之92
年度訴字第2464號判決中，認定引證1 「不足以」證明系爭案「不具無新穎性」，依前述「爭點效」原則，本案應不宜作成相反判斷，以維法院判決之一致性，避免行政處分之歧異。
⒑就實質言，原處分違反專利法關於擬制新穎性之規定，應予撤銷：
⑴根據原處分第4 頁之理由（四），引證1 及引證2 並無
於系爭案申請前公開之佐證（按系爭案之申請日早於引證1 、2 之公告日），故引證1 、2 不具有論究系爭案進步性之證據能力；而且引證2 之結構與作用型態與系爭案各異，兩者當屬不同構造。故本案之爭點僅在於系爭案相較於引證1 是否具有擬制新穎性，此為兩造所不爭執者。
⑵系爭案之止動件（70）以圓弧突起之頂持部(73)頂離驅
動件（30）而抗拒咬合驅動件（30）之止動部（32），相較於引證1 中止動件（40）之齒部完全貼合驅動件（20），兩者形狀、結構及作動方式不同，目的及效果亦不同，具有擬制新穎性：
①根據系爭案核准時專利法第98條第1 項第2 款規定，
可供產業上利用之新型若無「相同之發明或新型申請在先並經核准專利」者，得依法取得專利。按由於申請在先並經核准專利在後之發明或新型，在後申請案請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案並無申請前已見於刊物之情事（專利法第98條第1 項第
1 款參照），依理於申請當日應無不具有新穎性之理，惟法律為顧及專利權之專有排他性，乃將此等先申請案所記載之技術資料，以法律擬制為既有技術，而使後申請案不具新穎性。此特殊類型新穎性判斷學理稱為擬制新穎性。
②另按，系爭案核准時被告公布之專利審查基準第2-2-
5 頁指出：「判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同…不相同即具有新穎性」。查原處分第4 頁第7 至8 行，已自承系爭案之下列形狀結構未見於引證一：
容件槽（15）與止動槽（14）相切之開口角度；止動件設有頂持部（73）；頂掣槽。
基於此等具體之形狀結構差異，系爭案形式上已符合「擬制新穎性」；在此等「客觀差異」下，被告若仍認為系爭案與引證1 屬「相同新型」而欲作成不利原告之處分，依法應於審定書中說明為何二專利具有這些客觀差異，卻仍能獲致系爭案與引證1 屬「相同新型」之論理基礎，否則即屬理由不備。原處分對於系爭案與引證1 間之前述「客觀差異」，僅以屬「可輕易調整者」為由，即認定系爭案與引證1 屬「相同新型」；惟查：專利審查基準對於判斷新穎性之規定為「應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）」、「應採單獨比對方式，不得將兩個以上獨立的引證資料予以組合」（參閱經濟部89年出版之專利審查基準第2-2-5 頁），原處分未細查系爭案說明書、圖式所記載關於此等差異之結構、原理、用途，以之與引證1 具體比對判斷「是否能由熟習該項技術者直接推導」，卻以不符合法規要求之判斷方式擅以「此等當屬可輕易調整者」，即遽認定「異議成立，應不予專利」之處分，其認事用法顯然違法，不符行政機關應依法行政並自我拘束的原則，已對原告之權益造成嚴重損害。
③又查系爭案與引證1 之技術原理、功效（效果）實質
不同。以系爭案之頂持部（73）為例：引證1 不但絲毫未述及頂持部之構造，其止動件（40）之作動方式及原理與系爭申請案並不相同，甚至為「相反教示」。尤其，引證1 之止動件（40）與驅動件（20）之齒部（21）（止動部）呈「貼合」狀態；詳細言之，其運作方式請參引證1 之圖3 至圖5 （參「系爭案與引證1 之技術結構、技術手段及功效比較圖」）及引證
1 說明書之相關說明，其中驅動件（20）與止動件（40）之間的齒部是完全相互貼合。又參引證1 說明書第7 頁「目的與優點」一節第6-9 行，其指出：「…其可有效使卡掣件（即『止動件』）之齒部貼合，且卡掣件之端部緊抵第二容置部之壁面，此可防止棘動件（下稱『驅動件』）與卡掣件（下稱『止動件』）不會有『滑齒或跳齒』之情形發生，大大提高了整支工具之扭力」。因此，引證1 之技術手段，乃是以「驅動件（20）與止動件（40）之間的齒部貼合」配合「止動件（40）之端部緊抵第二容置部（14）之壁面」來防止驅動件（20）與止動件（40）之間不會有『滑齒或跳齒』之情形發生，以達到其提高了整支工具之扭力之目的。而在引證1 說明書其他內文亦有相關之敘述不斷重複強調此一技術手段及目的、功效，如第12頁第（4 ）節第3 至7 行，其指出：「…垂直分力直接使卡掣件（『止動件』）之齒部緊密貼合棘動件（『驅動件』）之齒部，而水平分力則使卡掣件緊靠…之壁面，卡掣件（『止動件』）與棘動件（『驅動件』）間之齒部緊密貼合將使得在棘動件在施力時不會有『滑齒或跳齒』之情形發生。相較於此，系爭案中，止動件（70）之頂持部（73）與兩側規則的齒狀物之形狀並不一致，因此止動件與驅動件無法完全貼合，可將兩端止動部（70）略為頂離驅動件（30）之止動部（32），並利用頂掣件（60）之頂掣部（62）於止動件（70）頂掣槽（71）平移緣（710 ）移向限止緣之兩端，其係以止動件（70）之頂持部（73）之頂持支撐，使原與驅動件（30）之止動部（32）嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動動部，而形成方向之掣動結構。因此，系爭申請案之頂持部（73）之實質功能，係用來頂開驅動件（30）而抗拒咬合，此種抗拒咬合之結構必會使得止動件（70）有一端翹起而不與驅動件（30）之止動部（32）嚙合帶動（被告機關亦認同上述差異之存在，參93年6 月16日審判筆錄第3 頁、94年1 月20日審判筆錄第3 頁、94年2 月17日審判筆錄第2 頁、及94年3 月17日審判筆錄第2 頁），與引證1 採「『止動件』與『驅動件』間之齒部緊密貼合」以防止「滑齒或跳齒」結構、技術手段、功效有實質上之差異（參「系爭案與引證1 之技術結構、技術手段及功效比較圖」參照），故系爭案具有新穎性，乃無庸置疑。而且，依一般通念，引證1 說明書中所述以「齒部緊密貼合」來防止「滑齒或跳齒」，實無法直接推導得知系爭案用以將止動部的齒狀物之一部分頂離驅動部之「頂持部（73）」構造與用途，蓋引證1 若設置「頂持部」，必會頂離驅動件之止動部，反將造成引證1之齒部結合發生「滑齒或跳齒」，與引證1 之技術手段扞格不入。因此，系爭案並非熟習該項技術者能由引證1 直接推導得知，且原處分認定系爭案之「頂持部（73）」屬「可輕易調整」之理由，並非認定不具新穎性之合法理由，無論就原處分之形式或實質觀之，原處分皆屬違法；訴願決定未予糾正，亦有疏誤。
㈡被告主張之理由：
⒈按系爭案申請專利範圍第1 、2 、3 項所載之握柄、驅動
部、驅動容室、驅動件、止動槽、容件槽、方向控制件、彈性元件、頂掣件、止動件、頂掣槽等構造組合，此等乃引證1 所已揭示之相對等構造組合；至於系爭案第2 、3項中雖有載及「頂持部」，由系爭案說明書當可判斷，系爭案係針對美國專利第0000000 號案（即系爭案第9 圖）改良，且說明書第10、11頁所載系爭案之優點內容，亦無關「頂持部」之構造；況系爭案有關「頂持部」之記載，係指其在於使止動件、驅動件保持常態卡制，然引證1 既已具有系爭案所具有之大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，引證1 自亦有使止動件與驅動件保持常態卡制之功能，系爭案之「頂持部」當屬一般知識性之簡單形狀調整，系爭案安能僅以此「頂持部」即視為具有「擬制新穎性」，故系爭案、引證1 自屬同一性構造，原處分顯無違專利法第98條第1 項第2 款規定及最高行政法院78年度訴字第516 號判決意旨。
⒉按「發明或新型之同一性，應依實質之原則審定之，亦即
二發明或新型，雖其外觀或構造一部分不同，惟依社會一般之通念，倘其目的及效果相同，而其不同部分，僅屬申請前習用技術之轉變、附加、削除或材料之變換、形狀、排列之變更或數值之變更，且屬一般業者所容易想出者、依專利…申請在後之專利申請案，應不得核准」最高行政法院72年度判字第274 號判決早有闡示。系爭案主要構造組合俱為引證1 所已揭示，且系爭案之優點功效及改良標的亦為引證1 所能達成者，此等均已於原處分審定理由，前項答辯理由中敘明，故原處分乃係基於構造上之比較，此當已符合專利法第98條第1 項第2 款規定之立法本意。
至於系爭案雖設有頂持部或圓弧凸起，由系爭案說明書第
9 頁所指，頂持部之設置，使止動件之一端止動部可保持常態與驅動件止動部卡制，…使頂掣件可掣動止動件改變不同之方向等，此等俱為引證1 所已具有之型態；而起訴理由所謂頂持部具有翹翹板之樞轉運動，此本屬一般形狀簡單改變後之現象，為大眾所周知之常識，尤以系爭案顯也未對此詳予說明，更未列為系爭案之主要改良目的、優點，系爭案之「頂持部」部分自難特別視為具「擬制新穎性」。
⒊按專利法第103 條第2 項規定新型專利權範圍，以說明書
載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式，準此，系爭案之審查，亦係參酌系爭案說明書，圖式後所為之審定，此概如前述答辯理由中已指明；系爭案雖在引證1 公告前已提出申請，惟專利法第105 條準用第22條中已明定：「說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、新型之目的、技術內容、特點及功效，…」故系爭案之技術內容、特點等敘述主張，當不應因其申請時間在引證1 公告前後而有別，況此亦才符合一般之「誠信原則」、「禁反言原則」。另專利法第105 條準用第44條中雖有專利案得申請修正之規定，然原處分經異議審查程序，異議理由及引證1 等已交由原告答辯，原告不僅已就引證1 比較，且又提出補充答辯，顯然原告已篤定其對系爭案之主張，被告自應據此論究，原告所指被告拒絕原告申請修正申請專利範圍之請求，當已扭曲事實；至系爭案已經原處分審定異議成立，原告始於訴願階段提出「申請專利範圍建議更正本」，此顯已非原處分所得審究，原告自己違反一般程序原則；況縱令一般法院審判，亦無等判決確定再伺機變更主張者。尤如前述答辯理由已載明者，系爭案主要構造組合、標的功效既為引證1 揭示，系爭案修正申請專利範圍，亦對原處分無實質影響，故原處分並無違鈞院90年訴字第325 號判決所指情事，起訴理由顯非客觀公允，當均難以足採。
⒋最高行政法院之判決書略謂：依本院歷來之見解，認為發
明或新型之同一性，應依實質原則審定之，亦即二發明或新型，雖其外觀或構造部分不同，惟依社會一般通念，倘其目的及效果相同，該申請在後之專利申請案，即不得核准。是就新型專利新穎性之論究中，亦參酌二發明或新型功效之比較。至於行為時專利法第98條第2 項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」係有關「進步性」之規定，著重於是否運用申請前「既有之技術或知識」及「熟習該項技術者」能否「輕易完成」，與前述「發明或新型之同一性」亦參酌其功效之比較有別。原判決指原處分所謂「系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者」已涉及進步性判斷範疇；另謂：「系爭案、引證1 所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同」，其中關於系爭案並無新功效之判斷，亦涉及進步性之判斷範疇，確有混淆新穎性及進步性之違誤等詞，不無適用法規不當之違誤。
⒌查依前最高行政法院所述「有關『進步性』之規定，著重
於是否運用申請前『既有之技術或知識』及『熟習該項技術者』能否『輕易完成』，與前述『發明或新型之同一性』亦參酌其功效之比較有別」等，引證1 經與系爭案比較，兩案主要構件均呈對應，且所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，兩案自屬「同一構造」，此等俱已詳載於原處分審定理由中，另用於補充說明舉證之用語「得輕易思及」、「當屬可輕調整」等，均在於輔助闡釋引證1 與系爭案屬「同一構造」，按判斷新型有無新穎性時，亦應以新型之技術內容比對是否相同為準，其中包含能由熟悉該項技術者直接推導而得者，均屬新型不具新穎性之範圍（參照被告83年11月25日公告之新型專利審查基準第2-2-5 頁二（二）3 點及2-2-15頁五（三）項），又如引證1 第3 至5 圖所示，其換向時卡掣件及頂掣件會藉彈性構件向下縮，系爭案雖具有頂持部，其換向時止動件及頂掣件亦會會藉彈性元件向下縮，以完成換向動作，故其所設頂持部之目的與功效，皆與引證1 相同，其部分形狀上稍有變化，係為熟悉該項技術者可直接推導者，故系爭案與引證1 相對應之同一構造係為熟悉該項技術者可直接推導者，已擬制喪失新穎性；原鈞院判決理由內容所載，也不外是在論究系爭案之功效，甚至是系爭案說明書中所未載者。蓋專利之立法宗旨，本來就在講究其實用功效，以厚利民生。況原處分主要亦是就兩案構造作整體比較，論究功效具有補強說明之用。至於有關「進步性」之論究，即專利法第98條第2 項所規定：「運用申請前既有技術，而為熟悉該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者」，其更應考慮整條條文上下連貫解釋，並非僅在於「功效」一項。
⒍如前項答辯理由所述，系爭案雖在容件槽開口角度、頂持
部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者，其附屬項之扳動部、弧形止動壁亦同，自屬同一構造，其目的與功效，皆與引證1 相同，其部分形狀上稍有變化，係為熟悉該項技術者可直接推導者，故系爭案附屬項與引證1 相對應之同一構造亦為熟悉該項技術者可直接推導者，已擬制喪失新穎性。
㈢參加人主張之理由：
⒈依最高行政法院就本案發回意旨與歷來實務之見解，均認
為發明與新型之同一性，應依實質原則審定之，亦即二發明或新型，倘其目的及效果相同，該申請在後之專利申請案，即不得核准。
⑴查本案被告為「異議成立，應不予專利」之審定，係認
為系爭案違反核准審定時應適用之專利法第98條第1 項第2 款之規定為：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者不予新型專利」，依最高行政法院就本案發回意旨：「所稱『有相同之發明或新型』係指有他件相同之發明或新型存在，而其技術內容與後申請之新型專利相同而言。而依本院歷來之見解，認為發明與新型之同一性，應依實質原則審定之，亦即二發明或新型，雖其外觀與構造部分不同，惟依社會一般通念，倘其目的及效果相同，該申請在後之專利申請案，即不得核准。
」。
⑵就歷來實務之見解均認核准審定時之專利法第98條第1
項第2 款之規定所謂「相同之新型」係指兩新型之實質目的及效果相同而言，除參加人於提起94年4 月二審上訴理由狀中已有載述之最高行政法院89年度判字第169號判決要旨及86年度判字第2600號判決要旨，及被告於94年7 月28日行政訴訟上訴協助書中所提行政法院72年判字第274 號判決外，參加人再提出下列判決以為佐證：
①最高行政法院88年判字第3463號判決載：「惟有相同
之發明或新型申請在先並經核准專利者，依同法第98條第1 項第2 款之規定，自不得申請取得新型專利。
…茲本案所強調之特徵與目的係在排油煙機底端與殼體組裝方式之改良，而由引證案技術內容亦可瞭解其同具本案之快速組配功能，且兩者構造亦同具有對應設計，亦即本案與引證案均係於排油煙機之煙罩（底板）前緣處彎折為抵部（底板之定位部），後側端緣設有複數螺孔之定位部（導流面尾端設複數螺孔）；排油煙機之外殼體前端底緣內彎形成一托槽（頂板之嵌槽），供煙罩抵部（底板定位部）嵌入，其後側端面設突緣供煙罩定位部抵接螺固（後板下方設螺孔與底板尾端螺孔螺接），煙罩側邊之抵緣係與殼體同體向內彎折之擋緣相抵（底板吸風面抵頂於左右側板之隔板末端延伸之擋板），有如前述。則由上述比較內容更顯示二者之同一性，雖本案定位部呈彎折狀與煙罩兩側抵緣向上延伸構造與引證案有些微差別，但此結構並非本案創作精神所在，且屬一般業者所熟悉之技術，實難符合新型專利要件，是原告前開主張，尚無足採。」②最高行政法院88年判字第4076號判決載：「二、按『
凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：…二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。』專利法第98條第1 項第
2 款…定有明文。…四、經查：（一）系爭專利係由一主構件及一背構件所構成，該主構件具有一面部及一位於該面部側邊之頸部，該背構件呈凹窩狀，具有桿頭背形狀，係與該主構件固接，共同形成一中空高爾夫桿頭，其特徵在於：…，此業於原處分卷內之系爭專利案專利說明書中申請專利範圍予以載明。而引證案主要係由合金原料製成之上封蓋、下封蓋及具有與聯桿頭一體鍛造成型之擊球面板3 片所組合後焊接而成，其主要特徵在於：…，此亦據載明於原處分卷內之該專利說明書之專利範圍內。引證案之熱鍛成形的聯桿頭與擊球面板之特徵，已揭露系爭案特徵所強調之『以金屬熱鍛一體成型該面部及該頸部』，故系爭案並不具新穎性。」⒉系爭案雖具有「頂持部」，但此熟習棘輪扳手技術者可以
輕易思及推導，不能以此主張有新穎性，亦即系爭案與與引證1案屬相同之新型。
⑴本案爭點在於系爭案「頂持部」是否具備「擬制新穎性」，應為否定，理由如下：
①按新型專利主要係就其專利申請範圍所載述技術內容
予以論究，按系爭案專利申請範圍第1 項並無關於「頂持部」之記載，即可知「頂持部」非系爭專利案之主要構件，雖其專利申請範圍第2 、3 項有記載關於頂持部，然由系爭案說明書第10、11頁有關系爭案之優點記載，可知系爭案之改良技術特點並非在頂持；而系爭案有關頂持部係指其在於止動件保持常態卡制，但引證1 具有大面積壁配合卡制，及頂掣槽平移作用等特點，亦有止動件與驅動件保持常態卡制之功能。
②又依核准當時所適用專利法第105 條准用第22條第3
項明定：「第1 項說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、新型目的、技術內容、特點及功效，…」，故原告在起訴理由雖謂系爭案頂持部產生翹翹板之樞轉運動，現象於系爭專利說明書並未記載，依前揭法條規定，自不應將此視為系爭專利範圍，並以之作為比對對象。
③依專利審查基準第2-2-5 「判斷新型有無新穎性時，
應以新型技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。」，查不論系爭案之止動件70與驅動件30，或相對應之引證1 撥動裝置40與驅動體20，均是面的接觸，兩者止動件、撥動裝置之棘齒皆是利用作為頂抵驅動見（體）之用，兩者技術內容實相同；有差別的在於，系爭案止動件係半個弧面棘齒與驅動件棘齒溝貼合，而引證案撥動裝置係全弧面棘齒與驅動體棘齒溝貼合，但此部分並非系爭案創作精神所在，且為簡單形狀調整，係熟習棘輪扳手技術者可以輕易思及推導出，依最高行政法院88年判字第3463號判決所載「雖本案定位部呈彎折狀與煙罩兩側抵緣向上延伸構造與引證案有些微差別，但此結構並非本案創作精神所在，且屬一般業者所熟悉之技術，實難符合新型專利要件，」與上述專利審查基準內容，此部分差別實難符合新型專利要件，系爭案自不能以此主張有新穎性。
④又所謂「功效」指會增進物品之功能、效用而言，棘
輪扳手主要之功效在於扭力大小，系爭案顯然並不因具有「頂持部」因而就增加棘輪扳手之扭力，反而因系爭案止動件僅有半個弧面棘齒與驅動件棘齒溝貼合，可能減少一些扭力，而關於止動件棘齒與驅動件棘齒貼合面摩擦力問題，此摩擦力很小，且作用應力在止動件（撥動裝置）棘齒與驅動件（體）棘齒貼合面切線方向，不會造成止動件、撥動裝置棘齒之磨損，故此並非棘輪扳手所予考量之功效、目的，更不會考量到會不會造成止動件磨損問題（止動件磨損問題與扳手製造材料品質、熱處理製程更有關係），故難謂因系爭案設有「頂持」即具有功效上增進，易言之，系爭案與引證案功效並無不同。
⒊本案與鈞院92年度訴字第2464號案件之當事人並不相同無適用「爭點效」理論之餘地。
⑴姑不論爭點效之理論於司法實務與學界是否被採納，僅
依「爭點效」之理論，乃指前後兩案當事人相同，法院就前案當事人重要爭點所為之判斷，不得於後案作相反之判斷，當事人亦不得再為不同主張之謂。即前後兩案當事人須相同始有適用「爭點效」之餘地，僅提出最高法院93年台上字1796號判決供鈞院參酌。
⑵又行政訴訟之當事人專指行政訴訟法第23條所指之三類
人員：原告、被告（包括被告機關）及依同法第41條及第42條參加訴訟之利害關係人，依此本案之當事人為：原告利益得股份有限公司、被告經濟部智慧財產局及參加人星聯鋒股份有限公司，而鈞院92年度訴字第2464號案件當事人為：原告利益得股份有限公司、被告經濟部智慧財產局及參加人張育豪；兩案件之當事人並不相同，自無適用「爭點效」理論之餘地。
⒋依訴訟實務及學界通說，均不認同所謂之「爭點效」理論
，故鈞院92年度訴字第2464號判決部分理由並無拘束鈞院之效力，謹說明如下：
⑴判決理由中之判斷是否具有拘束力（爭點效），最早係
民事訴訟法學界所討論，並由日本新堂幸司教授極力倡導。惟現行民事訴訟之實務與通說尚未接受此理論，遑論不同領域之行政訴訟，本件實無適用爭點效理論之餘地，如後述。
⑵民事訴訟實務對爭點效理論之見解：
①最高法院72年4 月19日民庭總會決議：「確定判決之
既判力，僅以主文為限而不及於理由…說明主文之理由，並無裁判效力。」。
②最高法院73年台上字第3292號判例：「民事訴訟法第
400 條第1 項規定確定判決之既判力，惟於判決主文所判斷之訴訟標的，始可發生。若訴訟標的以外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第2 項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力。」③最高法院87年台上字第1029號判決：「若訴訟標的以
外之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中對之有所判斷，除同條第2 項所定情形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷有既判力。原判決以所謂『爭點效』之理論，認兩造間…對於重要爭點…於確定判決理由中所為之判斷，法院及當事人不得任作相反之判斷或主張，不啻謂另件確定判決理由中就當事人間重要之爭執所為之判斷，對本件訴訟亦有拘束力，揆之首揭說明，於法自欠允洽。」④最高法院91年台上字第2543號判決：「原判決以所謂
『爭點效』理論，認…於確定判決理由中所為之判斷，當事人不得任作相反之判斷或主張，不啻謂另件確定判決理由中就當事人間重要之爭執所為之判斷，對本件訴訟亦有拘束力…於法自欠允洽。」⑤最高法院92年度台上字第2386號判決：「查民事確定
判決之既判力並不及於判決理由，故確定判決理由中就訴訟標的以外之事項有所判斷，除民事訴訟法第40
0 條第2 項規定情形外，當事人於新訴訟以之用作攻擊防禦方法，法院並不受確定判決就該事項判斷之拘束…故該確定判決理由，縱就…之爭點予以判斷，因此爭點非該事件之訴訟標的，故該判斷並無既判力，上訴人非不得對之再為爭執。」⑶學界通說對爭點效理論之見解：
①前大法官楊建華認為，限制當事人起訴涉及憲法上所
保障之人民訴訟權，法律條文有意排斥之事項，不得再以解釋之方法，作牴觸法律明文之適用。現行民事訴訟法既僅就第400 條第2 項，承認判決理由中判斷具有拘束力之例外，依「明示其一，排除其他」之原則，例外應從嚴認定，不得再就該條作擴張之解釋。何況我國民事訴訟法之立法沿革及原立法理由所舉之例，原係不承認單純之判決理由有何拘束力。故爭點效之理想雖有其可取之處，仍須修正現行條文使在實定法上有其依據，實務上始得採用。
②前大法官吳庚亦認為，對於判決理由之確定力，通說
持保留態度，咸認為判決理由中所為之判斷不生既判力，但法律例外允許者不在此限。故判決理由之判斷原則上不生確定力，當事人所主張先決問題之法律關係，無論法院於理由作何判斷，不能因該判決已經確定而認此項判斷具有既判力。
⑷基此，無論通說與實務皆認為「爭點效」尚無適用之餘
地，故行政訴訟領域絕無貿然採用該理論之必要，依此，鈞院不受92年度訴字第2464號之判決理由所拘束。
⒌綜上所陳，系爭案與引證1 兩新型，其等目的及效果均相
同，依核准當時適用之專利法第98條第1 項第2 款規定，該申請在後之系爭專利案，即不得核准予以專利，被告所為「異議成立，應不予專利」之處分，自為合法可採。又「爭點效」理論既無適用餘地，原告主張鈞院於本件訴訟中應援用先前鈞院前92年度訴字第2464號之判決效力，撤銷原處分等語，自不足採。
理 由
一、本件係於專利法92年1 月3 日修正施行前，已提出之異議案，依專利法第136 條之規定，應適用修正施行前之規定。又系爭案係於89年5 月25日申請專利，被告於89年10月27日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之原因，應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法為斷，合先敍明。次按稱新型者，謂對於物品之形狀、構造或裝置之創作或改良（系爭案核准審定時專利法第97條參照），同法第98條規定：「（第1 項）凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6 個月內申請新型專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起6 個月內申請專利者，不在此限。（第2 項）新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」又按第102 條第1 項規定：「公告中之新型，任何人認有違反…第97條至第99條規定…者，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由異議申請人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為異議不成立之處分。
二、本件依兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實，引證1係89年2 月3 日申請、89年10月11日公告之第408653號「棘動工具（1 ）」專利案，引證2 係89年1 月11日申請、90年1月11日公告之第418748號「棘輪扳手（2 ）」專利案，其公告日均晚於系爭案之申請日89年5 月25日，且無於系爭案申請日前公開之證據，無法作為論究系爭案進步性之依據，是本件應無同法第98條第2 項適用之餘地。本件之爭執，厥在於：系爭案與引證1 是否係相同之新型？系爭案是否有違核准時專利法第98條第1 項第2 款之規定而不符新型專利要件？
三、系爭案依其專利說明書之記載，其申請專利範圍為：㈠一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具
具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽呈相接之形態；止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；且容件槽與止動槽相切開口角度約在60至80度角；止動件相對於驅動件之端面形成相對驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動者。
㈡一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具
具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部者。
㈢一種高扭力之複合式換向棘輪扳手結構改良，其中，手工具
具有握柄，握柄端擴大形成驅動部，驅動部中央設有貫穿之驅動容室以供容置驅動件，而於驅動容室近握柄處另設有開口形態之止動槽，其特徵係在於：止動槽中央處之末端設有開口狀之容件槽以供複合方向控制裝置之方向控制件、彈性元件、頂掣件及止動件置於其間；其中，容件槽與止動槽係呈相接之形態，止動件容置於止動槽內，而方向控制件則穿設於容件槽中，方向控制件與止動件間另設有彈性元件與頂掣件相互頂持，並使頂掣件由方向控制件伸出至止動槽與容件槽間，方向控制件即可確實的組配於手工具驅動部上不致脫出；止動件相對於驅動件之端面形成相對於驅動件弧度之形態，並於兩端部處設有多數角齒狀之止動部與驅動件之止動部相互嚙合止動，而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者。
㈣如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之高扭力之複合式換向
棘輪扳手結構改良，其中，方向控制件係於外露容件槽端部設有供使用者扳動之扳動部，而於扳動部相對於容件槽端向容件槽內伸出圓徑相仿之主體部，並於主體部腰部處相對於止動件端面中央處設有容置槽，以供彈性元件與頂掣件設於其中，其中，彈性元件可伸入頂掣件之容置室，而頂掣件圓筒狀之頂掣部可確實的伸出主體部容置槽並頂向止動件者。
㈤如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之高扭力之複合式換向
棘輪扳手結構改良，其中，止動件設置頂掣槽兩端之外緣處設有與止動槽相頂掣之弧形止動壁者。
四、本件被告為異議成立，應不予專利之審定，係以：引證1 主要於扳手本體設頭部、柄部、頭部內形成第1 容置部，柄部設第3 容置部，第1 、3 容置部間設有第2 容置部，換向開關置於第3 容置部內，頂掣裝置含彈性構件，頂掣件，並置入換向開關卡合，卡掣件一側設有齒部，其置入第2 容置部內，相對齒部一側設長凹槽供卡掣件伸入帶動，棘動件外圍設齒部與卡掣件上齒部呈貼合者。並比較系爭案與引證1 主要均含有握柄、驅動部（頭部）、驅動部中設驅動容室（第
1 容置部）容置驅動件（棘動件），驅動容室近握柄處設止動槽（第2 容置部），止動槽末端設開口相接之容件槽（第
3 容置部）供方向控制件（換向開關）、彈性元件（彈性構件）、頂掣件及止動件（卡掣件）置入、止動件容置於止動槽內，方向控制件穿設於容件槽內，方向控制件、止動件間設有彈性元件、頂掣部相頂持，止動件相對於驅動件具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，止動件相對於頂掣件並設有頂掣槽（長凹槽）者，供卡掣件伸入帶具有相對弧度之止動部（齒部）嚙合，以系爭案雖在容件槽開口角度、頂持部、頂掣槽部分形狀上稍有變化，惟此等當屬可輕易調整者，至於系爭案申請專利範圍各附屬項中之扳動部、弧形止動壁等部分構造，亦乃一般習用形態及常識性設計，均難已具新穎性；且系爭案、引證1 所能達成簡化結構，具高扭力換向棘輪扳手之標的、功效相同，兩案自屬同一構造，不符新型專利要件等理由資為論據。
五、惟查：㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-11至2-2-12
頁規定：「在新型新穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』，係指兩新型之技術內容相同而言。『有相同之新型』，指申請新型專利時，已有相同之他件新型申請案存在，至於究為何人所請則非所問。又，此處所指之他件新型申請案，雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之新型，雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中，而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時，基於先申請案之新型在審定公告前，申請人尚得依專利法第105 條準用44條第1 款規定，補充修正記載於申請專利範圍中，因此在認定先申請之新型是否為本條款所規定之『相同之新型』時，除考量其申請專利範圍外，凡在新型說明或圖式有記載之新型，亦包涵在內。」第2-2-12頁規定：「所謂『申請在先並經核准專利』，係指先申請案之新型雖經核准專利，但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報，或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利但其後經核准專利者而言。」「由於『申請在先並經核准專利』之新型，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之新型並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一新型一專利原則，乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制（legal fiction ）為既有技術，而使後申請案之新型不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」第2-2-15頁規定：「『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』之認定基礎。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（行為時專利法第1 條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。
㈡復按判斷新穎性與進步性為審查一專利申請案是否具有可專
利性之重要步驟。審查機關先判斷一專利申請案符合發明或新型之定義，並具有產業利用性後，再利用其檢索得到之引證文獻，依照標準步驟，先判斷單獨一篇引證文獻中揭露之先前技術與申請案之間是否有「差異」，若有差異，即具有「新穎性」；若該申請案能通過新穎性之測試，審查機關須再針對該「差異」部分，判斷是否具有「進步性」。由此可見：「新穎性」重在判斷引證案與專利申請案之間是否具有「差異性」，而非進一步判斷該差異之大小是否為熟悉該項技術之人所能輕易完成。
㈢再行為時專利法第98條第1 項第2 款「擬制新穎性」規定：
「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得取得專利。亦即，適用該條規定以核駁專利之前提乃引證技術需揭露所有系爭案所具備之技術特徵。申言之，由於引證案在系爭案申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將系爭案申請後公開之技術資料專利擬制可作為核駁系爭案之新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭案時，系爭案之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭案創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利。另按改制前最高行政法院78年度訴字第516 號判決意旨：「比較兩案是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若有一不同，即非為同一」。若系爭案申請專利範圍主張之創作之構造或功效，確實有未見於引證案者，則系爭案當然應視為具有「擬制新穎性」而應准予專利。至於其「功效」是否增進，則屬另一專利要件「進步性」之範疇，而非「擬制新穎性」所得論究。
㈣查系爭案申請專利範圍獨立項第2 項最後一行之特點界定：
「而於兩端止動部間另突出圓弧突狀之頂持部」、獨立項第
3 項最後一段所界定之「而於兩端部止動部間另突起圓弧突狀之頂持部，而止動件相對於頂掣件設有頂掣槽，頂掣槽中央為平直之平移緣，而於兩端部處設有配合頂掣部弧形之限止緣；頂掣槽之寬度大於頂持部，以使頂掣件於頂掣槽內移動時，可確實的以頂持部為中心掣動止動件改變不同之方向者」，其中所界定之「頂持部（73）」結構，乃引證1 說明書、圖式或申請專利範圍均未揭露之特點，此足見系爭案與引證案絕非「相同發明或新型」，此參前述最高行政法院判決之見解亦更可證諸本創作因「頂持部（73）」未揭露於引證1， 顯然系爭案申請專利範圍界定之整體「形狀、構造或裝置」與引證1 截然不同，與引證1 非屬同一創作。
㈤要之，系爭案之止動件70之頂持部73可將兩端止動部72略為
頂離驅動件30之止動部32，並利用頂掣件60之頂掣部62於止動件70頂掣槽71平移緣710 移向限止緣之兩端，其係以止動件70以頂持部73之頂持支撐，使原與驅動件30止動部30嚙合之止動部蹺起，使另端之止動部可順利止卡於驅動件之止動部，而形成方向之掣動結構者（系爭案專利說明書第10頁、圖式第二圖參照）。再系爭案依圖式第1 圖、第2 圖、第5圖均可見其頂持部(73)為圓弧狀突起構形，且頂持在驅動件
(30) 上之棘齒上，與引證一圖式第l 、3 、4 、5 、8 所示卡掣件40並未設如系爭案「圓弧突起」結構之「頂持部」，且棘動件(20)、止動件(40)之間的齒部是完全相互貼合，亦未系爭案頂持部(73)之圓弧狀突起構形頂持在驅動件(30)上之棘齒之結構。因此，系爭案與引證一之上揭結構二者並不相同。
六、綜上，系爭案與引證1 為不同之新型，系爭案無違核准時專利法第98條第1 項第2 款之規定，乃原處分竟認系爭案有審定核准時專利法第98條第1 項第2 款不予專利之事由，就參加人之異議申請為成立之審定，認事用法，尚有違誤，訴願決定，未予糾正，亦有未合，原告訴請如聲明所示，為有理由，應予准許。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 3 月 28 日
書記官 陳可欣