臺北高等行政法院判決
95年度訴更一字第146號原 告 京展光學股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 張慧明律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 德商．雨果伯斯公司代 表 人 乙○○○○○訴訟代理人 丙○○複 代理 人 許淑華律師（兼送達代收人）上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國92年9月19日經訴字第09206220380 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決後，經最高行政法院廢棄發回，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用及發回前訴訟費用均由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣原告之前手京甸企業有限公司（下稱京甸公司）前於73年
3 月20日以「波士BOSS及圖（墨色）」商標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第84類之各種眼鏡、鏡片、鏡框及一切其他應屬本類之組件等商品，向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經其審查，准列為註冊第262549號商標。84年10月1 日核准延展註冊（商標專用權83年11月1 日至93年10月31日），並於90年2 月23日移轉登記為原告。嗣參加人以系爭商標有違其延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以92年5 月27日中台評字第900421號商標評定書為系爭商標之延展註冊應為無效，其聯合註冊第728178號商標應一併撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。經本院以92年度訴字第4839號判決：
「原告之訴駁回」，原告不服，乃向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院以95年度判字第1575號判決將原判決廢棄，發回本院審理。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.訴願決定及原處分均撤銷。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。㈢參加人聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第84類之商品，是否該當修正前商標法第37條第1項第7 款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
1.有關「BOSS」、「HUGO BOSS 」、「HUGO HUGO BOSS」等系列商標（下稱據爭商標，如附圖2 ）是否著名，認定時間點為系爭商標申請註冊時（73年3 月21日），而非延展註冊時（83年10月31日）：
⑴系爭商標73年3 月21日向被告申請註冊，經准列為註冊
第262549號商標，專用期間自73年11月1 日至83年10月31日，並經二次延展至93年10月31日及103 年10月31日。
⑵依平等原則：
①本院相同案情之案例（本院94年度訴字第2272號判決
）即以據爭商標是否為著名商標，應以系爭商標申請註冊日為判斷時點。
②前述判決與本件系爭商標均係已辦理延展，所爭議者
均為據爭商標是否著名及其認定時點，適用法條亦相同，案情相同，應採取相同見解。再者其與本件另有一相同點，該案據爭商標之外文「555 」，非評定人創用，且係常見之阿拉伯數字，與本件「BOSS」為習見外文，國內廠商以之作為商標圖樣申准註冊於各類商品者，多達420 件，且非參加人創用之情形相同，依相同情形應給予相同處分之平等原則，應採取一致之標準。
⑶依照經驗法則，系爭商標申請時若非襲用據爭商標，延展註冊時即不可能有襲用據爭商標之情事：
系爭商標於73年3 月21日向被告申請註冊，經其審查，並無違反當時商標法第37條第1 項第7 款，83年辦理延展，為原權利之延續，延展註冊所取得之商標權來自73年註冊公告之權利，並非襲用自據爭商標。且依經驗法則，「襲用」只有自始襲用之唯一情形，絕不可能自始為創用，10年後的某日起，突然變成襲用。再者，就商標法規定之論理而言，商標註冊後，就不能變更商標圖樣，因此只能以原始核准註冊之圖樣申請延展註冊，不可能有襲用他人商標來延展註冊之情事，故襲用只可能「自始襲用」，不可能有「嗣後襲用」。是以82年12月22日修正公布之商標法第25條之適用，應係指註冊商標自始襲用，於延展註冊時，該襲用狀態仍存在，即不准予延展註冊。若延展時，襲用狀態已不存在，例如被襲用商標已消滅或移轉予系爭商標註冊人，則仍可准予延展註冊。至於若非自始襲用，根本無該條適用。因此，所謂延展註冊應適用延展註冊時之規定，須依論理而為適用，不宜當然推論是否著名之認定亦以延展註冊時點為準，形成間接承認「嗣後襲用」之結果。
⑷依照商標法第37條第1 項第7 款之延革：
①依78年5 月26日修正公布之商標法第25條之1 之規定
，在延展註冊時，並不審查當時同法第37條第1 項第
7 款事由，故延展註冊後已無從主張著名商標，當然也不可能以延展註冊之時點來認定商標是否著名。即便以第6 款作為補充規定來主張著名商標之保護，也不應以延展註冊時點來認定商標是否著名，否則與第
7 款之明文排除適用相較，豈非有失輕重。②依82年12月22日修正公布之商標法第25條及同法第37
條第1 項各款規定中並無著名商標字樣，著名商標之保護實務係依其中第7 款規定為之。因此依該款規定主張著名商標之保護，並參酌經濟部中央標準局（經濟部智慧財產局即被告前身）83年7 月印行之商標手冊之審查要點意旨，自應以系爭商標申請註冊時之時點，來認定據爭商標是否著名。且前述83年7 月商標手冊亦經最高行政法院95年判字第1575號判決引用。
③依86年5 月7 日修正公布之商標法第25條規定，同法
第37條第1 項7 款固屬延展註冊審查條款之一，惟依當時「著名標商標或標章認定要點」第十（二）點規定「著名商標或標章之認定時點：本法第37條第7款著名之商標或標章認定時點，以他人申請註冊時著名與否為準。」已明確闡明商標是否著名之認定時點。
④依92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12
款規定及同條第2 項之修正理由：「第2 項新增。明定前項第12款、第14款至第16款及第18款構成要件認定時點，應以申請時為準。」可謂於商標法中更明確規定據爭商標是否著名，應以系爭商標申請註冊時為認定時點。又不論其申請後事實狀態是否有所變更均以申請時為準，此係有關商標申請後所產生的期待權與申請前他人已存在的權利所作的調整；商標受理申請後即產生期待權，申請後他人新取得的權利，則不能排除商標申請所取得的期待權，這是採取註冊主義及先申請原則的國家所當然採行，被告93年11月編印之商標法逐條釋義對據爭商標著名性認定時點之說明，亦明示應以「申請時」為準。
⑸法之安定性：
①若據爭商標是否知名以系爭商標延展註冊時為準之見
解正確，以下案例，產生極不公平之現象：假設甲商標於70年申請註冊，80年延展，此期間乙商標雖於75年成為著名商標，於79年對甲商標申請評定，均無法以75年至79年間乙商標之著名證據，主張任何相關的著名商標條款來評定甲商標註冊無效。嗣甲商標80年延展註冊後，其權利應更不可動搖。惟若於81年對甲商標申請評定，反而可以75年至79年間乙商標之著名證據，主張著名商標條款來評定甲商標無效，相較之下，即可見以系爭商標延展註冊時為準見解之謬誤。
換言之，依本件更審前本院之見解，商標權人之權利，隨著時間的經過，越來越不確定，而評定申請人反之隨著時間的經過，在證據的利用上越來越有利。這與一般訴訟上「舉證之所在，敗訴之所在」等多項論理及經驗法則，都明顯相違背，法之安定性可謂蕩然無存。
②原告使用系爭商標已逾20年(73 年至今) ，依當時中
央標準局（智慧財產局即被告之前身）所賦予商標權，合法、戮力、長期、未間斷地使用至今，投入廣告費、行銷費等金錢、時間及人力，使系爭商標成為著名商標，全省經銷商多達320 家，每年之進口金額亦達千萬元，並於雜誌中刊登廣告，若採更審前本院之見解，商標權人之權利處於不確定之狀態，反而使商標權人怯於使用商標，有礙經濟發展，為免損及商標權人之信賴利益，本件據爭商標是否著名，實應採取系爭商標「申請註冊時」為認定時點。
⑹參加人於提出評定時亦以系爭商標申請註冊時為主張著名之時點。
2.依參加人於評定階段檢附之資料，據爭商標於系爭商標申請註冊時，並非著名或知名商標：
⑴參加人於評定階段檢附之國、內外註冊證部分：此僅係
權利取得之證明，況有多國之註冊證資料並非據爭BOSS商標，而係「HUGO BOSS 」、「HUGO BOSS HUGO」等商標。
⑵參加人於評定階段檢附之1984年至1987年間之雜誌廣告、商品型錄部分：
①商標或標章之使用證據，應有其「圖樣」及「日期」
標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，為著名商標認定要點第9 點之規定。
②其「日期」及「雜誌名稱」部分均以手寫標示，是否
確為該其所標示之日期，並無其他足供辨識之佐證資料，真實性可疑。
③我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利
益，國外之著名商標必須在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性，此為本院89年訴字第2762、3419、2278、1957、1514號判決、90年訴字第2597、5544、4356號判決意旨。
④依參加人所提之前述證據，至多只能證明其在國外之
知名度，前述雜誌及型錄並無在我國發行，我國相關消費者無法輕易取得、閱覽，實難謂據爭商標已在「我國」達著名之程度。而參加人亦未能提出據爭商標在國外所為之證據資料，已為國內相關事業或消費者知悉，據爭商標殊難認係著名商標。
⑶參加人於評定階段檢附之異議審定書及行政法院判決：
①商標之審查是採「個案審查拘束原則」，每一案件中
有關商標圖樣近似性之審查，也有不同之斟酌因素，必須經由個案，透過二個商業主體在法律上之真實攻防，才能決定，本院89年訴字第1959號著有判決。
②參加人以被告中台異字第G00000000 、G00000000 號
商標異議審定書、改制前行政法院89年判字第744 號、88年判字第3804號判決，主張據爭商標為著名，然該4 件系爭商標之申請日（86年6 月30日、86年10月
7 日、85年6 月19日、85年6 月19日）與本件系爭商標之申請日尚有極大之落差，該案之據爭商標是否於本件系爭商標申請時亦屬著名，不得而知，故該審定書及判決書實無法作為本件據爭商標為著名之有力證據。
⑷參加人曾於78年間以商標法31條第1 項第2 款舉發系爭商標已達2 年未使用，經被告作成申請不成立之處分。
由此可知，據爭商標於舉發系爭商標申請時（73年）亦未臻著名，無法以「著名」商標之要件積極地評定系爭商標，僅得以消極之方式對該商標提出舉發。由此即知，原告自創系爭商標後，參加人為取得商標註冊，對系爭商標提出舉發，然未達到目的，因此以相同於系爭商標之「BOSS」為商標圖樣向被告申請註冊，並進而向原告主張權利。
⑸據爭商標於系爭商標申請時，於眼鏡商品完全未使用，自不具知名度。
3.縱據爭商標為著名商標，其亦僅知名於衣服商品，不得拘束於眼鏡類商品先使用且形成著名之系爭商標。縱使據爭商標為著名商標，然而，其所著名及可拘束之商品領域，並非無限延伸（參照本院89年訴字第1196號判決），系爭商標專用權應獲保障，參加人當然應該讓步。
4.最高行政法院廢棄原判決之理由之一為本院未調查系爭商標之註冊是否以不公平競爭為目的，惟原告申請系爭商標並非以不公平競爭為目的：
⑴82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款適
用要件之一為「系爭商標襲用據爭商標」。而系爭商標早於73年3 月21日即向前中央標準局（改制前之智慧財產局即被告）提出申請，早於參加人第1 件指定於眼鏡類申請之商標（註冊第41162 號商標，申請日77年2 月16日，惟於78年2 月1 日經撤銷），「先使用」之系爭商標不可能襲用「後使用」之據爭商標。且該註冊第41
162 號商標之圖樣為「HUGO BOSS 」而非「BOSS」。故系爭商標申請時，自不可能存在與參加人不公平競爭之意圖。
⑵據爭商標並非參加人所首創，系爭商標並非抄襲據爭商標：
系爭商標圖樣與據爭商標圖樣雖均有相同之外文BOSS，惟BOSS乃老闆之意，為一常見之英文單字，國內廠商以之作為商標圖樣申准註冊於各類商品者，多達420件，例如：日商‧羅朗株式會社早於65年3 月26日申請「BOSS及圖」，顯見首創以「BOSS」為商標圖樣之全部或一部者自非參加人，據爭商標是否有襲用他人商標之嫌，尚有待釐清。
5.最高行政法院廢棄原判決之理由之二為本院未調查二商標有無併存多年且各具知名度之事實部分：
⑴系爭商標自73年3 月21日使用至今：
自系爭商標向被告申請註冊，原告於其專用期間戮力使用該商標至今已逾20年，於相關業界間亦頗具知名度，全省經銷商已增加到481 家，至今仍持續販售，每年之進口金額亦達新台幣（下同）千萬元，且依90年至95年之進口報單，平均每年進口數額均數百萬元。
⑵參加人於77年2 月26日將據爭商標指定用於眼鏡等商品
申請註冊，其73至77年之型錄均係「衣服」商品，並非「眼鏡」。
⑶雙方商標各自使用於眼鏡及衣服商品，併存至今20餘年，並無混淆誤認之情事。
6.最高行政法院廢棄原判決之理由之三為參加人所檢具之廣告及型錄資料並無在我國發行，本院於更審前認定參加人之商品於國內各報章雜誌刊登廣告與卷內證據不符，原告提出以下說明：
⑴參加人於評定階段所檢附之證據為「國外」發行之雜誌
／型錄，並無國內百貨公司設有行銷據點及於『國內』各報章雜誌刊登廣告宣傳之資料。
⑵參加人於本件補充理由狀中，列舉據爭商標之著名資料
，僅有1983年3 月發行之「GQ」、「Lufthansa Bordbuch」雜誌廣告影本乙份，其日期係在系爭商標申請註冊日之前，其餘資料之日期均遠在該日之後，第2 筆資料日期為1988年7 月，距系爭商標註冊日已逾4 年多。是單就一筆資料實難以認定據爭商標於系爭商標註冊日前已具相當知名度，而足以成為系爭商標抄襲之對象。再者，參加人迄今仍未提出於國內各報章雜誌刊登廣告及發行型錄之資料。又，參加人檢附1983年3 月發行之「GQ」、「Lufthansa Bordbuch」雜誌廣告使用之商標為HUGO BOSS，與系爭商標差異性大，難謂為襲用，且參加人該份廣告係在促銷其「衣服」，並非「眼鏡」，更可見據爭商標僅使用於衣服商品，於「眼鏡」商品毫無使用，反觀原告自73年即使用系爭商標於「眼鏡」商品至今20餘年，基於原告對商標註冊之信賴保護，亦應保障原告之權益。
7.有關參加人提出其於81年與京甸公司簽署之契約部分：參加人於60年代以「HUGO BOSS 」商標使用於衣服商品起家，70年代亦銷售衣服，至今亦以銷售衣服為主。70年代參加人有意跨足「眼鏡」商品，惟京甸公司早於73年即提出系爭商標之申請（指定使用於眼鏡），78年參加人向中央標準局（被告之前身）主張系爭商標有2 年未使用之違法應廢止系爭商標，經處分不成立，參加人轉而於81年與京甸公司接洽表示願「有償」請求將系爭商標移轉予參加人。從而，京甸公司於81年1 月23日與參加人眼鏡商品之全球總代理商奧地利‧卡雷拉國際公司（CARRERA INTERNATIONAL ）簽署代理契約，同年2 月22日，京甸公司與參加人簽約，雙方約定若代理事宜進行順利，京甸公司始同意於代理期限屆滿後自84年1 月1 日起將系爭商標移轉參加人，價金則於斯時議定。惟京甸公司於81年1 月23日與奧地利‧卡雷拉國際公司簽約後約半年，雙方即協議不再繼續合作，奧地利‧卡雷拉國際公司並轉而將代理權授與金舫實業公司，參加人亦未給付商標移轉價金予京甸公司。京甸公司與參加人之契約雙方均未履行，京甸公司於3年後（84年）始將系爭商標移轉原告，並無違反誠信或公序良俗。
8.有關參加人稱被告無法預知未來法令內容（85年7 月標印之商標手冊）之可能部分：
評定為事後審查制度，商標核准註冊後，由利害關係人提出，而商標之註冊是否有違法，則以註冊當時之法律為準。參加人於90年提出評定，適用82年12月22日施行之商標法，85年7 月標印之商標手冊亦在適用範圍，並無不妥。
9.參加人主張其對於部分於67年至75年間註冊含帶有「BOSS」之文字商標為撤銷審定，足見其於73年3 月21日時已為著名，方足以撤銷成功。惟其並未提出撤銷案之相關認定書證。據原告瞭解其可能多係被異議者未提出答辯情形下，被告便宜行事之認定，例如日商三菱商事股份有限公司註冊之第372344號「BOSS」商標，係遭認定與美商吉艾奇巴斯公司註冊之第117882號「BASS」商標近似，而被撤銷審定。又如審定第360462號「伯斯BASS」商標，則係被認定與註冊第119109號「BOLS」商標近似，而遭撤銷審定。
均與參加人商標無關。前揭案例亦突顯在70、80年代，我國商標法理論未臻完備情形下，各種審定書之見解是否足資為今日之參考，實有待斟酌。
10.參加人對原告亦具知名度之相關證據之指摘，多屬誤解：⑴就73年3 月10日當代眼鏡雜誌之廣告，即原告聘請70、
80年代當紅之影星周潤發、米雪、歐陽佩珊、趙雅芝等代言商品，獨資拍攝之平面廣告，並非參加人所稱之「為眼鏡同業為集眾人之力，聯合促銷商品所作之聯合行銷廣告」，參加人另指稱該廣告為「原告系爭商標躋身同業同類商品中，其廣告效果自非同於對廣大大眾發行，且針對各類不同商品介紹之時尚雜誌可比擬，應不足作為知名度之證明資料。」惟依被告公告之「著名商標或標章認定要點」第3 點、第4 點及第3 點修正說明2之修正理由「補充規定相關事業或消費者之適用範圍，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，並非泛指所有商品或服務所涉之事業或消費者，參酌WIPO聯合備忘錄第2 條(3) 規定不得作為判斷著名商標之考量因素，即不以『一般公眾』之認知為準。」因此參加人認為同業之認知不足作為知名度之證明資料，顯與前揭要點規定意旨不符，應屬誤解。
⑵有關原告所提持續使用商標之出貨單及進口報單證據，
參加人以平均月之金額為標準，指摘月平均金額僅一萬餘元云云。惟任何商品之行銷本有旺季淡季，豈能以月平均收為準。再者無論金額多寡，其足以證明原告持續使用系爭商標。原告於73年以聘請70、80年代當紅之影星等代言商品，打開知名度，迄本件評定案提出時，又已持續使用17年，其在我國眼鏡同業間建立有相當知名度之事實，亦同樣不容置疑。系爭商標與據爭商標在評定申請前已併存17年，誠為不容否認之事實。
11.依被告公告之「商標識別性審查要點」第3 點揭示所謂「隨意性商標」係指「商標圖樣由現有之辭彙或事物所構成，惟與指定商品或服務全然無關者。」例如「蘋果APPLE」指定使用於電腦商品、「白馬」指定使用於磁磚商品、「大同」指定使用於電視等商品、「統一」指定使用於食品、飲料商品。由於「BOSS」為老闆之意，乃英文常見之現有之辭彙，因此，無論指定使用於何種商品，本質上皆為「隨意性商標」，此一本質不會因其是否著名而有改變，不會因著名而變成「創意性商標」。「隨意性商標」係由社會現有之辭彙構成，使用的人必多，很難認為係誰抄襲誰，因此在不同的商品併存的情形所在多有。即使著名如統一企業之「統一」商標者，也須忍受其他人在不同類別註冊「統一」商標，例如「統一」眼鏡、「統一」化工等至少有70餘件與統一企業無關之商標併存註冊。本件參加人之「HUGO BOSS 」商標整體而言，是否屬「隨意性商標」，容有不同見解。惟「BOSS」商標如前所述為「隨意性商標」，則無庸置疑。因此，縱使經過參加人篩減，無論其是否另帶有其他中文或使用之商品與參加人營業是否相去甚遠，在60年至73年間，畢竟實在存有16件含帶「BOSS 」 字樣之商標併存註冊。顯然「BOSS」一詞，既非參加人，也非原告所能獨用，則認定原告於73年時申請註冊系爭商標必係出於不公平競爭目的，抄襲參加人商標，顯屬過度推論。是以最高行政法院判決即指出「惟原判決引用延展註冊時商標法施行細則第31條規定，以延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之適用，須以不公平競爭之目的為前提，然並未對之予以調查審認」。
㈡被告主張之理由：
1.系爭商標延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。本款之適用應指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，為同法施行細則第31條所明定；又前揭條款之規範意旨，係在建立正常之商標秩序。
2.系爭商標圖樣與參加人據爭商標圖樣相較，二者均有相同引人注目之外文「BOSS」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，應屬構成近似之商標。
3.據爭商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標，業經被告認定在案。從而原告於其後以相同之外文「BOSS」作為系爭商標圖樣主要部分之一申請註冊，衡酌客觀事實，應係知悉據爭商標之存在而以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產銷主體參加人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞。
4.據爭商標經參加人使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品而具有相當之商譽，並為一般消費者所熟知，而原告並無提出系爭商標經其使用而具相當知名度之證據，則系爭商標以相同於據爭商標之外文「BOSS」做為商品圖樣之主要部分之一，復使用於性質相關連之眼鏡、鏡片、鏡框商品申請註冊，極易使消費者於接觸時聯想到其為參加人所有或與之相關連，從而本件系爭商標之延展註冊，客觀上仍有使消費者對其所表彰之商品來源與據爭商標產生聯想，而致混淆誤認之虞。
5.任意性商標雖保護性較低，但本件衣服與眼鏡搭配程度高，會使人產生來自同一來源之印象。
6.本件係在審酌系爭商標於評定時是否有襲用的問題，依照原告所提之使用資料沒有日期之註記，也無法證明原告為善意的大量使用，且參加人的商標亦經被告認定為著名商標，所以有修正前商標法第37條第1 項第7 款的問題。又本件係審酌系爭商標延展，屬於更新註冊的性質，所以只考量延展當時之情況，並沒有考量延展前註冊是否有襲用的問題。
㈢參加人主張之理由：
1.系爭商標違反延展註冊時之商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款之規定：
系爭商標延展註冊時之商標法第37條第1 項第7 款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品或服務為限。所謂「有致公眾誤信之虞者」，係指商標圖樣，有使一般購買者，對其商品之出產地或製造者，發生混淆誤認而購買之虞者而言，並不以被襲用之商標，已在我國註冊為要件。被襲用之商標是否以夙著盛譽，其商品有無行銷我國，亦非所問（改制前行政法院71年判字第1115號判決參照）；依現行商標法第23條第1 項第12款規定，本件爭點之一據爭商標之「著名性」，而所謂「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，其認定標準並不以在我國註冊、申請註冊或已使用為前提要件，其保護範圍較一般註冊商標為廣，且不以使用於相同或類似商品為限。參加人於原審所檢附之改制前行政法院89年判字477 號判決及88年判字3804號判決可知，據爭商標為著名商標一事，早已受本院肯認，上訴審認前審判決論理過程非無瑕疵，應予廢棄，洵非無由，惟此亦僅指前審判決論理過程之瑕疵。而據爭商標早於1963年即陸續於世界各國如美國、加拿大、瑞士等國獲准註冊，並取得世界智慧財產權組織（OMPI）之國際註冊證，為一國際知名之著名商標，據爭商標等商品於我國北、中、南各大百貨公司皆設有銷售據點，且在被告中台異字G00000000 號異議審定書內容亦可知悉，早在系爭商標延展註冊(84 年10月1 日) 以前，據爭商標早已享有著名性而據此異議許多相似商標之註冊，獲得成功。反觀原告遲至1984年方於我國申請註冊，其欲主張無攀附參加人據爭商標著名商譽之意圖顯屬無稽，原告申請系爭商標實有以不公平競爭之目的，欲使相關消費者對其表彰之商品來源或產製主體與參加人產生聯想而致混淆誤信誤購之虞。
2.系爭商標之商標權本應屬移轉登記為參加人所有，系爭商標違反延展註冊時之商標法第37條第1 項第5 款、第6款及現行商標法第23條第1 項第10款、第11款之規定：
原告系爭商標之商標專用權係由京甸公司於1995年10月1日移轉而來，惟京甸公司曾於1992年與參加人簽訂商標移轉契約，嗣後竟違約將已約定應移轉予參加人之系爭商標，移轉予原告，依商標法第35條之規定可知，商標權之移轉，辦理移轉登記僅是「對抗要件」，而非「生效要件」，故京甸公司與參加人間之商標權移轉契約於雙方簽署完成時業已生效，系爭商標權應為參加人所有，嗣後京甸公司違背誠信將系爭商標權移轉予原告之行為，顯屬違背商業誠信、破壞公序良俗之行為；且原告使用參加人據爭「BOSS」商標之一部分申請註冊，亦有使一般消費者對其商品之品質、來源或產製主體產生混淆誤認之虞。
3.依最高行政法院之判決理由，則本件準據時點既為「延展註冊當時」（即84年10月1 日），被告應無預知未來法令內容，而無在半年多以前率先適用之可能。
4.原告以全省經銷商名單資料、進口報單、統一發票、雜誌廣告等證據主張系爭商標係「知名商標」一節，惟：
⑴其所提經銷商資料只是與原告往來之廠商，且不知是原
告臨訟自行製作抑或印自其他名冊之資料，無法證明每一家均實際經銷系爭商標商品。
⑵進口報單分別有JUMP、TITANOS 、CBLI、BOSS等不同產
品入關申報、而BOSS也只占少部分，縱使原告光是BOSS部分年進口額千萬元，亦非巨額數字，豈能以區區數字就認定為已具知名度。
⑶所謂之「雜誌廣告」，既無雜誌封面，印行日期，是否
為原告自行印刷之DM？且原告亦無說明所謂之「雜誌」是全台各大書局隨時可得之知名雜誌或是小道雜誌。⑷就12張發票部分，有3 張係重複，因此，剔除重複提出
之3張發票金額，其實際金額僅僅33萬餘元，況復以單隻鏡架平均單價估之，系爭商標商品於全台之月銷售量僅155.6 隻，故據此如何得出其已具知名度之結論。
5.原告代表人與京甸公司之代表人同一，後者本應移轉系爭商標予參加人，詎其代表人以兩面手法，將系爭商標如同自右手轉至左手一般，其明顯已悖誠信原則，無予以保護之餘地。
6.商標申請延展註冊，性質上為更新註冊，需經形式及實質審查，非得謂原獲准註冊之系爭商標即獲得一永續使用之權利：
依最高行政法院89年判字3066號判決要旨可知，商標之延展註冊，為一更新註冊，仍需經形式及實質審查，而無如原告所主張有既得權之保護。蓋既得權係一向過去既得之利益有所主張之權利，指商標權人於商標權有效存續期間內因此而得之利益，不因其後之異議、評定或廢止等程序而予以剝奪其既得之利益，惟非得謂原獲准註冊之系爭商標即獲得一向未來得永續使用之權利。由上揭判決所揭示「對於業經延展註冊之商標，其專用期間屆滿前之創設註冊，即無再事爭執之餘地。」之見解反面推論亦可得知，申請評定人就商標權業已屆滿之原商標即已不能加以爭執，故對之提起評定之標的，僅得為該申請延展註冊之後商標，而非商標權已期限屆至之原商標，而就評定該商標所據以提出之證據資料，亦必為該系爭商標申請延展註冊時之證據資料。
7.商標申請延展註冊非得謂即無襲用他人著名商標之可能：⑴原告稱「BOSS」為一常見英文字，並引日商65.3.26 申
請註冊於「樂器」一節為證，然而以「BOSS」註冊於眼鏡商品且著稱於世者，惟參加人HUGO BOSS AG而已。且原告之所以擁有系爭商標，係因其前手京甸公司違背將系爭商標轉讓於參加人之契約義務，而有本件評定案，故原告為惡意第三人（其代表人同京甸公司的代表人，以如前述），不應予以保護。
⑵依本院89年訴字2915號判決要旨之見解可知，其所引證
案例之背景事實與本件事實幾近雷同，故據爭商標「BOSS」、「HUGO BOSS 」既先使用於系爭商標且於系爭商標延展註冊時已為一著名商標，原告欲主張無攀附參加人據爭商標著名商譽之意圖顯不足採。
8.原告引據之本院94年訴字第2272號判決之見解有害法安定性之虞：
依最高行政法院91年判字第2111號判決要旨之見解可知，實務上一再肯認商標之延展註冊，其性質上係更新註冊，蓋採此一見解，不僅可就原告原始申准註冊商標之既得權予以保護，參加人不得就該原始申准註冊商標予以爭執，亦同時對參加人原創使用之據爭商標之著名商譽予以保護，原告因據爭商標於系爭商標延展註冊時已達著名，故原告不得續行使用該有造成消費者混淆誤認可能之系爭商標。原告所據本院94年訴字第2272號判決違背上述最高行政法院之見解，且就已獲既得權之原始註冊商標尚得再行爭執，反侵害法安定性。
9.系爭商標於評定申請日即90年11月5 日申請時，並非為一具有知名度之商標：
⑴依原告所提之出貨單14-1～14-19 ，分別依各該出貨單
之總金額除以各該銷售期間之月份看來，其月平均數至多為1 萬餘元，最低則1 千餘元不等，故系爭商標並非如原告所稱為知名商標。再者，參加人對系爭商標申請評定時為90年11月5 日，依各該出貨單之時序而論，原告所提呈本院發票影本，於申請評定時已經存在之份數，不過才3 份，且分別依各該出貨單之總金額除以各該銷售期間之月份看來，系爭商標商品之銷售額於申請評定時之月平均數為1 萬元至4 萬元不等，甚而不乏掛零者，足見系爭商標於參加人申請評定時，並非著名商標，即便是現在，亦是如此。
⑵參加人對系爭商標申請評定之時間點為90年11月5 日，
而原告所舉證之進口報單15-1～15-6，於申請評定時已存在之份數，除15-1以外，均不屬之。是以被告無從斟酌其後不斷發生之資料。且依原告提出之各該進口報單之總金額除以各該銷售期間之月份看來，其月平均銷售金額乍看之下雖有數十萬元之譜，然細究其內容構成，則可發現攙雜原告所銷售其它品名之產品，故原告於訴訟中不斷增補於申請評定系爭商標當時尚不存在之資料、甚至不相干之資料，不能作為被告斟酌系爭商標知名度之佐證。
⑶原告所提之73年3 月10日當代眼鏡雜誌影本，僅為84年
進口眼鏡展示會為眼鏡同業集眾人之力、聯合促銷商品所作之聯合行銷廣告。系爭商標躋身同業同類商品中，其廣告效果自非同於對廣大大眾發行，且針對各類不同商品介紹之時尚雜誌可比擬，應不足作為知名度之證明資料。
10.原告所稱以「BOSS」作為商標圖樣之註冊案，大多數已經撤銷審定，且經參加人檢索後發現，73年以前含有「BOSS」文字之商標僅有19筆：
⑴原告所提出之400 餘件商標申請資料，其中不乏是67年～82年間申請，但已經撤銷審定為註冊無效之商標：
①原告所舉證之含有「BOSS」文字之商標，諸多商標為
67年~75 年間申請，但已經撤銷審定為無效之商標，足證參加人早於系爭商標申請時即73年已為著名商標，方能將各該商標撤銷成功。譬如註冊第115399號「BOSSJOY 寶時傑」商標、註冊第120404號「BOSS榮登」商標、註冊第127860號「BOSS豪眾」商標等。
②原告所舉證之含帶有「BOSS」文字之商標，不少商標
為民國76年~82 年間申請，但已經撤銷審定為無效之商標，例如註冊第423463號「boss台商」商標、註冊第720633號「BOSS EMARCO 」商標、註冊第692362號「BOSS EMARCO 」商標、註冊第653755號「U.S.BOSS」商標、註冊第629432號「BOSSNI波適您」商標、註冊第653755號「U.S. BOSS 」商標、註冊第629146號「BOSSNI波適您」商標以及註冊第611582號「BOSS伯士」。
⑵經以「BOSS」於被告網站搜尋60年至73年止之商標註冊
資料，僅有19筆，此19筆商標當中，扣除上述已經撤銷公告之註冊第127860號「BOSS」商標、註冊第120404號「BOSS」商標、註冊第115399號「BOSSJOY 」商標等3筆資料以外，僅存16筆，且幾乎另有中文文字在前，足堪區辨，否則便是與參加人營業商品相去甚遠。足證於系爭商標申請時，含帶有「BOSS」文字之商標寥寥可數。
理 由
一、按「商標異議、評定及撤銷案件之處理，適用本法新舊規定之原則如下：一、．．．二、商標評定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定。三、．
．．。」「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」分別為83年7月15日修正發布（自發布日起施行）商標法施行細則第40條及現行商標法（92年5 月28日修正公布，並自公布日起6 個月後施行）第91條第1 項所明定。本件係92年11月28日現行商標法修正施行前即90年11月5 日已由參加人申請評定，並經被告於92年5月27日以中台評字第900421號評決之評定案件，且系爭商標業於84年10月1 日獲准延展註冊，其商標之評定核應適用82年12月22日修正公布之商標法（下稱延展註冊時商標法）。
次按「（第1 項）商標專用期間為10年，自註冊之日起算。
（第2 項）前項專用期間，得依本法之規定，申請延展，每次延展以10年為限。」「（第1 項）申請商標專用期間延展註冊者，應於期滿前1 年內申請。（第2 項）前項申請之核准，以該商標註冊指定商品內實際使用之商品為限。其有下列情形之一者，不予核准：一、有第37條第1 項第1款 至第
8 款情形之一者。」「商標圖樣有下列情形之一者，『不得申請』註冊：．．．七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。」為系爭商標延展註冊時商標法第24條、第25條第1 項及第2 項第1 款、第37條第1 項第7 款所規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依延展註冊時商標法施行細則第31條規定，指「以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。」
二、經查，系爭商標圖樣係由中文波士、外文「BOSS」之設計圖所組成，其與參加人據爭之「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標圖樣相較，二者均有相同引人注意之外文「BOSS」，客觀上於異時異地隔離觀察及交易連貫唱呼之際，有使人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標。次查，外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGO BOSS」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，據此，堪認該據爭商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標。此有參加人所提出之世界各國註冊證、國際註冊證、及據爭商標之商品於1984年至1989年於世界各大雜誌之廣告、多件行政法院判決及商標異議審定書等證據資料影本附於本件原處分卷可稽。
三、次查，系爭商標延展註冊時商標法施行細則第31條規定，以延展註冊時商標法第37條第1項第7款之適用，須以不公平競爭之目的為前提。又依被告改制前經濟部中央標準局85年7月編印商標手冊內載「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」審查要點（二）規定：「商標圖樣有無本款規定之適用，應依其申請註冊當時之事實認定之，惟兩商標若已併存使用多年，且各具知名度，．．．，原則上不適用本款之規定」。但查，系爭商標自73年12月16日公告註冊後，原告雖主張系爭商標使用至今已逾20年，於相關業界間亦頗具知名度，全省經銷商已增加到481 家，至今仍持續販售，每年之進口金額亦達千萬元，且依90年至95年之進口報單，平均每年進口數額均數百萬元。參加人於77年2 月26日將據爭商標指定用於眼鏡等商品申請註冊，其73至77年之型錄均係「衣服」商品，並非「眼鏡」。雙方商標各自使用於眼鏡及衣服商品，併存至今20餘年，並無混淆誤認之情事等等。但查，依原告所提出系爭商標之使用資料（即92年7 月17日所提訴願理由書附件7 ）觀之，其全省經銷名單資料16份，僅係經銷商之名單，並未顯示使用系爭商標之情形；進口報單20份、INVOICE2份及發票多紙僅標示有「BOSS MODEL」或「Mod.
BOSS 」或於發票上註明「BOSS」字樣，其均係商品型號名稱或品名，但其使用之商標圖樣是否與系爭商標相同，並無從得知，系爭商標除外文「BOSS」之外，尚有中文「波士」及一設計圖，系爭商標是否有長期並存使用，自應以系爭商標之整體圖樣觀察判斷，尚不能僅以有外文「BOSS」之使用，即認係系爭商標之使用，而上開進口報單及INVOICE 或發票，非惟僅標示「BOSS」字樣，且係商品名稱之型號或品名資料，自不能以該進口報單所示進口商品型號名稱中或品名有「BOSS」之字樣即認係系爭商標之使用證據。另原告於附件7 所提之雜誌廣告4 份，其係系爭商標於84年8 月14日延展註冊時所提出使用之證明資料（系爭案註冊申請卷第59頁-60 頁參照），其僅係型錄之使用資料（京甸公司94年8 月14日函說明三參照，附於系爭商標註冊申請卷第48頁），其發行之數量及流通之管道均屬不明，並非於報章雜誌媒體之大量長期廣告，尚不能僅以該有限之資料即認系爭商標與據爭商標已併存使用多年，且各具知名度。
四、復查，系爭商標延展註冊時商標法施行細則第31條規定，以延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之適用，須以不公平競爭之目的為前提。本件系爭商標於84年10月1 日延展註冊時，於84年9 月27日申請第000000000 號「BOSS」聯合商標，該聯合商標僅有外文「Boss」，與參加人註冊在前之審定第690529號商標（83年9 月27日申請，84年6 月16日審定公告，本院92年度訴字第4839號卷第52頁參照）亦僅有單純外文「BOSS」之字母完全相同，唯有「oss 」字母大小寫之差異，且亦指定使用在眼鏡、鏡片、鏡眶之商品。而外文「BOSS」乃參加人公司名稱之特取部分，其首創以「BOSS」、「HUGO BOSS 」等系列商標使用於眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除自西元1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並取得世界智慧財產權組織之國際註冊證，亦於我國取得多件商標專用權，其商品於全省北、中、南各大百貨公司均設有行銷據點，並於國內各報章雜誌刊登廣告，該據爭商標所表彰之信譽已為相關事業及消費者所熟知，為一著名之商標，已如前述。則系爭商標於84年9 月27日申請第00000000
0 號「BOSS」聯合商標時，以幾乎相同於據爭第690529 號商標，申請使用在相同眼鏡、鏡片、鏡眶之商品。難謂無以不公平競爭之目的，襲用他人之商標而有致公眾誤信之虞。
雖然系爭商標早於73年11月1 日即獲准註冊，其商標專用權期限因於83年10月31日屆滿而於83年10月15日申准延展註冊，但系爭商標迄至83年10月31日商標專用權屆滿前，並未因長期使用而具有知名度，而其所提出進口報單、INVOICE 2份及發票卻多僅標示有「BOSS」字樣，無從與參加人已臻著名之「BOSS」、「HUGO BOSS 」等據爭商標相區辨。且據爭商標自1976年起即陸續於其本國及世界各國獲准註冊外，並有諸多報章雜誌廣告資料可憑，已如前述。固然，參加人所提出據爭商標於國內之廣告資料最早為77年7 月份之感性生活雜誌（參加人94年4 月20日補充理由狀附件6 參照），但其內容已提及「BOSS」服飾在歐洲已算是一種極為普遍商品。在美國，許多政界與商界人士，也都以穿著BOSS的服裝為榮」。足見據爭「BOSS」商標在歐洲及美國均早已極負盛名。再由參加人所提據爭商標之世界各國註冊證、國際註冊證、及據爭商標之商品於1984年至1989年於世界各大雜誌之廣告、多件改制前行政法院判決及商標異議審定書等證據資料，據爭商標於系爭商標73年11月1 日獲准註冊時雖尚無足夠之國內廣告證據資料證明在國內已臻著名，但依據當時於國外之廣告證明資料已足證明據爭商標於國外已屬著名商標。
再查，系爭商標之前手京甸公司依其申請系爭商標註冊時所提出之公司執照（系爭商標註冊申請卷第4 頁參照）觀之，其所營事業包括一般進出口貿易業務、各種眼鏡架、打火機、手工藝品買賣進出口業務、代理國內外有關廠商產品投標報償、買賣業務等，其為從事眼鏡或其他進出口商品之業者，所銷售商品並不限於國內產品，其對國內、外精品流行資訊自甚為熟習，尤其服飾為個人必需消費商品，與京甸公司從事眼鏡架相關商品屬個人隨身配件具有關聯關係，且依據爭商標服飾業在國外著名之程度，京甸公司從事一般進出口貿易業務，自難謂為不知。則原告之前手京甸公司於73年3月21日申請系爭商標註冊時，既知「BOSS」商標當時於國外已臻著名之事實，其仍以相同於據爭商標圖樣中引人注意之「BOSS」外文，作為系爭商標圖樣之一部分申請註冊，自有以不公平競爭之目的，襲用據爭商標而有致公眾誤信之虞之情形。系爭商標於83年10月15日申請系爭商標之延展註冊，亦不能謂無襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞。原告主張系爭商標83年辦理延展，為原權利之延續，延展註冊所取得之商標權來自73年註冊公告之權利，並非襲用自據爭商標一節，非屬可採。
五、又前揭商標法第37條第1 項第7 款規定「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。因此，據爭商標於系爭商標73年3 月21日申請註冊時於國內是否已臻著名，或二者使用之商品是否類似之兩造攻防，並非上開法條適用之要件，自毋庸加以論究。至於原告所舉其他以「BOSS」作為商標圖樣之註冊案例，或業經被告為撤銷審定，或另有其他文字圖樣，案情有異，且亦屬另案妥適與否問題，自不能比附援引，執為本件有利原告判斷之論據。從而系爭商標以相同據爭商標之外文「BOSS 」 作為系爭商標圖樣主要部分之一，指定使用於性質相關聯之眼鏡、鏡片、鏡框等商品申請延展註冊，有使一般消費者產生混淆誤認之虞，自有前揭商標法第37條第1 項第7 款規定之適用，被告據此而為系爭商標延展註冊應為無效，且系爭商標之聯合註冊第728178號「BOSS」商標因正商標被評定無效而失所附麗，應一併撤銷之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
六、本院得心證之理由，已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法與判斷結論已不生影響，爰不一一論述，併予敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 6 月 28 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 曹瑞卿法 官 陳國成上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 6 月 29 日
書記官 王英傑