臺北高等行政法院判決
96年度再字第00076號再審原告 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 乙○○再審被告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 戊○○
丁○○
參 加 人 丙○○上列當事人間因新型專利異議事件，再審原告對本院中華民國94年8 月19日93年度訴字第1701號判決、最高行政法院中華民國96年6 月28日96年度判字第1115號判決提起再審之訴，本院判決如下：
主 文再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告於民國88年3 月2 日以「風扇增壓導流裝置」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，參加人以其違反審定時專利法第98條第2 項之規定，對之提起異議。案經被告審查，於92年7月14日以（92）智專三（三）05054 字第09220707350 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。嗣經本院以93年度訴字第1701號判決駁回，再審原告不服，上訴至最高行政法院，經最高行政法院以96年度判字第1115號判決駁回，並於96年7 月16日確定。再審原告不服，遂依行政訴訟法第
273 條第1 項第13、14款規定，就最高行政法院96年度判字第1115號判決及本院93年度訴字第1701號判決向本院提起再審之訴（有關再審原告以行政訴訟法第273 條第1 項第1款規定提起再審之訴部分另裁定移送最高行政法院管轄）。
二、兩造聲明（本件不經言詞辯論，聲明及陳述依兩造之書狀記載）：
㈠再審原告聲明：
1.最高行政法院96年度判字第1115號判決及本院93年度訴字第1701號判決均廢棄。
2.原處分及訴願決定均撤銷。㈡再審被告聲明：
1.再審之訴駁回。
2.訴訟費用由再審原告負擔。㈢參加人聲明：參加人未提出書狀為何聲明或陳述。
三、兩造之主張：㈠再審原告之主張：
1.按再審原告於民國95年5 月31日補呈上訴理由追加書狀，然綜觀最高行政法院之判決完全未針對該上訴理由追加書狀之內容予以審酌，而未予具體回應或給予理由，此足以影響判決之重證物但卻漏未審酌，故以最高行政法院之判決有行政訴訟法第273條第1項第14款所規定之情事，請准予再審。
2.按專利舉發或異議事件，係採當事人進行主義，即核准之專利有無違反專利法規定之情事，只依舉發人或異議人所舉之證據審查，專利局及行政爭訟受理機關，不得不待當事人舉出理由及證據，逕依職權予以審查。」( 改制前行政法院82年度判字2460號判決參照) ，為迄今專利舉發或異議事件審查實務上所遵循之原則。次按憲法保障人民之訴訟權，為防止行政處分機關侵犯人權或破壞憲法的基本價值秩序，行政處分機關只能被動受聲請而審判，亦即沒有起訴即不得審判。故若處分機關之審定理由超出當事人主張之論述，即構成所謂之「訴外裁判」。上訴人發見異議人於其異議理由書中僅以證據案之圖5-6 和圖5-11來主張系爭案申請專利範圍第1,16項不具進步性（請參閱異議理由書第( 四) 至( 七) 點之內容），並未以證據案來主張申請專利範圍第2-15，17-2
4 項不具進步性，而對於系爭案申請專利範圍第2-15，17-2
4 項，僅主張「被異議案申請專利範圍第2-15，17-24 項有關材料與組裝連結之技術顯然亦為熟習此類技藝者所熟知，並無可獨立成為一可專利之特徵（此陳述係完全出自異議人之主觀臆斷! ）」( 請參閱異議理由書第( 九) 點之內容)。然而，再審被告卻於其異議審定書中之理由（三）陳述「異議附件二、三…( 下稱證據案) …系爭案係為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該有項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，又為系爭案專利範圍第1 項及第16項( 獨立項) 之附屬項第2 項至15項及第17項至第24項亦不具進步性」。首先，原處分並未詳細敘明其係根據哪一個證據及何處內容來認定系爭案申請專利範圍第2 項至15項及第17項至第24項不具進步性，已違反行政程序法第5 條規定之明確性原則，依其理由似乎可推定原處分係依據證據案（異議附件二和三）來遽認系爭案申請專利範圍第2 項至15項及第17項至第24項不具進步性，而非根據異議人即參加人所主張之內容，故此實已超出參加人所主張之範圍，由此可證明再審被告之審定實已違反「訴外裁判禁止原則」。而最高行政法院、本院之判決及訴願決定亦仍照抄再審被告之審定理由，並以證據案( 異議附件二和三) 來認定系爭案專利範圍第1 項及第16項( 獨立項) 及其附屬項第2 項至15項及第17項至第24項不具進步性。因此，該二判決、訴願決定及原處分之理由已超出參加人即異議人所主張之範圍，有訴外裁判之情事。再審原告發見此一未經斟酌之重要證物或為得使用該證物且經斟酌後可受較有利益之裁判，因此最高法院及本院之判決有行政法院第273 條第13款和第14款所規定之情事，祈請准予再審，並廢棄該二判決及撤銷原處分及訴願決定。
3.依現行專利法第136 條第1 項規定: 「本法中華民國九十二年一月三日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定」，按92年1 月3 日係現行專利法三讀通過日，已由行政院定於93年7 月1 日施行，本件異議案係於現行專利法施行前所提出，準此，本案亦應適用此修正施行前即系爭專利核准審定時之專利法規定。另依再審被告於90年10月1 日公開發行之「專利審查基準」載明: 「附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點。」，「因此附屬項所記載之新型，為含有其所引用之獨立項或附屬項新型的全部技術內容在內，且附屬項與該獨立項新型為同一範疇(Category)之新型，所以附屬項應與獨立項獲得同一待遇。」足見申請專利範圍附屬項係一包括有獨立項所有技術特徵以及其他附加或限制形式構造之完整專利範圍請求項。換言之，一新型專利案之每一附屬項係與其獨立項處於相等地位，因此，對於一新型專利案是否符合專利法規定之基本要件( 產業利用性、新穎性、進步性) ，應就其申請專利範圍之請求項逐項審查。獨立項之新型符合專利法規定之基本要件者，其附屬項當然亦符合，但不得因獨立項之新型不符合專利法規定之基本要件，而對其附屬項逕予核駁，仍須依專利要件之審查基準，就其附屬項進一步客觀的研判( 前揭專利審查基準2-2-21頁第四節進步性之第五點審查上應注意事項( 二) 參照) 。然而，系爭案之申請專利範圍計有2 個獨立項( 即第1 、16項) 及22個附屬項組成，詎本院及最高行政法院之判決徒就系爭案申請專利範圍之獨立項記載內容加以審查，即以「證據案已揭露系爭案之技術特徵，…系爭案顯屬運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，至申請專利範圍第2 至15項及第17至24項又分別為其第1 項及第16項所述構成再加描述之附屬項，亦不具進步性」等語為由，即遽認系爭案違反審定時專利法第98條第2 項之規定。然其顯未就系爭案申請專利範圍之附屬項為逐項審查，即認定系爭案全部不應准予專利，尚嫌速斷，亦違反上揭專利審查基準2-2-21頁第四節進步性之第五點審查上應注意事項( 二) 之規定。
申請專利範圍所包含每一請求項均為可獨立行使的權利，再審被告於專利審查時應對每一請求項是否符合專利要件作獨立判斷，亦即「逐項審查」。但其餘附屬項仍須依進步性之審查基準，作進一步客觀的研判，如合乎進步性要件，即有通知再審原告修正其獨立項之必要，使再審原告有更正或刪除的機會。若再審被告認為異議證據及理由雖可證明被異議案之部分請求項不符專利要件，但尚無法證明全部請求項均不符專利要件，應先發函通知專利權人更正，自不能僅因其部分請求項不具進步性，即率就其全部為「異議成立」之處分。再審被告未針對系爭案之所有申請專利範圍逐項審查即予全案核駁不具進步性，已違反行政程序法第7 條規定且不符比例原則。因此該二判決就足以影響於判決之重要證物漏未審酌，且於適用法規顯有錯誤。
4.再審被告於異議審查時未依照法定之審查方式進行，其應先就獨立項之所有構成要件一一比對，並就各元件及元件間的連結關係是否為熟習該項技藝者所能輕易完成，以及就被異議案整體所能展現的功效是否具有顯然的進步來判斷進步性，再針對被異議案之其他申請專利範圍逐項判斷是否符合進步性。再審被告不僅只單純將部分元件加以比對，以僅揭露動葉和靜葉排列之證據案圖5-6,5-11之動葉，即遽以主觀認定其揭露系爭案主要創作標的之構成及作用，認定系爭案係為運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，因而全盤否定被異議案之進步性，而且更於異議審定書中說明「被異議案申請專利範圍第一、十六( 獨立項) 所述構成再加描述之附屬項( 第二至十五項及第十七至二十四項) 亦不具進步性」，此完全違反「進步性判斷原則」規定，不僅未依法行政，亦構成「理由不備」之情事。本院之判決完全照抄及片面採用再審被告之理由，亦已構成上述之情事，實已違背法令，至於最高行政法院仍片面援用本院之錯誤見解。因此，最高行政法院及本院判決就足以影響於判決之重要證物漏未審酌。
5.綜上所陳理由，再審被告之原處分違反「訴外裁判禁止原則」、「比例原則」、「明確性原則」，為違法之行政處分。而最高行政法院之判決除簡易臚列再審原告之上訴理由及再審被告之答辯理由外，完全片面採用再審被告和本院原判決之詞。因此，最高行政法院及本院判決就足以影響於判決之重要證物漏未審酌，而且再審原告發見有未經斟酌之證物或得使用該證物者且如經斟酌可受較有利之裁判。爰依行政訴訟法第273 條第1 項第13款及第14款之規定，提起再審之訴。
㈡再審被告之主張：
1.再審之訴理由主要稱：異議理由書中僅以證據案之圖5-6 和圖5-11來主張系爭案申請專利範圍第1 、16項不具進步性，並未以證據案來主張系爭案申請專利範圍第2-15、17- 24項不具進步性，而對於系爭案申請專利範圍第2-15、17-24 項，僅主張「系爭案申請專利範圍第2-15、17-24 項有關材料與組裝連結之技術顯然亦為熟習此類技藝者所熟知，並無可獨立成為一可專利之特徵」；原處分異議審定書並未詳細敘明其係根據哪一個證據案及何處內容來認定系爭案申請專利範圍第2 項至15項及第17項至第24項不具進步性，據此似乎可推定原處分係依據證據案來遽認系爭案申請專利範圍第2項至15項及第17項至第24項不具進步性，而非根據異議人（即參加人）所主張之內容，故此實已超出參加人所主張之範圍，實已違反「訴外裁判禁止原則」云云。然由前述再審之訴理由所述可知異議理由書中確有主張「系爭案申請專利範圍第2-15、17-24 項為熟習此類技藝者所熟知」，而證據案亦屬熟習此類技藝者所熟知之技術，故異議審定書理由稱「異議證據案與系爭案主要創作標的構成及作用相同，系爭案不具進步性，又系爭案申請專利範圍第1 、16項( 獨立項)所述構成再加描述之附屬項( 第2 至15項及第17至24項) 亦不具進步性」，乃係依據異議理由所主張之事實及理由加以審究，並無違反「訴外裁判禁止原則」之情事。
2.再審之訴理由又謂：系爭案申請專利範圍係由二個獨立項(即申請專利範圍第1 項及第16項) 及22個附屬項組成，應就每一請求項個別判斷其進步性云云。經查，專利案是否合於專利要件，係以其申請專利範圍所載述界定之標的作為與習知技術審究之依據，特予指明。由系爭案專利說明書之創作說明所述可知，系爭案主要創作標的係將支撐風扇扇框的棒狀肋條改為以葉片形狀( 靜葉) ，該導流裝置( 靜葉) 葉片之頭端與動葉片之尾端對齊而呈八字形，使得由動葉葉片所送出氣流之一切線速度可以轉換為靜壓而提昇該風扇之風壓等構成及作用，而其餘為既有構成之金屬( 或塑膠) 外框，承接動葉驅動裝置馬達之承置部，及動、靜葉間以單層或多層形式呈現，製作為一單體或組裝形成等俱屬習知者，並非系爭案之創作標的構成，系爭案則將該等習知技術構成列為系爭案申請專利範圍獨立項之附屬項中予以敘述；又系爭案申請專利範圍第1 項及第16項( 獨立項) 所述構成，僅為文字描述方式差異，於具體結構上，系爭案申請專利範圍第1項及第16項兩者間並無實質技術內容上之區別，此點為再審原告所不否認。
3.另再審之訴一再宣稱系爭案具進步性之情況下，又假設系爭案申請專利範圍附屬項中有合乎進步性要件，認為被告機關有通知再審原告修正其獨立項之必要。惟參酌本局專利審查基準彙編第二篇第三章第一節之三有關「申請專利新型之認定」，對申請專利新型之認定：應依申請專利範圍之「請求項所載新型」之內容為之；及其之四有關「申請專利新型之判斷」記載如下：專利法施行細則第16條第2 項，規定申請專利範圍之獨立項，應載明「申請專利」之標的，構成及其實施之必要技術內容、特點。亦即，申請人應從「新型說明書」中所揭示之「新型」，依自己之判斷，於申請專利範圍之獨立項中，記載其所欲申請專利之新型，以便明確的表示其所欲申請專利之新型。因此，應尊重申請人依其自己意思之記載，以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的新型。準此觀之，再審原告若自行主觀認為系爭案申請專利範圍第
1 項及第16項( 獨立項) 不具進步性，其餘附屬項仍合乎進步性要件，而有修正系爭案申請專利範圍之必要，本局自當尊重再審原告自己意思，由再審原告自行提出，故再審原告認為本局有通知再審原告修正其獨立項之必要，其理由實不足採。
理 由
一、被告代表人於再審原告提起本件再審之訴後變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按「有左列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限：．．．十三、當事人發見未經斟酌之證物或得使用該證物者。但以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。十四、原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者。」，行政訴訟法第273 條第1 項第13款、第14款分別定有明文。次按「對於最高行政法院之判決，本於第273 條第1 項第9 款至第14款事由聲明不服者，雖有前二項之情形，仍專屬原高等行政法院管轄。」，為行政訴訟法第275 條第3 項所明定。又按行政訴訟法第273 條第1 項第13款所謂當事人發現未經斟酌之重要證物者，係指該證物在前訴訟程序時業已存在，而為當事人所不知或不能使用，今始知悉或得予利用者而言，且以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限，始得據以提起再審之訴，改制前行政法院62年判字第610號、60年裁字第87號、69年判字第736 號著有判例可參。再按行政訴訟法第273 條第1 項第14款所謂「原判決就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者」，係指足以影響於判決之重要證物漏未斟酌而言，且須以經斟酌可受較有利益之裁判者為限，如該證物業經原判決斟酌，自無漏未斟酌之情事，縱未經採納，核屬證據取捨問題，亦不得據為再審之理由。另再審之訴顯無再審理由者，得不經言詞辯論，以判決駁回之，行政訴訟法第278 條第2 項規定甚明。
三、經查，本件再審原告主張系爭案係由2 個獨立項（即申請專利範圍第1 項及第16項）及22個附屬項組成。然再審被告於其審定理由書中不僅只針對系爭案申請專利範圍第1 項及第16項（獨立項）之局部要件- 動靜葉排列與證據案加以比較，而未依專利法規定應針對申請專利範圍獨立項之所有構成要件與引證案逐一比對後並加以整體觀之來判斷有無進步性，而且對於系爭案附屬項第2-15、17-24 項卻僅謂「系爭案專利範圍第1 項及第16項（獨立項）之附屬項第2 項至15項及第17項至第24項亦不具進步性。」乃有違其專利審查基準，卻未見其依據。且異議理由書中僅以證據案之圖5-6 和圖
5 -11 來主張系爭案申請專利範圍第1 、16項不具進步性，並未以證據案來主張系爭案申請專利範圍第2-15、17-24 項不具進步性，原處分依據證據案遽認系爭案申請專利範圍第
2 項至15項及第17項至第24項不具進步性，而非根據異議人（即參加人）所主張之內容，已超出參加人所主張之範圍，原處分有違行政法上之明確性原則，並有訴外裁判情事云云，指述內容均係有關其主張陳述是否為本院原判決及最高行政法院判決採納之問題，本院原判決及最高行政法院判決已分別於判決中予以指駁說明，再審原告復以此爭執，並非再審原告發見有何未經斟酌之證物或得使用該證物或有何足以影響於判決之重要證物漏未斟酌者，核與行政訴訟法第273條第1 項第13款所謂「當事人發見未經斟酌之『證物』或得使用該『證物』者」及第14款所謂「原判決就足以影響於判決之『重要證物』漏未斟酌者」不合，自不得依此二款規定提起再審之訴。
四、次查，再審原告所稱之上開再審事由，業經其對於本院93年度訴字1701號判決上訴時主張，並為最高行政法院96年度判字第1115號判決所不採，此為其所自承，並有其上訴理由狀可稽，依行政訴訟法第273 條第1 項但書規定，即不得再以此等事由提起再審之訴。
五、又再審原告指摘者係屬最高行政法院及本院判決是否有行政訴訟法第243 條第1 項及第2 項第6 款規定之不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題，與原判決有就足以影響於判決之重要證物漏未斟酌或發見未經斟酌之證物或得使用該證物者顯然不同。亦即再審原告所指摘情形既係有關判決是否違背法令問題，此雖得作為上訴最高行政法院之事由（此部分已據再審原告對於本院93年度訴字1701號判決上訴時主張，並為最高行政法院96年度判字第1115號判決所不採，已如前述），但究與行政訴訟法第273 條第1 項第13款、第14款規定之再審事由明顯不同，自不得以此提起再審之訴。
六、綜上所述，再審原告以原判決是否有不適用法規、不備理由或理由矛盾之違背法令問題，主張本院93年度訴字第1701號判決及最高行政法院96年度判字第1115號判決有行政訴訟法第273 條第1 項第13款規定「當事人發見未經斟酌之『證物』或得使用該『證物』者」及第14款規定「就足以影響於判決之『重要證物』漏未斟酌」之再審理由，依再審原告前揭起訴主張之事實，顯無理由，爰不經言詞辯論，以判決駁回之。
據上論結，本件再審之訴顯無理由，爰依行政訴訟法第278 條第
2 項、第98條第1項前段，判決如主文。中 華 民 國 97 年 2 月 29 日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 2 月 29 日
書記官 陳又慈