臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01039號原 告 百德實業有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 陳水聰 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 芳鑫貿易有限公司代 表 人 乙○○上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國96年1月25日經訴字第09606061060 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國90年12月12日以「MARLYN」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之中藥、西藥、維生素商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標。嗣原告於94年3 月25日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第10、12、14及16款之規定，對之申請評定。案經被告審查，以95年9 月13日中台評字第940119號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明（原告經合法通知未於言詞辯論期日到場，其聲明、陳述係依其起訴狀所載）：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
2.被告應撤銷第0000000號商標之註冊。⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人未於言詞辯論期日到場，亦未以書狀作何聲明、陳述。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之商品，是否該當註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第10、12、14及16款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
⒈按商標有「妨害公共秩序或善良風俗者。」，不得註冊，
商標法第23條第1 項第10款定有明文。參加人以美國Marl
yn Nutraceuticals Inc.（馬霖努察蘇提寇斯公司，下稱美國Marlyn公司）之英文特取名稱「MARLYN」字樣申請商標註冊，惟美國Marlyn公司之產品其上具有「MARLYN」（即據爭商標，如附圖2 所示）之記號，表明係該公司所生產之產品，而參加人之商標「MARLYN」，與美國Marlyn公司之英文名稱相同，易使公眾誤認美國Marlyn公司之產品係參加人所生產，且美國Marlyn公司之產品亦因參加人之系爭商標，而難以該公司之名義上市，否則恐有違反商標法之虞，則系爭商標顯有限制美國Marlyn公司之產品在我國上市之虞，自有妨害公共秩序及善良風俗。原處分卻以該款之公共秩序或善良風俗，係僅指商標「圖樣」本身有妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念者而言，將該款限縮在僅圖樣本身有無違反公序良俗，不包括商標之行使部分，而認系爭商標並無違反該款之規定云云，顯有未合。
⒉商標法第23條第1項第12、14款分別規定：「相同或近似
於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」而參加人聲稱其為美國Marlyn公司之台灣獨家銷售代理商，且系爭商標係獲該公司同意在台申請註冊云云。惟參加人所稱獲得美國Marlyn公司同意之授權商標註冊，業經美國Marlyn公司否認，美國Marlyn公司甚且親自向被告聲請對參加人為評定撤銷其商標註冊，並於理由中主張無出具同意書同意參加人申請註冊，且總經銷協議書亦經美國Marlyn公司終止，足以證明參加人並未得到美國Marlyn公司之授權同意，否則美國Marlyn公司豈會親自提出評定案，要求撤銷參加人之商標註冊？又參加人所提出其當初申請註冊所據之美國Marlyn公司同意書云云，查其簽署人並未註明其職級，亦不知其是否確實有權授權同意參加人得以自己名義於台灣提出商標註冊聲請，是以根本無法確定該同意書之效力，甚至美國Marlyn公司也已明白表示不同意其註冊，而提出評定案，已如上述。原處分及訴願決定卻認美國Marlyn公司同意參加人以「MARLYN」在台申請商標註冊，顯不符事實，系爭商標自應撤銷。
⒊商標法第23條第1項第16款規定：「有著名之法人、商號
或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者。」而美國Marlyn公司係一知名之美國公司，參加人卻取相同之英文特取名稱「MARLYN」聲請商標註冊，顯有致相關公眾混淆誤認，故其註冊違反本條之規定，應予撤銷其商標註冊。被告雖謂法人或商號團體之名稱，係指依法律登記或認許者，始受該款規定之保護，美國Marlyn公司並未依我國法律辦理設立登記或認許，並無該款之適用，惟該款僅規定「著名之法人、商號或其他團體之名稱」，並無限定須經我國法律登記或認許，原處分及訴願決定此之認定，顯於法未合。而我國公司法對外國法人雖採認許制，但「未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3項規定，自有當事人能力。
」此有最高法院50年台上字第1898號判例可稽。縱認美國Marlyn公司未經我國認許，但仍不失為非法人團體而受保障，自屬該款所謂「其他團體」，則美國Marlyn公司之英文名稱「MARLYN」與參加人之商標「MARLYN」完全相同，顯有使公眾誤認之虞。
㈡被告主張之理由：
⒈商標法第50條第1項規定：「商標之註冊違反第23條第1項
或第59條第4 項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊」，又同法第52條規定：「評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定」。本件系爭商標係於92年12月1 日公告註冊，其商標之評定核應適用92年11月28日修正施行之商標法。
⒉商標法第23條第1 項第12、14款規定：商標「相同或近似
於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。是申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名之商標或他人先使用於同一或類似商品之商標，惟若參加人徵得著名商標所有人或先使用商標之人同意者，即可排除該款規定之適用。
⒊本件參加人檢送由訴外人美國Marlyn公司於西元2003年5
月29日出具之同意書，據以證明其為美商Marlyn公司台灣獨家銷售代理商，惟原告主張該同意書之簽署人並未註明職級，無法確定該同意書之效力，又美國Marlyn公司亦表示不同意參加人之註冊，並於94年4 月20日另案對系爭商標申請評定云云。美國Marlyn公司對系爭商標另案所申請之評定，固復舉出西元2003年7 月28日發出的新同意書已取代前揭同年5 月29日同意書，且主張新同意書內容並未同意參加人得以自己名義申請商標註冊，然據參加人與美國Marlyn公司雙方當事人於西元2002年10月2 日簽署之總經銷協議書，美國Marlyn公司同意經銷人（即參加人）可在「地區」內之任何司法管轄區註冊及使用系爭商標；如果委託人（即美國Marlyn公司）提出要求移轉此種商標給委託人並願自己負擔費用時，經銷人應依照台灣智慧財產局的要求辦理文件以完成移轉商標等，據此，足認系爭商標之申請註冊已獲得美國Marlyn公司之同意，此有被告中台評字第H00000000 號商標評定書之認定可稽。揆諸商標法第23條第1 項第12、14款但書之規定，本件系爭商標之註冊，自無前揭條款規定之適用。
⒋商標法第23條第1 項第10款規定：商標「妨害公共秩序或
善良風俗者」，不得註冊。所謂「妨害公共秩序或善良風俗者」指商標圖樣本身有妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念者而言。本件系爭商標係由單純外文「MARLYN」所構成，依一般社會通念與經驗以觀，其圖樣本身並無妨害社會公共秩序及善良風俗之情事，惟原告主張系爭商標商品易使公眾誤認美商Marlyn公司之產品係參加人所生產之虞乙節，核與系爭商標圖樣本身有無妨害社會公共秩序及善良風俗之情形無關，並未提出系爭商標有何妨害公共秩序或善良風俗之具體事證，揆諸前揭說明，系爭商標之註冊，自無前揭條款規定之適用。
⒌商標法第23條第1項第16款規定：商標「有著名之法人、
商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得註冊。所稱著名之法人、商號或其他團體之名稱，指其特取部分而言，復為同法施行細則第17條所規定。又本款所稱法人或商號團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。至於外國公司依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護。本件美國MARLYN公司為一外國法人，並無證據可資證明該公司名稱已經我國主管機關登記或認許，自不受本款規定之保護。
理 由
甲、程序方面：本件已於96年11月13日合法送達言詞辯論期日通知書予原告之訴訟代理人陳水聰律師，此有送達證書在卷可稽，嗣原告之訴訟代理人陳水聰律師遲至96年12月3 日具狀( 於12月5日下午到達本院）稱有另一庭期開庭無法到庭云云，惟並未提出任何文件證明，況且本件定於96年12月6 日上午11時35分言詞辯論期日通知書早於96年11月13日即送達，縱陳律師確另有庭期而不克到場，亦有足夠時間因應委任複代理人到場，或告知原告代表人自己到場或另行委任訴訟代理人到場，故原告之訴訟代理人陳水聰律師所稱應屬無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無行政事訴訟法第218 條準用民事訴訟法第386 條各款所列之情形，爰依被告聲請由其一造辯論而為判決。又被告之代表人於訴訟中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。均核先敘明。
乙、實體方面：
一、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，固為商標法第23條第1 項第12款及第14款本文所明定。但「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者」、「得該他人同意申請註冊者」則不在此限，復為該2 條款但書所明定。是以申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名商標或他人先使用於同一或類似商品之商標，然若徵得著名商標權人或先使用人之同意者，即無前開2 條款本文規定之適用。又商標「妨害公共秩序或善良風俗」、「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得註冊，復為商標法第23條第1 項第10、16款所規定。而所稱法人或商號團體之名稱，係指依法律登記或認許者，始受該款規定之保護。
二、經查：
㈠、有關商標法第23條第1 項第10款規定部分：按本款規定所謂「妨害公共秩序或善良風俗者」指商標圖樣本身有妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念者而言。
本件系爭商標係由單純外文「MARLYN」所構成，依一般社會通念與經驗以觀，其圖樣本身並無妨害社會公共秩序及善良風俗之情事。原告主張系爭商標商品易使公眾誤認美國Marlyn公司之產品係參加人所生產之虞云云，核與系爭商標圖樣本身有無妨害社會公共秩序及善良風俗之情形無關，此外，原告並未提出系爭商標有何妨害公共秩序或善良風俗之具體事證，系爭商標之註冊自無前揭條款規定之適用。
㈡、有關商標法第23條第1 項第12款及第14款規定部分：
1.查系爭商標與美國Marlyn公司所有先使用之據爭「MARLYN」商標相較，兩造商標均同樣由單純橫書之外文「MARLYN」所構成，應屬構成近似之商標（如附圖1 、2 所示）。又前揭條款規定之適用，均以系爭商標係未得據爭商標之所有人同意申請註冊為限。依據卷附參加人與美國Marlyn公司於西元2002年10月2 日由其董事長（Mr.Joachim Lehmann）代表簽訂之總經銷協議書（EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT）之前言「...MARLYN NUTRACEUTICALS INC（馬霖努察蘇提寇斯公司）... （the 〝Principal 〞）,and FANG HSINTRADING CO.LTD. （芳鑫貿易有限公司即參加人）... （
the 〝Distributor 〞）」、第6 點「...Principal alsoconsent that Distributor may register and use the tr-ademark〝Marlyn〞in any jurisdiction of the Territo-ry,... 」，及SCHEDULES2「TERRITORY ：Republic of Ch-ina,Peoples Republic of China（including Hong Kong
and Macau ）」所載內容可知，美國Marlyn公司已同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請註冊，則參加人以外文「Marlyn」作為系爭商標圖樣申請註冊，雖其取得訴外人之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟按商標法第23條第1項第12款及第14款之立法意旨，主要在保護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該條12、14款但書之規定，排除各該款本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。本件系爭商標之註冊既經訴外人同意，依前所述，自無商標法第23條第1 項第12款及第14款本文規定之適用。
2.原告雖訴稱參加人所提出當初申請註冊所據之美國Marlyn公司同意書上簽署人並未註明其職務，以致有無授權之權力尚有疑義及因該公司業已就系爭商標申請評定，顯見系爭商標之註冊確有違法云云。惟查，美國Marlyn公司前於本院95年度訴字第4489、4490號對參加人所有註冊第0000000 號商標及系爭商標申請評定案件中，自承: 「況縱原告於經銷協議書上同意參加人得註冊及使用商標」、「參加人不法申請系爭商標行為發生於00年00月00日，而原告與參加人之經銷協議則晚於91年10月2 日」等情，並未否認有與參加人簽訂該經銷協議書，亦未否認該經銷協議書之效力，本院因此亦認其有於該經銷協議書同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請註冊，而判決駁回其訴，此有該二判決可稽，原告所訴即無可採。
3.原告又稱因美國Marlyn公司已於西元2004年3 月23日終止該總經銷協議書，參加人應無權取得「MARLYN」商標之註冊等云。惟查，美國Marlyn公司於系爭商標90年12月12日申請註冊後始終止前述總經銷協議書，係因參加人未依該協議書第
6 點b 規定將系爭「MARLYN」商標權移轉予該公司，而終止協議書之效力，依該協議書第10點「EFFECT OF TERMINATIO
N 」（終止效力）a 之ii. 「the Distributor shall onrequest forthwith transfer any registrations of thetrademark 〝Marlyn〞to Principal as described in par-agraph 6.b and terminate its license of any intelle-ctual property of Principal then licensed to Distri-butor. 」所載，乃參加人一經要求，即應將任何已註冊之「Marlyn」商標移轉予美國Marlyn公司如第6 點b 所述，且終止美國Marlyn公司所給予參加人之任何其他智慧財產權之授權，並未論及美國Marlyn公司所為同意參加人以外文「Marlyn」在我國申請註冊之「同意」意思表示亦隨該協議書之終止而溯及自始喪失其效力。是本件縱然美國Marlyn公司已終止其與參加人間之總經銷協議書，亦僅發生參加人應否將已註冊之系爭商標移轉予美國Marlyn公司之私權爭執，尚不影響系爭商標之註冊業經美國Marlyn公司同意之事實認定之效力。是原告所述參加人應無權取得「MARLYN」商標之註冊，並以前揭條款申請評定系爭商標之註冊作為無效之理由，核不足採。
㈢、有關商標法第23條第1 項第16款規定部分：按本款規定所稱著名之法人、商號或其他團體之名稱，指其特取部分而言，為同法施行細則第17條所規定。又所稱法人或商號團體之名稱，須係依法律登記者，始有受保護之權利可言，其非依法律或法律授權制定之行政命令所為登記之英文名稱，應不包括在內。外國公司依公司法規定，申請認許核准後，所登記之公司英文名稱及中文名稱始受本款規定之保護。本件美國MARLYN公司為一外國法人，並未經我國主管機關登記或認許，其公司英文名稱自不受本款規定之保護。
四、綜上所述，被告認系爭商標之註冊無違反商標法第23條第1項第10、12 、14 及16款規定之情事，就本件商標評定案所為申請不成立之處分，洵無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成評定成立撤銷系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第218 條、第98條第1 項前段，民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 12 月 20 日
第四庭審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿 法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 12 月 20 日
書記官 陳又慈