臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01396號原 告 甲○○訴訟代理人 丙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 乙○○訴訟代理人 王展星 律師複 代 理人 何叔孋 律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年2 月15日經訴字第09606062710 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國91年7 月8 日以「活動扳手之棘輪結構」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，參加人並於92年5 月29日修正申請專利範圍後獲准專利。公告期間，原告於93年5 月31日以其違反核准審定時（即90年10月24日修正公布）專利法第98條第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起異議，案經被告審查，於95年
9 月29日以（95）智專三（三）05051 字第09520792560 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之審定處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，而應予撤銷專利權？㈠原告主張之理由：
⒈系爭案主張一種「活動扳手之棘輪結構」，其申請專利範
圍第1 項內容為：「一種活動扳手之棘輪結構，主要包含一柄部本體1 ，該柄部本體之一端為一活動扳手部2 ，而另端設有容孔11，該容孔一端設有空間部12，該空間部容置有彈性件121 及掣動塊122 ，容孔係供容置有棘輪塊3，該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部（圖中未顯示），而外周緣環設有棘齒35，且於棘輪塊之一端設有凹環槽36，將扣環40一側卡設於凹環槽內，另側則卡抵於容孔中相對於凹環槽之抵部111 ，藉此可令棘輪體（應為棘輪塊3） 卡固於容孔內；該掣動塊相對於棘齒之一端設有爪部12 21 ，該爪部係與棘齒相嚙合者。」分析系爭案之申請專利範圍第1 項內容，主要特徵為以下二者：⑴一端為活動扳手，另一端為單向棘輪扳手之主結構；以及⑵單向棘輪扳手的棘輪塊具有不同尺寸之棘輪掣動部。又原告於異議理由書所提出之附件3 為83年6 月21日公告之第00000000號「多功能活動扳手」（下稱引證1 ）、附件4 為
8 3 年10月7 日公告之第00000000號「活動扳手的H 柄改良結構（二）」（下稱引證2 ），以及附件5 為83年10月
7 日公告之第00000 000 號「活動扳手的H 柄改良結構（一）」（下稱引證3 ），揭露了活動扳手配合雙向棘輪扳手之結構，作為前述特徵⑴的引證；附件6 為88年6 月1日公告之第00000000號「棘輪套筒扳手之結構改良」（下稱引證4 ），以及附件7 為84年1 月11日公告之第00000000號「改良之梅花扭力扳手」（下稱引證5 ），揭露了棘輪齒具有不同尺寸之棘輪掣動部，作為前述特徵⑵的引證；並由組合前述之證據，主張系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性；另外，原告又提出附件8 為系爭案之結構轉動螺栓鎖發生之問題示意圖，作為系爭案申請專利範圍第
2 項至第5 項不具進步性之說明。⒉原處分之理由4與訴願決定認定：「引證1、2、3係為一端
為活動扳手，另一端為雙向棘輪扳手之活動扳手，其空間型態與系爭案為一活動扳手配合一單向棘輪扳手之活動扳手結構並不相同，不能視為熟悉該項技術者所能達成。」實有所違誤：
①根據被告於83年11月25日所公告之「專利審查基準」第
2 篇、第2 章、第4 節、一、進步性的概念之規定：⑴「‧‧‧如該新型為熟習該項技術者之一般技術知識
，所能輕易完成且未能增進功效時，則該新型之創作或改良則不具有進步性‧‧‧」。
⑵「申請專利之新型與申請當日之前既有之技術或知識
若有差異時，即有新穎性，『有無進步性』之問題，僅於有新穎性之情形下，始會產生。」⑶熟習該項技術者，係指虛擬成於申請專利當時具有該
新型所屬技術領域之技術常識；能運用研究、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段），以發揮一般創作能力，例如選擇材料或變更設計等，並將當時該新型所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識者而言。
⑷輕易完成且未能增進功效，係指並沒有運用優於熟習
該項技術者所能預期之一般性技術發展，卻輕易由先行技術可推論出並完成者。亦即，申請專利之新型具有能產生某一新功效、或增進新型之某種功效時，即認為熟習該項技術者所非能輕易完成。換言之，探究進步性時，必須就專利之內容是否可輕易由先前技術所推導出並完成者，以及是否具有功效增進進行論證。
②系爭案說明書第8頁第4行述及：「該棘輪塊亦可為一般
常見之單向制動式或雙向制動式。」換言之，系爭案之創作人自己都認為將系爭案的單向棘輪扳手置換為雙向棘輪扳手是熟習該項技術者所能輕易完成的；原處分之理由（四）與訴願決定僅以系爭案與引證1 、2 、3 的空間結構不同，即認定非熟習該項技術者能輕易完成者，並未按照實際證據內容進行是否為熟習該項技術者能輕易完成的論證，根據前揭規定，是違法且錯誤之審定。
③系爭案將引證1 、2 、3 的雙向棘輪扳手改為單向棘輪
扳手，為熟習該項技術者能輕易完成，且其功能反而由可雙向扳動螺絲減縮為僅可單向扳動螺絲，並無任何功效上之增進。因此可證明系爭案的單向棘輪扳手配合活動扳手之結構相較於引證1 、2 、3 之雙向棘輪扳手配合活動扳手之結構引證案是不具進步性的。
⒊原處分之理由（六）與訴願決定（第5頁第23行至第6頁第
8 行）認定：引證4 、引證5 之軸筒上下皆設有貫穿孔，系爭案之棘輪塊並無貫通；且系爭案之掣動部最多可供4種不同尺寸的螺絲螺固，引證4 、5 可供2 種螺絲螺固（訴願決定認為引證4 可供3 螺絲螺固），是引證4 、5 之空間型態與構造與系爭案整體不同，難以證明系爭案之掣動部最多同時可供4 種不同尺寸的螺絲螺固之功效不具進步性。此認定亦有違誤：
①根據「專利審查基準」第2 篇、第2 章、第4 節、二、
判斷進步性之基本原則之規定：「（1 ）判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載新型有無專利法第
98 條 第2 項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。」換言之，非申請專利範圍之請求項所載之內容應不得作為判斷進步性之要件。
②系爭案申請專利範圍第1 項中對於「掣動部」之定義僅
有「該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部」，並沒有定義「掣動部」的數量、有無貫穿孔等。被告就非系爭案專利範圍第1 項中的要件：掣動部之數量、有無貫穿孔，為審查系爭案是否具有進步性之依據，違反前述規定，是為違法之審定。
③引證4、引證5中揭露有「不同尺寸之棘輪掣動部」（引
證4中有4個不同尺寸之棘輪掣動部（第2圖與第3圖標號
311、312、323、324）；引證5中有2個不同尺寸之棘輪掣動部（第5 圖標號22元件之A 、B ），此部分與系爭案申請專利範圍第1 項中之「該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部」是相同的，當然可證明系爭案申請專利範圍第1 項中的「掣動部」是不具進步性的。⒋訴願決定（第6頁第8-13行）認定：「一般扳手係作為鎖
緊螺絲之用，亦可用來調整螺絲之高度（如調整機構間隙的大小），非一定用來鎖緊螺絲之用，如引證4第6圖之扳手亦有無法將螺絲鎖到底的問題，關係人（即參加人）實施時將系爭案每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度並無不可」；原處分之理由（七）亦有相同的認定，其認定皆屬違誤：
①根據專利法以及「專利審查基準」之規定：
⑴「說明書除了應載明申請專利範圍外，並應載明有關
之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施。」（專利法第105條準用第22條第3項參照）。
⑵「可據以實施」者，謂依申請當時之技術知識，可以
正確理解，並且能再現（追試）申請專利之新型者而言。（「專利審查基準」第2篇、第3章、第1節、二、新型之說明之（一）新型之說明記載要點、5.可據以實施參照）。
②系爭案之專利說明書與圖示均無任何「將每一層掣動部
的高度設為螺絲頭的二分之一高度」的揭露；且由系爭案的第6圖與第7圖看來，掣動部的高度與螺絲頭是相當的。換言之，當熟習該項技術者由系爭案的專利說明書與圖示所據以實施的扳手，其掣動部的高度與螺絲頭是相當的，而不是掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一的結構。根據前揭規定，「將每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度」並非系爭案說明書之內容，應不予考慮。換言之，依據系爭案所揭示的內容，具有原告於異議附件8所指出的無法將螺絲鎖到底的問題。
⑴另外「又一般扳手係作為鎖緊螺絲之用，亦可用來調
整螺絲之高度（如調整機構之間隙），非一定用來鎖緊螺絲之用」。換言之，系爭案的扳手是僅用來調整螺絲，而非鎖緊用，是一種減少功效的設計，與進步性中所規定的要具有「功效之增進」剛好違背，正好說明系爭案之結構不具進步性。
⑵訴願決定中認定引證4第6圖之扳手亦有無法將螺絲鎖
到底的問題是錯誤的，原因是原處分機關對於引證4的結構有誤解：引證4的第6圖示提供了大、中、小三個套筒（標號31, 32, 33）套接在一起，該三套筒之二端分別具有一不同尺寸的掣動部（標號341, 342,314, 315, 323, 324（後4標號請參照第3圖）；中套筒（32）與小套筒（33）可多段移動，因此如要使用小套筒（33）標號342的掣動部時可中套筒（32）與小套筒（33）向左移動，使其伸出（如第6 圖所示）；如要使用小套筒（33）標號341 的掣動部時可中套筒（32）與小套筒（33）向左移動，使其伸出即可；同理，如要使用其他掣動部也可藉由移動中套筒（32）與小套筒（33），另所需要的掣動部伸出以使用。
因此，引證4 之扳手沒有系爭案之扳手無法將螺絲鎖到底的問題。
⑶又原告之異議附件8 又指出，系爭案的扳手無法使用
於螺合在一長螺桿的螺帽；被告於專利異議審定書中並未對此一異議理由作任何說明。換言之，被告無法解釋系爭案的扳手無法使用於螺合在一長螺桿的螺帽的問題，再一次證明系爭案之結構沒有功效之增進，又為熟知該項技藝者可輕易完成，因而不具進步性。
⒌系爭案的申請專利範圍第1項中所定義的「該棘輪塊內周
緣設有不同尺寸之棘輪掣動部」，其中的「棘輪掣動部」並未出現於說明書與圖示。按系爭案審定當時之專利法第22條第4 項之規定：「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」；又專利法施行細則第16條第8 項規定：「申請專利範圍之用語，應與說明書中使用之用語一致」；換言之，系爭案之申請專利範圍中所定義的「棘輪掣動部」並未出現於說明書與圖示，是違反了審定當時之專利法第22條第4 項中「具體指明」的規定。又專利法第104 條第3 款規定：「說明書或圖示，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」專利專責機關應依職權撤銷其新型專利權。
㈡被告主張之理由：
⒈原告主張：「原處分之理由（四）與訴願決定認定『引證
1、2、3係為一端為活動扳手，另一端為雙向棘輪扳手之活動扳手，其空間型態與系爭案為一活動扳手配合一單向棘輪扳手之活動扳手結構並不相同，不能視為熟悉該項技術者所能達成。』實有違誤」乙節。引證1 、2 、3 係為一端為活動扳手，另一端為雙向棘輪扳手之活動扳手。系爭案係提供一種活動扳手之棘輪結構，主要包含一柄部本體，該柄部本體之一端為一活動扳手部，於柄部本體之另一端則設有一單向棘輪塊，該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部，而外周緣環設有棘齒，且於棘輪塊之一端設有凹環槽，將扣環一側卡設於凹環槽內，另側則卡抵於中容孔相對於凹環槽之抵部，藉此可令棘輪體卡固於容孔內；該掣動塊相對於棘齒之一端設有爪部，該爪部係與棘齒相嚙合，其空間型態與引證1 、2 、3 並不相同，不能視為熟習該項技術者所能達成，且系爭案之棘輪塊可設有不同尺寸之棘輪齒，如此可達到不同使用態樣，具有進步性。
⒉原告主張：「原處分之理由（六）與訴願決定認定『引證
4、引證5之之軸筒上下皆設有一貫穿孔，系爭案之棘輪塊並無貫通；且系爭案之掣動部最多可供4 種不同尺寸之螺絲螺固，引證4 、5 可供2 種螺絲螺固，是引證4 、5 之空間型態與構造與系爭案整體不同，難以證明系爭案之掣動部最多同時可供4 種不同尺寸之螺絲螺固之功效不具進步性。』有所違誤」乙節。引證4 之棘輪套筒組（3 ）係由外套筒（31）與內套筒（32）所組成，其套筒上下皆設有一貫穿孔；系爭案之棘輪塊並無貫通，其上下兩設有容孔，而內部設為掣動部。又引證4 之第6 圖僅有3 種套筒可轉動不同尺寸之螺絲而已，非4 種套筒組合。引證5 之軸筒上下皆設有一貫穿孔，系爭案之棘輪塊並無貫通，其上下兩設有容孔，而內部設為掣動部，引證5 僅可供2 種螺絲螺固，據上，引證4 、5 之空間型態及構造與系爭案之整體構造不同，難以證明系爭案之掣動部最多同時可供
4 種不同尺寸之螺絲螺固之功效不具進步性。⒊原告主張：「訴願決定認定『一般扳手係作為鎖緊螺絲之
用，亦可用來調整螺絲之高度（如調整機構間隙的大小），非一定用來鎖緊螺絲之用，如引證4第6圖之扳手亦有無法將螺絲鎖到底的問題，參加人實施時將系爭案每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度並無不可』；原處分之理由（七）亦有相同的認定，其認定皆屬違誤」乙節。按專利法第22條（第105 條新型準用）第3 項及第4 項分別規定：「第1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」、「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」；第103 條第2 項亦規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」基此，「申請專利範圍」係在表彰新型專利權之權利範圍，至於是否充分揭露新型之技術內容以使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，並非「申請專利範圍」之法定要件；可實施性係針對「創作說明」之記載加以規範，此與在判斷「申請專利範圍」是否符合專利之法定要件，顯然有別。綜上，異議理由並未主張系爭案違反專利法第105 條準用第22條第3 項之規定，且系爭案第6 、7 圖僅係示意圖，可因時因地改變其尺寸實施，從而，系爭案「將每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度」並非無法實施的創作，難以執此指摘系爭案之結構無功效增進而不具進步性。
㈢參加人主張之理由：
除引用被告主張之理由外，並稱：
1.原告認為雙向變單向棘輪係熟知該技術者可輕易達成，惟並未提出具體證據資料證明熟知該技術之人皆可達成。
2.關於原告所提說明書第8 頁第4 行部分，並非說單向可馬上變雙向、雙向可變單向，兩者技術結構仍不同，原告並未將系爭案的創作精神及空間結構做說明解釋，係斷章取義。
3.一般鎖螺帽時，會卡到其他空間，拿起來調整後再鎖，使用上十分不便，系爭專利可用大小不同之棘輪套在螺帽上，達到便利扳手使用之目的，故棘輪係為使扳手使用方便，系爭案活動扳手加上棘輪可達到進步性。
4.系爭案申請專利範圍最後一項有寫明『可為雙層以上』，當然可適應不一樣的螺帽大小。且系爭專利的重點應是棘輪掣動部加上扳手之使用，即棘輪掣動部可便利扳手之使用，並非在爭執棘輪本身。
理 由
壹、程序方面：本件起訴後被告代表人變更為王美花，業據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良」、「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利」，分別為系爭案核准審定時專利法第97條及第98條第2 項所明定。而公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依同法第102 條規定，得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法規定之情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「活動扳手之棘輪結構」新型專利案，申請專利範圍共5項，第1項為獨立項，其餘為附屬項。主要包含一柄部本體，其一端為一活動扳手部，而另端設有容孔，該容孔一端設有空間部，容置有彈性件及掣動塊，容孔係供容置有棘輪塊，該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部，而外周緣環設有棘齒，且於棘輪塊之一端設有凹環槽，將扣環一側卡設於凹環槽內，另側則卡抵於中容孔相對於凹環槽之抵部，藉此可令棘輪體卡固於容孔內；該掣動塊相對於棘齒之一端設有爪部，該爪部係與棘齒相嚙合者。原告所提異議證據有：引證1為83年12月21日公告之第00000000號「多功能活動扳手」新型專利案，引證2為84年7月11日公告之第00000000號「活動扳手的H 柄結構改良（二）」新型專利案，引證3 為84年7 月11日公告之第00000000號「活動扳手的H 柄結構改良（一）」新型專利案，引證4 為88年6月1 日公告之第00000000號「棘輪套筒板手之結構改良」新型專利案，引證5 為84年1 月11日公告之第00000000號「改良之梅花扭力扳手」新型專利案。原告起訴對系爭案具有新穎性並無爭執，僅爭執系爭案無進步性，故本件僅就系爭案有無進步性為審究。
三、經查，引證1 、2 、3 係一端為活動扳手，另一端為雙向棘輪扳手之活動扳手。系爭案係提供一種活動扳手之棘輪結構，主要包含一柄部本體，該柄部本體之一端為一活動扳手部，於柄部本體之另一端則設有一單向棘輪塊，該棘輪塊內周緣設有不同尺寸之棘輪掣動部，而外周緣環設有棘齒，且於棘輪塊之一端設有凹環槽，將扣環一側卡設於凹環槽內，另側則卡抵於中容孔相對於凹環槽之抵部，藉此可令棘輪體卡固於容孔內，該掣動塊相對於棘齒之一端設有爪部，該爪部係與棘齒相嚙合，其空間型態、結構與引證1 、2 、3 並不相同，不能視為熟習該項技術者所能輕易思及。且系爭案之棘輪塊可設有不同尺寸之棘輪齒，如此可達到不同使用態樣，引證1 、2 、3 不能證明系爭案不具進步性。引證4 之棘輪套筒組係由外套筒與內套筒所組成，其套筒上下皆設有一貫穿孔，系爭案之棘輪塊並無貫通，其上下兩設有容孔，而內部設為掣動部。又引證4 之第6 圖僅有3 種套筒可轉動不同尺寸之螺絲而已，非4 種套筒組合。引證5 之軸筒上下皆設有一貫穿孔，系爭案之棘輪塊並無貫通，其上下兩設有容孔，而內部設為掣動部，引證5 僅可供2 種螺絲螺固，是引證4 、5 之空間型態及構造均與系爭案之整體構造不同，難以證明系爭案之掣動部最多同時可供4 種不同尺寸之螺絲螺固之功效不具進步性。系爭案申請專利範圍第2 項「棘輪齒可為單側雙層式」、第3 項「棘輪齒可為雙側單層式」、第
4 項「棘輪齒可為雙側雙層式」、第5 項「棘輪齒可為雙層以上者」均附屬於第1 項之附屬項，為第1 項獨立項技術內容再加限制描述，引證1 至5 各異議證據既未能證明系爭案申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，則亦難證明系爭案申請專利範圍附屬項不具進步性。
四、原告雖稱系爭案無法將螺絲鎖到底，系爭案專利說明書並未揭示每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度，說明書及圖示亦未揭示掣動部云云。惟一般扳手固可作為鎖緊螺絲之用，然亦可用來調整螺絲之高度（如調整機構間隙的大小），非一定用來鎖緊螺絲之用，且系爭案實施時將每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度並無不可，如此即無不能將螺絲鎖到底之問題。又按專利法第22條（第105 條新型準用）第3 項及第4 項分別規定：「第1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」、「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」；第103 條第2 項亦規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」基此，「申請專利範圍」係在表彰新型專利權之權利範圍，至於是否充分揭露新型之技術內容以使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，並非「申請專利範圍」之法定要件；可實施性係針對「創作說明」之記載加以規範，此與在判斷「申請專利範圍」是否符合專利之法定要件，顯然有別。原告異議理由並未主張系爭案違反專利法第105 條準用第22條第3 項之規定，此部分亦未經原處分機關審查作成處分，自非本件審究之範圍。且系爭案第6 、7 圖僅係例示之示意圖，可因時因地改變其尺寸實施，從而，系爭案「將每一層掣動部的高度設為螺絲頭的二分之一高度」並非無法實施的創作，難以執此指摘系爭案之結構無功效增進而不具進步性。
五、綜上所述，被告認系爭案未違反核准審定時專利法第98條第
2 項規定，而為異議不成立之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成異議成立之審定處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 1 月 17 日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 1 月 17 日
書記官 陳又慈