臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01332號原 告 台達電子工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 乙○○兼送達代收被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 奇鋐科技股份有限公司代 表 人 丙○○訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師（兼送達代收人）複代 理 人 蘇燕貞 律師上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年3 月5 日經訴字第09606063400 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人奇鋐科技股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國（下同）92年4 月11日以「散熱裝置及其扇框結構」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人奇鋐科技股份有限公司以該專利案有違核准審定時專利法第20條之1 規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於95年10月24日以（95）智專三（二）02022 字第09520877270 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部96年3 月5 日經訴字第09606063400 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴引證案可否證明系爭專利不具新穎性？⑵被告作成原處分是否有適用法條之錯誤？⑶原處分是否有「理由不備」情事？⑷原處分是否有「訴外裁判」情事？㈠原告主張：
⒈被告所為之行政處分具有「適用法條錯誤」之行政瑕疵，情事未符合「依法行政」之原則：
⑴按專利法第20條之1 規定「申請專利之發明，與申請在
先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」由上述法條即可清楚瞭解，其構成要件是引證案之說明書或圖式之內容必須與系爭案之說明書或圖式內容相同者，方符合此條之規定，因此，若系爭案與該引證案之說明書或圖式載明之內容為不同者，即無法適用該法條。
⑵另查被告於89年10月公布之專利審查基準中係清楚載明
新穎性判斷之基本原則：「1.謂『新穎性之判斷』，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦即，依據專利法第20條第1 項第1 款至第3 款規定之情事來判斷申請專利範圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性」。而於專利審查基準之第1-2-6 頁中係載明新穎性判斷之基本原則第⑶項：「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」。由上述可知，新穎性判斷之基本原則係依據專利法第20條第1 項之規定而來，然相較於上述之專利法第20條之1 ，其並無適用該新穎性判斷之基本原則。⑶然而，原處分理由㈣第4 點指稱：「系爭案申請專利範
圍第15項與引證案（即88年12月13日申請，92年11月11日審定公告之第00000000號「散熱扇之殼座構造」新型專利案，下同）相較：系爭案申請專利範圍第15項之構造與申請專利範圍第1 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第15項進一步增加『散熱裝置之扇框結構中承置葉輪（22）於內』，以及增加『葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸』之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第1 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第1 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第15項不具新穎性。」⑷復查原處分理由㈣第5 點指稱：「系爭案申請專利範圍
第20項與引證案相較：系爭案申請專利範圍第20項之構造與申請專利範圍第5 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第20項進一步增加『散熱裝置扇框結構中加上承置葉輪（22）於內』，以及增加『葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸』之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第5 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第5 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第20項不具新穎性。」⑸又查原處分理由㈣第6 點指稱：「系爭案申請專利範圍
第31項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸』之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第31項不具新穎性。」⑹原處分理由㈣第7 點指稱：「系爭案申請專利範圍第38
項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以限定將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸』之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第38項不具新穎性。」⑺惟查，以上諸多理由皆以不具新穎性而以不符合專利法
第20條之1 之規定來核駁，參照專利審查基準有關第20條第1 項有關新穎性之規定，由上述之原處分理由與訴願決定比較，可得知被告完全係以專利法第20條第1 項來審查系爭專利，而非真正根據異議人所主張之專利法第20條之1 來審查，原告亦曾於訴願理由書中爭執其適用法律錯誤，而被告於訴願答辯時所提供之附件係為93年7 月1 日起所施行之專利審查基準，其內容敘述係有關現行專利法第23條的相關規定，而系爭專利係於92年11月7 日審定核准，因此，系爭專利之審查應以核准審定時所適用之90年10月24日總統令修正公布之專利法及舊專利審查基準（89年所制訂）為依據。由此可證，被告於適用法條顯有違誤，而訴願機關不僅未加以查證，更加敘明原處分是具同一審查原則，然而，從90年專利法及89年所制訂之舊專利審查基準皆無任何有關專利法第20條之1 可以援用專利法第20條第1 項之相關規定，因此被告與訴願機關皆違反依法行政之原則，且於適用法律上顯有違誤。倘若專利法第20條之1 和專利法第20條第1 項係如被告所認定為相同審查標準，又何必分別制訂兩獨立法條？⑻此外，既然引證案未揭露有關「散熱系統」及「系統框
架」等技術內容，由此可證引證案與系爭專利之說明書或圖式之內容不同，當然就不符合專利法第20條之1 的構成要件：說明書或圖式之內容須為相同，因此被告遽認系爭專利違反專利法第20條之1 之規定，顯然有適用法規之錯誤。再者，系爭專利與引證案之說明書或圖式所載明之內容亦不相同，故系爭專利並未違反專利法第20條之1 的規定。
⒉被告所為之行政處分具有「理由不備」之行政瑕疵：
⑴被告係完全出於主觀臆斷系爭專利全部皆可由引證案直
接推導，舉例而言，對於系爭專利之申請專利範圍第31項及第38項之有關「散熱系統」及「系統框架」之技術特徵，而引證案卻隻字未提有關此二部分之相關內容，試問對完全未揭露之內容又如何「直接推導而得」？實有違一般之經驗及論理法則。
⑵以系爭專利為例，原處分理由㈤中僅簡單以「系爭申請
專利範圍第2 、3 、4 項…該些界定俱為囿於與獨立項第1 項同一技術理念『通道之內周緣壁以該通道之軸線為中而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外』下之實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，故屬易於直接推導得知者，與引證案之技術手段實質相同。同理，第5 項之附屬項第6 至13項、第15項之附屬項第16至19項、第20項之附屬項第21至30項、第31項之附屬項第32至37項、第38項之附屬項第39至48項等，俱僅為囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，為易於直接推導得知者，是故引證案亦堪證上揭系爭案之各附屬項違反專利法第20條之1 之規定。」為由即遽下系爭專利附屬項不具新穎性之結論。
⑶由於系爭專利不論是由說明書本身或是其圖式所揭露之
內容，其技術手段與組成、構造及作用均與引證案有所差異，故被告以「俱僅為囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，為易於直接推導得知者」之理由而完全漠視系爭專利與引證案之不同，究竟何謂「為易於直接推導得知者」並無任何隻字片語加以說明，如此未明確指出其引用資料何處內容可以證明及得心證之理由而遽為一主觀且錯誤認定，實使原告之權益遭受莫大損害。此舉亦有違行政法所規定之「明確性原則」，故原處分具有「理由不備」之行政瑕疵，應予以撤銷。
⒊被告之原處分具有「訴外裁判」之情事：
⑴查原處分理由㈣第3 點指稱：「系爭案申請專利範圍第
14項與引證案相較…至該『延伸部被部分削去而形成之凹口』，相較系爭案說明書先前技藝之非設錐形部之缺口，亦為直接附加可得之構造，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第14項不具新穎性。」⑵然，遍尋參加人所提之異議理由書，參加人並未有任何
以系爭專利說明書先前技藝來作為主張之任何隻字片語，故被告於原處分中超出參加人所提之證據或主張範圍而逕為審定，已屬「訴外裁判」。況且，系爭專利係經被告仔細審究說明書之先前技藝與系爭專利之差異後，認為符合專利性始准予專利，如今僅因不同審查階段及不同審查員而作出前後不一致的判斷標準，亦未具體陳明原准予審定處分有何失誤或漏未審酌之理由，如此出爾反爾，實已違反行政法上之「誠實信用原則」和「禁反言原則」。
⑶此外，專利舉發或異議事件，係採當事人進行主義，即
核准之專利有無違反專利法規定之情事，只依舉發人或異議人所舉之證據審查，專利主管機關及行政爭訟受理機關，不得不待當事人舉出理由及證據，逕依職權予以審查。（參照最高行政法院《89年7 月1 日改制前為行政法院，下同》82年判字第2640號判決），為迄今專利舉發或異議事件審查實務上所遵循之原則。按憲法保障人民之訴訟權，為防止行政機關侵犯人權或破壞憲法的基本價值秩序，行政機關只能被動為審判，亦即沒有主張即不得審判。故若處分機關之審定理由超出當事人主張之論述，即構成所謂之「訴外裁判」。
⑷今被告僭越參加人之異議理由內容，於原處分中作出超
出參加人主張之論述範圍，其違背憲法所保障之人民基本權利，對原告權益造成不當影響甚鉅，被告明顯構成「訴外裁判」，不證可明，由此可知，原處分確實具有「訴外裁判」之情事且違反「誠實信用原則」和「禁反言原則」，已構成重大之行政瑕疵。
⑸再者，參加人係以引證案來主張系爭專利違反專利法第
20條之1 ，而被告實質上卻以專利法第20條第1 項來核駁系爭專利不具新穎性，實已超出參加人所主張的範圍，亦構成「訴外裁判」之情事。
⑹此外，被告於訴願答辯書竟言「係因原告逾限未為補充
答辯，…反指原異議處分訴外裁判，洵屬無理」，殊不知被告所為之行政處分皆須受到上述原則和「訴外裁判禁止」規範所拘束，不因原告有無提出補充答辯而受影響，被告顯然於事實及法律認定上顯有違誤。
⒋被告所作之行政處分顯與事實相違誤：
⑴原處分理由㈣第1 點指稱：「系爭案申請專利範圍第1
項與引證案相較：系爭案之創作目的係在於提供一通道內周緣壁流道為均勻漸縮式之扇框，以加強散熱風扇之散熱效果，其與引證案於散熱扇殼座之圍牆內環壁面與底板成非90度夾角傾斜壁面而增加風量之目的相同；系爭案構造之『外框包括一通道，用以引導氣流由一開口流向另一開口』、『至少其中一開口端之通道的內周緣壁呈徑向向外延伸擴張，以增加氣流流出或流入的面積』，係相對於引證案之『桿與座板及圍牆形成通道』、『圍牆之內環壁面係與座板成傾斜壁面』，又引證案所揭示『內環壁面係與座板成非90度夾角之傾斜壁面』之構造，業涵蓋系爭案『通道的內周緣壁成徑向向外延伸擴張』之構造，且俱可達成增加進、出風量之功效；至系爭案『通道的內周緣壁以該通道之軸線為中而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外』之限定，其相較於引證案圖式（第1 至4 圖）圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外，乃屬已直接揭露之構造，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性。」⑵由以上圖式觀之，即可很清楚的看到，系爭專利「通道
的內周緣壁以該通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定（即上右圖超出兩虛線之間之範圍外），與引證案圖式（第1 至4 圖）中所揭露之「圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」，實係完全不同，且引證案圖式未突出於外框之外（即上左圖之兩虛線之間之範圍內）。實則引證案圖式（第1 至4 圖）中所揭露之「圍牆（13、33、43）」並沒有突出於該外框之外，故被告以引證案之「延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」便遽以推定與引證案之「突出於該外框之外」之限定相等，實一極大之謬誤，故被告於認定事實上顯有違誤。
⑶原處分理由㈣第2 點指稱：「系爭案申請專利範圍第5
項與引證案相較…至系爭案『於入風口端之通道的內周緣壁以該通道之軸線為中而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外』之限定，其相較於引證案圖式（第1 至4圖）圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外，乃屬已直接揭露之構造，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第5 項不具新穎性。」⑷然由上述說明已可清楚知道，引證案之「該葉片（21）
旋轉區域外」與引證案之「突出於該外框之外」之限定係完全不同且無相關，故被告以引證案之「延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」便遽以推定與引證案之「於入風口端之通道的內周緣壁以該通道之軸線為中而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定相等，實一極大之謬誤，故被告於認定事實上顯有違誤。
⑸原處分理由㈣第3 點指稱：「系爭案申請專利範圍第14
項與引證案相較…至系爭案『入風口端之通道的內周緣壁之徑向向外延伸部分被部分削去而形成一凹口，以增加側邊氣流流入面積』之限定，惟該『通道的內周緣壁之徑向向外延伸部』，相較於引證案圖式（第1 至4 圖）圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外，乃屬已直接揭露之構造，…故引證案堪證系爭案申請專利範圍第14項不具新穎性。」⑹然由上述說明已可清楚知道，引證案之「該葉片（21）
旋轉區域外」與引證案之「突出於該外框之外」之限定係完全不同且無相關，故被告以引證案之「延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」便遽以推定與引證案之「入風口端之通道的內周緣壁之徑向向外延伸部分被部分削去而形成一凹口，以增加側邊氣流流入面積」之限定相等，實一極大之事實認定謬誤，故被告於認定事實上顯有違誤，原處分具有重大瑕疵。
⒌綜上所述，系爭專利乃合乎可專利之要件，被告所為「異
議成立，應不予專利」之處分，於事實認定及適用法律上顯有違誤，原處分及訴願決定實有撤銷並重為處分之必要。
㈡被告主張：
⒈起訴理由1 稱原處分具有「適用法條錯誤」之行政瑕疵，未符合依法行政」之原則，茲依其理由，辯述如下：
⑴起訴理由稱：按專利法第20條之1 之規定為「申請專利
之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」…另查被告於89年10月公布之專利審查基準中係清楚載明新穎性判斷之基本原則；「1.謂『新穎性之判斷』，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦即，依據專利法第20條第1 項第1 款至第3 款規定之情事來判斷申請專利範圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事，如有則不具新穎性，如無則具有新穎性」。而於專利審查基準之第1-2-6 頁中係載明新穎性判斷之基本原則第⑶項：「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」。由上述可知，新穎性判斷之基本原則係依據專利法第20條第1 項之規定而來，然相較於上述之專利法第20條之1 ，其並無適用該新穎性判斷之基本原則等語。惟按，現行專利法第23條之內容，與首揭系爭專利核准審定時所適用之90年10月24日修正公布之專利法第20條之1之內容，係完全一致，被告93年7 月1 日（新版本）及89年（舊版本）之審查基準，新舊兩版本之審查基準內容，縱或於章節編排、文字說明有別，前於訴願階段所附之新版本實較舊版本更盡完備之闡述，觀諸舊版審查基準就專利法第20條之1 之說明（http://www.tipo.go
v.tw/patent/patent_law/explain/patenin/patent_law_3_1_2.asp 第2 章專利要件／第3 節新穎性／三、發明不具新穎性之情事／⑶有相同之發明或新型申請在先並經核准專利（專20.I.2）／1 有相同之發明申請在先並經核准專利／Ⅱ請申請在先並經核准專利）：「由於『申請在先並經核准專利』之發明，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制（legal fiction ）為既有技術，而使後申請案之發明不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」，此即說明「被擬制者」係侷限於「申請在先而公開或公告之發明或新型專利申請案」，至於「擬制新穎性之審查」與「新穎性之審查」，則在認事上並無差別，是故原告起訴理由認專利法第20條之1 並無專利法第20條第1 項新穎性判斷原則之適用，顯然為對法律適用之誤解。
⑵起訴理由稱：「異議審定書中理由㈣第4 點指稱：「系
爭案申請專利範圍第15項與引證案相較：系爭案申請專利範圍第15項之構造與申請專利範圍第1 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第15項進一步增加『散熱裝置之扇框結構中承置葉輪（22）於內』，以及增加『葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸』之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第1 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第1 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第15項不具新穎性。」復查被告所為之異議審定書中理由㈣第5 點指稱：「系爭案申請專利範圍第20項與引證案相較：系爭案申請專利範圍第20項之構造與申請專利範圍第5 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第20項進一步增加『散熱裝置扇框結構中加上承置葉輪（22）於內』，以及增加忙葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸日之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第5 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第5 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第20項不具新穎性。」又查被告所為之異議審定書中理由㈣第6 點指稱：「系爭案申請專利範圍第31項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸』之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第31項不具新穎性。」又查被告所為之異議審定書中理由㈣第7 點指稱：「系爭案申請專利範圍第38項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以限定將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸印之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第38項不具新穎性。』然而，被告之以上諸多理由皆以不具新穎性而遽認不符合專利法第20條之1之規定，首先請鈞院參閱原告所附之附件5 有關第20條第1 項有關新穎性之審查基準，由上述之被告的核駁理由與附件4 比較，可得知被告完全係以專利法第20條第
1 項來審查系爭案，而非真正根據異議人所主張之專利法第20條之1 來審查系爭案，原告亦曾於訴願理由書中爭執其適用法律錯誤，而被告於訴願答辯時所提供之附件係為93年7 月1 日起所施行之專利審查基準（內容敘述係有關現行專利法第23條的相關規定，而系爭案係於
92 年11 月7 日審定核准專利，因此，系爭案之審查應以核准審定時所適用之90年10月24日總統令修正公佈之專利法及舊審查基準《89年所制定》為依據。由此可證，被告於適用法條顯有違誤，原處分應予以撤銷，而訴願機關不僅未加以查證，更加敘明原處分是具同一審查原則，然而，從90年專利法及89年所制訂之舊專利審查基準皆無任何有關專利法第20條之l 可以援用專利法第20條第1 項之相關規定，因此被告與訴願機關皆違反依法行政之原則，且於適用法律上顯有違誤。倘若專利法笫20條之1 和專利法第20條第l 項係如被告所認定為相同審查標準，又何必分別制訂兩獨立法條呢？。）惟被告89年之審查基準對專利法笫20條之1 之說明（http:
//www.tipo.gov.tw/pgov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_2.asp第2 章專利要件／第3 節新穎性／三、發明不具新穎性之情事／⑶有相同之發明或新型申請在先並經核准專利（專20.I.2）／1 有相同之發明申請在先並經核准專利／Ⅱ請申請在先並經核准專利）：「『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』，應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項，亦可作為『先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術』之認定基礎。」，此即擬制新穎性在實質相同認定之說明，爰此，前揭原處分之審查理由㈣第4 、5 點中據系爭專利申請專利範圍第1 項與引證案實質相同，認為申請專利範圍第15、20項僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第1 項實質上並無不同，嗣審查理由㈣第6 、7 點中據系爭專利申請專利範圍第15、20項之散熱系統、系統框架與係散熱風扇之直接應用於電子元件系統框架上，為「參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項」，而謂引證案與系爭專利申請專利範圍第31、38項乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭專利申請專利範圍第31、38項不具新穎性，以上之論處與專利法第20條之l 之法條、基準俱相侔合，故原處分並無「適用法條錯誤」之錯誤。
⒉起訴理由2 稱原處分具有「理由不備」之行政瑕疵，主要
係執：對於系爭專利之申請專利範圍第31項及第38項之有關「散熱系統」及「系統框架」之技術特徵，而引證案卻隻字未提有關此二部分之相關內容，試問對完全未揭露之內容又如何「直接推導而得」，此實有違一般之經驗及論理法則。…原處分與異議審定書之理由㈤中僅簡單以「系爭申請專利範圍第2 、3 、4 項…該些界定俱為囿於與獨立項第1 項同一技術理念『通道之內周緣壁以該通道之軸線為中而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外』下之實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，故屬易於直接推導得知者，與引證案之技術手段實質相同。同理，第5 項之附屬項第6 至13項、第15項之附屬項第16至19項、第20項之附屬項第21至30項、第31項之附屬項第32至37項、第38項之附屬項第39至48項等，俱僅為囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，為易於直接推導得知者，是故引證案亦堪證上揭系爭案之各附屬項違反專利法第20條之1 之規定。」為由即遽下系爭專利附屬項不具新穎性之結論。由於系爭專利不論是由說明書本身或是其圖式所揭露之內容，其技術手段與組成、構造及作用均與引證案有所差異，故被告以「俱僅為囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，為易於直接推導得知者」之理由而完全漠視系爭專利與引證案之不同，究竟何謂「為易於直接推導得知者」並未任何隻字片語加以說明，如此未明確指出其引用資料何處內容可以證明及得心證之理由而遽為一主觀且錯誤認定，實使原告之權益遭受莫大損害。惟查，徵諸系爭專利說明書第6 頁「發明所屬之技術領域」引述系爭專利係「有關於一種散熱裝置及其扇框結構，尤其關於一種在不改變與其他元件組裝條件下而增加入風量之軸流風扇及其扇框裝置，進而大幅提升風扇之散熱效果」，亦即系爭專利係「散熱裝置及其扇框結構」之發明，至於，申請專利範圍第31項之散熱系統，將該「散熱裝置」配置於內設有電子元件之系統框架內，第38項之散熱系統將該「散熱裝置」經螺絲組裝而與散熱器搭配使用，依說明書第12頁首行「在實際應用上…所述，兩者皆為散熱裝置之直接應用，且前者僅係該散熱裝置直接應用於電子元件系統框架上，相較習用已有於電子裝置設散熱風扇，無涉實驗試作等創新過程，故屬可直接推導者，後者相較習知一般電子裝置設散熱風扇之組合，亦無涉實驗試作等創新過程，亦屬可直接推導者，凡此俱與起訴理由書附件2 所引89年10月公布之審查基準之第1-2-5頁「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」之說明毫無相左，斷無「理由不備」之行政瑕疵。
⒊起訴理由3 稱原處分具有「訴外裁判」之情事，主要係執
：原處分理由㈣第3 點指稱：「系爭案申請專利範圍第14項與引證案相較…至該『延伸部被部分削去而形成之凹口』，相較系爭案說明書先前技藝之非設錐形部之缺口，亦為直接附加可得之構造，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第14項不具新穎性。」然，遍尋參加人所提之異議理由書，參加人並未有任何以系爭案說明書先前技藝來作為主張之任何隻字片語，故被告於異議審定理由書中超出參加人所提之證據或主張範圍而逕為異議審定，已屬「訴外裁判」。況且，系爭專利係經被告仔細審究說明書之先前技藝與系爭專利之差異後，認為符合專利性始准予專利，如今僅因不同審查階段及不同審查員而作出前後不一致的判斷標準，亦未具體陳明原准予審定處分有何失誤或漏未審酌之理由，如此出爾反爾，實已違反行政法上「誠實信用原則」和「禁止反言原則」。此外，專利舉發或異議事件，係採當事人進行主義，即核准之專利有無違反專利法規定之情事，只依舉發人或異議人所舉之證據審查，專利局及行政爭訟受理機關，不得不待當事人舉出理由及證據，逕依職權予以審查。」（此亦有82判字2640號著有明文），為迄今專利舉發或異議事件審查實務上所遵循之原則。
按憲法保障人民之訴訟權，為防止行政機關侵犯人權或破壞憲法的基本價值秩序，行政機關只能被動受聲請而審查，亦即沒有主張即不得審查。故若處分機關之審定理由超出當事人主張之論述，即構成所謂之「訴外裁判」。今被告僭越參加人之異議理由內容，於異議審定書中作出超出異議人主張之範圍，其違背憲法所保障之人民基本權利，對原告權益造成不當影響甚鉅，被告明顯構成「訴外裁判」，不證可明，由此可知，原處分確實具有「訴外裁判」之情事且違反「誠實信用原則」和「禁止反言原則」，已構成重大之行政瑕疵，…再者，參加人係以引證案來主張系爭專利違反專利法第20條之1 ，而被告實質上卻以專利法第20條第1 項來核駁系爭專利不具新穎性，實已超出參加人所主張的範圍，亦構成「訴外裁判」之情事。此外，被告於訴願答辯書竟言「係因原告逾限未為補充答辯，…反指原異議處分訴外裁判，洵屬無理」，諸不知被告所為之行政處分皆須受到上述之原則和「訴外裁判禁止」規範所拘束，不因原告有無提出補充答辯而受影響，被告顯然於事實及法律認定上顯有違誤。惟查，異議審定書中理由㈣第3 點係關於系爭專利修正後之申請專利範圍第14項之審查，該第14項係原獨立項第6 與其附屬項第16項所合併者，前經參加人於95年4 月28日提出異議補充理由書之理由2 主張與引證案係實質相同，嗣經被告於95年5 月15日以（95）智專三（二）02022 字第09540907770 號函通知原告補充答辯，原告逾限未為補充答辯，凡此業經異議審定書理由㈠指明在案，原告兀自放棄不為異議補充理由之申辯說明，反稱被告就異議補充理由書之審究為「訴外裁判」，洵屬無理。
⒋起訴理由4 稱原分與事實相違誤，主要係執：系爭專利「
通道的內周緣壁以該通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定（即上右圖超出兩虛線之間之範圍外），與引證案圖式（第1 至4 圖）中所揭露之「圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」，實係完全不同，且引證案圖式未突出於外框之外（即上左圖之兩虛線之間之範圍內）。實則引證案圖式（第1 至4 圖）申所揭露之「圍牆（13、33、43）」並沒有突出於該外框之外，故被告以引證案之「延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」使遽以推定與引證案之「突出於該外框之外」之限定相等，實一極大之謬誤，故被告於認定事實上顯有違誤。惟有關風量之增加，於系爭專利係在開口端通道內周壁之向外擴張，於引證案則係在內環壁面與座板呈傾斜壁面，故引證案第2 圖虛線位置應在圍牆（13）與基板（11）相會處，原告所繪位置有誤，且原告所舉系爭專利第2C圖係第2A圖中之線AA' 切割剖面，至於同構造之另一線BB' 切割剖面第2D圖，則可見斜角（231 ）端緣落於外框之內（外框之螺絲孔（24）在斜角（231 ）之外端），與系爭專利第2 圖並無二致，此即可證原告之主張不但有誤且自相矛盾，原處分之認定並無與事實相違誤之處。
㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、本件起訴時被告之代表人原為蔡練生，嗣變更為王美花，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案核准審定時專利法第19條暨第20條第1項之規定申請取得發明專利。惟如「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條之1 所明定。
三、原告前於92年4 月11日以「散熱裝置及其扇框結構」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人奇鋐科技股份有限公司以該專利案有違核准審定時專利法第20條之1規定，不符發明專利要件，對之提起異議。案經被告審查，於95年10月24日以（95）智專三（二）02022 字第0952087727
0 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴引證案可否證明系爭專利不具新穎性？⑵被告作成原處分是否有適用法條之錯誤？⑶原處分是否有「理由不備」情事？⑷原處分是否有「訴外裁判」情事？
四、關於⑴引證案可否證明系爭專利不具新穎性部分：㈠本件系爭第00000000號「散熱裝置及其扇框結構」發明專利
案，依其93年4 月2 日修正本所示，其申請專利範圍共48項，其中第1 、5 、14、15、20、31及38項為獨立項，其餘則為直接或間接依附於各該獨立項之附屬項，先予敘明。
㈡系爭專利之創作目的在於提供一通道內周緣壁流道為均勻漸
縮式之扇框，具有加強散熱風扇之散熱效果，其與引證案於散熱扇殼座之圍牆內環壁面與座板成非90度夾角傾斜壁面而增加風量之目的相同；又系爭專利申請專利範圍第1 項構造之「外框包括一通道，用以引導氣流由一開口流向另一開口」及「至少其中一開口端之通道的內周緣壁呈徑向向外延伸擴張，以增加氣流流出或流入的面積」，申請專利範圍第5項及第14項「外框包括一入風口、一出風口以及一用以引導氣流由該入風口至該出風口之通道」、「於入風口端之該通道的內周緣壁呈徑向向外延伸擴張，以增加入風面積」，申請專利範圍第31項「扇框結構包括一通道，用以引導氣流由一開口流向另一開口」、「至少其中一開口端之通道內周緣壁呈徑向向外延伸擴張，以增加入風面積」，及申請專利範圍第38項「扇框結構包括一入風口、一出風口及一用以引導氣流由入風口至出風口之通道」、「於入風口端之通道內周緣壁呈徑向向外延伸擴張，以增加入風面積」之構造，係相對於引證案之「桿與座板及圍牆形成通道」及「圍牆之內環壁面係與座板成傾斜壁面」；而引證案所揭示「內環壁面係與座板成非90°夾角之傾斜壁面」之構造，業已涵蓋系爭專利「通道的內周緣壁呈徑向向外延伸擴張」之構造，且均具有達成增加進、出風量之功效；至於系爭專利申請專利範圍第1 項「通道之內周緣壁以該通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定，申請專利範圍第5項「於入風口端之通道的內周緣壁以通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定，亦已直接揭露引證案圖式（第1 圖至第4 圖）圍牆（13 、33 、43）延伸擴張突出於該葉片（21）旋轉區域外等構造；申請專利範圍第14項「入風口端之通道的內周緣壁之徑向向外延伸部被部分削去而形成一凹口，以增加側邊氣流流入面積」之限定，其中該「通道內周緣壁之徑向向外延伸部」之構造，已直接揭露於引證案圖式（第1 至4 圖）圍牆（13 、33 、43）延伸擴張突出於該葉片（21）旋轉區域外，而該「延伸部被部分削去而形成之凹口」，相較於系爭專利說明書先前技藝之非設錐形部之缺口，亦為直接附加可得之構造；又申請專利範圍第31項及第38項另所述「一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸」之限定，此等直接於電子元件系統框架上之應用，相較一般於電子裝置設散熱風扇，仍屬可直接推導者；故引證案足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、5 、14、31及38獨立項不具新穎性。
㈢另系爭專利申請專利範圍第15項及第20獨立項之構造，分別
與申請專利範圍第1 項及第5 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第15項及第20項進一步增加「散熱裝置之扇框結構中承置葉輪於內」，及「葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸」之限定，惟系爭專利申請專利範圍第1 項及第5 項已為引證案所揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，及將葉片依通道延伸而作大小之調整，與申請專利範圍第1 項及第5 項實質上並無不同，故引證案亦足以證明系爭專利申請專利範圍第15項及第20項不具新穎性。
㈣又依附於系爭專利申請專利範圍獨立項第1 項之附屬項第2
項增加「通道之內周緣壁以該通道之軸線為中心呈上下或左右對稱徑向向外延伸擴張」、第3 項增加「通道之內周緣壁以該通道之軸線為中心呈圓形或橢圓形徑向向外擴伸」、第
4 項增加「通道之內周緣壁具有斜角或其附近具有導斜角」等界定，俱屬囿於與獨立項第1 項同一技術理念「通道之內周緣壁以該通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」下實施態樣之細部構造限定，並無技術理念之創新，故屬易於直接推導得知者，與引證案之技術手段實質相同。同理，第5 項之附屬項第6 至13項、第15項之附屬項第16至19項、第20項之附屬項第21至30項、第31項之附屬項第32至37項、第38項之附屬項第39至48項等，亦均僅為囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉及技術理念之創新，為易於直接推導得知者，是引證案亦足資證明前揭系爭專利之各附屬項違反專利法第20條之1 之規定。系爭專利不具新穎性，堪予認定。
五、關於⑵被告作成原處分是否有適用法條之錯誤部分：㈠原告稱：被告係以專利法第20條第1 項來審查系爭案，而非
根據異議人所主張之專利法第20條之1 來審查，其適用法律顯有錯誤云云。
㈡惟查：
⒈按現行專利法第23條之內容，與系爭專利核准審定時所適
用之90年10月24日修正公布之專利法第20條之1 之內容，係完全一致，被告93年7 月1 日（新版本）及89年（舊版本）之審查基準，新舊兩版本之審查基準內容，縱或於章節編排、文字說明有別，前於訴願階段所附之新版本實較舊版本更盡完備之闡述，觀諸舊版審查基準就專利法第20條之1 之說明（http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/ex plain/patenin/patent_la w_3_1_2.asp 第2 章專利要件／第3 節新穎性／三、發明不具新穎性之情事／⑶有相同之發明或新型申請在先並經核准專利（專20.I.2）／1 有相同之發明申請在先並經核准專利／Ⅱ請申請在先並經核准專利）：「由於『申請在先並經核准專利』之發明，在後申請案申請當日之前，尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性的道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制（legal fiction ）為既有技術，而使後申請案之發明不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用。」，此即說明「被擬制者」係侷限於「申請在先而公開或公告之發明或新型專利申請案」，至於「擬制新穎性之審查」與「新穎性之審查」，則在認事上並無差別，是故原告起訴理由認專利法第20條之1 並無專利法第20條第1 項新穎性判斷原則之適用，顯然為對法律適用之誤解。
⒉又依審定書理由㈣第4 點指稱：「系爭案申請專利範圍第
15項與引證案相較：系爭案申請專利範圍第15項之構造與申請專利範圍第1 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第15項進一步增加『散熱裝置之扇框結構中承置葉輪（22）於內』，以及增加『葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸』之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第1 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第1 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第15項不具新穎性。」；審定書理由㈣第5 點指稱：「系爭案申請專利範圍第20項與引證案相較：系爭案申請專利範圍第20項之構造與申請專利範圍第5 項相似，其不同處僅在於申請專利範圍第20項進一步增加『散熱裝置扇框結構中加上承置葉輪（22）於內』，以及增加忙葉輪之葉片隨著該通道之徑向向外延伸部方向而加長其尺寸日之限定，惟前已說明系爭案申請專利範圍第5 項已為引證案有相同之揭露，僅增加散熱風扇固有之葉輪，以及將葉片依通道延伸而作大小調整者，與該申請專利範圍第5 項實質上並無不同，是故引證案堪證系爭案申請專利範圍第20項不具新穎性。」；審定書理由㈣第
6 點指稱：「系爭案申請專利範圍第31項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸』之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第31項不具新穎性。」；及審定書理由㈣第7 點指稱：「系爭案申請專利範圍第38項與引證案相較：…至系爭案雖另有『一系統框架；至少一電子元件，設置於該系統框架內；散熱單元，設置於該系統框架上，用以限定將該至少一電子元件運作時所生的熱散逸印之限定，惟此項直接於電子元件系統框架上之應用，相較於一般於電子裝置設散熱風扇，乃屬可直接推導者，故引證案堪證系爭案申請專利範圍第38項不具新穎性。』足見原處分之實質論處與專利法第20條之l 之法條、基準俱相侔合，故原處分並無「適用法條錯誤」之情事。原告所述，要不足採。
六、關於⑶原處分是否有「理由不備」情事部分：㈠原告稱：被告漠視系爭專利與引證案之差異，就系爭專利附
屬項部分，僅以「俱僅囿於所依附獨立項之同一技術理念實施態樣之細部構造限定，未涉技術理念之創新，為易於直接推導得知者」，即遽下該等附屬項不具新穎性之結論，惟就其如何「為易於直接推導得知」並未詳予說明，顯有「理由不備」之違法云云。
㈡惟查：徵諸系爭專利說明書第6 頁「發明所屬之技術領域」
引述系爭專利係「有關於一種散熱裝置及其扇框結構，尤其關於一種在不改變與其他元件組裝條件下而增加入風量之軸流風扇及其扇框裝置，進而大幅提升風扇之散熱效果」，亦即系爭專利係「散熱裝置及其扇框結構」之發明，至於，申請專利範圍第31項之散熱系統，將該「散熱裝置」配置於內設有電子元件之系統框架內，第38項之散熱系統將該「散熱裝置」經螺絲組裝而與散熱器搭配使用，依說明書第12頁首行「在實際應用上…所述，兩者皆為散熱裝置之直接應用，且前者僅係該散熱裝置直接應用於電子元件系統框架上，相較習用已有於電子裝置設散熱風扇，無涉實驗試作等創新過程，故屬可直接推導者，後者相較習知一般電子裝置設散熱風扇之組合，亦無涉實驗試作等創新過程，亦屬可直接推導者，凡此俱與起訴理由書附件2 所引89年10月公布之審查基準之第1-2-5 頁「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」之說明毫無相左，是原告指稱原處分「理由不備」，亦不足採。
七、關於⑷原處分是否有「訴外裁判」情事部分：㈠原告稱：參加人係以引證案來主張系爭專利違反專利法第20
條之1 ，而被告實質上卻以專利法第20條第1 項來核駁系爭專利不具新穎性，實已超出參加人所主張的範圍，構成「訴外裁判」；又參加人所提之異議理由書，參加人並未有任何以系爭案說明書先前技藝來作為主張之任何隻字片語，故被告於異議審定理由書中超出參加人所提之證據或主張範圍而逕為異議審定，亦屬「訴外裁判」云云。
㈡惟查：
⒈原處分係以專利法第20條之1 論斷系爭專利不具新穎性，
已如上述，是原告稱原處分係以專利法第20條第1 項為依據，屬「訴外裁判」云云，要屬誤解。
⒉另異議審定書中理由㈣第3 點係關於系爭專利修正後之申
請專利範圍第14項之審查，該第14項係原獨立項第6 與其附屬項第16項所合併者，前經參加人於95年4 月28日提出異議補充理由書之理由2 主張與引證案係實質相同，嗣經被告於95年5 月15日以（95）智專三（二）02022 字第09540907770 號函通知原告補充答辯，原告逾限未為補充答辯，凡此業經異議審定書理由㈠指明在案，原告兀自放棄不為異議補充理由之申辯說明，反稱被告就異議補充理由書之審究為「訴外裁判」，亦不足採。
八、另原告稱：系爭專利「通道的內周緣壁以該通道之軸線為中心而徑向向外延伸擴張且突出於該外框之外」之限定（即上右圖超出兩虛線之間之範圍外），與引證案圖式（第1 至4圖）中所揭露之「圍牆（13、33、43）延伸擴張突出該葉片
（21）旋轉區域外」，實係完全不同，且引證案圖式未突出於外框之外（即上左圖之兩虛線之間之範圍內）。實則引證案圖式（第1 至4 圖）申所揭露之「圍牆（13、33、43）」並沒有突出於該外框之外，故被告以引證案之「延伸擴張突出該葉片（21）旋轉區域外」使遽以推定與引證案之「突出於該外框之外」之限定相等，實一極大之謬誤，故被告於認定事實上顯有違誤云云。
惟查：有關風量之增加，於系爭專利係在開口端通道內周壁之向外擴張，於引證案則係在內環壁面與座板呈傾斜壁面，故引證案第2 圖虛線位置應在圍牆（13）與基板（11）相會處，原告所繪位置有誤，且原告所舉系爭專利第2C圖係第2A圖中之線AA' 切割剖面，至於同構造之另一線BB' 切割剖面第2D圖，則可見斜角（231 ）端緣落於外框之內（外框之螺絲孔（24）在斜角（231 ）之外端），與系爭專利第2 圖並無二致，是原處分之認定並無與事實相違誤。
九、綜上，原告所述，為不可採。從而，被告認系爭專利有違核准審定時專利法第20條之1 規定，所為本件「異議成立，應不予專利」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
十、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 12 月 26 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 12 月 26 日
書記官 陳可欣