臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01679號原 告 利益得股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 黃章典 律師（兼送達代收人）
陳初梅 律師孫寶成技師）住臺被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 優鋼機械股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 王展星 律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年3月16日經訴字第09606063870號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國92年6 月20日以「快速識別穿伸與不穿伸之扳手結構」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，對之提起異議。案經被告審查，於95年10月16日以（95）智專三（三）05018字第09520844910 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷，並命被告作成異議成立之審定處分。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：①參加人於93年9 月21日提出系爭案修正本是否符合核准審定時專利法第102 條之1 第3 項第1 款規定，是否應准予修正？②系爭案是否違反核准審定時專利法第98條第2項之規定，而應予撤銷專利權？㈠原告主張之理由：
⒈按系爭案之公告日為93年3 月19日，故系爭案應以核准審
定時之專利法（即90年10月24日修正公佈之專利法）判斷其可專利性。
⒉訴願法第67條第2 項規定：「受理機關應依原告或參加人
之申請，調查證據。」因此，訴願機關應審酌原告於訴願決定前所提呈之訴願理由以及補充理由。然由訴願機關所為之訴願決定內容可知，訴願機關並未審酌原告所提之訴願補充理由即逕為決定，其程序上有瑕疵，此可由下列事實得證：
①訴願決定書第2頁第2行提及原告曾提起訴願並依據被告檢
卷答辯到部，但並未提及原告曾對被告之答辯內容，提起訴願補充理由書。
②原告曾於訴願補充理由書第3 頁倒數第5 行至第4 頁第13
行中提及一爭點：「被告所稱不明確用語不足以撤銷系爭案，與專利法第102 條之規定不符，應有錯誤。此外，被告若認為被異議人可修正請求項1 之不明確內容，應先行撤銷原處分，請參加人修正不明確用語，然後依修正本請原告表示意見，再行審查，方符合相關程序規定。」然訴願機關對此一爭點並未於其訴願決定書中提及。
⒊訴願機關於訴願理由書第5頁倒數第3行至第6頁第1行，稱
原告所提供訴證4 之扳手樣品及對應之螺栓各一，佐證系爭案不具進步性乙節亦屬訴願階段始提出之新證據及新主張，既未經被告審酌，自非本件訴願所得論究者。然參閱證據3 專利說明書第7 頁第10行至第8 頁第12行所載之創作第一實施例之內容，輔以對應之第10圖至第16圖所顯示之扳手再行比較訴證4 之扳手樣品，可知證據3 所顯示之扳手與訴證4 之扳手之扳動部內均形成6 個凸部，兩者技術特徵相同。因此，訴證4 為異議階段所提證據3 之扳手樣品無誤，乃基於證據3 同一事實，為補強證據，並非新證據且具關聯性，自應為訴願機關所考量，然訴願機關應予以審酌，而未審酌，應有違誤，其訴願決定應予以撤銷。此外，參鈞院91訴字第4569號裁判書，裁判理由二。該案中異議人（原告）所提之補強證據引證2 為該案引證1之實物樣品與本案所提補強證據事實相同，鈞院認為該補強證據係補強原提引證1 之證明力，顯與引證1 有關聯性，尚非新證據可比，應予以審酌，訴願決定予以維持，均有未洽。
⒋依系爭案核准審定時專利法第102 條之1 第3 項規定：新
型專利於審定公告後提出之補充修正，須為下列情事始得為之：⑴申請專利範圍過廣；⑵誤記之事項；⑶不明瞭之記載。且不得「變更實質」。此與同條第1 項規定之內容比較，範圍更限縮，並非只限於受說明書及圖式支持即可，尚須受限於三款情事。被告於其異議審定書理由一中以及訴願機關於其訴願決定書第4 頁倒數第9 行至倒數第2行，稱系爭案修正後請求項2 及3 因未超過原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵，因此並未變更實質，係屬申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第102 條之1 第3項第1 款之規定。然請求項內容為原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵支持乃請求項之基本要求，公告後不得變更實質之要求則為針對已公告請求項修正內容之進一步限制，不能以修正後請求項內容受原說明書、圖式支持而據以論斷修正後請求項內容未變更實質。細觀專利法關於公告後修正之規定，「申請專利範圍之縮減」以及「不得變更實質」為分開獨立之要求，亦即即使修正後請求項之申請專利範圍雖因加入新的限制條件而縮減，仍有可能因新的限制條件的加入而使得原請求項元件之間關係更改而變更實質。簡而言之，公告後之專利申請專利範圍之修正必須與原公告之範圍實質相同，方為未變更實質。此乃由於依審查基準之規定，審查專利申請案之可專利性以申請專利範圍所載之內容為準，當申請專利範圍之實質改變時，其可專利性包括新穎性以及進步性之判斷也會隨之改變，而與當初審查時有所不同，故要求修正不能變更實質。修正後請求項2 實質包含原請求項1 、2 及3 之內容，而修正後請求項3 實質包含原請求項1 、2 及5 之內容與原請求項1-5 之內容無一相同，因此除修正後請求項1 外，已變更實質，應不准予修正。因此被告應撤銷原處分並令參加人將修正後請求項2 及3 刪除或改寫成獨立項分別僅包括原請求項1 及3 （修正前請求項3 ）與1 及5 （修正前請求項5 ）之內容，再請原告表示意見後復進行審查，方符合相關審查程序規定。
⒌被告於訴願答辯書理由二，稱系爭案修正後請求項1 中所
記載「較大」用詞，未必如原告所稱使得請求項1 不明確，且縱如原告所稱請求項1 不明確，亦並不足以撤銷系爭案，參加人可透過修正使得請求項1 明確。然審查基準第2-3-13頁第3-4 行敘及：使用「比重較大」、「遠大於」‧‧‧等比較性用語之記載方式使得申請專利範圍記載不明確，違反專利法第22條第4項「申請專利範圍應具體指明申請專利之標的、技術內容與特點」，任何人得依專利法第102 條提起異議。此外，系爭案之美國對應案確實亦因此一不明確用語而遭核駁。請參系爭案之美國對應案的最終核駁理由通知書第2 頁（Page 2）第5 節同訴願理由書第3 段所述，說明申請專利範圍第1 項中所記載之「間距較大」之技術特徵（larger spaced distance）不明確為一相對性用語，造成申請專利範圍不明確，熟習所屬技藝人士將無法確認該申請專利範圍之邊界為何，因此美國專利商標局以系爭案的美國對應案之申請專利範圍第1 項違反美國專利法第112 條第2 段之規定（申請專利範圍須明確），予以核駁。因此，被告所稱不明確用語不足以撤銷系爭案，與前述專利法102 條之規定不符，應有錯誤。
⒍系爭案請求項 1相對於證據3及7之組合，輔以申請前之通常知識，不具進步性：
①被告於異議審定書理由第3 頁倒數第1 頁至第4 頁第10行
以及訴願機關於其訴願決定書第5 頁第2 行至第11行中稱證據2 、3 、6 及7 之組合不足以證明系爭案請求項1 不具進步性，主要在於系爭案請求項1 有3 個有顏色凸部較證據3 之6 個無顏色凸部與證據7 顏色標示之結合，兩者不同。然原告不同意被告之看法，且認為證據3 及7 之組合，輔以申請前之通常知識，即足以證明系爭案請求項1不具進步性（證據2 及7 僅作為輔助證據）。系爭案請求項1 之凸部為3 個，證據3 之凸部為6 個，兩者均可使螺帽可穿伸與不穿伸，因此凸部之數目變更並未增進功效，又顏色標示之技術特徵已揭露於證據7 ，因此很明顯的系爭案請求項1 為證據3 與7 之簡單結合，且未能增進功效，不具進步性。
②由於系爭案請求項1與證據3之主要差異在於凸部之數量，
係將證據3 構成要件之形狀、排列上予以變更，應屬於審查基準第2-2-20頁所稱之「構成要件形狀、排列變更之新型」，而依審查基準之規定，如此之構成要件形狀、排列、變更，如未能產生某一新功效或某種功效時，則視為熟習所屬技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。系爭案請求項1 與證據3 之功能在凸部數量部分，均可提供螺帽可穿伸與不穿伸之功能，系爭案請求項1 並未能增進功效，顯然不具進步性。
⒎系爭案之美國對應申請案最終核駁，足以佐證系爭案實不具進步性：
①系爭案之美國對應申請案（申請號10/623314 ）被美國專
利商標局以最終核駁理由通知書最終核駁，且因參加人未答辯而視同放棄，美國專利商標局並發布放棄通知書。系爭案之美國對應申請案最終修正之申請專利範圍第1 項與系爭案申請專利範圍第1 項大致相同，而系爭案之美國對應申請案最終修正之申請專利範圍第13項與系爭案申請專利範圍第3 項大致相同。
②美國專利商標局認為系爭案的美國對應案之申請專利範圍
第1 、2 、4-6 以及9-15等請求項，相對於同本異議案之證據6 與7 （US5,307,713 以及US6,082,227 ）所揭示技術特徵之組合為顯而易知（同我國不具進步性），並據以核駁之。美國專利商標局指出證據6 教示扳手之凸部可為小桿（6 ）、方形凸片（8 ）或三角形凸片（10），因此揭露扳手上具有凸片之技術特徵，而凸片之形狀與數量為熟習所屬技藝人士可輕易變化而完成，證據7 則揭示以顏色標示扳手之技術特徵，因此熟習所屬技藝人士可結合證據6 與證據7 之技術特徵而輕易完成系爭案美國對應案申請專利範圍第1 項之技術特徵。美國專利商標局據以認定系爭案美國對應案申請專利範圍第1 及2 、4-6 以及9-15等請求項為顯而易知（不具進步性），所引用之證據與原告所引用之證據大致相同，足以佐證證據3 與證據7 之結合輔以通常知識應可證明系爭案請求項1 不具進步性。⒏系爭案附屬請求項2以及3相對於證據3與證據7之結合輔以
通常知識亦不具進步性。系爭案請求項2及3已變更實質範圍，應予以刪除。此外，系爭案請求項2及3之附屬技術特徵「其中扳手本體兩端之扳動部一為封閉式扳動部另一端為開放式扳動部」以及「其中扳手本體兩端之扳動部皆為封閉式扳動部」中之技術特徵：封閉式扳動部及開放式扳動部均已揭露於證據7 之第1-3 圖（Figs. 1-3 ），系爭案請求項2 之附屬技術特徵已完全為證據7 所揭露，系爭案請求項3 之附屬技術特徵則由證據7 第1-3 圖所揭露之扳手的技術特徵：「其中扳手本體兩端之扳動部一為封閉式扳動部另一端為開放式扳動部」中之「開放式扳動部」簡單置換成「封閉式扳動部」即可完成。又系爭案請求項
2 及3 分別依附於系爭案請求項1 ，包含請求項1 之所有技術特徵。如前所述，系爭案請求項1 不具進步性，故系爭案請求項2及3相對於證據3 以及7 輔以通常知識亦可輕易完成，不具進步性。
⒐綜上所述，系爭案請求項1-3 相對於證據3 以及7 輔以通
常知識可輕易完成，不具進步性。系爭案之申請專利範圍修正版本已經變更實質，被告准予修正，應有違誤。又訴願機關對於原告於訴願階段所提之補強證據誤認為新證據而未予已審酌，亦未審酌原告所提呈之訴願補充理由書，顯有違誤。
㈡被告主張之理由：
⒈原告訴稱：「訴願機關未審酌原告於訴願階段所提呈之訴
願補充理由書，有違訴願法第67條第2項之規定‧‧‧」、「原告訴願階段所提呈之訴證4的扳手樣品與原異議階段所提供之證據3所揭示之扳手相同，屬於補強證據而非新證據，訴願機關應予以審酌，而未審酌，應有違誤‧‧‧」、「系爭案請求項1記載有『‧‧‧較大‧‧‧』等比較性用語，造成其申請專利範圍不明確，違反專利法第22條第4項之規定‧‧‧」云云。事實上，系爭案修正本申請專利範圍第1項記載有「‧‧‧較大‧‧‧」用語，乃對該顏色凸部之限定，會否因「較大」之形容詞，致系爭案申請專利範圍第1 項構成之必要技術內容、特點不明確乙節，並非原告原異議主張之事由，核屬新主張，並未能於異議時發交參加人答辯，自非本案所得論究者。又原告訴稱訴願階段所提呈之訴證4 的扳手樣品，經核亦屬訴願階段始提出之新證據及新主張，並未能於異議時發交參加人答辯，自非本案所應審究之範疇。
⒉原告訴稱：「系爭案申請專利範圍之修正本已變更實質，
應不准予修正，原處分及訴願決定違反核准審定時專利法第102 條之1 第3 項‧‧‧」等云云。事實上，參加人所提之申請專利範圍修正本，與系爭案公告本比較，在於刪除申請專利範圍第4 項，並將原申請專利範圍第2 項併入第1項 中，合併後未造成變更實質，第1 項則更進一步之限定，係屬申請專利範圍過廣之修正。至於，修正後之申請專利範圍第2 、3 項，其界定之專利範圍並未超出原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵內容所載之實質創作內容，自難謂已變更實質。
⒊原告訴稱：「系爭案請求項1 相對於證據3 及7 之組合，
輔以申請前之通常知識，不具進步性‧‧‧」、「系爭案附屬請求項2 以及3 相對於證據3 與證據7 之結合輔以通常知識亦不具進步性‧‧‧」等云云。事實上，證據2 已揭露凸部、證據3 已揭露每凹部間設有供螺帽切角相卡抵之凸部、證據6 已揭露設有各種形式之凸部之扳動部、證據7 已揭露以顏色提供識別等之技術；而與系爭案於每4個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3個 間隔距離較大之顏色凸部之結構特徵相較，系爭案之結構特徵並未揭露於證據2 、3 、6 及7 。再者，系爭案可藉由扳動部內所設之較大間距之3 個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，具螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效，故系爭案之技術特徵無法輕易由證據2、3 、6 及7 之組合而成，是難謂系爭案申請專利範圍第
1 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。又組合證據2 、3 、
6 及7 不足證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，而系爭案申請專利範圍第2 、3 項為第1 項獨立項之附屬項，該等附屬項之技術內容為獨立項之技術內容限縮，難謂不具進步性。
⒋原告訴稱：「系爭案之美國對應申請案最終核駁，足以佐
證系爭案實不具進步性‧‧‧」等云云。事實上，系爭案與原告所稱其美國對應案之申請專利範圍並不相同，且美國專利商標局所引用之證據與本件異議證據亦不相同，況且各國國情不同，專利法制及審查基準互異，自不得比附援引。
㈢、參加人主張之理由：援用被告主張之理由及於異議階段提出之異議答辯狀之理由。
理 由
一、被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭案核准審定時專利法第97條及第98條第1 項前段所明定。如其新型「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，依據同法第98條第2 項之規定，自不得依法申請取得新型專利。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第105 條準用第27條或第97條至第99條規定者，依法得備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違首揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
三、本件系爭第00000000號「快速識別穿伸與不穿伸之扳手結構」新型專利案，93年9月21日修正後之申請專利範圍共3項，第1 項為獨立項，餘為附屬項；其主要包括：扳手本體，該扳手本體包括有一柄部，該柄部之端部設有旋動螺帽之扳動部：該扳動部內設有與螺帽切面相抵頂之複數抵頂部，複數抵頂部相接處並形成有複數個凹部，於每4 個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3 間隔距離較大之顏色凸部；藉由扳動部內所設之較大間距之3 個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，其螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效者。原告於異議階段所提異議證據1 係系爭案專利公告本；證據2 係90年10月11日公告之第00000
000 號「扳手扳動螺帽防脫裝置」新型專利案；證據3 係90年11月1 日公告之第00000000號「避免螺接元件脫離之扳手」新型專利案；證據4 及證據5 係被告92年5 月26日（92）智專三（三）05018 字第09220513000 號及（92）智專三（三）05018 字第09220513050 號專利異議審定書；證據6 係西元1994年5 月3 日公告之美國第0000000 號專利案；證據
7 係西元2000年7 月4 日公告之美國第0000000 號專利案。另於訴願階段及本院提出證據3 之實物扳手1 支、螺帽1 個。
四、經查：
㈠、參加人於93年9 月21日提出系爭案修正本是否應准予修正部分：
系爭案93年9月21日申請專利範圍修正本，相較於其92年6月20日公告本，主要係刪除原申請專利範圍第4 項，並將原申請專利範圍第2 項併入第1 項，又修正後申請專利範圍第2、3 項，並未超出原審定公告時說明書、圖式所載技術特徵內容之實質創作內容。是該修正本並未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合專利法第102 條之1 第3 項第1 款規定，被告准予修正，尚無不合。
㈡、系爭案是否違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，而應予撤銷專利權部分：
查證據2 揭露凸部、證據3 （含輔助證據之實物扳手1 支、螺帽1 個）揭露每凹部間設有供螺帽切角相卡抵之6 個凸部、證據6 揭露設有各種形式之凸部之扳動部、證據7 揭露以顏色提供識別等之技術；惟與系爭案於每4 個凹部間設有供螺帽切角相卡抵之顏色凸部，使扳動部內形成有3 個間隔距離較大之顏色凸部之結構特徵相較，系爭案之結構特徵並未揭露於證據2 、3 （含輔助證據之實物扳手1 支、螺帽1 個）、6 及7 。再者，系爭案可藉由扳動部內所設之較大間距之3 個顏色凸部，而可使扳手扳動部與螺帽套合時，具螺帽穿伸與不穿伸快速辨識對齊功效，故系爭案之技術特徵無法輕易由證據2 、3 、6 及7 之組合而成，是難謂系爭案申請專利範圍第1 項係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，自具有進步性。組合證據2 、3 、6 及7 既不足證明系爭案申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性，系爭案申請專利範圍第2 、3 項為第1 項獨立項之附屬項，該等附屬項之技術內容為獨立項之技術內容之限縮，故亦難謂不具進步性。
五、原告雖稱系爭案修正本申請專利範圍第1項記載有「‧‧‧較大‧‧‧」屬比較性用語，使其申請專利範圍第1 項記載不明確云云。惟該顏色凸部之限定，會否因「較大」之形容詞，致系爭案申請專利範圍第1 項構成之必要技術內容、特點不明確乙節，並非原告原異議主張之事由，核屬新主張，既未經被告審酌，亦未經參加人答辯，即非原處分之範疇，自非本件所得論究者。
六、至原告於訴願階段及本院提出之實物扳手1 支、螺帽1 個，係為證據3 之實物樣品，經本院核對無誤，被告及參加人亦不爭執（見本院卷第113 、114 頁準備程序筆錄），核屬證據3 之輔助證據，尚非屬新證據，訴願決定未併予審酌，雖稍有未洽，惟並不影響訴願決定之正確，尚不足以構成撤銷訴願決定之事由。另原告主張系爭案之美國對應案亦被美國專利商標局核認不具進步性乙節，惟系爭案與原告所稱其美國對應案之申請專利範圍並不相同，且美國專利商標局所引用之證據與本件異議證據亦不相同，況且各國國情不同，專利法制及審查基準互異，自不得比附援引，執為本件應異議成立之論據。均併予敘明。
七、綜上所述，被告認系爭案未違反核准審定時專利法第98條第
2 項規定，而為異議不成立之處分，並無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成異議成立之審定處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 27 日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 3 月 27 日
書記官 陳又慈