臺北高等行政法院判決
96年度訴字第01817號原 告 甲○○訴訟代理人 王展星 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年5 月3 日經訴字第09606066550 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國（下同）91年5 月2 日以「固定工具之標示結構」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於95年11月17日以（95）智專三（三）05048 字第09520969320 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部96年5 月3 日經訴字第09606066550 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：引證1 可否證明系爭專利不具進步性？㈠原告主張：
⒈原處分有違進步性審查之規定：
針對原處分據引專利法第98條第2 項部分，原告並無異議。而參加人主要係援引專利法第98條第2 項對系爭專利提起異議，由訴願決定內容可知，被告係以87年10月21日公告之第00000000號「金屬之雙色成型製法」發明專利案（下稱引證1 ）揭示金屬選材經過裁切後，得以先行電鍍披覆一電鍍層，在於其金屬加工不為施以車削及銑床等機械加工成型，並經熱處理、震動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬雙色成型製法，可揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之藉由電鍍及染黑不同位置標示方式達到任意標示功效，不具進步性；且系爭專利申請專利範圍第
2 項附屬項係變換該電鍍層與染黑層之標示花樣，為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性；是被告及訴願決定機關以引證1 申請專利範圍第1 項「金屬選材先行電鍍披覆一電鍍層，藉此電鍍層之金屬表面無法吸收染料，而與其他能吸收染料之金屬加工部位達成標識之功效」，已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之內容。
⒉然就實質上而言，引證1 係一種方法發明，並未揭示其結
構，與系爭專利申請標的截然不同，何以被告以不同申請標的之方法發明逕行核駁系爭專利之結構新型？若真欲對系爭專利提起異議，參加人自須以一具備「結構」之發明或新型為證據，如此才得以與系爭專利標的相同，否則就如同「比較蘋果或鳳梨何者孰優」般荒謬。
⒊系爭專利乃申請一具有標示功效之結構，將申請範圍限定
於「標示」功效，因此花紋、裝飾等均與系爭專利無關；反觀引證1 所包含不只標示，花紋、裝飾皆屬於引證1 之定義範圍內，足見系爭專利與引證1 之不同。再者，如前所述，系爭專利係將功效定義於「標示」上，引證1 於說明書及申請專利範圍皆未記載有關於「標示」之說明或設計，被告不應僅聽信參加人片面之詞，即認定引證1 亦具有「標示」之功效。
⒋而系爭專利申請專利範圍第2 項係揭示標示位置為環繞、
交錯及綜向方式，如此係更進一步定義不同之標示方式，引證1 根本無法揭示系爭專利之各式標示方式，亦無法找到其他證據以揭示系爭專利申請專利範圍第2 項，足以證明系爭專利具進步性。
㈡被告主張：
⒈起訴理由訴稱引證1 係揭示一種金屬之電鍍、染黑雙色成
型製法，係一種方法發明，並未揭示其結構，與系爭專利申請標的不同，系爭專利乃一具有標示功效之結構，將申請範圍限定於標示功效，引證1 「金屬雙色成型製法」所包含不止標示、花紋、裝飾皆屬於引證1 之定義範圍內，足見系爭專利與引證1 不同。系爭專利係將功效定義於「標示」，引證1 於說明書及申請專利範圍皆未記載有關於「標示」之說明或設計，系爭專利具進步性云云。
⒉查系爭專利申請專利範圍第1 項其特徵為：一標示物本體
，該標示物本體並可利用其於電鍍或染黑時，採電鍍及染黑不同位置之標示方式，而可達其任意標示之功效。而引證1 係一金屬之雙色成型製法，其揭示將金屬選材予以長度之裁切後，得以先行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。可見其在所製造金屬加工部件，係於預定位置上施予電鍍及染色，達成具有標示之外觀之功效。
⒊因而引證1 係揭示將金屬選材予以長度之裁切後，得以先
行電鍍披覆一電鍍層，在於其金屬之加工不為施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。而系爭專利申請專利範圍第1 項其主要包括一標示物本體，該標示物本體並可利用其於電鍍或染黑時，採電鍍及染黑不同位置之標示方式，而可達其任意標示之功效。可見引證1 在所製造金屬加工部件，係於預定位置上施予電鍍及染色，達成具有標示之外觀之功效，是系爭專利所揭示之藉由電鍍及染黑不同位置之標示方式，而達成任意標示之功效，已為引證1 「電鍍」及「染色」之技術特徵所揭露，故系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項，其中該電鍍層及染黑層之標式位置，可為環繞、交錯及縱向之方式。與引證1 相較，僅為單純的變換標示花樣，為熟習該項技術者所能輕易完成且難稱具功效之增進，系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。原告雖訴稱系爭專利係重在於「標示」，觀之引證1 專利說明書，完全未記載有關「標示」之說明或設計云云。惟查，系爭專利申請專利範圍亦僅揭示採電鍍及染黑之方式於標示物本體達成任意標示之功效，及其標示花樣之技術特徵，且如上所述，該技術特徵已為引證1 所揭露；又引證1 申請專利範圍第1項已說明於金屬選材先行電鍍披覆一電鍍層，藉此電鍍層之金屬表面無法吸收染料，而與其他能吸收染料之金屬加工部位達成標示之功效，是原告所訴，核不足採。
㈢參加人：未到庭陳述意見。
理 由
一、本件起訴時被告之代表人原為蔡練生，嗣變更為王美花，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭專利核准審定時專利法第97條暨第98條第1 項所明定。惟其新型如「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第2 項所明定。
三、原告前於91年5 月2 日以「固定工具之標示結構」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，參加人乙○○以其違反核准審定時專利法第98條第2 項之規定，對之提起異議，案經被告審查，於95年11月17日以（95）智專三（三）0504
8 字第09520969320 號專利異議審定書為「異議成立，應不予專利」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：引證1 可否證明系爭專利不具進步性？
四、經查：㈠本件系爭第00000000號「固定工具之標示結構」新型專利案
，其申請專利範圍共2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項；主要包括一標示物本體，並可利用其於電鍍或染黑時，採電鍍及染黑不同位置之標示方式，而可達其任意標示之功效。參加人所提異議證據1 為系爭專利之專利公報及說明書影本；證據2 係87年10月21日公告之第00000000號「金屬之雙色成型製法」發明專利案（即引證1 ）；證據3 係79年2月11日公告之第00000000號「包含公英制規格易識別套統組」新型專利案（下稱引證2 ），先予敘明。
㈡查系爭專利申請專利範圍第1 項其特徵為：一標示物本體，
該標示物本體並可利用其於電鍍或染黑時，採電鍍及染黑不同位置之標示方式，而可達其任意標示之功效。而引證1 係一金屬之雙色成型製法，其揭示將金屬選材予以長度之裁切後，得以先行電鍍披覆一電鍍層，再於其金屬之加工部位施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。可見其在所製造金屬加工部件，係於預定位置上施予電鍍及染色，達成具有標示之外觀之功效。
㈢因而引證1 係揭示將金屬選材予以長度之裁切後，得以先行
電鍍披覆一電鍍層，在於其金屬之加工不為施以車削及銑床等之機械加工規格成型，並經熱處理、振動研磨等過程之強化及去雜質積碳後，得完全置於染色料內進行染色，而其具電鍍層之金屬表面乃無法吸收染料，致其金屬加工部具染色而未加工部具電鍍層之金屬之雙色成型製法者。而系爭專利申請專利範圍第1 項其主要包括一標示物本體，該標示物本體並可利用其於電鍍或染黑時，採電鍍及染黑不同位置之標示方式，而可達其任意標示之功效。可見引證1 在所製造金屬加工部件，係於預定位置上施予電鍍及染色，達成具有標示之外觀之功效，是系爭專利所揭示之藉由電鍍及染黑不同位置之標示方式，而達成任意標示之功效，已為引證1 「電鍍」及「染色」之技術特徵所揭露，故系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性。
㈣而系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於第1 項，其中該電鍍層及染黑層之標式位置，可為環繞、交錯及縱向之方式。
與引證1 相較，僅為單純的變換標示花樣，為熟習該項技術者所能輕易完成且難稱具功效之增進，系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。
㈤原告雖訴稱引證1 並未有揭示有關固定工具，即系爭專利之
套筒成型製法，其僅揭示有關「金屬」之電鍍、染黑雙色成型製法，又系爭專利係重在於「標示」，觀之引證1 專利說明書，完全未記載有關「標示」之說明或設計云云。惟查，系爭專利申請專利範圍亦僅揭示採電鍍及染黑之方式於標示物本體達成任意標示之功效，及其標示花樣之技術特徵，且如上所述，該技術特徵已為引證1 所揭露；又引證1 申請專利範圍第1 項已說明於金屬選材先行電鍍批覆一電鍍層，藉此電鍍層之金屬表面無法吸收染料，而與其他能吸收染料之金屬加工部位達成標示之功效，是原告所訴，核不足採。
五、從而，被告以系爭專利違反首揭專利法第98條第2 項之規定所為「異議成立，應不予專利」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 1 月 30 日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 畢 乃 俊法 官 陳 金 圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 1 月 30 日
書記官 陳 可 欣