臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02160號原 告 巨擘科技股份有限公司代 表 人 甲○訴訟代理人 何愛文 律師
林哲誠 律師複 代 理人 丁○○ ○○○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 戊○○
參 加 人 荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司代 表 人 乙00000000訴訟代理人 陳長文 律師（兼送達代收人）
張哲倫 律師丙00 00000上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年4月25日經訴字第09606066060號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人前於民國76年1 月27日以「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此載體之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊之裝置」（下稱系爭案）向中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局即被告）申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第29646 號專利證書。嗣原告以其有違核准時專利法第1 條及第2 條第1 款、第5款 之規定，對之提起舉發。案經被告審查，以91年1 月24日（91）智專三（2 ）04024 字第09189000270 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，訴經經濟部以91年7 月11日經訴字第09106116420 號訴願決定書為訴願駁回之決定。原告不服，提起行政訴訟，經本院以91年度訴字第3697 號 判決駁回原告之訴，再訴經最高行政法院以94年度判字第1033號判決廢棄前揭本院判決發回更審，本院嗣以94年度訴更一字第136 號判決認經濟部訴願決定未就原告所表明願負擔鑑定費用送鑑定之請求予以拒絕之理由加以說明，難謂與法相合，而撤銷訴願決定，發回經濟部更為適當之處置。經濟部以96年4 月25日經訴字第09606066060 號訴願決定駁回，原告不服，遂提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應為「舉發成立，應撤銷第00000000號專利權」審定之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭案是否違反核准審定時專利法第1條及第2條第1款、第5款之規定，而應予撤銷專利權？㈠原告主張之理由：
⒈系爭案涉及精深複雜之光學儲存專利技術，應請專業技術
機構鑑定或徵詢從事該領域學術研究人士之意見，原訴願決定未依原告聲請送請鑑定，違反訴願法之規定。訴願法第69條第1 項規定：「即受理訴願機關得依職權或依訴願人、參加人之申請，囑託有關機關、學校、團體或有專門知識經驗者為鑑定。」；同條第2 項規定：「受理訴願機關認無鑑定之必要，而訴願人或參加人願自行負擔鑑定費用時，得向受理訴願機關請求准予交付鑑定。受理訴願機關非有正當理由不得拒絕。」。最高行政法院94年度判字第01033 號判決發回意旨即明確指出，依訴願法第69條第
2 項規定，倘訴願人聲請送專業鑑定機構進行鑑定，受理訴願機關非有正當理由不得拒絕，否則即屬違法，並指出原處分在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業技術研究人員之意見前，遽認系爭案與引證案之結構均不相同，認定事實及適用法律均嫌率斷。詎料，經原告於訴願程序再次請求訴願機關送請財團法人工業技術研究院（下稱工研院）進行鑑定。原訴願決定竟仍違反訴願法之規定不送請專業鑑定機構鑑定，僅於理由中稱「本件業經本部函送相關技術單位提供專業意見為審議之參考，故所請核無必要。」，違反訴願法之規定，應予廢棄。
⒉訴願會於訴願程序曾委請工研院出具專家意見書並已附卷
，惟訴願會要求就工研院專家意見書限制閱覽。依訴願法第67條第3 項之規定：「受理訴願機關依職權或依申請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎。」，訴願會將本件送請工研院鑑定，於訴願階段未通知原告並賦予原告就工研院鑑定意見表示意見之機會，已違法在先；倘於本件行政訴訟階段仍限制原告閱覽複印工研院意見書，實無法保障原告之訴訟權。更何況訴願決定是否與工研院之意見相符，是否確實依照工研院意見作成，亦有待原告閱覽複印工研院意見書後始能確認，原告閱覽複印工研院意見書俾便進行攻擊防禦，實有必要。
⒊原告舉發證據1 、2 、3 之組合確已教示系爭案之主要技
術特徵，因此系爭案不具發明專利之「進步性」專利要件，應予撤銷：
①系爭案所主張的可以光學方式讀取之記錄載體之主要技術
特徵即其申請專利範圍第1 項之特徵部分所界定之「（記錄載體上之）軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。
②證據1 （美國專利第3,931,460 號）說明書第2 欄第19至
22 行 揭示其搖擺軌道上之擺動軌跡相位能呈現所記載訊息之某項元素，且其說明書第3 欄第37至40行揭示角速度（頻率）調變之載波信號載有亮度、彩度、音頻及同步資訊。質言之，證據1 所揭示之「搖擺軌跡相位（或角速度（頻率））」即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」，證據1 所揭示之「記載資訊（即亮度、彩度、音頻及同步資訊）之某項元素」即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「數位位置資訊」，且證據1 所揭示之「角速度（頻率）調變」即實質對應於系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率將以‧‧‧調變」，是以證據1對 於前述系爭案主要技術特徵實已構成重大教示作用。
③證據2 （美國專利第4,375,088 號）說明書第1 欄第50至
66 行 指出「依據本發明之記錄載體，其特徵在於其具有一光學可偵測之第1 週期性軌道變化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間於偵測時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號。除此之外，一第2 週期性軌道變化被加入於該第1 週期性軌道變化。第2 週期性軌道變化的週期至少與第1 週期性軌道變化的週期具有相同的等級數。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，該第2 週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」。質言之，證據2 所揭示之「具有一光學可偵測之第1週期性軌道變化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，於偵測時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號」，即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」，證據2 所揭示之「在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，該第2 週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」，即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「數位位置資訊」，且證據2 所揭示之「一第2 週期性軌道變化被加入於該第1 週期性軌道變化。第2 週期性軌道變化的週期至少與第1 週期性軌道變化的週期具有相同的等級數」，即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率將以‧‧‧調變」，是以證據2 對於前述系爭案主要技術特徵實已構成重大教示作用。
④證據3（美國專利第4,067,044號）說明書第12欄第53至60
行指出「旋轉記錄媒體具有資訊信號及標準信號，以疊置方式記錄於多個沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道上，該標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」。質言之，證據3 所揭示之「多個沿同心圓或螺旋線擺動之資訊軌道、擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」，即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率」，證據3 所揭示之「記錄位置」即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「數位位置資訊」，且證據3 所揭示之「該標準信號的頻率依據‧‧‧而變化，其中（資訊軌道）擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」，即實質對應於前述系爭案主要技術手段之「軌道調變之頻率將以‧‧‧調變」，是以證據3 對於前述系爭案主要技術特徵實已構成重大教示作用。
⑤證據3 （美國專利第4,067,044 號）說明書第5 欄第25至
33 行 指出「控制信號產生器20產生一控制信號，該控制信號是依照資料期望被記錄的所在位置（例如哪一軌道或哪一個絕對位置）而調變。該控制信號產生器20輸出值的一部分被施加於標準信號產生器18以調變震盪頻率」（參照圖2B）。另外，證據3 說明書第14欄第61至62行指出「當軌道數值被用來作為紀錄資料所在位置時，所記錄的標準信號的頻率是以步階（stepwise）方式調變」；第14欄第57 至58 行指出「當絕對位置被用來作為紀錄資料所在位置時，所記錄的標準信號的頻率是以連續地（continuously）方式調變」，第14欄第42至44行更指出「對於一給定的軌道而言，該標準信號的頻率是依照該軌道內所記錄的位置而調變」。是以證據3 實際上單獨就已完全揭露系爭案技術特徵，系爭案應不具新穎性及進步性。
⑥整體而言，證據1至3之組合實質上已教示系爭案之主要技
術特徵，從而系爭案所強調可無間斷地記錄EFM 編碼信號之增進功效，自證據1 至3 之組合亦屬易於思及而未能增進功效，故系爭案即屬其核准當時專利法第2 條第5 款所定「運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效者」，而不具進步性要件。
⒋被告（76）台專電二字第133385號就系爭案之初審審定書
理由二以「就本案所屬範疇之技術原理或概念而言，利用軌道之資訊記錄區域所顯現之週期性軌道調變，以後者來產生時鐘信號，作為控制錄放過程之用，上述技術原理為已習知者。本案和上述習知技術原理之差異僅在於：本案以數位位置資訊信號來取代習知設計中之週期性控制信號，作為上述軌道調變頻率。其餘者完全相同，以此研判本案係屬習知設計之局部性置換或改變，難謂具有全新發明原理之首次引入，不合發明要件」否准系爭案。遍查相關卷內並無其他證據足以推翻或否認初審審定書之結論，復參以前述證據3 所教示與系爭案之相同功效、技術、內容之事實，系爭案不符合專利法發明專利要件之規定，應予撤銷。
⒌工研院96年3月7日工研轉字第0960002649號函檢附之「發
明專利舉發案訴願審查意見書」（下稱系爭意見書）固認為系爭案符合核准時專利法第2 條有關新穎性、進步性要件之規定，惟系爭意見書內容有諸多誤謬之處，其結論應不可採。
①按系爭意見書提供之目的在於將證據1（美國專利第3,931
,460號）、證據2 （美國專利第4,375,088 號）及證據3（美國專利第4,067,044 號）所揭示之內容與系爭案申請專利範圍各請求項所主張之內容比對，判斷系爭案有無不符核准當時專利法第2 條有關新穎性及進步性等要件之規定，比對方式應係針對系爭案申請專利範圍各項逐項比對。惟系爭意見書卻於審查意見（一）中說明：「本案係有關於一種‧‧‧。請求項1 、2 揭露此一光碟片記錄載體（optical disc record carrier ）包含的主要特徵‧‧‧‧‧‧」其比對基礎為將系爭案申請專利範圍第1 、2項之特徵混合比對，據以比對之對象即有錯誤，整份意見書之結論應不可採。
②系爭意見書第（四）點中與證據1比較第4點認定：「預錄
式光碟片記錄載體並無系爭案的技術特徵，特別是軌道偏擺被一有數位位置資訊的訊號所調變（FM-modulation ）其數位位置資訊含有軌道中的相對位置。以數學表示寫入記錄載體的資訊：Asin（ωt+Ip），Ip：數位位置資訊。
而US 0000000的數學表示如下：Bsin（ωt+f （t ）），
f （t ）：亮度彩度音頻及同步訊號（FM-modulation ），將Bsin（ωt+f （t ））數位化後，再乘一undulation的函數，sin （wt），二專利的數學表示是不同的，因此技術亦是不同的。」云云。惟上述數學表示式皆係出具意見者主觀認定所得，並未揭示於系爭案以及證據1 之說明書中。且系爭案請求項1 僅限定軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變，並未做進一步限定，系爭意見書以其主觀認定之二者特徵作為比對對象，已超出系爭案請求項內容，難稱適法。況且，即使依其主觀認定證據1 （US0000000 ）的數學表示Bsin（ωt+f （t ））中，f （t）代表亮度彩度音頻及同步訊號（FM-modulation ），該式即含有FM調變成分，亦已揭示系爭案的特徵。
③系爭意見書第（四）點中與證據1比較第2點認定：「系爭
案有land-groove的結構（系爭案的圖4b）。」第3點認定：「系爭案的圖4a，任意相臨的偏擺（wobble）軌道並無保持固定的相位。」以及第5 點認定：「系爭案揭示週期性偏擺（wobble）的軌道的訊號被使用作為同步訊號控制資訊記錄速度。且是以定線速度（CLV ）的方式記錄週期性偏擺（wobble）的軌道，因此系爭案具備新穎性。」云云。惟系爭案請求項1 （或2 ）中，並未限定為land-gro
ove 的結構之特徵，也未限定任意相臨的偏擺（wobble）軌道並無保持固定的相位之特徵，亦未限定以定線速度（
CLV ）的方式記錄週期性偏擺（wobble）的軌道之特徵，以該等特徵作為比對對象，已超出系爭案請求項內容，亦難稱適法。
④系爭意見書第（四）點中與證據3比較第2點認定：「系爭
案的空白的記錄載體含有週期性偏擺的軌道，軌道被數位位置資訊調變（FM modulator），但是US 0000000是以標準頻率對應軌跡的位置，且以如下的數學方式調變：（f
（t）+g（t）），f（t）：標準頻率，g（t）：寫入資訊，將（f（t）+g（t））,f （t）數位化後調變雷射的強度，使產生on-off的功效，將（f（t）+g（t））,f （t）數位化再乘一undulation function，h（t），此h（t）可等於f（t）。」云云。惟：
⑴上述數學表示式亦係出具意見者主觀認定所得，並未揭示
於證據3之說明書中。且系爭案請求項1僅限定軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變，並未做進一步限定，系爭意見書以其主觀認定之特徵作為比對對象，已超出系爭案請求項內容，難稱適法。況且，即使依其主觀認定之證據3（US 0000000）的數學表示（f（t）+g（t ）），其中f（t）代表標準頻率，g（t）代表寫入資訊，即含有FM調變成分，已揭示系爭案的特徵。
⑵系爭意見書第（二）點中有關證據3之第3、4段認定：「
又，週期性偏擺的軌跡的週期對應於頻率標準訊號，此頻率標準訊號隨碟片半徑的不同而改變‧‧‧。功能上，週期性偏擺的軌跡的週期性對應於頻率標準訊號的實施方式能夠達成：如同系爭案的數位位置資訊的功效。因此以頻率表示軌跡的編號及同一軌跡不同位置和系爭案僅是不同的實施例，‧‧‧」即已認為舉發證據3 已揭示系爭案請求項的該等特徵，然最後結論卻以未揭露於系爭案而為其主觀認定之特徵作比對實有誤導比對方向之嫌。
⑤系爭意見書第（四）點中與證據3比較之第1點認定：「系
爭案的圖4b具有land-groove 的結構。」云云。惟系爭案請求項1 （或2 ）中，並未限定為land-groove 結構之特徵，以該特徵作為比對對象，已超出系爭案請求項內容，亦難稱適法。
⑥系爭意見書第（四）點中與證據3 比較之結論認定：「且
系爭案的wobble（undulation）的頻率約為22KHz ，但是US0000000 的頻率從10Hz~600KHz ，低頻造成寫入資訊的錯誤率高，因馬達轉速的控制不易，高頻則造成寫入資訊的形狀偏離橢圓形資訊亦極不易被讀取。」云云。惟上述結論亦顯示出具意見者主觀意見之偏頗，按證據3 的頻率從10Hz~600KHz ，僅係說明其頻率的可能區間（包含22KH
z ），非謂其頻率一定要選在低頻或是高頻，實際頻率也可落在22KHz 附近，故系爭案的頻率22KHz 為證據3之 可能區間所涵蓋及揭露。出具意見者刻意擷取其頻率可能區間兩端的低頻與高頻兩極端值，與系爭案做功效比對，卻忽略系爭案的頻率已為舉發證據3 之可能區間所涵蓋及揭露之事實，其所得結論顯不可採。
⑦系爭意見書第（四）點中與證據2 比較認定：「系爭案是
以軌道擺動提供時鐘訊號且數位位置資訊區可再被寫入資訊。但是US0000000 是利用數位資訊直接調變雷射輸出功率寫入pit （如圖6a、10，line 35-40）在同步區提供時鐘訊號，近似AM-modulation 。又，資訊是以pit-land方式呈現。因此造成寫入資訊的動作不連續且使得此區域不得再被記錄資訊，因此併合證據2 與證據3 ，系爭案仍具備進步性。」云云。惟：
⑴系爭案請求項1 僅限定軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變，而證據2 說明書第1 欄第50至66行即指出：
「依據本發明之記錄載體，其特徵在於其具有一光學可偵測之第1 週期性軌道變化，可以使光束產生一相對應調變，其頻率等於位元頻率或其整數倍。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間於偵測時，此調變被用來產生位元頻率的時鐘信號。除此之外，一第2 週期性軌道變化被加入於該第1 週期性軌道變化。第2 週期性軌道變化的週期至少與第1 週期性軌道變化的週期具有相同的等級數。在進行數位資料的記錄及／或讀取期間，該第2 週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向尋跡信號」上開內容即已揭示系爭案的特徵。
⑵系爭意見書第（二）點中有關證據2的部分第3段認定：「
又，記錄載體的結構的同步區具有數位位置資訊的概念（圖1，2），功能近似系爭專利的數位位置資訊的功能，且此區域的調變方式（Biphase）與功率譜（如圖4）亦同於系爭案。」即已認為證據2 已揭示系爭案請求項的該等特徵，然最後結論卻在AM與FM調變之差異打轉，實有誤導比對方向之嫌。
⑶又系爭案請求項1 （或2 ）中，並未限定為land-groove
結構之特徵，以該特徵作為比對對象，而認定其與證據2之pit-land方式不同，實已超出系爭案請求項內容，亦難稱適法。
6.訴願決定機關於訴願程序委請工研院出具專家意見書，依訴願法第67條第3 項之規定：「受理訴願機關依職權或依申請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎。」訴願決定機關於訴願階段未通知原告並賦予原告就工研院鑑定意見表示意見之機會，已違法在先。此與訴願機關是否以書面程序進行審理，或有無踐行言詞辯論程序無關。訴願法第67條第3 項之規定並未限於言詞辯論程序，參加人混淆訴願法第67條第3 項規定之適用，附加法條所無之限制，所陳理由應不可採。
7.參加人指稱工研院意見書內容僅供訴願機關參考，並非作出訴願決定之依據云云。惟訴願決定之內容有極大比例是完全依據系爭意見書作成的，例如訴願決定書第4 頁第14行「而證據1 係一可被應用在預錄式以光學方式讀取之記錄載體‧‧‧」開始，一直到第5 頁第6 行的「‧‧‧且馬達轉速是以定轉速（CAV ）的方式控致週期性偏擺（wobble）的軌跡。」完全與系爭意見書第1 到2 頁中第（二）項有關證據1 的論述相同；另，訴願決定書第5 頁第6行「與系爭專利所揭示之週期性偏擺（wobble）的軌道的訊號被使用作為同步訊號控制資訊記錄速度‧‧‧」開始，一直到第10行的「‧‧‧因此系爭案具備新穎性。」亦全與系爭意見書第4 頁中第（四）項第1 款的第5 點內容相同；又，訴願決定書第5 頁第10行「又系爭專利之軌道偏擺被一有數位位置資訊的訊號所調變（FM-modulation）‧‧‧」開始，一直到倒數第8 行的「‧‧‧兩專利的數學表示既然不同，其技術內容自是有異。」亦與系爭意見書第4 頁中第（四）項第1 款的第4 點內容相同。以上所述僅是訴願決定與系爭意見書相同內容的部分例舉，事實上，訴願決定書中據以作成決定的大部分內容皆可在系爭意見書中找到相應內容，參加人所指系爭意見書內容僅供訴願機關參考，並非作出訴願決定之依據云云顯非事實。
㈡被告主張之理由：
⒈原告稱系爭案之主要專利主張及技術內容已為證據1、2、
3所揭露，不具新穎性及進步性云云。惟證據1其擺動軌跡相位能呈現記載信息之某項元素，該某項元素並不等同於系爭案中之數位位置資訊。證據2 之時鐘信號及循軌信號，與系爭案特徵部分之軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變並不相同。另證據3 係揭示其標準信號的頻率依據記錄位置而變化，而資訊軌道擺動的頻率相當並同步於該標準信號的頻率等，亦與系爭案軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變，並非相同之技術手段。故證據1 、
2 、3 並不能證明系爭案不具新穎性或進步性，且合併各該證據亦不能證明系爭案不具進步性。
⒉原告另指稱系爭案於被告初審審定書不准予專利，被告並
無其他證據足以推翻或否認初審結論，系爭案自不符合專利要件。惟系爭案雖於初審不准予專利，然專利權人申請再審查，被告依法將其說明書、初審審定書及再審查理由書重新發交審查委員審查，該審查委員已有斟酌初審之審查意見，再決定准予專利，被告依專利法之規定審查，並無違法之情事。另本件係專利舉發案，應針對系爭案之申請專利範圍與舉發證據之間做比較異同，原告以此作為起訴理由，顯非恰當。
⒊原告又稱系爭案涉及精深複雜之光學儲存技術，應請專業
技術機構鑑定或徵詢從事該領域學術研究人士之意見，惟舉發證據並不能證明系爭案不具新穎性或進步性，且合併各該證據亦不能證明系爭案不具進步性。上述技術比對說明，在被告之審定意見、前訴願決定及前本院之判決均已論述甚明，實無送請鑑定之必要。
㈢參加人主張之理由：
⒈本院發回判決明確指摘本件爭執應行委送鑑定，系爭訴願
決定乃明揭：「因本件業經本部函送相關技術單位提供專業意見為審議之參考，故所請（即原告聲請委送鑑定之請求）核無必要」，足徵經濟部訴願會已依本院前揭發回判決之指摘，完成委送鑑定之程序，經審酌鑑定意見後審定駁回原告原所提出之訴願。另原告於原訴願階段係請求訴願機關將本件爭執檢送工研院進行鑑定，惟參加人前於88年函請工研院就本件專利進行專利侵害分析時，工研院先行函覆表示接受委託，事後復再另函以：「本院前已與相關廠商洽談合作事宜，為維持客觀立場，本院認為不宜再承辦本案」。惟當參加人再致函表示參加人前於函詢工研院是否有意願承接專利侵害之分析時，並未指明待鑑定物之製造商，則工研院所稱「相關廠商」究何所指，請工研院表明意見，工研院迄今未再函覆，由此可徵工研院與國內光碟片廠商之合作及技術授權關係極為深厚，若原告再就本件專利之技術爭議聲請委送工研院鑑定，顯悖於利益衝突原則，原告明知於此，尚再三請求委送工研院進行鑑定，其行為即有可議，且此等請求亦難認有訴願法第69條第2項所稱之正當請求。
⒉訴願法第67條第3 項係訴願機關決定舉行言詞辯論時，始
應適用之程序，本件原訴願程序既以書面程序進行審理，本無適用該條項之可能，遑論有違反訴願法第67條第3 項規定之情事，原告所指並無可採。
①訴願法第67條「第3 項則進一步規定：『受理訴願機關依
職權或依申請調查證據之結果，非經賦予訴願人及參加人表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎。』本項規定在其他各種訴訟中，均係配合言詞辯論而設，實施言詞辯論，提示證據或調查之結果，命相關人員陳述或辯論，始屬正常步驟，故增列本項有促使受理訴願機關多行言詞辯論之作用」。
②根據吳庚大法官之著述，訴願法第67條第3 項係規範訴願
機關進行言詞辯論時始應踐行之程序。鑑於訴願程序依法係以書面審理方式進行，經訴願機關認有必要者始進行言詞辯論程序，且本件訴願階段未經踐行言詞辯論程序，為不爭之事實，則本件本無適用訴願法第67條第3 項規定之必要，更無原告所稱有所謂違反該條項之可能。
③訴願機關並未就本件進行任何鑑定、勘驗或其他證據調查
之委託，本質上亦無適用訴願法第67條第3 項規定之必要。原告甫知悉工研院之審查意見，即逕以「鑑定」或「鑑定報告」稱之，並指摘書面審理之本件訴願程序違背訴願法有關言詞辯論程序之規定，原告所指顯無可採。
⒊原處分之程序及實體意見均無違誤，原告撤銷之請求並無理由：
①系爭案之新穎特徵：系爭案之新穎特徵之一，係如申請專
利範圍第1 項所述，「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。
②系爭案所增進之功效：
⑴系爭案之記錄軌道不會被伺服／表頭／同步區（servo／
header／synchronization）區域所中斷。因此，資料（如EFM編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費。⑵可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。
③系爭案與證據1 （USP No. 3,931,460 ）間之差異：證據
1 說明書第1 欄第66至68行揭示一種具有以坑（pit ）與島（land）交替出現之儲存軌道之影像光碟（非空白碟片）。證據1 之一主要目的在於讀取碟片時提供改良之尋軌功能（非記錄碟片時所需之定位功能）。因此，證據1 之標的及目的顯然與系爭案者不同。此外，證據1 所揭示之可調變載有亮度、彩度、音頻及同步資訊之頻率信號，根本與系爭案之數位位置資訊信號不同。
④系爭案與證據2（USP No. 4,375,088）間之差異：
⑴證據2係關於一種可記錄之記錄載體，其資訊記錄區域⑺
係被區隔為記錄區⑼及同步區⑻（證據2之圖1）。因此，證據2 僅能記錄資訊於記錄區⑼內，因有記錄區與同步區之間隔，而無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。
⑵系爭案之說明書第3頁第21行第4頁第12行已明確說明習知
技藝（即德國專利公開號第0000000 號）之結構及缺點，該缺點即為資訊記錄區域常被同步區域打斷。事實上，該習知技藝與證據2 之技術內容實質相同，而證據2 即為參加人所申請之專利。參加人對該習知技藝與證據2 之內容知之甚詳，當然對其缺點（即資訊記錄區域常被同步區域打斷）也充分了解。因此，參加人才會持續研發並完成系爭案以克服該習知技藝之缺點。因此，證據2 根本無法達成連續地記錄資料（如EFM 編碼之資料）於記錄載體上之功效。
⑤系爭案與證據3（USP No. 4,067,044）間之差異：
⑴證據3 係揭示一種記錄系統，在一空白之碟片進行記錄程
序時，記錄波束係由一資訊信號及一由振盪器根據記錄波束之位置變化而產生之標準信號調變。此外，記錄波束係以正交於碟片旋轉方向振盪或搖動，俾在記錄載體上形成搖動軌道，搖動之頻率係等於標準信號之頻率，亦即根據軌道之位置而定（申請專利範圍第11項）。此外，一待記錄之資訊信號及一標準信號係被疊加並調變成適於記錄之信號形式，其中標準信號之頻率根據資訊信號在旋轉記錄載體之記錄位置改變，且該經調變之信號用以調變輻射光束以記錄資訊於記錄載體之表面上。證據3 在由廠商執行資訊記錄程序進行之前，碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。因此，證據3 係經記錄後方才產生軌道圖案且該軌道圖案並無法在記錄資訊時用以控制記錄程序，其與系爭案完全不同。
⑵證據3 之記錄載體係一由廠商記錄固定資訊之僅讀型式之
碟片，而系爭案係一可供使用者於日後自由記錄資訊之碟片，二者根本截然不同。
⑥舉發證據之組合無法達成系爭案之功效：證據1 揭示一影
像光碟（非空白碟片）；證據2 揭示一記錄區域被中斷之碟片，故根本無法達成上述功效；證據3 則揭示一資訊記錄前毫無軌道圖案之空白碟片。綜觀證據1 至3 ，無論依其個別內容或其組合均無法預期或教示系爭案之技術內容，亦無法達成系爭案之可供使用者於日後自由地且連續地記錄資料於記錄載體上之功效。
⑦系爭案所產生之功效確具可專利性：系爭案所請之光碟片
上將軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變，故記錄軌道不會被伺服／表頭／同步區域所中斷。因此，資料（如EFM 編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭／同步區域而浪費。此外，位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之優點。系爭案此等創新之功效解決業界長久存在之問題，當然具有進步性。此外，在實務判斷上，在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，此一改進得視為「顯然的進步」，亦即具有進步性。系爭案在一技術發展空間有限之光碟片上將軌調變之頻率調變成與位置- 資訊信號一致，而提供不中斷之記錄軌道，俾利可以連續地記錄EFM 編碼之資料於記錄載體上且增加碟片上之儲存容量。系爭案之此一改進在系爭案申請當時（76年1 月27日）顯然不僅是一微小的改進，而是一深具顯然進步的改進。因此，系爭案確具進步性無誤。
⑧原處分並無違誤：被告於原處分中業已針對各舉發證據與
系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並作成「該證據1至3皆未見有如系爭案之軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變之特徵，不能證明系爭案不具新穎性。又併合各證據1 、2 、3 亦不足以證明系爭案可準確且無間斷的記錄EFM 編碼信號為顯而易知未能增進功效」之結論。經由上述之分析可知被告之原處分並無違誤。
⒋工研院之系爭意見書內容並無違誤，且僅供訴願機關參考，並非作出訴願決定之依據：
①訴願機關於訴願決定書中已明確指明「因本件業經本部函
送相關技術單位提供專業意見為審議之參考，故所請核無必要」，故工研院之系爭意見書僅係供訴願機關參考，並非作出訴願決定之依據。另訴願機關亦業已針對各舉發證據與系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並作成「系爭案強調載有數位地址及控制資訊信號調變之伺服軌道及預先成形之連續伺服軌道等相關技術，與證據1 、證據2 及證據3 所揭示之技術內容不同，故證據1 至3 尚不足證明系爭案不具新穎性；又併合證據1 、證據2 及證據
3 所揭示之技術內容後，並未能據以證明系爭案可準確且無間斷的記錄EFM 編碼資訊之技術特徵及功能為顯而易知、未增進功效而不具進步性」之結論。上述結論當可證明訴願機關業已針對各舉發證據與系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加審酌，並非單以工研院之系爭意見書作為訴願決定之依據。
②原告認為工研院之系爭意見書錯將系爭案申請專利範圍第1及2項之特徵混合比對，故系爭意見書之結論應不可採。
工研院之系爭意見書將系爭案申請專利範圍第1及2項之特徵列舉出來（系爭意見書第1 頁審查意見㈠，其中特徵⑴至⑶係關於系爭案申請專利範圍第1 項之特徵，而特徵⑷係關於系爭案申請專利範圍第2 項之特徵），僅係利於後面之詳細說明，並非據以將系爭案申請專利範圍第1 及2項之特徵混合比對。另該部分僅為說明系爭案之特徵說明，根本尚未進入比對階段，更遑論為比對結論，原告顯然誤解該意見書。
③原告認為工研院之系爭意見書中關於證據1 與系爭案所比
對之數學式並非系爭案申請專利範圍之內容，故比對方式難稱適法。
⑴工研院之系爭意見書業已針對證據1 與系爭案申請專利範
圍第1 項間不同之處詳加比對，並作成「預錄式光碟片記錄載體並無系爭案之技術特徵，特別是軌道偏擺被一數位位置資訊的訊號所調變（FM-modulation ），其數位位置資訊含有軌道中之相對位置」之意見（系爭意見書第4 頁第18-20 行），上述之結論即是針對系爭案申請專利範圍第1 項之內容所為，故比對方式及結論並無違誤。至於後述之數學式僅係進一步之相關說明，其並不會影響證據1無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性之事實。
⑵原告認為證據1 所揭示之亮度，彩度，音頻及同步資訊含
有FM調變成分，故已揭示系爭案之特徵。然而，習於此藝之人士皆知證據1 所揭示之亮度、彩度、音頻及同步資訊，根本與系爭案之數位位置資訊信號不同，更無法達成系爭案之功效。豈能因其含有FM調變成分即率斷其已揭示系爭案之特徵。
④原告認為工研院之系爭意見書中關於證據1 與系爭案所比
對之內容（land-groove ，固定相位及定線速度）並非系爭案申請專利範圍第1 及2 項之內容，故比對方式難稱適法。系爭案申請專利範圍第1 項已界定「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域」，其中螺旋或同心軌道圖案即已揭示實質相同於land-groove 之軌道結構及軌道保持固定相位之技術特徵。另系爭案申請專利範圍第2 項已界定「其中該時鐘信號係用來於錄放期間控制輻射波束掃描資訊記錄區域之速度」，其中於錄放期間控制輻射波束掃描資訊記錄區域之速度即已包含以定線速度記錄週期性偏擺的軌道之技術特徵。由上可知，雖然比對之文字不同，但其實質意義相同。因此，工研院之系爭意見書中之比對方式實質上並無違誤。
⑤原告認為工研院之系爭意見書中關於證據3 與系爭案所比
對之數學式並非系爭案申請專利範圍之內容，故比對方式難稱適法。
⑴工研院之系爭意見書業已針對證據3 與系爭案申請專利範
圍第1 項間不同之處詳加比對，並作成「證據3 可視為預錄式（ROM ）之特徵，此特徵和系爭案所屬專利的記錄載體不同，即空白的記錄載體含有週期性偏擺的軌道，此軌道被一數位位置資訊調變（FM-modulation ）」之意見（系爭意見書第2 頁第15-18 行），上述之結論即是針對系爭案申請專利範圍第1 項之內容所為，故比對方式及結論並無違誤。至於後述之數學式僅係進一步之相關說明，其並不會影響證據3 無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性之事實。
⑵原告認為系爭意見書已認為證據3 已揭示系爭案請求項的
特徵，然該意見書卻作成證據3 無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性之結論，實有誤導比對方向之嫌。然而，原告之論點顯有斷章取義之嫌。如前所述，工研院之系爭意見書業已作成「證據3 可視為預錄式（
ROM ）之特徵，此特徵和系爭案所屬專利的記錄載體不同」之意見。習於此藝之人士皆知證據3 所揭示之預錄式（
ROM ）記錄載體係事先錄好內容之載體，其根本無法由使用者自行錄製內容，而系爭案之空白的記錄載體則可由使用者自行依需求錄製內容，二者完全不同，根本無法相提並論。
⑥原告認為工研院之系爭意見書中關於證據3 與系爭案所比
對之內容（land-groove ）並非系爭案申請專利範圍第1及2 項之內容，故比對方式難稱適法。系爭案申請專利範圍第1 項已界定「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域」，其中螺旋或同心軌道圖案即已揭示實質相同於land-groove 之軌道結構及軌道保持固定相位之技術特徵。由上可知，雖然比對之文字不同，但其實質意義相同。因此，工研院之系爭意見書中之比對方式實質上並無違誤。
⑦原告認為工研院之系爭意見書忽略了系爭案的頻率已為證
據3 之可能區間所涵蓋之事實。根據被告之專利審查基準，一「選擇發明」若在一已知之範圍內選擇一特定之範圍，此種特定之範圍（原來未被選定）所達成之功效比已知發明之功效更為顯著，或能產生已知發明所未能預知之突出技術特徵時，則視為熟習該項技術者非能輕易完成，亦即具有進步性。由於工研院之系爭意見書已確認了系爭案的頻率（22KHz ）之功效較證據3 之可能區間為佳且具進步性（系爭意見書第3 頁第5-8 行），足見系爭案的頻率（22 KHz）確實符合所達成之功效比已知發明之功效更為顯著之要件，確實具有進步性無誤。
⑧原告認為系爭意見書已認為證據2 已揭示系爭案請求項的
特徵，然該意見書卻只在AM及FM調變之差異性打轉，實有誤導比對方向之嫌。然而，原告之上述論點顯有斷章取義之嫌。工研院之系爭意見書業已針對證據2 與系爭案申請專利範圍第1 項間不同之處詳加比對，並作成「證據2 造成寫入資訊的動作不連續且使得此區域不得再被記錄資訊。‧‧‧又，系爭案‧‧‧使得數位位置資訊區可再被記錄，增加了記錄容量」之意見（系爭意見書第3 頁第24-2
9 行），顯見該意見書之結論係已針對證據2 與系爭案申請專利範圍第1 項間不同之處詳加比對而作成，並非只在AM及FM調變之差異性打轉。
⒌綜上所述，被告於原處分中業已針對各舉發證據與系爭案
各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並作成「該證據1至3 皆未見有如系爭案之軌道調變之頻率以一數位位置資訊信號調變之特徵，不能證明系爭案不具新穎性。又併合各證據1 、2 、3 亦不足以證明系爭案可準確且無間斷的記錄EFM 編碼信號為顯而易知未能增進功效」之結論。另訴願機關亦業已針對各舉發證據與系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並作出維持原處分之決定。被告之原處分及訴願機關之決定並無違誤。
理 由
壹、程序方面：被告之代表人於本件訴訟程序進行中變更為王美花，業據其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
貳、實體方面：
一、按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」為系爭案核准時（按75年12月24日修正公布）專利法第1條所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反同法第1 條至第4 條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第60條第1 款、第61條第1 項亦有明定。從而，系爭案有無違反核准時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件系爭第00000000號「記錄資訊用之可以光學方式讀取之記錄載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此載體之裝置，及讀取記錄於此記錄載體上之資訊之裝置」發明專利案，其主要係含一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。原告所提舉發證據計有：證據1為西元1976年1月6日公開之美國第0000000號專利案，證據2為西元1983年2月22日公開之美國第0000000號專利案，證據3為西元1978年1月3日公開之美國第0000000號專利案。
三、經查：
㈠、系爭案是否具新穎性部分：
1、系爭案之主要技術特徵，即如申請專利範圍第1 項所述「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變」。為一可錄式的光碟片記錄載體，具有land-groov
e 的結構（如圖式第4b圖）；而由圖式第4a圖可知，任意相鄰的偏擺（wobble）軌道並無保持固定的相位。
2、證據1說明書第1欄第66至68行揭示一種具有以坑（pit）與島（land）交替出現之儲存軌道之影像光碟（非空白碟片）。證據1 之一主要目的在於讀取碟片時提供改良之尋軌功能（非記錄碟片時所需之定位功能）。係一可被應用在預錄式以光學方式讀取之記錄載體，其資訊以pit-land方式呈現。
記錄載體上的pit-land被製造於具有週期性偏擺（wobble）的軌跡上如圖式第1 圖所示，此軌跡並無land-groove 的結構，又記錄載體揭示一定數目的偏擺（wobble）的軌跡具有巢狀結構以保持相鄰的偏擺（wobble）的軌跡具有固定（相同）的相位（如圖式第2 圖），與系爭案不同，故證據1 不能證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性。
3、證據2揭露了一種記錄載體，此記錄載體具有第1週期軌道的變化及第2週期軌道的變化，第1週期軌道的變化的功率譜在zero-level（如圖式第4 圖），且記錄的pit-land具有同步資訊，包含指示區及位置區，第2 週期軌道的變化產生循軌訊號。固然揭示了可錄式碟片的概念及記錄載體的結構（圖式第1 、2 圖），記錄載體可具有徑向周期性偏擺（wobble）的軌道（圖式第7 圖）。但系爭案在記錄載體製作數位位置資訊的方式，是採用頻率調變（FM modulation ）來製作被數位位置資訊調變的偏擺（wobble）的軌道方式（如圖式第1圖 ）。而證據2 是利用數位資訊直接調變雷射輸出功率寫入pit ，近似AM-modulation 。且系爭案是用軌道具有周期性偏擺產生時鐘訊號，來控制幅射波束掃瞄資訊記錄區域之速度，與證據2 之同步區可作寫入的控制，以如同CD-ROM、DVD -ROM所用之方式控制並固定馬達轉速者並不相同。故證據2 不能證明系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性。
4、證據3 所揭露者為一資訊記錄裝置，此裝置並且將一頻率標準訊號和資訊訊號（數位或類比）經一調變器（modulator）記錄於記錄載體，其技術特徵在記錄載體可為碟片（disk）或是鼓形（drum），其軌跡可為螺旋或同心圓如圖式第2圖，且螺旋或同心圓的軌跡具有周期性偏擺的特性（wobble），但是此軌跡並無land-groove 的結構。其所揭露資料經調變器（雷射的強度被調變，屬於AM-modulation ）以橢圓形形狀（如圖式第3 圖）被放置在週期性偏擺的軌跡上，是屬預錄式（ROM ）的特徵，此特徵和系爭案所揭空白的記錄載體含有週期性偏擺的軌道，且此軌道被數位位置資訊調變（FM-modulator）者並不相同。故證據3 不能證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性。
5、因系爭案各附屬項已包含其獨立項之特徵而整體構成，則舉發證據1 、2 、3 既不足以證明系爭案系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性，自亦難證明系爭案申請專利範圍各該附屬項不具新穎性。
㈡、系爭案是否具進步性部分：
1、系爭案之記錄軌道不會被伺服／表頭／同步區（servo ／header／synchronization ）區域所中斷。因此，資料（如EF
M 編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費。可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。
2、證據1 偏擺軌跡被亮度彩度音頻及同步訊號調變，此調變方式為AM-modulation ，如圖式第4 圖中的balanced modulator。圖式第3 圖中的modulator 被一FM波調變，此FM波含一載波（carrier wave）及含有亮度彩度音頻及同步訊號，此modu lator將造成雷射光束產生on-off的功效，此雷射光束被一具有能夠造成偏擺軌跡（undulation）的反射鏡射至記錄載體，整體的功效亦是AM-modulation 。又證據1 利用一裝置（如圖式第3 圖）產生使馬達轉速固定的控制方式，雖如同系爭案所屬專利的圖式第1 圖，惟此僅揭示馬達轉速固定的重要，且馬達轉速是以定轉速（CAV ）的方式控制週期性偏擺（wobble）的軌跡。與系爭案所揭示之周期性偏擺（wobb le ）的軌道的訊號被使用作為同步訊號控制資訊記錄速度，且是以定線速度（CLV ）的方式記錄周期性偏擺（wobble）的軌道者並不相同，且證據1 所揭示之可調變載有亮度、彩度、音頻及同步資訊之頻率信號，與系爭案之數位位置資訊信號不同。故證據1 不能證明系爭案申請專利範圍第
1 項不具進步性。
3、證據2是利用數位資訊直接調變雷射輸出功率寫入pit，在同步區提供時鐘訊號，近似AM-modulation。因資訊是以pit-l
and 方式呈現，因此造成寫入資訊的動作不連續且使得此區域不得再被記錄資訊；與系爭案利用被讀回數位位置資料的頻率高於被頻率調變（FM-modulation ）的偏擺（wobble）的軌道的訊號的頻率，使得數位位置資訊區可再被記錄，增加了記錄容量（因為兩不同頻率的訊號可用濾波器（filter）將其分離）者，兩者技術內容亦不相同。而證據2 亦為參加人所申請之專利，參加人為改進其寫入資訊的動作不連續且使得此區域不得再被記錄資訊之缺點，而研發申請系爭案。故證據2 亦不能證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。
4、證據3 以頻率表示軌跡的編號及同一軌跡不同位置，當進行寫入的動作時，以線速度1.2-1.4 m ／sec ，頻率標準100-
600 KHz ，寫入的範圍約1.2-1.4 ／100-600K=1.4um-0.2um，此範圍甚至小於3T訊號的長度（大約0.65-0.75um ），因此3T的形狀將嚴重偏離橢圓形，當頻率標準為10-50Hz ，因此寫入的範圍約1.2-1.4 ／10-50 =12cm-2.4cm ，如此長的寫入的範圍將造成寫入的資訊的錯誤率增加（因馬達轉速的控制需要在一完整的軌道上具有足夠數量的wobble訊號才能精確的控制馬達轉速）。又如縮短頻率標準至適當的範圍，則每一頻率表示軌跡的編號及同一軌跡不同位置將可能由1H
z 變成0.1Hz ，使得精確偵測頻率的技術將更為嚴格。然而，系爭案的一個wobble長度約55um（1.2m／sec ／22KHz ），寫入的3T-11T的形狀以此長度而言是適當的，而相鄰的數位位置資訊約為1.6cm （有足夠數量的wobble訊號），且此長度需配合編碼，錯誤糾正等所需長度。相較於證據3 的頻率從10Hz-600KHz ，低頻造成寫入資訊的錯誤率高，因馬達轉速的控制不易，高頻則造成寫入資訊的形狀偏離橢圓形資訊亦極不易被讀取等上述缺失，系爭案申請專利範圍第1 項確具有進步性。
5、組合證據1 、證據2 及證據3 所揭示之技術內容後，亦不能據以證明系爭案申請專利範圍第1 項可準確且不間斷的記錄EFM-編碼資訊之技術特徵及功能，係顯而易知、未增進功效而不具進步性。另因系爭案各附屬項既已包含其獨立項之特徵而整體構成，則證據1 、2 、3 個別或組合既尚不足以證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦難證明各該附屬項不具進步性。
㈢、原告稱證據1 所揭示之亮度，彩度，音頻及同步資訊含有FM調變成分，故已揭示系爭案之特徵云云。惟習於此技術領域之人士皆知證據1 所揭示之亮度、彩度、音頻及同步資訊，根本與系爭案之數位位置資訊信號不同，更無法達成系爭案之功效，豈能因其含有FM調變成分即率斷其已揭示系爭案之特徵，原告所述不可採。
㈣、本件訴願機關第一次訴願決定維持原處分，駁回原告之訴願，嗣本院前次判決依最高行政法院發回意旨，以訴願機關未依原告聲請送工研院鑑定說明理由，而撤銷第一次訴願決定，發回後訴願機關乃函請工研院提供審查意見，惟訴願機關之第二次（即本次）訴願決定仍維持與第一次訴願決定相同之結果，訴願書中亦業已針對各舉發證據與系爭案各申請專利範圍間不同之處詳加論述，並作成「系爭案強調載有數位地址及控制資訊信號調變之伺服軌道及預先成形之連續伺服軌道等相關技術，與證據1 、證據2 及證據3 所揭示之技術內容不同，故證據1 至3 尚不足證明系爭案不具新穎性；又併合證據1 、證據2 及證據3 所揭示之技術內容後，並未能據以證明系爭案可準確且無間斷的記錄EFM 編碼資訊之技術特徵及功能為顯而易知、未增進功效而不具進步性」之結論，並非單以工研院之系爭意見書作為訴願決定之依據。故工研院之意見書僅係供訴願機關之參考而已，並非作出訴願決定之依據，且訴願機關認事證已明確無行言詞辯論必要，而未行言詞辯論，故訴願機關未令原告及參加人等就工研院提供之審查意見表示意見，尚無違訴願法第67條第3 項之規定。
㈤、原告指摘工研院之系爭審查意見書部分：
1、原告指稱工研院之審查意見書錯將系爭案申請專利範圍第1及2 項之特徵混合比對，故系爭意見書之結論應不可採云云。惟查，工研院之意見書將系爭案申請專利範圍第1 及2 項之特徵列舉出來（系爭意見書第1 頁審查意見㈠，其中特徵⑴至⑶係關於系爭案申請專利範圍第1 項之特徵，而特徵⑷係關於系爭案申請專利範圍第2 項之特徵），僅係利於後面之詳細說明，並非據以將系爭案申請專利範圍第1 及2 項之特徵混合比對。
2、原告又稱工研院之審查意見書中關於證據1 、3 與系爭案所比對之數學式並非系爭案申請專利範圍之內容，故比對方式難稱適法云云。惟工研院之系爭意見書業已針對證據1 、3與系爭案申請專利範圍第1 項間不同之處詳加比對，並作成「預錄式光碟片記錄載體並無系爭案之技術特徵，特別是軌道偏擺被一數位位置資訊的訊號所調變（FM-modulation ），其數位位置資訊含有軌道中之相對位置」、「證據3 可視為預錄式（ROM ）之特徵，此特徵和系爭案所屬專利的記錄載體不同，即空白的記錄載體含有週期性偏擺的軌道，此軌道被一數位位置資訊調變（FM-modulation ）」之意見（系爭意見書第2 頁第15-18 行、第4 頁第18-20 行），上述之結論即是針對系爭案申請專利範圍第1 項之內容所為，故比對方式及結論並無違誤。至於後述之數學式僅係進一步之相關說明，其並不會影響證據1 、3 無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性。
3、原告復稱工研院之意見書中關於證據1 、3 與系爭案所比對之內容（land-groove ，固定相位及定線速度）並非系爭案申請專利範圍第1 及2 項之內容，故比對方式難稱適法云云。惟查，系爭案申請專利範圍第1 項已界定「一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域」，其中螺旋或同心軌道圖案即已揭示實質相同於land-groov
e 之軌道結構及軌道保持固定相位之技術特徵；另系爭案申請專利範圍第2 項已界定「其中該時鐘信號係用來於錄放期間控制輻射波束掃描資訊記錄區域之速度」，其中於錄放期間控制輻射波束掃描資訊記錄區域之速度即已包含以定線速度記錄週期性偏擺的軌道之技術特徵。由上可知，雖然比對之文字不同，但其實質意義相同，比對方式實質上並無違誤。
4、工研院之審查意見書僅係供訴願機關之參考而已，並非作出本次訴願決定之依據，已如上述，縱如原告所指工研院之意見書有上揭比對錯誤等及其他如事實欄所述情事，亦不會影響本次訴願決定之結果，故原告所述不足採信。
四、綜上所述，原告舉發證據1至3尚不足以證明系爭案不具新穎性、進步性，從而，被告認系爭案並未違反核准時專利法第1條、第2條第1款及第5款之規定，所為舉發不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭案作成舉發成立之審定處分，為無理由，應予駁回。
五、本件訴願中業經經濟部函送工研院提供專業意見為審議參考，而無再送鑑定之必要，且事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述核不影響判決結果，茲不予一一論述，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 5 月 22 日
臺北高等行政法院第四庭
審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 5 月 22 日
書記官 蔡逸萱