臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02646號原 告 奇鋐科技股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）訴訟代理人 楊祺雄律師 （兼送達代收人）
劉法正律師複 代理人 賴蘇民律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 鴻海精密工業股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）訴訟代理人 丁○○專利代理人上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年05月28日經訴字第09606068440號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文訴願決定及原處分均撤銷。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）91年07月10日以「馬達軸承裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告以其有違核准審定時專利法第98條第1項第1款及第2項之規定，對之提起異議。經被告審查，於94年02月04日以（94）智專三㈡04024字第09420123860號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，訴經訴願機關經濟部以95年01月03日經訴字第09406142330號訴願決定書撤銷原處分後，被告另於95年09月20日以
（95）智專三㈡04024字第09520764390號專利異議審定書重為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷。
2.被告應就第00000000號「馬達軸承裝置」新型專利申請案為撤銷准予專利之處分。
3.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠被告就系爭案於專利異議期間所提申請專利範圍修正本逕予
審查，違反行政程序法第9條之規定，亦構成突襲性裁判之違法：
1.原處分理由㈠認為：「參加人於95年03月31日之申請專利範圍修正本與92年08月11日之審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正。」訴願決定認為：「被告雖未將已准予修正之申請專利範圍之情事通知原告，然該修正之申請專利範圍不僅未變更實質，而且與原申請專利範圍一致或更為縮小，故尚難謂被告有違法之情事。」被告答辯亦稱：「...該修正內容未超出原告所提異議理由之範圍，亦未構成突襲性審查之違法。」
2.查「...專利舉發案之審查，涉及舉發人與被舉發人兩方立場對立之當事人，其審查過程應注意雙方當事人程序利益之衡平。...因此專利舉發案之審查，被稱之為『準司法』程序。在行政機關進行『準司法』行政程序時，至少應注意...：一、當事人之利益...。二、當事人參與...。三、依職權調查之限制...。四、當事人主張之理由...。」為被告編印「專利爭議案件審查訓練教材」第2頁所載。被告既為專利異議及舉發之審查行政機關，自當注意審查過程中雙方當事人程序利益之衡平，因此在異議或舉發的審查上，除了應注意雙方當事人的利益平衡外，舉凡涉及權利變動之各項處分，亦應在處分之前讓兩造當事人皆有參與之機會，始符合公平原則，此原則亦可由現行專利法第71條第3項「依第1項第3款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人」之規定加以證實。
3.參加人於95年03月31日所提出申請專利範圍修正本之修正，是在「準司法」程序之被異議階段提出，此階段的修正是否被核准，牽涉立場對立之雙方當事人之利益甚巨，理應通知原告以進行必要之攻防。惟被告作成異議不成立之審定基礎為系爭案修正後之申請專利範圍，此範圍之修正是否如被告所述既未變更實質，以及屬於申請專利範圍之限縮，確實有爭議，並直接影響本案審定結果及雙方當事人之利益。原處分係在極度不利於原告但有利參加人的情況下作成，且未依行政程序法第9條之規定通知原告，甚至原處分更不實指稱「異議人（即本件原告）未對此部分提出異議」，讓原告無法在適當時間對系爭案申請專利範圍之修正內容表示意見，以進行必要之補充異議理由，原處分不符行政程序法第9條所規定「有利不利一律注意」之原則，亦構成突襲性裁判之違法。
4.按「系爭專利案業經參加人申請修正，被告並就修正案逕以核准，惟未就修正案副知原告表示意見，以致原告無法就修正之系爭專利主張以引證2及3併為觀察據為異議理由，有違專利法設置公眾審查之立法意旨，其因之核准之系爭專利即有失客觀...。」為 鈞院94年度訴字第2739號判決所載。被告確實在系爭案修正後至核准當時的時間內，全然未副知原告表示意見，以致該修正內容只有被告及參加人知悉，原告不僅無從得知該修正內容，亦無法進行必要之補充異議理由，故原處分顯有未合於上述判決之情事，程序上更造成未公平對待之結果，確實違法失當。
5.綜上，被告未將准予參加人修正申請專利範圍之情事通知原告以作必要的補充，違反行政程序法第9條之規定及現行專利法第71條第3項之法意，秉此立法精神，被告逕就系爭案於專利異議期間所提申請專利範圍修正本予以審查之處分，確實難謂適法，被告前揭答辯理由亦顯無足採。
㈡系爭案所提修正後第23項請求項已構成實質變更，其界定內
容亦不明確，確實違反核准當時專利法第102條之1第3項規定，或至少違反同法第105條準用第22條第4項規定：
1.系爭案所提修正後第23項請求項不僅實質變更，亦實質擴大，違反核准當時專利法第102條之1第3項之規定：
⑴按「修正本是否可准予修正，應就所適用之法條規定之要
件審查之，且必須有具體理由。異議案之程序審查適用90年10月24日修正公布專利法，發明專利適用第44條之1第4項，新型專利適用第102條之1第3項，新式樣適用第116條第3項。不論發明、新型或新式樣，可准予修正之要件有
二：⑴不得變更實質；⑵具有下列三款情事之一：①申請專利範圍過廣；②誤記之事項；③不明瞭之記載...。」為前揭「專利爭議案件審查訓練教材」第35頁所載。又「補充修正專利說明書或圖式，必須屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發明（或稱不得導致變更「核准專利之發明」之實質）」。因此，當補充修正、更正之事項，係不屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的內容，該修正理應構成實質變更，並違反系爭案審定當時專利法第102條之1第3項之規定。⑵查如原處分理由㈠所載，系爭案修正後第23項請求項係將
「第一、二軸承」修改為「第一、二滑動軸承」，惟遍觀系爭案核准專利之說明書，完全未曾有「第一及第二軸承」係屬「滑動」之型式，當然於系爭案修正前各請求項之界定，亦未曾有「第一、二軸承」為滑動式設計等界定，顯然參加人將「第一、二軸承」修改為原說明書及圖式皆未揭露之「第一、二滑動軸承」，已構成實質變更，違反核准當時專利法第102條之1第3項之規定。
⑶查審定公告後之申請案所提出的修正，如果將圖式揭露之
下位概念元件名稱更改為上位概念元件名稱，上述修正理應屬於「實質擴大」，並違反前揭法條之規定。訴願機關認為「系爭案所謂之『自潤軸承』為『滑動軸承』之一種」；換言之，「滑動軸承」相對於「自潤軸承」是一種上位概念之界定。惟今系爭案核准說明書在「較佳實施例說明」之部分，不僅未曾出現「滑動軸承」、「自潤軸承」等名稱；即使如訴願機關所言「系爭案之圖式是揭示一種『自潤軸承』」，但「自潤軸承」相對於系爭案修正後所界定之「滑動軸承」是一種下位概念之界定，顯然被告准予系爭案將圖式揭露之「自潤軸承（下位概念）」修改成「滑動軸承（上位概念）」，確實屬於不當擴大範圍之修正，此修正亦明顯違反系爭案核准當時專利法第102條之1第3項之規定，原處分確實難謂適法。
2.系爭案所提修正後第23項請求項亦違反核准時專利法第105條準用第22條第4項規定，被告准予修正亦有可議：
⑴訴願機關認為「系爭案所謂之『自潤軸承』即為『滑動軸
承』之一種，且其各圖式所揭露之軸承元件亦皆為『滑動軸承』」；被告答辯亦認為「系爭案第23項中所界定的第
一、第二滑動軸承，皆有別於習知之滾珠軸承，不僅未變更實質內容，亦為申請專利範圍之限縮，另外，對於熟習該項技術者自能瞭解其技術內容。」⑵惟依據系爭案說明書所載內容，系爭案修正後所謂之「滑
動軸承」，於「創作目的」、「創作特徵」、「較佳實施例說明」等與系爭案請求項範圍大小有關的說明，則完全未見有任何關於「滑動軸承」之記載，訴願機關僅以後見之明的角度，逕予認定系爭案各圖式所揭露之軸承元件即為「滑動軸承」，此一純屬臆測的決定理由顯然無法由系爭案說明書得到支持，實難謂適法、允當。
⑶依訴願機關對於「滑動軸承」及「自潤軸承」之解釋，「
滑動軸承」是一種上位概念，「自潤軸承」則是一種下位概念，依系爭專利說明書所載內容一種不能證明圖式中繪示之軸承為「自潤軸承」，二者亦無法證實請求項所定義之軸承為「滑動軸承」的任何一種；再加上系爭專利說明書未對「滑動軸承」作定義，以及「滑動軸承」本身並非一般業者所周知的「專有名詞」的前提下，被告准予系爭案將修正後第23項請求項之「軸承」修改為「滑動軸承」之理由不僅失當，該請求項亦理應違反核准時專利法第22條第4項「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點」之規定。
⑷被告雖認為「第一滑動軸承、第二滑動軸承係熟習該項技
術者所能瞭解」，惟其亦無任何證據能夠加以佐證，自難令人信服；況系爭專利說明書也從未對「滑動軸承」作定義，「滑動軸承」本身也非常見的「專有名詞」；亦即，系爭案第23項請求項所界定的滑動軸承，其技術內容並無任何文件可供支持解釋，確實難謂明確，其顯然違反核准時專利法第105條準用第22條第4項之規定。
㈢系爭案修正後第1、12項請求項所界定第三軸承與其他組件
之相互關係並不明確，不僅違反核准時專利法施行細則第16條之規定，且被告處分該等請求項具進步性之理由，亦與進步性判斷原則相悖：
1.按在一般的專利實務中，為了讓看稿者清楚了解新型之整體概念，申請者通常是藉由「新型說明」及「圖式」之配合，來詳細說明至少一個可實施態樣，再以文字界定來清楚表達申請人想要保護的範疇，雖然熟習專利事務者皆知，新穎性、進步性在判斷時，必須以申請專利範圍之「請求項所載新型」為對象，但在實務上卻經常將「請求項」的文字界定，以及「新型說明」及「圖式」中的實施態樣描述混淆；亦即，在解讀專利案之「請求項所載新型」時，經常將請求項文字的界定想像成新型圖例所揭示的實施態樣，此種判讀方式往往會不當限縮權利範圍，造成新穎性、進步性判讀上的不正確。
2.按系爭案修正後第1、12項該等獨立項皆界定「該軸承組進一步包括一第三軸承」，顯然該第三軸承與其他組件之相互關係並不明確，此亦為訴願機關所承認（詳訴願決定書第6頁第2、3行所載「未限制『第三軸承』與『第一軸承』，或與『第二軸承』之位置關係及材質關係」）。雖訴願機關認為：「第三軸承係與轉軸以插設方式組合，且由說明書及圖式可知，第三軸承係在軸承框架之另一端（詳訴願決定書第8頁倒數第7行以下所載）。」被告答辯理由亦認為：「系爭案所界定的第三軸承，於引證一、二中並未有相同構造之揭露，故其仍具新穎性及進步性。」
3.訴願機關及被告之前揭主張，顯無足採：⑴查系爭案第三軸承是否與轉軸插設，並未界定在修正後第
1、12項範圍中，訴願機關以實施例的揭露，來解釋未界定於請求項之構造的決定理由，確實違反核准當時專利法與審查基準「於判斷新型可專利性時，須依據申請專利範圍所載內容」之原則。
⑵由被告89年10月版專利審查基準第1-3-14至1-3-16頁所載
：「申請專利範圍如有『僅列舉相互關係不明確之組成構件者』之情形者，即違反核准當時專利法施行細則第16條之規定。」由上述可證，系爭案修正後第1、12項該等獨立項之第三軸承，確屬相互關係不明確之組成構件者，故系爭案限縮申請專利範圍之修正確實違反核准當時專利法施行細則第16條之規定，被告依此不明確的元件相對關係為處分依據，實難謂適法有據。
⑶即使系爭案進一步界定「轉軸為陶瓷材質，軸承組更包括
一第三軸承」，以限縮其申請專利範圍，惟於申請專利範圍所載內容中並未清楚界定該第三軸承的設置關係，即使由系爭案第6圖所示，亦只能推知其第二、三軸承126、128皆為嵌設於第一軸承121內，且第二、三軸承126、128皆為相同材質，以使該軸承裝置10提昇耐磨性與潤滑性，故整體而言，第二、三軸承126、128於結構與功效上均屬同一，參加人僅僅只是在軸承數量上的增加（即第三軸承128就是另一個第二軸承126，二者一併可以視為「1組」第二軸承126），以規避原告之異議主張，進而提出申請專利範圍限縮之修正而已；至於轉軸是由陶瓷材質所製成，同樣也是參加人為規避原告之異議主張，進而提出的材質限縮手段而已，顯非形狀、構造或裝置上的創作或改良，自不符合新型專利之可專利性定義。
4.由經濟部經訴字第09406142330號訴願決定所載：「引證二實已揭露系爭案之第二軸承嵌設於第一軸承內，且二者分別由不同材質所製成之特徵（詳該訴願決定書第7頁第4至7行）。」故對於熟習軸承製造技術者而言，參加人僅僅只是將系爭案修正前的「1個」第二軸承，修正為「1組」第二軸承，顯然是依據引證二之技術手段所直接推知而來，並且系爭案藉此特徵所據以達到提昇耐磨性與潤滑性之功效，也是相同於系爭案未修正前「1個」第二軸承與第一軸承互相組裝所能達成之功效，實質上並未產生任何無法預期之功效，故該特徵應認定為熟習該項技術者依據引證二所揭示之技術手段所能輕易完成且未能增進功效者，自不具進步性。
㈣被告認為系爭案符合新型專利定義與進步性之處分理由，皆
與形狀、構造或裝置無關，難謂與專利法及專利審查基準之規定相符合：
1.按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」為系爭案核准當時專利法第97條規定。由 鈞院92年訴字第3601號判決可知，並非所有界定在請求項之文字皆應被視為新型之技術特徵，當新型專利在請求項中記載例如：顏色、製造方法、材質等等不屬於形狀、構造或裝置之文字時，該等非屬新型申請範疇之文字，理應不得納入新型新穎性、進步性之比對範圍，始符合系爭案核准當時專利法第97、98條等法條之法意。
2.被告答辯稱「系爭案申請專利範圍所載之內容，並非僅是單純材料之應用，亦非為製造方法，仍具有物品之形狀、構造或裝置，符合新型專利之定義」，顯無足採：
⑴被告答辯認為系爭案符合新型專利定義的特徵在於「系爭
案利用第一軸承21與第二軸承26分別由不同材質組成，該第二軸承26嵌設於該第一軸承21內，該轉軸14插設於該軸承組20中與之配合以使轉軸14平穩轉動」；其中，對於「系爭案利用第一軸承21與第二軸承26分別由不同材質組成」的技術特徵，被告亦自承系爭案是利用第一、二軸承不同的材質特性，來提升軸承裝置的整體耐磨性與潤滑性【詳被告94年02月04日（94）智專三㈡04024字第09420123860號專利異議審定書第3頁第19、20行所載】。承上所述，此功效之達成，乃「純屬材質變更使然而非構造變更所致」；亦即，系爭案的創新改良之處僅在於軸承所使用的材質，而非整體構造上的創新，自不符合前揭專利法第97條之規定。
⑵由最高行政法院判決91年度判字第220號判決可茲證明，
「純係單純材質變更所導致功效不同，並非因構造裝置之創新改變所導致的功效增進，自不符新型專利要件」，由
鈞院92年訴字第3601號判決可知，「並非所有界定在請求項之文字皆應被視為新型之技術特徵，當新型專利在請求項中記載例如：顏色、製造方法、材質等等不屬於形狀、構造或裝置之文字時，該等非屬新型申請範疇之文字，理應不得納入新型新穎性、進步性之比對範圍」。
3.依據前揭判決原則，被告處分系爭案修正後各請求項具有進步性之理由皆在於「系爭案之第一、第二軸承分別由陶瓷材料及油銅材質製成」；換言之，被告處分系爭案修正後各請求項具有進步性之理由，皆與新型專利所保護之形狀、構造或裝置無關，此處分基礎確實已不當地將非屬新型保護標的之「材質選用」納入，被告以非屬新型保護客體之「材料選用」來判斷系爭案具進步性之比對依據確實違反專利法及專利審查基準之規定。
㈤綜上所陳，原處分及訴願決定實難謂適法、公允，敬請 鈞院鑒察，撤銷原處分及原訴願決定，以維公益，至為感禱。
乙、被告主張：㈠原告訴稱「被告就系爭案於專利異議期間所提申請專利範圍
修正本予以審查，已構成突襲性審查之違法」，惟查參加人於95年03月31日申請修正申請專利範圍，該修正內容與92年08月11日之審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，即該修正內容並未超出原告所提異議理由之範圍，亦未構成突襲性審查之違法。
㈡原告訴稱「系爭案利用第一、二軸承分別具有不同的材質特
性，然此一不同純係屬單純的材料變更所導致，並非構造裝置之創新，自不符新型專利之要件」，惟查系爭案利用第一軸承21與第二軸承26分別由不同材質組成，該第二軸承26嵌設於該第一軸承21內，該轉軸14插設於該軸承組20中與之配合以使轉軸14平穩轉動，可提升軸承裝置的整體耐磨耗性與潤滑性，系爭案申請專利範圍所載之內容，並非僅是單純材料之應用，亦非為製造方法，仍具有物品之形狀、構造或裝置，符合新型專利之定義。
㈢原告訴稱「系爭案之第二、第三軸承於材質、結構與功效上
均屬同一，亦即可以視為一組第二軸承，仍不具進步性」，惟查系爭案申請專利範圍第1至22項之馬達軸承裝置及馬達包含有第三軸承，引證一、二並未有相同構造之揭露，該第三軸承原記載於原申請專利範圍第8項中，並在說明書亦有技術內容之描述，而引證一、二只揭露第一、第二軸承之構造，與系爭案整體構造不同，故第1至22項仍具新穎性及進步性。
㈣原告訴稱「系爭案第23項中增加『滑動』2字成為第一、二
滑動軸承，已構成實質變更，且其構造、功能等技術皆屬空泛而毫無說明」，惟查系爭案於說明書中已記載習知採用滾珠軸承之缺失而改以不同材質之自潤滑軸承，其與轉軸之間為滑動摩擦，具有較高的耐磨性能與良好的潤滑功能，系爭案將原第1項中「第一軸承」改為「第一滑動軸承」，「第二軸承」改為「第二滑動軸承」成為新獨立項第23項，以別於習知之滾珠軸承，應為申請專利範圍之限縮，未變更實質內容；另系爭案並非為滑動軸承之基本技術之申請案，對於熟習該項技術者自能瞭解其技術內容，起訴理由自不足採。㈤綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：如同被告訴訟代理人上開所述。理 由
一、本件被告代表人原為蔡練生，自96年12月3 日起變更為王美花，有行政院令一紙在卷足憑，是其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。
二、按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」、「依第1 項第3 款規定更正專利說明書或圖式者，專利專責機關應通知舉發人。」分別為現行專利法第64條第1 項、第2 項及第71條第3 項所明定。查專利舉發案之審查，關係舉發人與被舉發人雙方當事人之權益，被告機關於審查過程中，自應注意雙方當事人程序利益之衡平；是以在舉發審查時，專利權人如認為該專利權有得申請更正之事由，應通知舉發人，以利舉發人答辯，此乃上開第71條第3項規範之意旨。92年間專利法修正刪除有關「異議」之規定，雖未規定專利專責機關續審有關異議案，應如同第71條第3項之規定通知異議人之規定；然基於異議制度與舉發制度，均係透過公眾審查之制度，且係採當事人進行主主義之規定。是以，被告於審查異議案時，自應比照審查舉發案之規定，於異議人提出異議後，被異議人更正專利說明書或圖式者，亦應在處分之前讓異議人與被異議人雙方均有參與之機會，始符合公平原則。
三、經查本件係參加人前於91年07月10日以「馬達軸承裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利。公告期間，原告於92年10月29日以其有違核准審定時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，對之提起異議。
經被告審審定為「異議不成立」之處分。原告不服，訴經訴願機關經濟部訴願決定撤銷原處分後，嗣參加人於95年03月31日提出申請專利範圍更正之修正本，被告以該修正內容與92年08月11日之審定公告本比較，未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，爰以該修正本為審查，被告乃另於95年09月20日以（95）智專三㈡04024 字第09520764390號專利異議審定書重為「異議不成立」之處分。然參加人於95年03月31日所提出申請專利範圍修正本之修正，是在被異議階段提出，此階段的修正是否被核准，關係原告與參加人雙方之利益；揆諸上開說明，被告自應通知原告表示意見，俾原告有所準備，蓋原告對於參加人所另提申請專利範圍修正本更提出新的異議資料，以求勝訴；然被告卻仍以原告原異議理由資料，作為審查修正系爭申請專利範圍之證據，難謂本件系爭專利之審查符合客觀公平之原則。是原告主張被告就系爭案於專利異議期間所提申請專利範圍修正本逕予審查，違反行政程序法第9 條之規定等語，自屬有理。
四、綜上所述，本件被告所為「異議不成立」之處分，容屬率斷，訴願決定未予糾正，亦非妥適。原告執以指摘，於法有據，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。另原告訴請被告應就第00000000號「馬達軸承裝置」新型專利申請案為撤銷准予專利之處分，則尚待被告通知原告就參加人所提出申請專利範圍修正本表示意見後，再為進一步實體審查；是原告求為判決逕命被告就上開申請案應作成撤銷准予專利之處分，為無理由，不應准許，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 2 月 21 日
臺北高等行政法院第七庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林育如法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 2 月 21 日
書記官 林苑珍