臺北高等行政法院判決
96年度訴字第02788號原 告 又中科技股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 陳啟舜 律師（兼送達代收人）複 代理人 錢師風 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 丙○○
參 加 人 協禧電機股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 桂齊桓 律師複 代理人 廖正多 律師上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年7 月5 日經訴字第09606070230 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人協禧電機股份有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人協禧電機股份有限公司前於民國（下同）88年3 月15日以「具磁性定位風扇組之散熱器結構」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，榮原科技股份有限公司（下稱榮原公司）以系爭專利違反核准審定時專利法第98條第1 項第2 款規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，認異議證據不足以證明系爭專利不具新穎性，於90年11月19日以（90）智專三（二）02022 字第09089002242 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。榮原公司不服，訴經經濟部於91年3 月29日以經訴字第09106106710 號訴願決定書駁回其訴願。榮原公司不服，向本院提起行政訴訟，嗣榮原公司於91年8 月28日因公司合併而消滅，而原告為榮原公司合併後存續之法人，並聲明承受訴訟，訴經本院以被告漏未就系爭專利申請專利範圍第1 項與異議證據比較是否具新穎性為由，於92年7 月3 日以91年度訴字第1579號判決將訴願決定及原處分均撤銷，責由被告另為適法之處分。參加人對該判決不服，向最高行政法院上訴，經該院於94年1月20日以94年度裁字第74號裁定駁回其上訴。被告重為審查期間，參加人復分別於95年8 月21日及95年9 月6 日提出系爭專利申請專利範圍修正本，嗣經被告審查，認95年9 月6日修正本未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合90年10月24日修正公布之專利法第102 條之1 第3 項第
1 款之規定，准予修正，並依該修正本之內容審查，於95年
11 月9日以（95）智專三（二）04099 字第09520937490 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。
原告不服，提起訴願，經經濟部96年7 月5 日經訴字第0960
60 70230號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：⑴參加人95年9 月6 日所提之修正是否有實質變更？⑵被告准予修正未通知原告陳述意見，是否適法？⑶引證案可否證明系爭專利不具新穎性？㈠原告主張：
⒈系爭專利之申請專利範圍修正本已變更實質：
⑴專利法規定：
①按90年10月24日修正公布之專利法第102 條之1 第3
項第1 款規定：「依第1 項第3 款所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一者始得為之：一、申請專利範圍過廣。…」。
②次按，關於「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」
，西元2004年版專利審查基準2.4 規定：「當說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍。…。以下所列舉之更正情況，其更正結果導致實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍：（16）變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序。
」（參本院卷第24頁）。
⑵被告認定事實錯誤：
①查系爭專利原核准公告之申請專利範圍共有3 項，其
中第1 項為獨立項，第2 、3 項各為第1 項（獨立項）之附屬項。而參加人於95年9 月6 日所提修正申請專利範圍，係將原核准公告之申請專利範圍第3 項併入於第1 項（獨立項）中，並將原核准公告之申請專利範圍第2 項，附屬於修正後之申請專利範圍第1 項。
②承上，前開修正後之申請專利範圍第1 項固為申請專
利範圍之縮減，惟修正後之申請專利範圍第2 項，其原依附於第1 項（獨立項）之技術特徵結合關係已有改變。蓋修正後申請專利範圍第2 項既包含原核准公告之申請專利範圍第3 項之技術特徵，而此即與原核准公告之申請專利範圍第2 項技術特徵結合關係不符。
③換言之，上開修正後申請專利範圍第2 項仍依附在其
申請專利範圍第1 項（獨立項），既該修正後申請專利範圍第1 項已增加「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」技術特徵，而修正後之申請專利範圍第2 項，其原依附於第1 項（獨立項）之技術特徵並未包括該「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」技術特徵，惟修正後之申請專利範圍第2 項卻增加了該技術特徵。從而，該修正後之申請專利範圍第
2 項，已改變了原來技術特徵結合關係，導致實質變更申請專利範圍。
④又，系爭專利不論是原核准公告本或修正後之申請專
利範圍第1 項，均係利用「其特徵在於：…」等文字以區分習知技術與系爭專利之特徵。兩相比較，系爭專利原核准申請專利範圍第1 項之技術特徵在於：「定子組及電路板間設置感磁金屬片，感磁金屬片中間為套環部，套環部周緣延伸出對稱式之冠狀部，冠狀部周緣為弧形的感磁區段，感磁金屬片之套環部可供軸套穿設，且感磁金屬片之感磁區段位於風扇組之永久磁鐵下側，風扇組之永久磁鐵可與感磁金屬片之感磁區段相互吸引而下降，使得風扇組之軸座可抵靠於滾珠軸承上，以排除心軸樞設之間隙。」；而系爭專利於95年9 月6 日所提申請專利範圍修正本，則將上述技術特徵列為習知技術，並將其特徵修正為：「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」。由上述比較可知，前開技術特徵之改變已與說明書當初所載之創作目的及創作功效並不相符，而屬變更實質。
⑤復查，系爭專利之創作標的為「具磁性定位風扇組之
散熱器結構」，顧名思義，系爭專利之技術特徵應在於該整個散熱器結構才對。今系爭專利修正後申請專利範圍第1 項之技術特徵僅在於：「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」，而該技術特徵之「感磁金屬片形成鏤空部」，事實上僅為一種形狀之描述，與系爭專利之創作名稱為「散熱器結構」並不相符，從而系爭專利之修正本申請專利範圍當已變更實質。
⑥西元2004年版專利審查基準3.3.1.2 節對「附屬項」
之說明為：附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵（專利法施行法第18條第3 項後段），並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。因此，系爭案修正本申請專利範圍第2 項已包括公告本申請專利範圍第1 至3 項之全部技術特徵，故該修正本申請專利範圍第2 項已變更實質無庸置疑。
⑦綜上，由前開專利法第102 條之1 第3 項第1 款之規
定，以及「專利審查基準」第2-6-68、第2-6-70頁（16）點所示之「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」標準以觀，因系爭專利修正本申請專利範圍第2 項已包括公告本申請專利範圍第1 至3 項之全部技術特徵，該修正已變更申請專利範圍之實質而於法不合，則訴願決定理由認定：「第2 項申請專利範圍內容不變」，應與事實有違，且違反「經驗法則」與「論理法則」。
⒉被告未予原告對系爭專利修正本陳述意見之機會，違反行政程序法第102 條及105 條：
⑴專利案件審查應有行政程序法規定之適用：
①按行政程序法係規範行政機關行政行為之「基本法」
，除法律另有規定外，行政機關為行政行為時，應依行政程序法之規定辦理（行政程序法第3 條第1 項參照）。
②針對專利案件之審查，雖因涉及高度專業判斷，另有
以專利法規範者，惟行政程序法之立法目的，既在「確保依法行政、落實民主參與」（行政程序法第1 條第1 項），則針對專利法所未予規範之部分，行政機關之行政行為仍應有行政程序法相關規定之適用，合先敘明。
⑵被告之審定違反行政程序法第102條、105條規定：
①按行政程序法第102 條、第105 條第2 項明示，行政
程序之相對人或利害關係人應受「廣義聽證權」之保障，其分別規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，應給予該處分相對人陳述意見之機會」；「利害關係人亦得提出陳述書，為事實上及法律上陳述」。換言之，行政機關於作成行政決定前，應賦予行政程序相對人或利害關係人為意見陳述之機會，俾以遵守民主參與之正當程序，進而提升行政決定之實質正確性。
②查本件新型專利異議案，自參加人於95年9 月6 日提
出系爭專利申請範圍修正，迄被告作成原處分，原告未曾接獲被告所為任何通知，致無從於審定前就該修正內容為反對意見之表示。今被告逕依該修正本內容作成「異議不成立」之處分，已違反行政程序法第10
2 條、第105 條第2 項規定而應予以撤銷。③縱謂「本件異議案已歷經訴願、行政訴訟等程序，當
事人當已完整陳述相關意見」云云，然查，原處分及訴願決定既經臺北高等行政法院91年訴字第1579號判決予以撤銷，並發回被告重新審理，則程序上當已回復至未經異議審查之狀態。又因參加人已提出系爭專利之申請專利範圍修正本，並經被告核採為審查標的，則本件異議案之標的確已發生變更，依法自應賦予有利害關係之原告就修正後之內容有表示意見之機會，今被告竟漠視對原告應有之程序保障，原告豈能甘服？⑶訴願決定適用法律違誤：
①訴願決定理由謂：「同法第136 條明定『本法中華民
國92年1 月3 日修正施行前，已提出之異議案，適用修正前之規定』，是本件新型專利異議案應適用修正施行前即90年10月24日修正公布之專利法有關異議規定審查，而前揭專利法及專利審查基準並無規定專利專責機關應將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人。」惟查，「異議」與「修正申請專利範圍」乃分屬不同之專利審查程序，專利法上亦分別有獨立規定，不可混為一談。今原告所指摘者並非「異議」程序之違法，而係「修正申請專利範圍」審查程序之違法，則訴願決定所謂「已提出之異議案應適用修正施行前之規定」云云，恐有答非所問之違誤。
②按中央法規標準法第18條本文規定：「各機關受民聲
請許可案件適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以准許之法規有變更者，適用新法規。」揭示「程序從新」之法律適用基本原則。查系爭專利所涉及者，乃關於「應否准許系爭案所提申請專利範圍修正本」，以及「應否將准予修正申請專利範圍之情事通知異議人」等程序問題，依前揭「程序從新」之法理，以及中央法規標準法第18條本文之規定，自應適用新法規，特此陳明。③查西元2006年版專利審查基準已具體落實前揭行政程
序法相關規定，其明白規範專利審查機關如准予更正專利申請範圍時，應即依職權通知處分相對人就更正內容表示意見，其中第5-1-2 頁第2 段規定：「…現行專利法係行政院核定自93年7 月1 日施行，於施行前已提出之異議案，適用專利法修正施行前之規定。又對於93年7 月1 日之前已審定公告之專利申請案，仍得於修正施行後，依專利法修正施行前之規定提起異議，適用89年7 月10日發布之「第9 章異議、舉發及依職權審查基準」及89年11月30日修正發布之第9章第2 節三、（二）及第4 節一、5.之內容」。次按，現行專利法固無新型專利異議程序之規定，惟查，前揭專利審查基準第5-1-46頁（6.2 ）第3 段規定：
「專利權人於行政救濟階段提出說明書或圖式（或圖說）更正本者，於撤銷原處分後重為審查時，應依本章4.3 『更正』為之」；第5-1-15頁（4.3 ）第3 段復規定：「若於舉發案審查中，不論係依申請或職權通知更正，應先審查是否准予更正。……；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見，舉發人屆期未表示意見者，得依更正本逕行審查」。上開規定雖係規範現行專利法之舉發程序，惟基於同一法理，亦應可適用於修正前之新型專利異議程序。是被告無論係適用修正前專利法第41條第2 項抑或現行專利法第107 條第1 項規定，就當事人逾期（包含於行政救濟階段中或撤銷原處分後）所提出之修正或更正，被告均應主動踐行送請原告答辯之程序。
④上揭審查基準雖係規範「舉發中之專利更正申請案」
，惟既「異議」與「舉發」皆屬確定專利權權利內容之公眾審查制度，則二者於本質上並無不同，依保障利害關係人程序參與權之相同法理，就「異議中之專利更正申請案」自應為相同之解釋。況行政程序法既被定位為行政行為之「基本法」，則相關行政程序至少應符合行政程序法之最低程度要求，是被告自應將准予修正申請專利範圍之情事通知原告，俾其有於作成異議審定前為反對表示之機會。
⑷系爭專利於重為審定之異議程序中，既經准予更正專利
申請範圍，參酌前揭專利審查基準之規範意旨，並依行政程序法第102 條、105 條之規定，應即通知原告於限期內為意見陳述。今被告未就該更正事項通知原告，即逕以更正後之內容為審查標的，其審定程序之違誤已彰彰甚明。
⒊系爭專利不具新穎性，有違核准時專利法第98條第1 項第
2 款規定：⑴新穎性之判斷標準：
按新穎性之審查，應以每一請求項中所載之創作為對象，而就界定該創作之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。請求項中所載之創作與引證文件中所載之先前技術，如其差異僅在於文字的記載形式，但實質上並無差異；或差異僅在於部分相對應的技術特徵，而該創作所屬技術領中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含申請專利之創作中相對應的技術特徵者，即不具新穎性。（西元2004年版專利審查基準第2-3-6 頁，本院卷第27頁）。
⑵被告於異議審定理由第㈣點中，謂：「引證案未揭露系
爭案申請專利範圍第1 項中『感磁金屬片冠狀部周緣為弧形的感磁區段』搭配『感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部』之整體技術特徵，二者結構不相同，因此引證案不足以證明系爭案第1 項不具新穎性，而附屬項（第2 項）為獨立項條件之限制或附加，其特徵應包括獨立項所述之全部特徵，在系爭案獨立項特徵並未為前開引證所揭示下，因而系爭案附屬項仍具新穎性。」⑶系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性：
①由系爭專利之創作說明可知，系爭專利「係一種具磁
性定位風扇組之散熱器結構，尤指一種在定子組與電路板間設置感磁金屬片之結構設計，其可與風扇組中所設置的永久磁鐵相互吸引，而令風扇組可藉此下降，以消除風扇組之心軸樞設於軸套之間隙，使得風扇組的旋轉，可達到更為平穩順暢之實用功效。」（系爭專利說明書第3 頁第1 行以下）。
②又，系爭專利之創作目的及功效在於：「藉此設計，
而可以風扇組之永久磁鐵與感磁金屬片之感磁區段相互吸引，使得風扇組得以下降，且軸座可抵靠於滾珠軸承上，而能排除心軸樞設於定子組軸套之間隙，因此，可避免風扇組旋轉時之浮動，且讓風扇組之旋轉，能達到更為平穩順暢之功效，且能有效的延長散熱器之使用壽命，而誠為一種極具實用性及進步性之優異創作。」（系爭專利說明書第5 頁第13行以下）。
③由前揭系爭專利說明書之內容以觀，可認系爭專利係
以「風扇組之永久磁鐵與感磁金屬片之感磁區段相互吸引」為技術手段，始能使得該風扇組得以下降。今系爭專利已修正申請專利範圍，其技術特徵由「感磁金屬片」變更為「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」，從而將使得感磁金屬片與風扇組之永久磁鐵之相互吸磁面積減少。就系爭專利之創作目的與功效而言，磁性吸力降低，反而不利於達到「令風扇組得以下降、且軸座可抵靠於滾珠軸承上，而能排除心軸設於定子組軸套之間隙」的創作目的，且亦難以達成「避免風扇組旋轉時之浮動，及讓風扇組之旋轉，能達到更為平穩順暢」之創作功效。
④次查，系爭專利修正後申請專利範圍第1 項之技術特
徵僅在於該「感磁金屬片具鏤空部」之形狀，此與原告所提異議證據（88年3 月11日申請，90年2 月21日審定公告之第00000000號「無刷直流馬達構造」新型專利案，下稱引證案）之平衡片相較，僅有該「鏤空部」之形狀上差異，就系爭專利說明書所載之創作目的與其功效而言，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者，能直接且無歧異可得知之相對應技術特徵。又，系爭專利將「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」，亦同係以感磁金屬片與風扇組之永久磁鐵作相互吸磁，故與引證案「平衡片與轉子永久磁鐵相吸」之技術內容相同。依上揭新穎性之判斷基準可知，系爭專利修正後申請專利範圍第1 項之技術特徵與引證案相較，實質上仍屬同一，故系爭專利不具新穎性。
⑷系爭專利申請專利範圍第2 項不具新穎性：
①系爭專利修正後申請專利範圍第2 項係附屬於第1 項
（獨立項）之附屬項，該附屬項之技術內容本應與獨立項之技術內容一併考量，因系爭專利申請專利範圍第1 項之技術內容不具新穎性已如前述，故以下僅就該申請專利範圍第2 項之技術內容加以論述。
②系爭專利修正後申請專利範圍第2 項之技術內容為：
「如申請專利範圍第1 項所述之具磁性定位風扇組之散熱器結構，其中，感磁金屬片與定子組間設置絕緣片，絕緣片之外圍圈徑小於感磁金屬片之感磁區段的內緣圈徑」。
③關於系爭專利修正後申請專利範圍第2 項所設置之絕
緣片23之作用為何？遍查系爭專利之專利說明書並未加以說明，且就系爭專利修正後申請專利範圍第1 項之「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」之技術特徵、創作目的以及功效而言，該絕緣片23之設置並無實質上之意義，而申請專利範圍第2 項所載技術內容僅為對其構件之細部描述，故申請專利範圍第
2 項亦不具新穎性。⒋綜上所述，系爭專利之修正申請專利範圍已變更實質，為
法所不允，且被告對系爭專利修正後內容並未予原告陳述意見之機會，所作處分具有程序違法之瑕疵，另該修正後申請專利範圍亦不具新穎性，被告所作異議不成立之處分，顯已違反核准時專利法第98條第1 項第2 款規定。
㈡被告主張：
⒈起訴理由壹一主要說明變更申請案實質之法律依據，參考
西元2004年版之專利審查基準2.4 規定之內容，起訴理由壹二㈠至㈦稱系爭專利將原第3 項併入第1 項，惟修正後之申請專利範圍第2 項與原第2 項依附原申請專利範圍第
1 頁之結合關係已有改變，此即與原核准公告之申請專利範圍第2 項特徵不相符，又95年9 月6 日提出之系爭專利申請專利範圍修正本，將原申請專利範圍第3 項修正為技術特徵與原說明書之創作目的不符，以及該技術特徵與系爭專利發明名稱不相同，從而系爭專利之修正本申請專利範圍已變更實質云云。
⒉查參加人於95年9 月6 日提出修正系爭專利申請專利範圍
，係肇因於原告提起異議所為之修正，先行敘明。查原處分理由㈠「本異議案依專利法第136 條規定適用90年10月24日修正公布專利法規定審查…係將原申請專利範圍第3項併入第1 項中，與90年2 月11日之審定公告本比較，未變更實質，且該審定公告本確有申請專利範圍過廣之情事，修正本符合90年10月24日修正公布專利法第102 條之1第3 項第1 款之規定准予修正」已清楚指明法律依據，又原告於91年4 月29日提出行政訴訟起訴狀附件1 係採用87年12月專利審查基準第2-2-11頁，卻於95年12月11日針對重為處分之審定提出訴願理由書係採用西元2004年版之專利審查基準，原告前後主張顯然矛盾，更能再一次佐證原處分並未違誤。按專利審查基準第4 章「說明書及圖式之補充修正、更正」第3 節「審定公告後之補充修正、更正」記載有「…因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：（一）不屬於核准專利之說明書或圖式所揭示的範圍其判斷方式，可參照第11頁至第13頁審定公告前實質變更之原則。例如：將核准專利之說明書（包括申請專利範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出核准專利之說明書或圖式所記載之範圍者，即構成實質變更，不允許得補充修正、更正之。…」，先行指明。95年9 月6 日系爭專利申請專利範圍修正本係將原第3 項併入原第1 項中，形成新的第1 項，查前開系爭專利修正本均非屬專利審查基準第4 章第3 節所載之實質變更的樣態（即「將核准專利之說明書《包括申請專利範圍》或圖式以外的事項以補充修正、更正方式而成為申請專利範圍以內的事項」或「在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出核准專利之說明書或圖式所記載之範圍者」），系爭專利將附屬項進一步限縮於所依附的獨立項而形成細部限縮，核屬縮減請求項之範圍，難稱變更實質甚明。其次95年9 月6 日提出之系爭專利申請專利範圍修正本所欲達成功效仍舊為說明書第9 頁第3 行「…冠狀部中形成鏤空部…以消除心軸樞設於軸套之間隙…穩定順暢旋轉…減少功率損耗…」甚明，訴稱與原說明書之創作目的不符顯失客觀，起訴理由不足採。
⒊起訴理由貳一至四主要稱系爭專利將原申請專利範圍第3
項併入第1 項，原告無從就修內容提出反對意見之表示，其處分已違反行政程序法第102 條「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定」與第105 條「行政處分之相對人依前條規定提出之陳述書，應為事實上及法律上陳述。利害關係人亦得提出陳述書，為事實上及法律上陳述，但應釋明其利害關係之所在。不於期間內提出陳述書者，視為放棄陳述之機會。
」之規定，其次原告稱訴願決定書「本件為新型專利異議案，訴願人於90年4 月24日提起異議，而現行專利法雖已刪除異議制度，惟同法第136 條明定『本法中華民國92年
1 月3 日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定』，是本件新型專利異議案應適用修正施行前即90年10月24日修正公布之專利法有關異議規定審查，而前揭專利法及專利審查基準並無規定專利專責機關應將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人。因此原處分機關於審查實務上未將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人」。又原告訴稱依中央標準法第18條與西元2006年版之專利審查基準第5 篇舉發及依職權審查第5-1-15頁之內容「舉發案審查中…；若准予更正，則應通知繫屬審查中各舉發案之舉發人，限期就更正內容表示意見」，上述雖規範舉發中之專利更正申請案，惟異議與舉發皆屬確定專利權權利內容之公眾審查，二者本質並無不同，就異議中之專利更正申請案自應相同為現行專利審查基準之解釋，訴願決定適用法律違誤云云。
⒋查異議理由書第4 頁第3 行「系爭案申請專利範圍第1 項
不具新穎性」，以及第9 頁第10行「系爭案申請專利範圍第3 項…，係不具新穎性」，顯然「系爭案將原申請專利範圍第3 項併入第1 項」並無造成「異議人主張之對象不同」之情事，並且並無造成限制或剝奪原告於異議主張時之「權力」有任何改變，難稱原處分違反行政程序法第10
2 條、第105 條第2 項規定。次查訴願決定第6 頁倒數第
7 行至第7 頁第3 行載「次查，本件為新型專利異議案，訴願人於90年4 月24日提起異議，而現行專利法雖已刪除異議制度，惟同法第136 條明定『本法中華民國92年1 月
3 日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定』，是本件新型專利異議案應適用修正施行前即90年10月24日修正公布之專利法有關異議規定審查，而前揭專利法及專利審查基準並無規定專利專責機關應將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人。因此原處分機關於審查實務上未將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人，尚難認於法有違」，業已針對本件異議案法律依據載述甚明，原告稱異議中之專利更正申請案自應相同為現行專利審查基準之解釋及訴願決定適用法律違誤，實不足採信。
⒌起訴願理由參主要稱系爭專利修正後申請專利範圍第1 、
2 項不具新穎性。查原處分理由4 載述甚詳，不再贅述。㈢參加人主張：與被告相同。
理 由
一、本件起訴時被告之代表人原為蔡練生，嗣變更為王美花，經其聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為系爭專利核准審定時專利法第97條及第98條第1 項前段所規定。又「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，不得依法申請取得新型專利，復為同法第98條第1 項第2 款所明定。而對於公告中之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定提起異議者，依法得自公告之日起3 個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，並由專利專責機關依其所舉證據及異議理由進行審查，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
三、參加人協禧電機股份有限公司前於88年3 月15日以「具磁性定位風扇組之散熱器結構」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭專利）。公告期間，榮原科技股份有限公司（下稱榮原公司）以系爭專利違反核准審定時專利法第98條第1 項第2 款規定，不符新型專利要件，對之提起異議。案經被告審查，認異議證據不足以證明系爭專利不具新穎性，於90年11月19日以（90）智專三（二）02022 字第09089002242 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。榮原公司不服，訴經經濟部於91年3 月29日以經訴字第09106106710 號訴願決定書駁回其訴願。榮原公司不服，向本院提起行政訴訟，嗣榮原公司於91年8 月28日因公司合併而消滅，而原告為榮原公司合併後存續之法人，並聲明承受訴訟，訴經本院以被告漏未就系爭專利申請專利範圍第1 項與異議證據比較是否具新穎性為由，於92年7 月3 日以91年度訴字第1579號判決將訴願決定及原處分均撤銷，責由被告另為適法之處分。參加人對該判決不服，向最高行政法院上訴，經該院於94年1 月20日以94年度裁字第74號裁定駁回其上訴。被告重為審查期間，參加人復分別於95年8 月21日及95年9 月6 日提出系爭專利申請專利範圍修正本，嗣經被告審查，認95年9 月6 日修正本未變更實質內容，且為申請專利範圍過廣之修正，符合90年10月
24 日 修正公布之專利法第102 條之1 第3 項第1 款之規定，准予修正，並依該修正本之內容審查，於95年11月9 日以（95 ） 智專三（二）04099 字第09520937490 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
⑴參加人95年9 月6 日所提之修正是否有實質變更？⑵被告准予修正未通知原告陳述意見，是否適法？⑶引證案可否證明系爭專利不具新穎性？
四、關於⑴參加人95年9 月6 日所提之修正是否有實質變更部分：
㈠按專利審查基準第4 章「說明書及圖式之補充修正、更正」
第3 節「審定公告後之補充修正、更正」記載有「…因此，當補充修正、更正之事項，有下列之情事之一者，即構成實質變更：（一）不屬於核准專利之說明書或圖式所揭示的範圍其判斷方式，可參照第11頁至第13頁審定公告前實質變更之原則。例如：將核准專利之說明書（包括申請專利範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出核准專利之說明書或圖式所記載之範圍者，即構成實質變更，不允許得補充修正、更正之。…」㈡本件參加人95年9 月6 日所提系爭專利申請專利範圍修正本
係將原第3 項併入原第1 項中，形成新的第1 項，查前開系爭專利修正本均非屬專利審查基準第4 章第3 節所載之實質變更的樣態（即「將核准專利之說明書《包括申請專利範圍》或圖式以外的事項以補充修正、更正方式而成為申請專利範圍以內的事項」或「在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內容，致超出核准專利之說明書或圖式所記載之範圍者」），系爭專利將附屬項進一步限縮於所依附的獨立項而形成細部限縮，核屬縮減請求項之範圍，且該申請專利範圍修正本第1 項所界定之前開技術特徵為原核准公告申請專利範圍第3 項附屬項之既有技術內容，並非在原核准專利之申請專利範圍中增加新的技術內容。
㈢其次95年9 月6 日提出之系爭專利申請專利範圍修正本所欲
達成功效，與說明書第9 頁第3 行所載之「…冠狀部中形成鏤空部…以消除心軸樞設於軸套之間隙…穩定順暢旋轉…減少功率損耗…」相同，是原告稱修正本與原說明書之創作目的不符，顯屬誤解。
㈣故該修正本並未變更實質，符合90年10月24日修正公布之專
利法第102 條之1 第3 項第1 款之規定，被告准予修正，尚無不合。原告稱該申請專利範圍修正本已變更實質，應不准修正云云，核不足採。
五、關於⑵被告准予修正未通知原告陳述意見，是否適法部分：㈠原告稱：系爭專利因參加人前開修正本，經被告審查後准予
修正，修正後之權利範圍已變動，此關乎原告之權益，自應於異議審定前，給予原告陳述意見之機會，始符合行政程序法第102 條及第105 條之規定，然被告於異議審定前，並未通知原告就該修正本表示意見，逕為異議不成立之處分，自屬違法云云。
㈡惟查：
⒈本件為新型專利異議案，原告於90年4 月24日提起異議，
而現行專利法雖已刪除異議制度，惟同法第136 條明定「本法中華民國92年1 月3 日修正施行前，已提出之異議案，適用修正施行前之規定」，是本件新型專利異議案應適用修正施行前即90年10月24日修正公布之專利法有關異議規定審查，而前揭專利法及專利審查基準並無規定專利專責機關應將准予被異議人修正申請專利範圍之情事通知異議人。因此被告於審查實務上未將准予參加人修正申請專利範圍之情事通知原告，尚難認於法有違。
⒉要之，本件被告以系爭專利95年9 月6 日申請專利範圍修
正本與90年2 月11日審定公告本相較，並未變更實質，且為申請專利範圍過廣之修正，符合90年10月24日修正公布之專利法第102 條之1 第3 項第1 款規定，於作成處分前雖未將已准予參加人（即被異議人）修正系爭專利申請專利範圍之情事通知原告（即異議人），尚難謂被告有違反專利法或行政程序法之情事，原告置詞指摘，亦不足採。
六、關於⑶引證案可否證明系爭專利不具新穎性部分：㈠本件系爭「具磁性定位風扇組之散熱器結構」新型專利申請
案，該散熱器係由風扇組、定子組及外殼體所構成；風扇組之扇葉殼體內緣設置馬達殼及永久磁鐵，底端之軸座中設置心軸，定子組元件包括上積磁軛片、下積磁軛片，並於其中夾設線圈，而可由軸套穿設一體，外殼體之底板上設置電路板，電路板位於定子組元件底端，而當軸套穿設定子組元件後，可同時穿過電路板之中孔及底板，將定子組元件固結於外殼體中；又風扇組之軸座中所設置的心軸，心軸穿入軸套中，並於心軸末端設置扣環加以樞設，定子組及電路板間設置感磁金屬片，感磁金屬片中間為套環部，套環部周緣延伸出對稱式之冠狀部，冠狀部周緣為弧形的感磁區段，感磁金屬片之套環部可供軸套穿設，且感磁金屬片之感磁區段位於風扇組之永久磁鐵下側，風扇組之永久磁鐵可與感磁金屬片之感磁區段相互吸引而下降，使得風扇組之軸座可抵靠於滾珠軸承上，以排除心軸樞設之間隙，其特徵在於該感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部。原告所提異議證據為88年3 月11日申請，90年2 月21日審定公告之第00000000號「無刷直流馬達構造」新型專利案（即引證案）。
㈡查，引證案並未揭露如系爭專利修正後申請專利範圍第1 項
所述「感磁金屬片冠狀部周緣為弧形的感磁區段」搭配「感磁金屬片之對稱式的冠狀部中形成鏤空部」之整體技術特徵，且兩案之結構亦不相同，自非屬相同之新型，故引證案不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性；又系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項為申請專利範圍第1 項獨立項條件之限制或附加，其特徵包括申請專利範圍第1 項獨立項所述之全部特徵，而引證案並未揭露如系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項之技術特徵，已如前述，故引證案亦無法證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具新穎性，自難謂系爭專利有違反核准審定時專利法第98條第1 項第2 款之規定。
七、綜上，原告所述為不可採。從而，被告所為「異議不成立」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 3 月 19 日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 畢 乃 俊法 官 陳 金 圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 3 月 19 日
書記官 陳 可 欣