臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00299號原 告 日商．阿慕羅思股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師黃闡億 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
參 加 人 佳慧化學工業有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 丙○○ 律師（兼送達代收人）上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國95年11月22日經訴字第09506183560 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：訴外人達康化學製藥工業有限公司（下稱達康公司）前於民國（下同）66年5 月21日以「黑彩（墨色）」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第27條第2 類之「各種染髮劑、染料、顏料及其他應屬本類之一切商品」，向中央標準局（88年1 月26日改制為智慧財產局即被告）申請註冊，經核准列為註冊第93428 號商標，旋於73年2 月29日申准變更註冊人名稱為萬能化學製葯工業有限公司（下稱萬能公司），復於74年2 月1 日申准移轉註冊予慧聰貿易有限公司，再於74年10月16日申准移轉註冊予參加人，並先後於76年6 月13日及86年10月6 日兩次申請延展註冊，指定使用於染髮劑商品，經核准延展註冊在案。嗣原告於89年8 月28日以系爭商標有違延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，對之申請評定。適現行商標法於92年11月28日修正施行，依該法第91條第1 項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。原告復於93年3月12日提出補充理由書，主張系爭商標亦有違現行商標法第23條第1 項第12、14款之規定。經被告審查，認系爭商標應無違反延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定，以95年3 月9 日中台評字第890323號商標評定書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉請求命被告評定系爭商標之延展註冊為無效之處分。
⒊訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
㈢參加人聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第27條所定商品及服務分類表第2 類之商品，是否該當註冊時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款、第14款之規定，而應撤銷註冊？㈠原告主張之理由：
⒈按商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定
之程序適用評決時之規定，為本件申請評定當時商標法施行細則（即88 年9月15日修正發布之商標法施行細則）第40條第2 款所規定。又商標專用權屆滿後之延展註冊，性質上乃係更新註冊，所適用之法律，乃延展註冊時之法律，是延展註冊評定所適用之法律為延展註冊時之法律，復經行政院台67經字第10244 號函釋在案。系爭商標係於86年12月1 日第2 次獲准延展註冊，是其商標之評定所應適用之修正施行前規定，應為82年12月22日修正公布之商標法。又系爭商標所涉之82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款規定，相當於現行商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，本件評定事由於本法修正施行前後，均規定為違法事由。再者，依82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依83年7 月15日修正發布之商標法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。
⒉被告及經濟部以黃乙○○已取得原告前手堀井藥品工業株
式會社（下稱崛井會社）授權在我國以自己名義申請註冊系爭商標之權，其與原告前手間存在商標信託登記之契約關係，認為黃乙○○為參加人之代表人，其以參加人名義在86年10月6 日申請延展註冊並無襲用原告「黑彩」商標（下稱據爭商標，如附圖2 所示）之意圖為由，分別為申請不成立之處分及訴願駁回之決定，惟原告主張參加人及黃乙○○在86年10月6 日申請延展註冊當時，與原告前手間並無商標信託登記之契約關係存在，參加人於86年10月
6 日申請延展註冊系爭商標，有襲用原告據爭商標之意圖。因此，如認為只要參加人代表人黃乙○○與原告前手間有商標信託登記之契約關係，參加人即得合法申請延展註冊系爭商標，則本案爭點應為「黃乙○○在86年10月6 日申請延展註冊當時與原告前手間有無商標信託登記之契約關係」。
⒊於86年10月6 日系爭商標申請延展註冊前，62年5 月7 日
達康公司與原告前手間之契約書及62年4 月2 日達康公司與黃乙○○簽立之「覺書」早已失效：64年4 月1 日達康公司已簽立「承認書」，表示62年5 月7 日所簽訂之契約之所有權利義務轉讓於堀井化工廠，其與原告前手之契約關係於64 年4月15日消滅。又62年4 月2 日達康公司與黃乙○○簽立表示「原告前手如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於原告前手名下」之「覺書」亦因63年10月31日達康公司（當時代表人為黃乙○○）簽立「覺書」，表示同意即日將商標所有權移轉予原告前手，而失其拘束力。原處分及訴願決定竟引用早已失效之62年5 月
7 日達康公司與原告前手間之製造販賣委託契約書及達康公司與黃乙○○於62年4 月2 日簽立之「覺書」為證據，認定86年10 月6日系爭商標申請延展註冊時之法律關係，原處分及訴願決定顯有錯誤引用證據之違誤。
⒋原處分及訴願決定將不同法人格之參加人與達康公司、堀
井化工廠黃乙○○等混為一談，其判斷事實有違論理法則：系爭商標之註冊人為參加人，判斷有無違反系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款「襲用他人之商標」之情形者為參加人。惟原處分及訴願決定竟引用62年5月7日達康公司與原告前手簽訂之製造販賣委託契約書及達康公司與黃乙○○於62年4月2日簽立之「覺書」為證據，認定參加人代表人既為黃乙○○，而黃乙○○既已取得原告前手授權在中華民國內註冊之權，則參加人於87年間申請延展註冊系爭商標應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形云云。縱使參加人、達康公司、堀井化工廠均由黃桂昌、黃乙○○夫婦經營，惟於法律上參加人仍屬獨立於達康公司、堀井化工廠黃乙○○外之公司法人，曾與原告前手簽訂契約書者為達康公司及堀井化工廠黃乙○○，參加人並非契約當事人，其與原告前手間並無任何契約關係存在。退萬步言之，縱認於契約書中原告前手同意達康公司及堀井化工廠黃乙○○以自己名義申請註冊系爭商標，惟達康公司及堀井化工廠黃乙○○應依約以達康公司或堀井化工廠黃乙○○名義註冊系爭商標，而不得使非契約當事人之參加人取得系爭商標專用權，非契約當事人之參加人取得系爭商標專用權已違背雙方契約意旨，參加人未得原告或原告前手同意，於86年間申請延展註冊系爭商標，自屬襲用原告商標。
⒌達康公司與原告前手間簽訂之契約書早已失效，雙方最後
一次簽訂之契約書為64年4 月15日堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽訂之契約書，探究雙方法律關係的焦點應在該份契約書，因此，該契約書中是否確實記載原告前手授權黃乙○○以其擔任代表人的公司註冊系爭商標？及如確實授權黃乙○○得以其擔任代表人的公司註冊系爭商標，則在86年10月6 日系爭商標申請延展時，雙方間授權註冊關係（或稱商標信託登記關係）是否仍然存在？應為探究本案爭點的問題核心。
①堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽訂之契約書中明定商標
註冊權由原告前手保有，黃乙○○不得使非契約當事人之參加人註冊系爭商標：依64年4 月15日堀井化工廠黃乙○○與原告前手簽立之契約書第6 條約定，明白表示由原告前手保有商標註冊權，而僅授權黃乙○○使用商標，是依該約定黃乙○○申請商標註冊時，應以原告前手為商標所有人，非如原處分所稱「原告前手容許達康公司或黃乙○○用自己名義以『黑彩』商標在中華民國申請商標註冊」。
②退步言之，既使認為依64年4 月15日堀井化工廠黃乙○○
與原告前手簽立之契約書約定，堀井化工廠黃乙○○得以自己名義申請註冊「黑彩」商標，惟參加人並非契約當事人，契約書中並未約定堀井化工廠黃乙○○得以第三人名義申請註冊「黑彩」商標，則黃乙○○使非契約當事人之參加人註冊取得「黑彩」商標，已逾越原告前手於簽訂契約當時所預見之結果，其已違背雙方契約約定，黃乙○○使非契約當事人之參加人註冊取得「黑彩」商標，應屬襲用原告前手創用之「黑彩」商標。
③再退萬步言之，既使認為依64年4 月15日堀井化工廠黃乙
○○與原告前手簽立之契約書約定，堀井化工廠黃乙○○得以其擔任代表人的公司名義，申請註冊系爭商標，惟由下述各項情形，足以斷定在86年10月6 日系爭商標申請延展前，黃乙○○與原告前手間已無授權註冊關係（或稱商標信託登記關係）存在：
⑴依契約書第17條約定，堀井化工廠黃乙○○與原告前手間
64年4 月15日簽訂之契約書已於70年4 月15日失效：依堀井化工廠黃乙○○與原告前手於64年4 月15日簽訂之契約書第17條之約定：「中譯：本契約之有效期間為自簽約日起3 年。但未發生第16條所記載之情事時，本契約自動地再延長3 年。」是該契約縱使再延長3 年，其至遲應於簽約日（64年4 月15日）起6 年後，即70年4 月15日起失效。自該時點起，雙方已無任何契約關係存在。
⑵堀井化工廠黃乙○○於締約後，已受讓取得註冊第68618
號及第71352 號「黑彩」商標及「愛慕樂思及圖」、「堀井」商標等15件商標專用權，卻未辦理商標延展註冊：63年10月31日達康公司已簽立「覺書」，表示同意即日將包括「黑彩」商標的14件商標所有權移轉予原告前手，惟64年4 月1 日達康公司簽立「承認書」，表示其契約上之所有權利義務轉讓於堀井化工廠，其與原告前手之契約關係於64年4 月15日消滅，而堀井化工廠黃乙○○則在同日與原告前手簽定相同內容的契約書，達康公司遂將該14件商標所有權及註冊第71352 號「黑彩」商標專用權移轉予堀井化工廠黃乙○○，惟黃乙○○竟未辦理該15件商標之展延註冊，使得該15件商標陸續於73年及74年間因專用期限到期而失效。試想，如堀井化工廠黃乙○○在73年當時仍與原告前手間存在商標信託登記關係，則豈有未辦理展延註冊，使其受託註冊之商標因專用期限到期而失效之理？由此事實足以證明，至遲在73年當時雙方已無商標信託登記關係存在。
⑶原告前手於68年3 月31日已致函黃乙○○，要求移轉商標
專用權予原告前手，並要求修改契約，惟雙方並未修改契約：於64年4 月15日雙方最後一次簽訂契約書後，原告前手曾於68年3 月31日致函黃乙○○，要求黃乙○○於68年
4 月30日前將以黃乙○○名義註冊的15件商標（應指63年10月31日達康公司簽立的「覺書」上記載的14件商標及註冊第71352 號「黑彩」商標）移轉登記予原告前手，至遲於斯時起，原告前手已不同意黃乙○○再以自已名義註冊「黑彩」等商標。按所謂商標信託登記是指受託人為委託人之利益，以自己名義取得商標註冊登記。如委託人已向受託人要求移轉商標登記予委任人，即表示委託人已不許受託人再以自己名義保有受託登記之商標，則雙方間商標信託登記關係應已終止。惟訴願決定卻認為「該信函‧‧‧，並未涉及雙方契約之終止或變更，尚難謂雙方間之信託登記關係已經終止」云云，其見解顯然與商標信託登記之本質相違背。原告前手於該函中表示，在64年4 月15日雙方簽訂契約後，因原告前手的公司名稱及所在地已有變更，要求修改契約，惟嗣後並未見雙方重訂契約，顯見不久後雙方間有關化粧品製造、販賣的合作關係已經破裂，商標信託登記關係已經終止，否則理應重訂契約。
⑷堀井化工廠黃乙○○於70年5 月30日將註冊第68618 號「
黑彩」商標專用權移轉登記予久仁堂藥行王更如，顯見雙方契約關係在當時已經消滅：東方化學製藥有限公司（下稱東方公司）於62年12月4 日曾搶先申請註冊「黑彩」商標，並獲准註冊為第68618 號商標，後經原告前手出資日幣28 萬8千8 百元，以達康公司名義受讓該商標專用權（關於原告前手出資購買該商標，有63年10月31日達康公司簽立之「覺書」及收據影本可稽），後因達康公司將其與原告前手間簽訂之製造販賣委託契約所約定之所有權利義務轉讓予堀井化工廠黃乙○○，而於64年6 月2 日將註冊第68618 號「黑彩」商標移轉登記予堀井化工廠黃乙○○，至此雙方均嚴格遵守契約規定。且由64年9 月29日原告前手於中央日報刊登之警告啟事上記載「本公司榮譽出品曾呈奉經濟部中央標準局核准第68618 號註冊商標，依法取得商標專用權在案‧‧‧」觀之，註冊第68618 號「黑彩」商標在當時雖以堀井化工廠黃乙○○的名義註冊，惟原告前手視該商標為自己所有之商標，並以該商標已註冊在案，警告假冒製造廠商。堀井化工廠黃乙○○既依雙方間契約書約定受託登記為該商標所有人，自當妥善維護該商標，惟黃乙○○竟於70年5 月30日在未經原告前手同意下，將註冊第68618 號「黑彩」商標移轉登記予訴外人久仁堂藥行王更如，並在該商標73年9 月22日專用期限期滿時未申請延展註冊，使其失效，由此顯見雙方間合作關係在斯時已經破裂，在86年10月6 日系爭商標申請延展當時，原告前手與堀井化工廠黃乙○○不可能仍存有系爭商標信託登記之契約關係。
⑸由上述15件商標確實在原告前手與堀井化工廠黃乙○○於
64年4 月15日簽訂契約書後，隨即轉讓予堀井化工廠黃乙○○可知，雙方在當時確實嚴格遵守契約約定，信託登記之標的確僅為該15件商標。如原告前手確曾同意堀井化工廠黃乙○○另行申請註冊系爭商標，則黃乙○○自應如先前一貫遵守契約，以契約當事人堀井化工廠黃乙○○名義申請註冊「黑彩」商標，殊無先由當時已與原告前手間無契約關係之達康公司申請註冊（達康公司於66年5 月21日申請註冊本件系爭商標），而後移轉註冊登記予慧聰貿易有限公司，再移轉登記予參加人之理。
⒍系爭商標違反82年12月22日修正公布之商標法第37條第1
項第7 款規定：參加人在86年10月6 日系爭商標申請延展註冊當時，與原告前手間並無所謂商標信託契約關係存在，縱使雙方曾有商標信託契約關係，其標的亦僅限於63年
10 月31 日達康公司簽立的「覺書」上記載的14件商標及註冊第71352 號「黑彩」商標，且雙方間商標信託契約關係早已消滅，參加人代表人黃乙○○明知「黑彩」商標為原告前手首創之商標，仍出於不公平競爭之目的，抄襲他人已使用之商標而有致公眾誤認其所表彰之信譽及商品品質，應有82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第
7 款規定之適用。⒎系爭商標違反現行商標法第23條第1 項第14款之規定：原
告前手於61年間即先使用據爭「黑彩」商標，嗣後並持續行銷及於多個國家註冊，乃原處分所肯認之事實，而參加人代表人黃乙○○曾於64年間以堀井化工廠名義與原告前手簽訂製造販賣委託契約書，除販賣原告前手所製造之各種化粧品外，並接受原告前手技術指導及進口原告前手所產製之原料，其因此而知悉原告前手首創之據爭商標。
⒏系爭商標違反現行商標法第23條第1項第12款之規定：
①據爭商標為著名商標：
⑴原告前手於61年間即首創使用據爭「黑彩」商標於染髮劑
等化粧品，且持續由原告前手及原告行銷「黑彩」商標染髮劑至臺灣、香港、大陸、東南亞等地，並於日本、馬來西亞、韓國、香港等地註冊商標，凡此有原告於評定階段檢送之營業報告書、新美容雜誌廣告、證明書、雜誌、產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄、廣告宣傳單、商標登錄書及拒絕查定謄本、讓渡證書、日本商標註冊文件、馬來西亞、韓國、香港註冊證書及外銷統計表、發票與進出口單據、臺灣代理商之聲明書以及日本、香港、中國大陸等亞洲地區廣告行銷資料等相關證據資料影本可稽。在臺灣地區除早期委由達康公司、堀井化工廠黃乙○○進口「黑彩」商標染髮劑至臺灣銷售外，且至興國際股份有限公司至89年為止已進口原告「黑彩」商標染髮產品近20年，在64年間原告前手並曾在中央日報刊登警告啟事，除警告假冒廠商外，並呼籲消費者認明原告前手產製之「黑彩」商標染髮劑，顯見在當時該「黑彩」染髮劑已相當受歡迎，於臺灣臺北地方法院檢察署95 年 度偵字第5652號、第5653號及第11246 號不起訴處分書中亦認定：「日本「黑彩」染髮劑已屬知名品牌，即今日巿面消費者甚至指定購買日本原裝進口者可見一斑，此亦有網路查詢資料在卷可佐，且為告訴人等與被告所不爭執。」⑵93年8 月9 日及同年9 月3 日在東森購物頻道，曾播放「
Beauty美體館」及「花Young 年華」節目推銷參加人產製之黑彩牌「美腿佳人空氣絲襪」商品，在節目中主持人、所謂「廠商代表Louis 」及預先錄製完成的廣告影帶之配音，均一再宣稱黑彩牌為「日本知名品牌」、「有50年歷史的知名品牌」，節目畫面下方並不斷出現「日本黑彩公司原裝進口」等字樣。事實上原告並未產製該項商品，該項商品為參加人自行產製，或委託他人產製再標上其於臺灣註冊之「黑彩」商標。由上述廣告節目中之陳述可知，我國消費者普遍認知「黑彩」商標所表彰者為原告公司所產製之產品及其產品品質，參加人及其經銷商惡意攀附原告據爭「黑彩」商標之知名度行銷其自行產製之商品，此有該二節目DVD 可證。
②參加人所產製的系爭商標染髮劑容器外觀設計非但與原告
產製之「黑彩」染髮劑極為相似，且大量使用日文說明使用方法及注意事項，而其說明文字排列方式又與原告產製之「黑彩」染髮劑極為近似，參加人顯然意圖使消費者誤認其產製之「黑彩」染髮劑來自原告，其實際使用系爭「黑彩」商標於染髮劑商品時，實有使消費者產生混淆誤認之虞。為此，原告並曾刊登廣告呼籲消費者認明日本「黑彩」染髮劑。
③綜合二造商標圖樣相同，又指定使用於同一之染髮劑商品
，且據爭「黑彩」商標具有極高知名度，參加人於其後始以相同之「黑彩」作為系爭商標圖樣申請延展註冊，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊，應有現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用。
⒐原告繼受崛井會社關於「黑彩」商標化粧品之營業：
①原告為堀井會社之關係企業，原名為大阪アモロス株式會
社，在昭和50年（民國64年）間堀井會社將原アモロス化粧品事業部獨立，並將大阪アモロス株式會社更名為アモロス株式會社，由アモロス株式會社即原告，繼受原屬堀井會社之アモロス化粧品事業部之業務，凡此有原告公司簡介、1974年堀井會社入社案內、1984年原告公司登記簿謄本、2003年原告公司履歷事項全部證明書、堀井株式會社及原告公司昭和50年間致客戶信函、商標權讓渡證書等影本可證。
②原告公司繼受原堀井會社アモロス化粧品事業部之業務後
，即積極行銷推廣「黑彩」牌噴霧染髮劑，除在日本長期持續刊登廣告外，並行銷至臺灣、中國、香港、泰國等地，此有日本美容新聞廣告及臺灣、中國、香港、泰國等地廣告、行銷資料等可證。
③關於據爭商標在日本之申請註冊，原由堀井會社於61年8
月25日提出申請，惟遭日本商標主管機關拒絕，於原告繼受堀井會社アモロス化粧品事業部之業務後，原告於73年12月26日結合公司名稱特取部分「アモロス」及黑彩之日文平假名讀音「アモロス」重新申請註冊「黑彩」商標，終獲准註冊在案，此有堀井會社昭和47年8 月25日「黑彩」商標註冊申請書、拒絕查定謄本、原告公司昭和59年12月26日「黑彩」商標註冊申請書、日本註冊第0000000 號「黑彩」商標註冊通知書等影本可證。
⒑原告前手堀井會社早於系爭商標申請註冊日前，即使用「黑彩」商標於染髮劑商品：
①堀井會社早於61年即首創使用「黑彩」商標於染髮劑商品
，並於同年8 月25日即在日本申請註冊「黑彩」商標於化粧品等商品，此有昭和47年11月1 日「美容アモロス」（中譯：美容新聞）第236 號之「黑彩」牌噴霧染髮劑廣告、堀井會社昭和47年4 月1 日至昭和48年3 月31日營業報告書、1972年10月廣告傳單、「アモロス」雜誌1972年冬季號封面及廣告及昭和47年8 月25日「黑彩」商標註冊申請書等影本可證。
②堀井會社曾於62年5 月起先後與達康公司、堀井化工廠黃
乙○○簽訂製造販賣委託契約書，約定由達康公司及堀井化工廠黃乙○○在中華民國境內製造及販賣堀井會社所製造之各種化粧品。堀井會社在當時曾透過達康公司及堀井化工廠黃乙○○在中華民國境內販售堀井會社所首創之「黑彩」牌噴霧染髮劑，此有製造販賣委託契約書4 份、1977年7 月11日堀井會社函覆高峰百貨批發股份有限公司信函及64年9 月29日中央日報敬告啟事等影本可證。③堀井會社早於系爭商標申請註冊日（66年5 月21日）前，
即使用「黑彩」商標於染髮劑商品，足堪認定。關於堀井會社於61年間即先使用「黑彩」商標之事實，並曾經註冊第325060號「黑彩」商標評定案之評定書、訴願決定書、本院及最高行政法院判決所肯認。
⒒商標法第37條第1項第14款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標：
①按商標法第37條第1 項第14款係86年4 月15日修正增訂者
，其立法理由係以申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商楊秩序須加以規範。是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6 條之7 第1 項及歐洲共同體商標規則第8 條第3 項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，此有本院93年度訴字第114 號判決見解可供參酌。
②退步言之，縱認商標法第37條第1 項第14款所稱「先使用
」之商標，僅限於國內先使用之商標，惟原告前手早於系爭商標申請註冊前，即於臺灣先使用「黑彩」商標。
⒓商標註冊與商標使用乃不同概念，商標是否獲准註冊與實
際上是否作為商標使用不可混為一談。申請商標註冊可能因不符商標法上所規定的商標註冊要件（如識別性要件等，請見商標法第23條第1 項規定）而未獲准註冊，惟實際上是否作為商標使用應視其實際使用情形判斷，與商標是否獲准註冊無關。由堀井會社於西元1972年8 月25日即在日本申請註冊「黑彩」商標於化粧品等商品之事實，足見其主觀上以「黑彩」作為商標使用於化粧品等商品，且該公司於64年9 月29日在中央日報刊登敬告啟事中，警告假冒製造廠商，並呼籲消費者「請認明日本『黑彩』」，亦足證明該公司以「黑彩」作為商標使用於染髮劑商品。此外，原告前手及原告所刊登之廣告中均以「黑彩」為品牌名稱稱呼其染髮劑商品，且在染髮劑商品包裝正面以極大字體標明「黑彩」字樣，均足以證明原告前手及原告以「黑彩」作為商標使用於染髮劑商品。
⒔參加人主張「黑彩」品牌乃參加人首創使用，復基於技術
移轉之關係，取得堀井會社商標授權，並將「黑彩」商標之研究成果與堀井分享。參加人於96年9月4日準備程序時則主張，達康公司自東方公司受讓取得註冊第68618 號「黑彩」商標，因疏忽未申請延展註冊而失去該商標專用權，嗣後「黑彩」商標被張錦珠搶註，參加人再與張錦珠協商取得「黑彩」商標，其「黑彩」商標專用權之取得與原告無關云云，惟：
①參加人既自認其「黑彩」商標專用權之取得與原告無關，
則原處分及訴願決定認定參加人與原告前手間存在商標信託登記關係，即與事實不符：參加人除於96年9 月4 日準備程序時主張其「黑彩」商標專用權之取得與原告無關外，其在對原告及智誠有限公司提起的商標侵害民事訴訟中亦表示其對於「黑彩」商標權之取得，是分別來自東方公司與張錦珠，而非因與堀井藥品工業株式會社間之信託關係而取得該商標權。是參加人已自認其與原告前手間並無所謂商標信託登記關係，原處分及訴願決定竟為相反之認定，認為參加人與原告前手間存在商標信託登記關係，其認定顯然有違當事人所自認之事實。
②參加人之主張違背禁反言原則：參加人主張基於技術移轉
之關係，取得堀井會社商標授權；卻於96年9 月4 日準備程序時主張其「黑彩」商標專用權之取得與原告無關，二者已相互矛盾。且參加人於本案評定階段時主張：「查系爭商標確實無襲用他人商標情事，有系爭覺書、製造販賣委託契約書第5 條，均已載明申請人之前手（即堀井會社）容許被評定人（即參加人）之前手即訴外人達康化學製藥工業有限公司容許以自己名義以黑彩商標在中華民國註冊，嗣後並由堀井化工廠黃乙○○繼受取得，則合法繼受取得之參加人自無不法故意之理。」云云。再者，參加人於註冊第325060號「黑彩」商標評定案本院審理時，曾主張：「‧‧‧基於便利緣故，達康公司與堀井會社（按：應指堀井藥品工業株式會社）遂採取變通方式，將上開商標以信託之方式先由達康公司登錄，待合作關係結束契約期間屆滿後始將上開商標移轉至堀井會社名下，而非將商標登錄在堀井會社名下再經由商標授權之方式，授與達康公司使用‧‧‧足見當時係為便利緣故，將商標權信託與達康公司，故達康公司具有商標權之正當權源。」、「而後雙方之合作關係及系爭商標權經由讓與到參加人手上，參加人實係依循上揭與堀井會社之約定，進行商標之使用。」、「參加人之受讓商標之前手『達康化學製藥工業有限公司』，其當時取得黑彩之商標權，係基於堀井會社以信託方式，同意給予使用。」云云。參加人曾一再強調，其與原告前手成立所謂商標信託登記關係，其申請註冊「黑彩」商標係經原告前手同意，因此其得合法保有「黑彩」商標權，且被告、經濟部、本院、最高行政法院均採納參加人此項主張而為有利本案參加人之判斷。參加人竟於本案行政訴訟階段改稱「黑彩」品牌為參加人首創使用、參加人取得「黑彩」商標專用權與原告無關云云，顯然有違禁反言原則，而違背民法第148 條第2 項規定之誠信原則。
③達康公司及堀井化工廠黃乙○○係為原告前手之利益登記
為註冊第68618 號「黑彩」商標之名義上所有人：東方公司於62年12月4 日曾搶先申請註冊「黑彩」商標，並獲准註冊為第68618 號商標，後經原告前手出資日幣28萬8 千
8 百元，以達康公司名義受讓該商標專用權（註冊第6861
8 號商標轉讓公告影本），後因達康公司將其與原告前手間簽訂之製造販賣委託契約所約定之所有權利義務轉讓予堀井化工廠黃乙○○，堀井化工廠黃乙○○並與原告前手於64年4 月15日簽訂契約書，約定：「甲方（按：指堀井化工廠黃乙○○）將接受乙方（按：指堀井會社）技術提供的化粧品全部向政府申請註冊商標，註冊權由乙方保有。關於註冊的費用全部由甲方負擔。但在本契約存續中，乙方同意甲方得無條件使用。」（請見該契約第6 條），而於64年6 月2 日將註冊第68618 號「黑彩」商標移轉登記予堀井化工廠黃乙○○。達康公司及黃乙○○並曾於62年4 月2 日向原告前手書立「覺書」（中譯：備忘錄）表示：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議，特立覺書如上。商標：⑴堀井⑵黑彩⑶アモロスAmorous 」。由上述事實足證，達康公司及堀井化工廠黃乙○○係為原告前手之利益登記為註冊第68618 號「黑彩」商標之名義上所有人，另由64年9 月29日原告前手於中央日報刊登之警告啟事上記載「本公司榮譽出品曾呈奉經濟部中央標準局核准第68618 號註冊商標，依法取得商標專用權在案‧‧‧」觀之，亦足證明註冊第68618 號「黑彩」商標在當時雖以堀井化工廠黃乙○○的名義註冊，惟原告前手視該商標為自己所有之商標，並以該商標已註冊在案，警告假冒製造廠商。
④堀井化工廠黃乙○○竟將註冊第68618 號「黑彩」商標移
轉登記予久仁堂藥行王更如，顯見在當時雙方合作關係已經破裂：堀井化工廠黃乙○○既依雙方間契約書約定受託登記為該商標所有人，自當妥善維護該商標，惟黃乙○○竟於70年5 月30日在未經原告前手同意下，將註冊第6861
8 號「黑彩」商標移轉登記予久仁堂藥行王更如，由此顯見雙方間合作關係在斯時已經破裂，在86年10月6 日系爭商標申請延展註冊當時，原告前手與堀井化工廠黃乙○○不可能仍存有「黑彩」商標信託登記之契約關係。
⑤註冊第68618 號「黑彩」商標在其專用期限到期前，已遭
當時中央標準局於73年3 月16日以違反61年7 月4 日修正公布之商標法第31條第1 項第2 款「註冊後，並無正當事由，迄未使用，已滿一年，或繼續停止使用，已滿2 年者。」之規定而撤銷其專用權，此有73年3 月16日商標公報影本可證。參加人竟稱其因疏忽未申請延展註冊該商標而失去該商標專用權，顯然不符事實，而有臨訟杜撰之嫌。⑥系爭商標並非張錦珠所申請註冊之商標，張錦珠所申請者
為註冊第261236號「黑彩」及第261237號「黑彩圖樣」商標。又張錦珠為參加人公司股東，且在68年5 月14 日 當時已是堀井化工廠員工，此有張錦珠代堀井化工廠簽署收受黑彩染髮劑原料之「指圖書」（中譯：指示書）可證。張錦珠不過係以個人名義為參加人公司之利益，意圖襲用原告「黑彩」商標而於72年6 月1 日分別申請註冊「黑彩」及「黑彩圖樣」商標於化粧品商品，取得註冊第261236號「黑彩」及第261237號「黑彩圖樣」商標。參加人竟稱「黑彩」商標被張錦珠搶註，參加人再與張錦珠協商取得「黑彩」商標，顯然與事實不符。
⒕參加人提出日本進口之黑彩染髮劑外包裝照片影本，主張
產製日本黑彩染髮劑系列產品者仍為堀井會社，並非原告，足見堀井會社並未將其權利讓與原告云云，惟：
①參加人提出之日本進口之黑彩染髮劑外包裝照片影本上所
記載之製造者為「堀井產業株式會社」，並非堀井會社，參加人顯然將該二公司混為一談。
②由於原告並未設立工廠，在關係企業堀井會社草津工廠運
轉後，即委託該公司製造「黑彩」牌噴霧染髮劑等アモロス化粧品，因此在「黑彩」牌噴霧染髮劑包裝上記載「製造堀井產業株式會社」，關於原告與堀井產業株式會社為關係企業（二家公司董事《日文為取締役》成員大致相同）及原告委託堀井產業株式會社製造「黑彩」牌噴霧染髮劑等アモロス化粧品等事實，有原告公司簡介、堀井產業株式會社登記簿謄本及昭和54年6 月1 日原告與堀井產業株式會社間之交易契約書等影本可證。
⒖被告主張，關於參加人公司在86年10月6 日申請延展註冊
系爭商標當時與原告前手堀井會社間有無商標信託登記之契約關係，屬於私權紛爭，於本案並無加以論斷之必要云云，惟：按「雖然參加人與原告就上開協議書同意祥記公司註冊商品之範圍是否包括鞋類以外之範圍，雙方各執一詞，屬私權紛爭，但該協議書約定之內容是否包括同意祥記公司註冊袋類以外之商品，牽涉本件系爭商標註冊是否超出協議書約定內容而有襲用商標問題，自仍屬本件應加以判斷範圍，尚不能以係屬另案私權紛爭而不於本件加以論究。」此有本院95年度訴字第971 號、第860 號、第86
2 號等判決見解可供參酌。又行政程序法第43條規定：「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」參加人在86年10月6 日申請延展註冊系爭商標當時與原告前手堀井會社間是否存在商標信託登記之契約關係，牽涉本件系爭商標之延展註冊是否曾獲原告前手同意而有襲用商標問題，關係系爭商標是否該當82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款所謂「襲用他人之商標」之構成要件，自仍屬本件應加以判斷範圍，不能以係屬另案私權紛爭為由而不於本件加以論究。
㈡被告主張之理由：
1.按商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評決時之規定，為本件申請評定當時商標法施行細則第40條所規定。又註冊已滿10年之商標，違反第25條第2 項第1 款規定者，利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效，暨商標專用期間申請延展註冊，有第37條第1 項第1 款至第8 款情形之一者，不予核准，復為本件申請評定當時商標法第52條第3 項及第25條第2 項第
1 款所規定。參照上述規定意旨，對註冊已滿10年之商標，且專用期間亦延展註冊者，僅得評定其延展註冊為無效。又商標專用權屆滿後之延展註冊，性質上乃係更新註冊，所適用之法律，乃延展註冊時之法律，復經行政院台67經字第10244 號函釋在案。系爭商標係於86年12月1 日第
2 次獲准延展註冊，是其商標之評定所應適用之修正施行前規定，應為82年12月22日修正公布之商標法。又系爭商標所涉修正前商標法第37條第1 項第7 款規定，相當於現行商標法第23條第1 項第12款及第14款，本件評定事由於商標法修正施行前後，均規定為違法事由。
2.依82年12月22日修正公布之商標法第37條第1 項第7 款規定，商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」不得申請註冊。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。
①前揭條款所謂之襲用，係指主觀上基於不公平競爭之意圖
，非出於自創而有意抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊而言（最高行政法院92年度判字第157 號判決參照）。
又判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定（最高行政法院94年度判字第183 號判決參照）。
②據原告所檢送之營業報告書、新美容雜誌廣告、證明書、
雜誌、產品宣傳單、公司與產品簡介、型錄、廣告宣傳單、商標登錄書及拒絕查定謄本、讓渡證書、日本商標註冊文件、馬來西亞、韓國、香港註冊證書及外銷統計表、發票與進出口單據、臺灣代理商之聲明書以及日本、香港、中國大陸等亞洲地區廣告行銷資料等相關證據資料影本，固可證明原告之前手於61年間即有先使用「黑彩」商標，嗣後並持續行銷及於多個國家註冊之事實，且依委託契約書、覺書、雙方來往信函與憑證等證據影本，系爭商標之原申請人達康公司與商標權人之代表人曾與原告之前手間有業務往來關係。
③惟觀諸62年5 月7 日達康公司（其代表人黃桂昌為商標權
人代表人黃乙○○之夫）與原告前手堀井會社簽訂之製造販賣委託契約書第5 條：「甲方（達康化學製藥工業有限公司）將接受乙方（堀井藥品工業株式會社）技術提供之化妝品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。但本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」等語。該契約雖明文約定系爭商標之登錄權及使用權之歸屬，惟其內容並無提及該商標登錄究應以「甲方」或「乙方」或「第三人」之名義登錄。而參酌由達康公司與商標權人之代表人黃乙○○為確保其權利，於西元1973年
4 月2 日所提出之「覺書」所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司（係指堀井會社）所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議．．．」等語，其內容已涉及堀井會社之權利義務關係，且該覺書於堀井會社收受後，並無提出任何異議，有拘束堀井會社效力（有本案相關之註冊第325060號「黑彩」商標評定案，最高行政法院94年度判字第00183 號判決意旨可供參照），堪認原告之前手堀井會社容許達康公司用自己名義以「黑彩」商標在中華民國申請商標註冊，嗣後並由堀井化工廠繼受取得權利。
④系爭商標固係於66年間由達康公司申請獲准註冊，惟嗣於
74年間移轉於商標權人即參加人，而商標權人代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則商標權人於87年間再次申請延展註冊系爭商標時，主觀上有無襲用原告商標之故意或不公平競爭之情形，自應以黃乙○○之主觀上意思為據。是以商標權人之代表人黃乙○○既已繼受取得達康公司經原告前手授權取得在中華民國內註冊之權，再佐以商標權人檢送之貨物稅完稅證明、行銷發票、中華民國美容美髮協會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本，商標權人於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾20年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉等事證，則系爭商標於87年間再次申請延展註冊，應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。是系爭商標之註冊，應無違反延展註冊時商標法第37條第1 項第7 款之規定。而系爭商標既無違反本法修正施行前規定，則其是否尚有違本法修正施行後之規定，即毋庸論究。
㈢參加人主張之理由：
1.按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第1項第7 款規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，依同法施行細則第31條之規定，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言；而該法條相當於現行商標法第23條第1 項第12款及第14款之規定。
2.在日本取得之商標保護應僅及於日本境內。今原告遲於76年始取得日本地區「黑彩」商標權，惟其始終未取得「黑彩」商標臺灣地區註冊，原告於臺灣地區並非商標權人。
3.按商標商品流通無遠弗屆，不受地域國度之限制，在國際貿易蓬勃發展下，往往造成各國商標權利之衝突，為減少國際間不公平競爭，各國乃簽訂有「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPS ），致力於消減商標國際性與地域性之衝突，依此協定，例外亦保護未註冊之外國著名商標。按著名商標所以應予擴大保護，並非在於商標自體，而係在於其營業信譽以及消費者之利益，且著名商標之保護依「著名商標或標章認定要點」之規定，其商標或標章之使用證據，不以國內為限。又商標法為國內法，應以維護本國之市場秩序為其主要功能，若要保護外國使用之商標，必需外國之商標與本國之利益有關，方有其正當性。我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益，國外之著名商標必需在我國已達到著名之程度，對我國公共利益造成影響，商標法才有保護該外國著名商標之必要性。是以司法院釋字第104 號解釋就「舊商標法第2 條第8 款所稱世所共知，係指中華民國境內，一般所共知者而言」，且解釋理由書即謂商標之保護採「屬地主義」。故著名商標之保護雖不以在國內曾須使用，然而其仍須達到使國內消費者普遍認知該商標之程度，始能以國外之使用資料作為其主張著名商標權能之依據。是以，原告除非舉證至其於中華民國境內已使消費者普遍認知之程度，否則其不得以「曾經在日本使用之資料」作為使用證據。何況其在日本，並非將「黑彩」二字作為商標使用，因為該二字在日本已被拒絕登記為商標。又依最高行政法院92年度判字第562 號判決意旨，原告不得僅主張其於日本曾經使用並知名作為本案之主要抗辯，其必須提出在國內具有高知名度之證據始滿足著名商標保護之要件，並符合商標法第23條第1 項第12款之規定。若本件原告無法提出足以證明其已在國內享有著名商標地位之證據，即不得主張參加人之申請延展註冊有違反商標法第23條第1 項第12款規定之情事。再者，依最高行政法院96判字第751 、754 號所揭示之判決要旨構成著名商標之要件之參考因素包括：⑴除有雜誌報導外，尚須該雜誌在我國亦有販售及相當之銷量。⑵外國之銷售量可作為參考。⑶網路上被「國內」網友討論之程度。且依被告所頒布之「著名商標或標章認定要點」第9 點規定，商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限。但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷。依上述判斷標準，原告所提出之日本雜誌年代久遠，且未在臺灣發行，實難作為臺灣消費者認識「黑彩」為日本著名商標之證據。何況「黑彩」二字在日本從未單獨被使用作商標，已如前述。而原告指出「我國消費者普遍認知『黑彩』商標所表彰者為日商‧阿慕羅思公司所產製之產品及其產品品質」，亦欠缺足夠的實體證據可支持其理由，參酌上述最高行政法院之判決可證據爭商標實非著名商標。
4.按在採行註冊原則之國家，在其商標法中多有例外保護先使用商標之條款，或明定善意先使用商標不受商標權拘束之類似規定，係融合兼採先使用原則，俾利調和制度之缺失。但因先使用制度係註冊主義之例外，故其適用有限制之必要。
①「先使用」之地域範圍僅限於「先使用於註冊商標註冊地
」者，按在臺灣地區，參加人為唯一先使用人：「先使用」原則既為屬地主義之例外，則依「例外從嚴」之法理，其「先使用」之地域範圍必須限縮解釋，自應限於早於註冊商標申請註冊前，已先使用於註冊商標註冊地者。再者，商標法為維持註冊主義、屬地主義與國內公序良俗之必要，於例外情形准許外國商標權人以其「外國使用資料」作為使用證據者，惟此一例外僅限於「著名商標」。故原告須證明「黑彩」商標已達到著名之程度，始得以主張參加人有「襲用」情事。至於證明商標為著名商標之方式，須提出商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細、國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料、商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形等資料（經濟部智慧財產局著名商標或標章認定要點第五點請參照）。
②而「黑彩」二字在日文中因為與「烏黑」、「黑亮」等色
彩形容詞同義，故在日本不能單獨作為商標使用。按原告日商‧阿慕羅思公司以「黑彩」為名向日本商標局提出申請時，被以「不具識別性」為由駁回，此因「黑彩」在日本為「烏黑亮麗」之意，對於洗髮精而言，此為產品性質或功能性說明，故依日本商標法無法註冊。於是其歷年來都不曾將「黑彩」作為商標使用，而是登記於其他商標之後，作為配合之產品屬性說明，讓人知道其功效為可使頭髮變黑。是原告縱曾在產品中使用過「黑彩」二字，亦不是將之當作「商標」使用，不能主張對系爭商標有先使用之事實存在，是原告既非「先使用人」，則參加人何有「襲用」之情事可言。何況據原告提出之資料，在日本曾實際使用過「黑彩」字樣於商品上作為屬性說明文字者，是堀井會社，而非阿慕羅思公司，而阿慕羅思公司之成立時間明顯晚於臺灣之「黑彩」商標註冊登記時，何有可能其公司在還沒存在以前就有先使用系爭商標之事實。則參加人何有「襲用」之事實可言。
③事實上在參加人之前手達康公司自行研發「黑彩」染髮劑
之前，「黑彩」品牌從未形諸於市，無論於日本市場或臺灣市場，皆無「黑彩」商標之使用情事，「黑彩」品牌乃參加人首創使用，復基於技術移轉之關係，取得堀井會社商標授權，並將「黑彩」商標之研究成果與堀井分享。原告在日本及臺灣皆無先使用「黑彩」商標於色彩染髮劑之情事，系爭商標之延展註冊自無註冊時商標法第37條第1項第7 款規定「襲用他人之商標」，亦無現行商標法第23條第1 項第12款、第14款之情事。
5.原告主張其公司對於系爭「黑彩」商標之權利，係受讓崛井會社，又謂崛井會社仍然存在，在法律上與阿慕羅斯公司互享有不同之法人格，則崛井會社之行為自不能「平移」視為阿慕羅斯公司之行為。何況「先使用事實」為一「事實行為」，並不如法律行為般可謂「繼受」、「移轉」、「授權」等處分，則阿慕羅斯公司斷無發生受讓崛井藥品株式會社先使用事實之可能性。因此，阿慕羅斯公司主張因其自崛井會社分割出來，受讓崛井會社對「黑彩」商標之權利，故得引用崛井會社之「先使用」之抗辯乙節，委無可採。次按原告提出之種種證據資料顯示，崛井會社與原告公司是同時存在之二法人，並非吸收合併或單純改組，故並非所有屬於崛井會社之權利義務，均由阿慕羅斯公司承受。兩者間轉讓而由原告繼受者只有商標權利讓渡證書一份，而該份商標權利讓渡證書中列有商標計56件，並不包括系爭「黑彩」商標，故被告並無繼受黑彩商標權，亦不能承繼相關使用事實。況「黑彩」二字既未獲日本國之商標登陸核准，自不在該紙讓渡證書範圍之列。再者，時至今日，產製日本黑彩染髮劑系列產品之日商仍為堀井會社，並非原告，由是足見堀井會社並未將其權利讓予原告。原告根本沒有繼受堀井會社對系爭商品之任何權利。
理 由
一、按商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標延展註冊時商標法第37條第1項第7款所規定。所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用，指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者而言，所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第31條所明定。又判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定（最高行政法院94年度判字第183 號判決意旨參照）。
二、經查：系爭註冊第93428 號「黑彩（墨色）」商標與參加人實際使用之據爭「黑彩」商標圖樣均有中文「黑彩」二字，二者固屬構成近似之商標（詳如附圖1 、2 所示）。惟查：
㈠、由原告於89年8 月28日申請評定書附件8 、9 及11之製造販賣委託契約書及覺書（備忘錄）影本觀之，其中附件8 達康公司（負責人黃桂昌）與原告之前手堀井會社於62年5 月7日所簽訂之製造販賣委託契約書第5 條載有：「甲方（達康公司）將接受乙方（堀井會社）技術提供之化粧品，全部向中華民國政府申請登錄商標，其登錄權為乙方保有。其有關登錄之費用，一切由甲方負擔。但本契約生效中，乙方承諾無條件給予甲方使用」；而附件11堀井化工廠黃乙○○與堀井會社於64年4 月15日所簽訂之製造販賣委託契約書第5 條亦有相同之約定。上開契約書內容雖並未明文約定該商標登錄究應以「甲方」或「乙方」或「第三人」之名義為之，惟參酌達康公司代表人黃桂昌與黃乙○○（二者為夫妻關係）於西元1973年4 月2 日所提出之「覺書」所載：「查本人為確保有關商標權利，而以本人或本公司之名義，向中華民國申請下列商標註冊，其商標專用權益，仍屬貴公司所有，貴公司如有需要，本人或本公司願負責將各項商標權移轉於貴公司名下，絕無異議，特立覺書如上。商標：(1) 堀井(2)黑彩(3) アモロスAmorous 。此致 堀井藥品株式會社 查照」等語，其內容已涉及雙方之權利義務關係，但該覺書於堀井會社收受後，並無提出任何異議，自可推定原告之前手已默示同意該覺書之記載，而認雙方已達成信託登記之合意，上開覺書內容有拘束堀井會社之效力。
㈡、原告雖訴稱其前手已於68年3 月31日去函黃乙○○，雙方間之信託登記關係已終止云云。惟查，該函之內容為「現在以甲（即堀井化工廠黃乙○○）之名義在臺灣登記之アモロス各種產品的商標權（如附表所記載之15件），應於西元1979年4 月30日前完成移轉登記予乙（即原告之前手）」，僅係原告之前手堀井會社依照前揭契約書及覺書之內容主張權利，要求堀井化工廠黃乙○○將當時在我國登記如附表所記載之15件アモロス商標權辦理移轉登記，並未涉及雙方契約之終止或變更，尚難謂雙方間之信託登記關係已經終止，故黃乙○○用自己名義以「黑彩」商標在我國申請商標註冊，仍為原告之前手堀井會社所容許之行為。
㈢、原告又稱64年4 月1 日達康公司已簽立「承認書」，表示62年5 月7 日所簽訂之契約之所有權利義務轉讓於堀井化工廠，其與原告前手之契約關係於64年4月15日消滅，故62年5月7日達康公司與原告前手間之契約書及62年4月2日達康公司與黃乙○○簽立之「覺書」已失效云云。惟查，達康公司62年5 月7 日與堀井會社所簽訂契約之所有權利義務既轉讓於堀井化工廠，則堀井化工廠黃乙○○即繼受取得與堀井會社間之契約權利義務，況且堀井化工廠黃乙○○與堀井會社復於65年4 月15日簽訂契約，依該契約第5 條之約定仍與達康公司62年5 月7 日與堀井會社所簽訂契約之內容相同，並未改變堀井會社與堀井化工廠黃乙○○雙方信託登記之合意。
㈣、原告又稱堀井化工廠黃乙○○與堀井會社於65年4 月15日簽訂契約書之第17條約定：「本契約之有效期間為自簽約日起
3 年。但未發生第16條所記載之情事時，本契約自動地再延長3 年。」是該契約縱使再延長3 年，其至遲應於簽約日（64年4 月15日）起6 年後，即70年4 月15日起失效，雙方已無任何契約關係存在云云。惟該契約第17條之約定所謂「有效期間為自簽約日起3 年。．．本契約自動地再延長3 年」係指該契約之履行而言，故縱自70年4 月15日起未再延長，亦僅係往後失效，並非使該契約之前發生之權利義務溯及失效，故之前雙方信託登記之合意並不因之失效。再者，原告於另案訴請參加人履行契約，請求參加人應向經濟部慧財產局申請「黑彩」商標註冊，並使原告取得「黑彩」商標之專用權之民事訴訟時，仍主張其前手與堀井化工廠間於64年4月15日簽訂之上開契約書有效（參照最高行政法院94年度判字第183 號判理由所載），故原告所訴不足採信。
㈤、本件參加人固為佳慧化學工業有限公司，而非達康公司，然就判斷法人主觀上有無襲用他人商標之故意或不公平競爭之故意而言，仍需以該法人內部實際為決策之自然人之主觀意思而定。參加人之代表人既同為已合法繼受取得系爭「黑彩」商標使用權之黃乙○○，則86年間參加人申請延展系爭商標時，主觀上有無襲用上訴人據爭商標之故意或不公平競爭之情形，自應以黃乙○○之主觀上意思為據。而黃乙○○既已取得原告之前手授權在我國申請註冊之權，已如前述，再佐以參加人檢送之貨物稅完稅證明、統一發票、中華民國美容美髮學會證明書、經銷商及零售商出具之證明書、輸出許可證、發表會及贊助活動照片、海報等證據資料影本，參加人及其前手於國內持續使用「黑彩」商標於洗髮精、噴髮劑、染髮劑等商品已逾20年，並外銷至馬來西亞、新加坡等地，已為國內美容美髮業者所知悉等事證，則系爭商標於86年間再次申請延展註冊，應無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形。
㈥、至原告於95年6 月30日訴願補充理由書另檢送臺灣臺北地方法院檢察署檢察官95年度偵字第5652、5653、11246 號不起訴處分書，用以證明據爭商標自50年代起，已屬知名商標乙節。查本件之爭點在系爭商標之申請延展註冊，有無襲用原告商標之主觀故意及不公平競爭之情形，至於據爭商標是否為知名商標，尚不影響本件上開爭點之判斷，所訴核無可採。
三、綜上所述，被告認系爭商標於86年間再次申請延展註冊，應無襲用原告據爭商標之主觀故意及不公平競爭之情形，而為申請評定不成立之處分，尚無不合。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成評定系爭商標之延展註冊為無效之處分為，為無理由，應予駁回。
四、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及陳述，核與本件判決結果不生影響，故不逐一論述；原告聲請訊問證人即曾任職於堀井會社之松本孝一欲證明「堀井會社代表人堀井宗治郎曾要求黃乙○○轉讓『黑彩』商標權，在系爭商標86年10月6日申請延展註冊前，堀井會社與堀井化工廠黃乙○○間之合作關係早已破裂」云云，核無必要，均併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 11 月 29 日
第四庭審判長法 官 陳國成
法 官 李玉卿 法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 11 月 29 日
書記官 陳又慈