臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00336號原 告 美商．馬霖努察蘇提寇斯公司代 表 人 甲○ ○○○○訴訟代理人 李振林 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 乙○○
參 加 人 芳鑫貿易有限公司代 表 人 丙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國95年11月30日經訴字第09506184340 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人芳鑫貿易有限公司參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人芳鑫貿易有限公司前於民國（下同）90年12月12日以「MARLYN」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之礦物質、蛋白質、藍藻粉、藍藻片、藍藻粒、綠藻片、魚肝油、鰻魚髓油丸、醫u 補助用鮭魚油丸、人蔘精、靈芝精、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、醫u 補助用抗氧化劑、月見草油膠囊、胎盤素膠囊、甲殼質膠囊、β胡蘿蔔素商品，向被告智慧財產局申請註冊，嗣參加人於91年8 月2 日將前揭「醫療補助用鮭魚油丸、藥用卵磷脂、醫療補助用氧化劑」商品變更為「鮭魚油丸營養補充品、卵磷脂營養補充品、抗氧化劑營養補充品」商品，旋於92年11月6 日申請將系爭商標申請權人變更為訴外人台聯藥物有限公司，經被告審查准予變更，並核准列為註冊第0000000 號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣原告於93年3 月31日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第
12、14款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以異議商標），對之提起異議，參加人復於93年6 月14日再申請移轉受讓系爭商標權，並於93年8 月4 日准為移轉登記。案經被告審查，以95年7 月25日中台異字第930362號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部95年11月30日經訴字第09506184340 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成異議成立之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標法第23條第1 項第12款、第14款但書規定之適用？㈠原告主張：
⒈本件原處分及訴願決定為不利於原告之認定，其理由均略
以：「訴願人已同意關係人就『Marlyn』商標圖樣可在我國申請註冊，則關係人以外文『Marlyn』作為系爭商標圖樣申請註冊，雖其取得訴願人之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟按商標法第23條第1 項第12款及第14款之立法意旨，主要在保護著名商標所有人及先使用人之權益，若已徵得該著名商標所有人及先使用商標人之同意，即應依該2 條款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。」，惟查上開據為不利原告之法律適用與商標法第23條第1項第12款、第14款之意旨殊有未合，茲分敘如下。
⒉商標法第23條第1 項第12款、第14款部份：
按商標法第23條第1 項第12款「商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限。」、第23條第1 項第14 款 「商標相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」固均有「但得該商標或標章所有人同意申請註冊者，不在此限。」及「但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」之除外但書規定，惟查所謂「同意」效力之客體，係指對意思表示以後之事件而言，與「承認」係對意思表示以前之事件發生效力不同，是若無特別指明溯及適用於意思表示前之事件，「同意」之效力僅限於同意之後，乃經驗及論理法則之當然。況縱原告於經銷協議書上同意參加人得註冊及使用商標，註冊及使用商標之行為當然指於經銷期間內，為當事人之本意至為顯然。換言之，原告未同意參加人得於經銷期間開始之前或屆滿之後為註冊或使用行為，為當然之解釋。參加人申請系爭商標行為發生於00年00月00日，而原告與參加人之經銷協議則晚於91年10月2 日，是原告與參加人間經銷協議之同意顯不及於系爭商標之申請行為，正如同參加人如有於經銷協議前仿冒「MARLYN」商標之侵權行為，亦不得主張經銷協議同意參加人於經銷期間得使用商標，進而解釋為同意協議前之仿冒「MARLYN」商標侵權行為。再按，不獨民法第148 條明文行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，商業合作上尤其重視誠信，參加人尚非原告之臺灣總經銷商，未經原告同意竟於90年12月12日擅自搶先註冊原告所有之「MARLYN」著名商標，如原告簽署經銷協議時知悉此一情事，必不能相信參加人之誠信而同意參加人為臺灣總經銷商，更遑論進一步同意其剽竊搶註之合法性，證諸原告於系爭商標註冊後發現參加人搶註情事後即要求參加人移轉返還商標予原告乙節益明。原告與參加人之經銷協議不能證明原告有同意系爭商標之不法搶註行為，復別無其他足以證明原告有同意系爭商標之不法搶註行為，被告徒以經銷協議上之同意字樣曲解同意應有時間效力限制之當然事理及原告意思表示之真意，於法自屬無據。原告既無對系爭商標搶註行為之同意，參加人即不得主張商標法第23條第1 項第12款、第14款之但書除外效果，亦即，系爭商標自有商標法第23條第1 項第12款、第14款不得註冊規定適用。
㈡被告主張：
⒈商標法第40條第1 項規定，「商標之註冊違反第23條第1
項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議」。又本件系爭商標於90年12月12日即係以「芳鑫貿易有限公司」（即參加人）名義提出商標註冊申請，92年11月6 日為註冊前變更申請人名義為「台聯藥物有限公司」，嗣經被告核准移轉登記予「芳鑫貿易有限公司」，並公告於93年9 月
1 日出版第31卷第17期商標公報，合先敘明。⒉商標法第23條第1 項第12款規定，商標「相同或近似於他
人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」；同法第23條第1 項第14款規定，商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。是申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名之商標或他人先使用於同一或類似商品之商標，惟若申請人徵得著名商標所有人或先使用商標之人同意者，即可排除該款規定之適用。
⒊本件就原告所檢送「MARLYN」商標之產品目錄及在美國註
冊等證據資料觀之，早於系爭商標於90年12月12日申請註冊前，原告已有先使用據以異議商標於維他命、營養補充品等商品之事實。次就參加人檢送之原告於西元2003年5月29日出具之同意書觀之，其固已為原告同年7 月28日發出的新同意書所取代，而新同意書內容並未同意參加人得以自己名義申請商標註冊，然據雙方當事人於西元2002年10月2 日簽署之總經銷協議書，原告同意經銷人（即參加人）可在「地區」內之任何司法管轄區註冊及使用「MARLYN」商標；如果委託人（即原告）提出要求移轉此種商標給委託人並願自己負擔費用時，經銷人應依照被告的要求辦理文件以完成移轉商標等，據此，足認系爭商標之申請註冊已獲得原告之同意，揆諸前揭商標法第23條第1 項第
12 、14 款但書之規定，自無前揭法條規定之適用。至原告因參加人未遵循「總經銷協議書」協定將系爭商標權移轉予原告一節，應屬另案私權紛爭，非本案審究之範疇，併予敘明。
㈢參加人主張：
⒈本件原告以系爭商標係參加人未經同意提出註冊申請，有
使公眾混淆誤認及妨害公共秩序、善良風俗，其註冊有違商標法第23條12款、14款、16款之規定，因認被告以系爭商標駁回其註冊申請之處分有所違誤，爰提起本件訴訟云云，惟參加人之系爭商標係經原告同意取得註冊，原告亦自始知悉，絕無其所稱剽竊問題，本件原告之訴無理由，應予駁回，此詳述如後。
⒉按「商標圖樣有相同或近似於他人著名商標或標章，有致
相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，及有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，固為商標法第23條第12款、14款所規定。惟上開法文但書亦訂明「得該他人同意申請註冊者」，不在此限。
⒊承上，商標權人已得同意註冊取得商標權者，任何人不得
再以此2 條文主張商標註冊違法，參加人為原告臺灣獨家銷售代理商，且自70餘年即已進口該商品在臺銷售，乃系爭商標在臺灣之使用遠早於經銷合約之簽署，原告所云參加人剽竊逕自申請取得商標權一事並無實據，再者系爭商標於申請過程中並已獲原告同意註冊申請，亦有原告公司自行出具並經公證之同意書可稽，本件商標當無違反前揭法文規定，有不准註冊之情，本件原告之主張自屬無據。理 由
一、系爭商標因商標權人未依商標法第26條第1 項、第2 項規定繳納註冊費，而為主管機關於96年8 月1 日註銷公告消滅（參本院卷第44頁商標註冊簿），惟此註銷係向後失效，與評定如成立可溯及發生撤銷商標之效果不同，故本件原告仍有訴訟利益，合先敘明。
二、按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，固為系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款及第14款本文所明定。但「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者」、「得該他人同意申請註冊者」則不在此限，復為該2 條款但書所明定。是以申請註冊之商標縱相同或近似於他人著名商標或他人先使用於同一或類似商品之商標，然若徵得著名商標權人或先使用人之同意者，即無前開2 條款本文規定之適用。
三、參加人芳鑫貿易有限公司前於90年12月12日以「MARLYN」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5 類之礦物質、蛋白質、藍藻粉、藍藻片、藍藻粒、綠藻片、魚肝油、鰻魚髓油丸、醫u 補助用鮭魚油丸、人蔘精、靈芝精、大蒜精膠囊、靈芝膠囊、藥用卵磷脂、醫u補助用抗氧化劑、月見草油膠囊、胎盤素膠囊、甲殼質膠囊、β胡蘿蔔素商品，向被告智慧財產局申請註冊，嗣參加人於91年8 月2 日將前揭「醫療補助用鮭魚油丸、藥用卵磷脂、醫療補助用氧化劑」商品變更為「鮭魚油丸營養補充品、卵磷脂營養補充品、抗氧化劑營養補充品」商品，旋於92年11月6 日申請將系爭商標申請權人變更為訴外人台聯藥物有限公司，經被告審查准予變更，並核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，詳見附圖㈠）。嗣原告於93年3 月31日以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12 、14 款之規定，並檢具如附圖㈡所示商標（下稱據以異議商標），對之提起異議，參加人復於93年6 月14日再申請移轉受讓系爭商標權，並於93年8 月4 日准為移轉登記。案經被告審查，以95年7 月25日中台異字第930362號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：
原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標法第23條第1 項第1 項第12款、第14款但書規定之適用？
四、關於原告事後同意參加人申請註冊系爭商標，是否有商標法第23條第1 項第1 項第12款、第14款但書規定之適用部分：
㈠系爭商標係於90年12月12日申請註冊，經主管機關於93年1
月1 日准予註冊公告，此有商標註冊簿可稽（原處分卷第11頁）。
㈡又系爭商標與據以評定商標外觀均為「MARLYN」之商標圖樣，為相同或近似之商標，此復為二造所不爭執。
㈢依原告所檢送據以評定「MARLYN」商標之產品目錄及美國獲
准註冊等證據資料觀之，於系爭商標90年12月12日申請註冊前，原告固有將據以評定商標先使用於維他命等商品之事實。惟據卷附原告與參加人於西元2002年10月2 日簽訂之總經銷協議書（EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT）之前言「…MARLYN NUTRACEUTICALS. INC. （馬霖努察蘇提寇斯公司，即原告）…（the 〝Principal 〞）, and FANG HSINTRADING CO.LTD. （芳鑫貿易有限公司即參加人）…（the〝Distributor 〞）」、第6 點「…Principal alsoconsent that Distributor may register and use thetrademark 〝Marlyn〞in any jurisdiction of theTerritory, …」，及SCHEDULES2. 「TERRITORY ：
Republic of China, People's Republic of China （including Hong Kong and Macau ）」所載內容可知，原告已同意參加人就「Marlyn」商標圖樣可在我國申請註冊（參原處分卷第46至64頁）。
㈣原告雖稱：因參加人未將系爭「MARLYN」商標移轉予原告，
其已於西元2004年3 月23日終止該總經銷協議書，參加人應無權取得「MARLYN」商標之註冊云云。惟查：
⒈原告於系爭商標90年12月12日申請註冊後始終止前述總經
銷協議書，係因參加人未依該協議書第6 點b 規定將系爭「MARLYN」商標權移轉予原告，而終止協議書之效力，依該協議書第10點「EFFE CT OF TERMINATION」（終止效力）a 之ii. 「the Distri butor shall on requestforthwith transfer any regist rations of thetrademark 〝Marlyn 〞to Principal as described inparagraph 6.b and terminate its license of anyintellectual property of Principal then licen sed
to Distributor. 」所載，乃參加人一經要求，即應將任何已註冊之「Marlyn」商標移轉予原告如第6 點b 所述，且終止原告所給予參加人之任何其他智慧財產權之授權，並未論及原告所為同意參加人以外文「Marlyn」在我國申請註冊之「同意」意思表示亦隨該協議書之終止而溯及自始喪失其效力。
⒉是本件縱然原告已終止其與參加人間之總經銷協議書，亦
僅發生參加人應否將已註冊之系爭商標移轉予原告之私權爭執，尚不影響系爭商標業經原告同意之事實認定之效力。
㈤原告另稱：所謂「同意」效力之客體，係指對意思表示以後
之事件而言，與「承認」係對意思表示以前之事件發生效力不同，是若無特別指明溯及適用於意思表示前之事件，「同意」之效力僅限於同意之後，乃經驗及論理法則之當然，參加人於90年12月12日申請系爭商標，而原告與參加人之經銷協議則晚於91年10月2 日，是原告與參加人間經銷協議之同意顯不及於系爭商標之申請行為云云。惟查：
⒈參加人以外文「Marlyn」作為系爭商標圖樣申請註冊，雖
其取得原告之同意晚於系爭商標之申請註冊日，惟按商標法第23條第1 項第12款及第14款之立法意旨，主要在保護著名商標所有人及先使用商標人之權益，若已徵得該著名商標所有人或先使用商標人之同意，即應依該條12、14款但書之規定，排除本文規定之適用，至於取得同意之時點係早於或晚於系爭商標申請註冊日則非所問。
⒉又商標法第23條第1 項第12款及第14款但書既未區別事前
或事後同意，而僅規定「得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」，則民法所謂「事前同意、事後承認」之概念，自不得比附援引。
⒊何況系爭商標係於90年12月12日申請註冊，經主管機關於
93年1 月1 日始准予註冊公告，已如上述（原處分卷第11頁），而上開總經銷協議書係於西元2002年10月2 日簽訂，是系爭商標於獲准註冊前，業經原告同意註冊，則更無商標法第23條第1 項第12款及第14款本文規定之適用。
五、綜上，原告所述，為不可採。從而被告認系爭商標之註冊無違反商標法第23條第1 項第12款、第14款規定之情事，就本件商標異議案所為異議不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 31 日
第二庭審判長法 官 徐瑞晃
法 官 畢乃俊法 官 陳金圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 10 月 31 日
書記官 陳可欣