臺北高等行政法院判決
96年度訴字第03404號原 告 甲○○訴訟代理人 郭隆偉 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年8 月2 日經訴字第09606071760 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：⑴本件被告代表人蔡練生於訴訟進行中變更為王美花，茲據被
告現任代表人依法具狀向本院聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
⑵被告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核
無行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、事實概要：參加人前於民國（下同）93年12月3 日以「插崁式扇葉組合結構」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號予以形式審查後准予專利，於95年7 月19日公告，並發給新型第M276116 號專利證書。嗣原告以系爭案違反核准時（即現行）專利法第94條第1 項第1 、2 款及第4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年3 月12日以（96）智專三㈢05052 字第09620142950號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告訴稱：⑴本件原告因認系爭案之結構標的範圍內容與引證1 （即舉發
證據1 ，92年5 月26日申請，93年3 月1 日公告之第00000000號「可變換風葉之排風扇結構改良」新型專利案）之專利結構標的範圍相同，故僅以其為提起舉發之唯一證據，而未於舉發同時提出前於94年7 月11日委託財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所（下稱臺經院經智研究所）所作成之「可變換風扇之排風扇結構改良專利權侵害鑑定研究報告書」。蓋因原告認被告應會依據專利之公正審查要點予以秉公審查而撤銷系爭案之專利權，然被告未詳為審理而為舉發不成立之處分，此種輕率審查態度已違專利法之保護智慧創作財產權之精義。
⑵本件原告於提起舉發之始，未依法補齊其他證據（如上開臺
經院經智研究所之侵害鑑定研究報告書），故被告為本件舉發不成立之處分係情有可原；惟原告於訴願程序中已提出上開臺經院經智研究所之侵害鑑定報告書及財團法人中華工商研究院之鑑定報告書等2 份證據作為證據，而被告於訴願程序卻以原告之佐證說明理由作偏頗之切入為其答辯理由，實不知原告佐證之事實說明旨在證明系爭案與原告實際有接觸之關係，以及參加人與訴外人超聯興業有限公司（下稱超聯公司）之關係及於原告之前述關係之證明。蓋本件被告不以實際之主要證據（即上開臺經院經智研究所所提出之侵害鑑定研究報告書及臺灣臺中地方法院囑託中華工商研究院所作之鑑定報告書）作為審究之重點，卻言非關其之權屬，及應就所附證據再為論斷，而未判定系爭案實為抄襲自原告，此有怠職之嫌。本件依超聯公司之公司設立登記表得證明本件參加人為超聯公司之實際股東，且依上開2 份鑑定報告之待鑑定物之結構完全相同於系爭案之結構內容，當可斷定兩者為同一之結構，已無庸置疑，所以利用上開2 份鑑定報告之結論套於系爭案，當合乎法定證據原則。
⑶引證1 揭示系爭案之結構特徵，且系爭案之結構非較引證1
有較佳之進步性，自能以引證1 作為系爭案舉發成立之依據，被告之核駁理由顯有違誤：
①被告違反專業法則（即缺乏邏輯性）：
系爭案與引證1 之構成元件及組構之結構方式幾乎近似相同，其中兩者結構功能及其功效亦大致相同，依據上開2份鑑定報告已證明該待鑑定物結構範圍（即系爭案）已落入侵害引證1 ，且參酌專利申請要件之認定，其中引證1之葉片頭部中央設有一定位柱401 ，該定位柱401 形同系爭案之定位榫柄30、40，而原處分竟稱引證1 無卡榫，顯然有誤；又系爭案輪軸副蓋6 中央環孔60可對套置於輪軸主座，而引證1 上本體3 為凸出盤體亦對應套置於下本體
5 上；另引證1 之上本體3 與系爭案輪軸主座5 周圍延伸為凹槽之形式結構相同，即系爭案之輪軸主座5 為引證1之上本體3 ，而系爭案輪軸副蓋6 亦與引證1 之下本體3之形式結構用途相同。而本件不知被告審查比較之基礎何在，被告顯違反行政行為的專業法則。
②被告認定系爭案具有進步性的理由有誤：
引證1 較之系爭案亦以定位柱401 之凸榫先行卡扣於上本體與下本體之定位孔301 、501 內定位，再以左右兩支定位螺絲6 作卡扣暨再鎖固之結構方式，實較系爭案單一葉片3 、4 祇有單一定位榫柄30、40被螺絲穿過通孔300 、
400 暨鎖固之結構方式更為堅固之鎖固定位，且更不易鬆脫；然被告竟為引證1 容易鬆脫，其功效性較之系爭案為不實用之認定，實有違誤。系爭案之結構非較引證1 有較佳之進步性，因而證明系爭案根本無新穎性和進步性。且縱系爭案如果係利用原專利再為改良，應得到原專利權人之同意才得取得專利。
③被告以舉發成立與否係依據專利法及專利要件，而摒棄侵害鑑定要點之認定有誤：
被告所為舉發成立與否係依據專利法及專利要件認定，而非侵害鑑定要點，係互相矛盾，蓋專利法及專利要件與侵害鑑定要點應為互補性。既依據侵害鑑定要點而判定其侵害，即被判定侵害之物品應已違反專利法第93條規定，其創作性已失，且被判定侵害之物其所屬技術應為抄襲所得之物，而再以其技術領域中為依據通常知識者能依申請前之先前技術顯能輕易仿造完成，當亦違反專利法第94條第
4 項不得申請取得新型專利之規定。且如以被告之論點，若被判侵權之物再提出專利申請，且取得專利權在案，而該侵權之專利在被判定侵害他人之前案專利的鑑定事實下竟無法依其舉發而撤銷，則專利紛爭將無法解決。故於有爭議之情形，如有侵害之事實認定及證據顯示專利案有侵害之鑑定數據時，則應配合侵害鑑定要點認定之，以為互補。
④被告及訴願機關對於有利於原告之專業意見及所提鑑定證據應審酌而未審酌，明顯不當：
依上開2 份之鑑定結論明白揭櫫「待鑑定物（即系爭案）插崁式扇葉組合結構排風扇之相關對應構件，與引證1 之申請專利範圍實質相同，即為引證1 之申請專利範圍所涵括。」而鑑定待鑑定物（即系爭案）侵害引證1 之專利權，此為不爭之事實，而可證明系爭案申請專利範圍之結構已落入於引證1 內。且前開臺灣臺中地方法院囑託中華工商研究院之鑑定報告書內所指待鑑定物名稱為「插崁式扇葉組合結構排風扇」與系爭案之專利名稱相同，實為同一結構產品，而被告及訴願機關卻為兩案為非有關連之審究，實有怠責之失。
⑷本件所涉民事侵權訴訟部分經臺灣臺中地方法院95年度智字
第19號判決，已駁回原告之訴，惟依其判決所持理由，係認鑑定報告鑑定之標的，係依據參加人之專利所實施，而參加人之專利權仍有效存在，故駁回原告之訴。而本件訴願決定駁回原告訴願所持理由，則認為鑑定報告之待鑑定物是否確為系爭案實物，尚乏相關證據可資確認，參照上揭民事判決及訴願決定以觀，臺灣臺中地方法院之判決已變動訴願決定所持之事實基礎，亦即臺灣臺中地方法院已確認鑑定報告鑑定之鑑定物係依據參加人之專利所實施，故訴願決定作成之事實基礎已生變動。
⑸綜上，原告主張引證1 揭示系爭案之結構特徵，且由臺經院
經智研究所及財團法人中華工商研究院之鑑定報告書，亦可證系爭案申請專利範圍之結構已落入於引證1 ，系爭案不具進步性，原處分及訴願決定均有違誤等情，因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，暨判命被告就系爭案作成舉發成立之處分，並撤銷系爭案之專利權。訴訟費用由被告負擔。」。
四、被告抗辯：（被告之陳述依其答辯狀及準備程序之陳述記載）⑴參加人為超聯興業有限公司的股東，並無法就臺經院經智研
究所及財團法人中華工商研究院所做之侵權鑑定報告書中有關超聯公司製造之「排風扇」即認定為系爭案的插崁式扇葉組合結構。且單從鑑定報告書中待鑑定物照片，無法證明待鑑定物即為系爭案之專利權物品。
⑵原告主張由上開鑑定報告所載，該待鑑定物已落入引證1 的
權利範圍，惟該待鑑定物是否即為系爭案申請專利範圍所載保護標的，無法由鑑定報告書中得知，再者，系爭案複數葉片3、4中央凸出之榫柄30、40可吻合嵌入輪軸主座上之榫槽
50、51，定位榫柄尾端有通孔300 、400 由輪軸副蓋6 上方之螺絲7 、8 鎖固，引證1 的定位柱401 設於組合式風葉4上下端面，定位柱401 柱卡入本體3 及下本體5 的定位孔30
1 及501 ，定位柱二側開設鎖固穿孔402 供定位絲6 穿入鎖固，引證1 並無卡榫，故系爭案以螺絲及榫槽50、51卡扣，較之引證1 的螺絲栓鎖功效，不易鬆脫，且系爭案輪軸副蓋
6 中央環孔60可對套置於輪軸主座，輪軸主座周圍延伸為凹槽，而引證1 上本體為凸出盤體，下本體為平面盤體，系爭案與引證1 二者構造並不相同，被告所為審定並無違誤。⑶每一件專利舉發案件，實均為處於爭議的情況下，原告所提
鑑定報告，並未經參加人答辯，原屬新證據，然被告基於審查參考之必要，仍予以審酌，然由上開2 份鑑定報告書中待鑑定物照片並無法證明其即為系爭案申請專利範圍所載技術內容。另專利要件與侵權的認定，屬不同的判定範疇，故有專利審查基準及專利侵害鑑定要點，供審查及判定侵權的依據及參考。
⑷原告所提財團法人中華工商研究院所做侵權鑑定報告書中第
53頁第5 章結論貳明確記載「縱使考量本案待鑑定物係完全實施另一較晚申請之專利（按即指系爭案），由於該專利主要僅係針對本案的定位元件之進一步改良，而仍利用本案之主要技術內容，故該專利應屬本案專利之再發明」，故一專利申請案是否可取得專利，與判定是否侵權，其考量判斷要件並不同。
⑸就申請專利範圍比較，系爭案屬於再發明，再發明不需取得
原專利權人的同意才能申請，只要符合專利要件，就可以取得專利，實施後是否有侵權屬於另案侵權的問題，而本件就引證1 而言，系爭案與引證1 不同。
⑹綜上，被告以系爭案與引證1 二者構造並不相同，而臺經院
經智研究所及財團法人中華工商研究院所做之侵權鑑定報告亦無法證明待鑑定物即為系爭案之專利權物品，且一專利申請案是否可取得專利，與判定是否侵權，其考量判斷要件並不同，本件被告所為審定並無違誤等語，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
五、參加人之陳述：參加人之技術特徵係採取插崁卡固緊配原理，與原告使用螺絲鎖固之原理不同，兩者技術手段也不同，參加人依專利法之規定取得專利，實屬當然。其餘理由如被告答辯等語，因而聲明「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
六、得心證之理由：⑴兩造爭執在：①相對於引證1 ，系爭案究竟有無新穎性及進
步性（原告以系爭案違反專利法第94條第1 項第1 、2 款及第4 項之規定，提起舉發）。②若系爭案涉及引證1 專利案之專利侵權，則系爭案是否因之不得申請專利（原告主張專利侵權鑑定報告，已足以證明系爭案為專利侵權，當亦違反專利法第94條第4 項不得申請取得新型專利之規定）。⑵系爭案與引證1 之構成元件及組構之結構方式，確實十分相
近，系爭案為「插崁式扇葉組合結構」，引證1 為「可變換風葉之排風扇結構改良」，均屬「上蓋」「葉片」「下底」之組合，但二者鎖固方式不同（葉片與主軸之結合方式不同），故系爭案有進步性，但系爭案除鎖固方式之外，其他各項專利範圍之敘述與引證案幾乎相近，就申請專利範圍比較，系爭案屬於引證1 之再發明，系爭案是可以取得專利，但也可能同時構成專利侵權。
⑶系爭案申請專利範圍第1 項「一種插崁式扇葉組合結構，其
結構包括：一扇葉組，包含複數葉片插崁於輪軸主座及輪軸副蓋之間得以三點定位榫確鎖靠而穩固者；一複數葉片，中央凸出一定位榫柄可吻合嵌入輪軸主座上之榫槽；一定位榫柄尾端有通孔由輪軸副蓋上方之螺絲鎖固，定位榫柄兩側各延伸為卡榫靠板，該卡榫靠板之間形成上下對稱凹槽，可吻接該輪軸副蓋下方齒塊相互卡接咬合；一輪軸副蓋，中央有一環孔可對套置於輪軸主座上；一輪軸主座，周圍延伸為凹槽與該卡榫靠板相互鎖靠，並由該輪軸副蓋向下與輪軸主座卡接鎖合。」，其鎖固結構：①葉片中央凸出一定位榫柄，定位榫柄尾端有通孔，②定位榫柄可吻合嵌入輪軸主座上之榫槽，③由輪軸副蓋上方之螺絲，穿過定位榫柄尾端之通孔，將輪軸副蓋、葉片、輪軸主座以三點定位榫確鎖靠而穩固，如設計上有7 個葉片，僅需要7 個螺絲配合三點定位榫鎖靠，且結構重心於「葉片中央凸出一定位榫柄（並非上方，而是前方），定位榫柄尾端有通孔（以凸出物之穿孔為螺絲鎖靠）」。
⑷引證1 ，葉片頭部中央設有一定位柱401 ，但該定位柱是設
於頭部中央之上方，在定位柱兩側設鎖固穿孔，而由螺絲由下方向上穿過葉片定位柱兩側設鎖固穿孔，將下本體、葉片、上本體螺絲鎖固，所以定位柱是定位於上下，如設計上有
7 個葉片，需要14個螺絲配合上下定位鎖靠，是有定位柱為卡定，但定位柱僅供定位，並無卡榫之功能，而且結構是「上下定位、雙螺絲鎖固」，但系爭案是「三點定位卡榫、單螺絲穿過卡榫鎖靠」，兩者鎖固結構當屬不同。故系爭案以螺絲及榫槽50、51卡扣，較之引證1 的螺絲栓鎖功效，不易鬆脫，且系爭案輪軸副蓋6 中央環孔60可對套置於輪軸主座，輪軸主座周圍延伸為凹槽，而引證1 上本體為凸出盤體，下本體為平面盤體，系爭案與引證1 二者構造並不相同，被告所為審定並無違誤。
⑸按專利法第78條規定：（第1 項）再發明，指利用他人發明
或新型之主要技術內容所完成之發明。（第2 項）再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。（其他項略）。乃學者所稱之基本發明與改良發明（楊崇森著專利法理論與實用，92年7 月版，p-72），二者區別是相對性的，再發明是可以申請專利，只是實施這個再發明時應得基本發明（原專利權人）之同意，否則會構成專利侵權。關於是否要給予專利，是主管機關（被告）審查系爭案之申請專利範圍有無新穎性及進步性，是針對專利範圍而審查；至於是否構成專利侵權，是針對實施物件（待鑑定物）依全要件原則、均等論及禁反言等專利侵害鑑定原則所作成之專利侵害分析，二者思考角度不同，自不能以構成專利侵權來否定專利權之申請。系爭案為新型專利，就專利法第78條第1 項、第2 項，於新型專利準用之（參見專利法第108 條），被告認為就申請專利範圍比較，認為系爭案屬於再發明，再發明不需取得原專利權人的同意才能申請，只要符合專利要件，就可以取得專利，實施後是否有侵權屬於另案侵權的問題，應為可採。
⑹本院所審理之範圍為系爭案是否應給予專利（原告之舉發是
否成立），而非系爭案之實施就引證1 之專利而言，是否構成專利侵權，所以不會論究是否構成侵權。但原告提出侵權專利報告，供為本院作為新穎性及進步性判斷之參考，該專利報告是可以為引證1 之進一步說明，誠如原告所提財團法人中華工商研究院所做侵權鑑定報告書中第53頁第5 章結論貳明確記載「縱使考量本案待鑑定物係完全實施另一較晚申請之專利（按即指系爭案），由於該專利主要僅係針對本案的定位元件之進一步改良，而仍利用本案之主要技術內容，故該專利應屬本案專利之再發明（參本院卷p205）」，其所稱「定位元件之進一步改良」就是本院上開「葉片中央凸出一定位榫柄（並非上方，而是前方），定位榫柄尾端有通孔（以凸出物之穿孔為螺絲鎖靠）」等說明，顯見鑑定報告之觀察與本院之認定並無衝突，亦此敘明。
七、從而，依原告所提出之證據不足證明系爭案不具新穎性、進步性。綜上所述，被告所為舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並命被告為舉發成立之行政處分，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 31 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 楊莉莉法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 7 月 31 日
書記官 鄭聚恩