臺北高等行政法院判決
96年度訴字第03568號原 告 甲○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國96年9月13日經訴字第09606074150號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：緣參加人前於民國（下同）91年6 月11日以「工具用之卡固裝置㈢」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查准予專利（下稱系爭案）。公告期間，原告以其違反核准審定時專利法第20條第2項之規定，不符發明專利要件，對之提起異議，參加人乃於95年12月14日提出系爭案申請專利範圍修正本，案經被告審查，認該修正本與92年7月11日之公告本比較，係將申請專利範圍第3項併入第1項，未變更實質內容及其原課題，且為申請專利範圍過廣之修正，准予修正，爰依該修正本審查，並認系爭案未違反核准審定時專利法第20條第2項之規定，於96年5月4日以（95）智專三㈢05053字第09620245770號專利異議審定書為「異議不成立」之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。本院認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將有可能受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈原處分及訴願決定均撤銷，並作成異議成立之審定。
⒉訴訟費用由被告負擔。
㈡被告聲明：
⒈駁回原告之訴。
⒉訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：㈠原告主張：
⒈依被告所頒專利審查基準第5篇第6章第4節第2項之記載：「
舉發案之爭點係針對系爭專利之申請專利範圍者，審定書之審定理由中記載請求項之內容時，不得將發明說明中有記載或圖式有揭露，但請求項未記載之技術特徵引入該請求項，以免影響專利要件之判斷」，異議審定書第3頁31行-35行及訴願決定書第6頁12行-16行雖記載「雖引證二之夾固件Ｄ有類似之構造，惟引證二之夾固件Ｄ為方形截面，係用以擋止限位，防止棘輪件的分離，而系爭案則界定夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成（截面為圓形）」，然而系爭案與引證二之夾固件截面係為圓形或方形之特徵，全無揭示於彼此之說明書內文中，更未載於任一請求項中，而被告卻又以此認定可使夾固件獲一極為穩定之卡固力，明顯係以原申請專利範圍中未記載之事項做為異議不成立之理由，於法不符，足見被告未克盡審查職責，明顯係違反於己所頒布之審查基準，且訴願機關亦無對此做出修正，僅一昧複抄了事，萬難令原告甘服。
⒉異議審定書第4頁7行-12行及訴願決定書第6頁20行-25行記
載：「如系爭案說明書第6頁所述其夾固件係利用小線徑、多圈數之設計，其卡槽之深度可較習式為淺，夾固件可纏繞一圈或一圈以上，而具有較佳之彈性，於組裝時不易產生變形，且具有多重有效夾摯，並可使夾固件不易脫離於溝槽而卡死，可獲得一極為穩定之卡固力」，然而「夾固件係利用小線徑、卡槽之深度可較習式為淺」之構造並未見於系爭案之申請專利範圍內，專利範圍並無記載之構造，被告何以作具進步性之判定，明顯係再一次違反審查基準，而以原申請專利範圍中未記載之事項做為異議不成立之理由，於法不符。抑且，原告於訴願書內已指出，由引證一第2圖可明顯看出夾固件係為部份埋入卡槽中，且部分區段露出於卡槽外，與系爭案之「該夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半」實質相同，被告亦未實質比較出引證一與系爭案夾固件露出卡槽外之距離有何不同，僅以技術手段並不相同做成結論，明顯係判決不備理由。
㈡被告主張：
⒈由被告之異議審定書理由㈤所述：「相較於系爭案與引證一
、二，引證一第1圖習知技術所揭示之棘輪件A、六角孔B及卡槽C等，引證二所揭示之夾固件D等構，雖類似於系爭案之『結合件（10）、容置空間（11）、卡槽（12）及夾固件（20）』等構造，惟系爭案申請專利範圍第1項之『夾固件（20）凸露於卡槽（12）外之距離係未超過夾固件（20）線徑之一半』等主要結構及技術特徵，並未見於引證一、二之結構中，其整體構造及技術手段並不相同；引證一雖揭示有棘輪件A、六角孔B及卡槽C等類似於系爭案之『結合件（10）、容置空間（11）、卡槽（12）』等構造，而引證一所未揭示系爭案由『具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上之夾固件（20）』．．．」等，可知被告於審定理由中記載請求項之內容時，並未將系爭案請求項未記載之技術特徵引入該請求項中。其次，於審查專利時，於判斷專利是否具專利要件時，引證之證據為專利前案時，除考量引證案之申請專利範圍外，凡在引證案說明書或圖式有記載之內容，亦應包含在內，而予以判斷是否具專利要件，本件異議案之審查即依系爭案之申請專利範圍所載與引證案之全部技術內容做比較，審定書及訴願決定書所載之「雖引證二之夾固件D有類似之構造，惟引證二之夾固件D為方形截面，係用以擋止限位，防止棘輪件的分離，而系爭案則界定夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成（截面為圓形）」及「系爭案夾固件係利用小線徑、卡槽之深度可較習式為淺」等夾固件及卡槽之形狀構造的比較，該等論述皆係比較系爭案申請專利範圍與引證二之全部技術內容之技術理由，係依該等元件於圖式或說明書已揭露或記載之形狀構造來比對，並無違法之處，故該起訴理由並不足採，且原告所引述之審查基準為被告95年7月24日開始實施之審查基準，核其已無異議案之適用。
⒉如被告異議審定書理由㈤所述：「系爭案申請專利範圍第1
項所主張之夾固件（20）凸露於卡槽（12）外之距離係未超過夾固件（20）線徑之一半等主要結構及技術特徵，如系爭案說明書第6頁所述其夾固件（20）係利用小線徑、多圈數之設計，其卡槽（12）之深度可較習式為淺，夾固件（20）可纏繞一圈或一圈以上，而具有較佳之彈性，於組裝時不易產生變形，且具有多重有效夾掣，並可使夾固件不易脫離於卡漕（12）而卡死，可獲得一極為穩定之卡固力」等語，已將此一所謂夾固件皆有部分露出於卡槽外之爭點，做詳細比較及論述。此外，引證一並未揭露或教示系爭案「夾固件（20）凸露於卡槽（12）外之距離係未超過夾固件（20）線徑之一半」之主要結構及技術特徵，原告所稱引證一之夾固件呈圓形，位於容置槽內之卡槽呈「多角形」，為部分埋入卡槽中，且部分區段露出於卡槽外，與系爭案「該夾固件（20）凸露於卡槽（12）外之距離係未超過夾固件（20）線徑之一半」實質意義相同，皆可達到防止完全卡死等缺失等並不正確，並無決定不備理由之處。
理 由
一、本件訴訟繫屬中被告代表人蔡練生，於96年12月3日改為王美花，茲據新任代表人於97年1月31日具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。
二、按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」、「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」，為審定公告時專利法（90年10月24日修正公布，下稱審定時專利法）第19條及第20條第2項所明定。而公告中之發明，任何人認有違反前揭專利法第19條至第21條規定者，依法得自公告之日起3個月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議，亦為審定時專利法第41條第1項所明定。從而，系爭案有無違反前揭專利法情事而應不予專利，依法應由異議人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違前揭專利法之規定，自應為異議不成立之處分。
三、系爭案於95年12月14日修正申請專利範圍，被告認與92年7月1日公告本比較，主要係將請求項第3項併入第1項，未變更實質內容及其原課題，且為申請專利範圍過廣之修正，符合審定時專利法第44條之1第4項第1款之規定而准予修正，並依修正後之內容審查。因此，本件應依修正後之申請專利範圍加以審究。次查，系爭案依95年12月14日修正後之申請專利範圍所示，其申請專利範圍有3項，第1項為獨立項，第
2、3項為附屬項，第1項之申請專利範圍為：「一種工具用之卡固裝置㈢，其包括有：一結合件，該結合件係設有一容置空間，該容置空間內係設有一卡槽；一夾固件，該夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成，該夾固件係設置於上述之卡槽內，該夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半，俾當工具置入結合件之容置空間內時，可獲得夾固件之多重夾掣。」，第2項為：「如申請專利範圍第1項所述之工具用之卡固裝置㈢，其中該卡槽之位置係較接近於容置空間之開放端。」，第3項為：「如申請專利範圍第1項所述之工具用之卡固裝置㈢，其中該結合件內之工具係獲得該夾固件至少六點以上之有效夾掣者。」。原告主張系爭案申請專利範圍第1項之發明係依引證一第1圖合併引證二第1圖所能輕易完成，引證二第1圖之D元件即為「彈性線材纏繞一圈或一圈以上」所形成，申請專利範圍第2項及第3項亦均為引證1所揭示，而不具進步性，是本件應審究者厥為：引證一、二是否足以證明系爭案違反審定時專利法第20條第2項之規定，而不符合發明之要件？
四、經查，引證一為90年6月23日公告之第00000000A01號「雙向棘輪扳手之簡易構造-追加㈠」新型專利案，其所揭示之技術內容主要是於扳手本體頭部位置開設一適當之貫通式容置槽，容置槽下側形成擋緣，而其近上側則設一道嵌槽，利用該容置槽可供承設一棘輪件，該棘輪件得具有六角或梅花型之套接孔，其外緣近頂側又設有一道嵌槽，以一C型扣環扣持於棘輪件與容置槽的嵌槽間而得定位其組配關係，利用一卡掣件由一側對棘輪件形成嚙合限位而使棘輪件僅具單向迴轉特性，配合另一基塊及其彈簧對卡掣件的頂持而可維持卡掣件與棘輪件之嚙合限位關係，據以在不需換向裝置的情形下，特可以棘輪件之單向迴轉及雙面套用特性而選擇所需之鎖卸操作模式，提供雙向棘輪式操作功能；其特徵係在於：該容置槽內緣後側位置乃延伸搪設一弧凹槽，以該弧凹槽可供置設卡掣件、基塊及彈簧等構件，該弧凹槽上、下側為封閉型態而僅具有相對於容置槽之徑向開口，使卡掣件、基塊及彈簧在置設時可沿弧凹槽一側順勢滑入並獲得適當定位者。引證二為85年11月1日公告之第00000000號「棘輪扳手之正逆轉切換結構」，其所揭示之技術內容主要係在扳手之頭端處凹設有一容置槽，該容置槽內可分別組裝一棘輪組件、一卡掣塊及一撥動盤，該卡掣塊前端設有數卡齒，而恰可卡抵該棘輪組件；其主要特徵在於：該卡掣塊頂緣之中央處凹設有一滑槽，該撥動盤後端底緣處設有一彈簧座，該彈簧座前端面凹設有一座孔，該座孔恰可容置一彈簧，該彈簧之前端部恰可插入該滑槽內，使該卡掣塊可沿該彈簧之軸向退抵者。然系爭案申請專利範圍第1項所揭示之技術內容主要係「夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成」，且「夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半，俾當工具置入結合件之容置空間內時，可獲得夾固件之多重夾掣」，系爭案與引證一及二組合比對，引證一第1圖所揭示之棘輪件、六角孔、卡槽（如附圖所示）及引證二第1圖所揭示之D元件（如附圖所示），雖類似於系爭案之結合件、容置空間、卡槽及夾固件等構造，然引證一、二均未揭示夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半之技術特徵。況引證一之夾固件為C型扣環，並未揭示夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成之結構，至於引證二之D元件雖係由彈性線材纏繞一圈或一圈以上所構成，然上開D元件係作為擋止之用，俾以防止棘輪件之分離，而與系爭案之夾固件係為有效夾掣置入結合件之工具，其整體構造及技術手段並不相同，是以引證一及引證二之組合並未揭示系爭案請求項第1項之上開主要技術特徵，尚難謂系爭案為熟習該項技術者所能輕易完成而不具進步性。至於系爭案申請專利範圍第2、3項既係依附於第1項獨立項所述全部技術特徵再予附加描述之附屬項，自係限縮在第1項獨立項之範圍中，亦難謂第2、3項之技術內容已為引證一、二之組合所揭示而不具進步性。
五、原告雖主張系爭案與引證二之D元件截面係為圓形或方形之特徵並未揭示於各該專利說明書或請求項，被告之異議審定理由書認定引證二之D元件為方形截面，系爭案之夾固件截面為圓形，並以此認定系爭案可使夾固件獲一極為穩定之卡固力，且系爭案之夾固件係利用小線徑、卡槽之深度可較習式為淺之構造，而具有較佳之彈性，於組裝時不易產生變形，且具有多重有效夾摯，並可使夾固件不易脫離於溝槽而卡死，可獲得一極為穩定之卡固力，顯係以申請專利範圍中未記載之事項做為異議不成立之理由等語。然查，依系爭案申請專利範圍第1項所示，其夾固件係由具彈性之線材纏繞一圈或一圈以上所構成，且夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半，則夾固件既係由「線材」所構成，其凸露於卡槽外之距離又係以夾固件「線徑」之一半予以界定，顯見夾固件之截面應為圓形，至於引證二之D元件，依說明書第2圖所示亦確為方形截面，況依異議審定理由㈤所示，其主要係以引證一、二並未揭示系爭案之夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑一半之技術特徵，而認定引證一、二尚難證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性，至於上開夾固件及D元件截面之說明暨夾固件係利用小線徑、卡槽之深度可較習式為淺等說明，均係僅補充說明系爭案申請專利範圍第1項並非熟習該項技術者依引證一、二結合所能輕易思及，尚難據此而謂原處分有何不法之處。
六、原告另主張由引證一第2圖可見夾固件係部份埋入卡槽中，且部分區段露出於卡槽外，而與系爭案之「該夾固件凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半」實質相同，被告亦未實質比較出引證一與系爭案夾固件露出卡槽外之距離有何不同等語。惟查，引證一第2圖確有揭示嵌槽內扣環部分凸露於卡槽外（見異議卷第150-1頁），然依該圖式並未界定扣環凸露於卡槽外之距離，而系爭案申請專利範圍第1項已明確限定該凸露於卡槽外之距離係未超過夾固件線徑之一半，且該凸露距離之限定係具有克服夾固件卡死於結合件之習知技術問題之目的（見異議卷第27、28頁），尚難謂系爭案之上開技術特徵已為引證一所揭露而不具進步性。
七、綜上所述，被告以引證一、二尚難證明系爭案不具進步性，故系爭案並未違反核准審定時專利法第20條第2項之規定，所為「異議不成立」之處分，尚無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並作成異議成立之審定，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 4 月 15 日
臺北高等行政法院第七庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林玫君法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 4 月 15 日
書記官 蔡逸萱