臺北高等行政法院判決
96年度訴字第3755號原 告 吉晟建材有限公司代 表 人 甲○○
送達區○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丁○○
戊○○
參 加 人 丙○○上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年9 月7 日經訴字第09606073540 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人之前手陳建興前於民國90年2 月6 日，以「預鑄勾縫、連續無縫接合建材及其製造方法」向被告申請發明專利，經被告於91年6 月17日審定准予專利（審定號數：00000000號），於92年1 月11日公告（公告編號：517135號），被告並於公告期滿後，發給發明專利第170611號專利證書（下稱系爭專利）。嗣陳建興於92年6 月5 日，將系爭專利讓與參加人，並經被告核准登記在案。而原告於95年5 月3 日，以系爭專利有違核准審定時專利法第20條第1 項第1款 、第2項及第71條第3 款（原告當時誤載為第22條第3 項）規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年4 月3 日，以（96）智專三（三）06006 字第09620190230 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。本院認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將有可能受損害，爰依職權裁定命獨立參加被告之訴訟。
二、兩造聲明：
（一）原告聲明：
１、原處分及訴願決定均撤銷。
２、命被告另為適法之處分。
（二）被告聲明：
１、駁回原告之訴。
２、訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
（一）原告主張：
１、系爭專利之申請專利範圍係屬多項式請求，在第一項主請求項中即已將其權利要求界定清楚，即（１）以能調整邊框曲線之軟性材料做為底材，將底材的邊框製成曲線，以便兩兩相接時達到無縫接合的效果（原圖說第二圖）；（２）以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案，即將底材上層全面上膠，並將彈性材料（如泡棉或橡膠條）依所設計之圖案黏固於底材上（原圖說第三圖）
（３）將指定規格、顏色之石粒或其他顆粒狀材料平均舖灑於底材上（原圖說第四圖）。其欲達成之目的、功效：（１）利用每相鄰軟性底材相對應之邊框曲線作連續搭接，讓連接之邊線錯開隱藏而不被視出；（２）以彈性材料做為圖案之線條，可讓成品之圖案多樣化，達到美觀之目的。
２、引證案一部分：
（１）原告所提出之舉發引證案一係89年9 月11日公告之第00000000號「一種具平整貼覆之石粒網結構」新型專利案（下稱引證案一），其申請專利範圍係為單項式，其權利界定範圍在於：（１）數個矩形網之各緣邊呈波浪線；（２）碎石粒係被沾貼黏附於矩形網之網面上。其欲達成目的、功效：利用每相鄰矩形網相對應之緣邊波浪線作連續搭接，讓連接之邊線皆視不出來。
（２）系爭專利申請專利範圍第一項之第1 項特徵「以邊框具有曲線之軟性材料做為底材」與引證案一之第1 項特徵「矩形網之各邊緣呈波浪線」：
①系爭專利所稱之底材係一種軟質網體，此即為引證案
一之矩形網。引證案一並未特別界定該矩形網之材質，但一般具有普通常識之人即知該矩形網必須是軟性網，用以配合建築物牆面之造形變化；金屬等硬質材料絕對不適用，因金屬網成本高不經濟、質量重不易附著於牆面、易氧化生銹影響觀瞻、牆面不平整時無法隨牆面曲度調整。
②系爭專利之底材是否為軟性質地，僅係材質之限定而
已，當然軟性最為理想。反觀引證案一之矩形網並未載明係屬硬性或軟性材質，被告卻認「矩形網通常為金屬製品」，擅將引證案一之網材認定為硬質材料，任何熟悉此一行業之專業人士都知道硬質網材絕對不適用於此工程，被告之認定顯屬推斷、臆測之詞。退一萬步言，即便是「金屬製品」，系爭專利亦僅是將「硬質」的金屬製品改成「軟質」的替代品，何來創新性、進步性？③系爭專利之底材四週邊框具有曲線，以與相鄰底材相
對應之曲線銜接，藉以獲得無縫接合之最佳效果；引證案一矩形網之各緣邊係呈波浪線，亦是與相鄰矩形網相對應之波浪線相銜接，以獲得視不出拼湊之緣邊線為其目的。
④二者俱皆以網材做為底材，且該網材之週邊都具有曲
線（波浪線），藉由曲線（波浪線）之銜接而得一隱密接合縫之目的。
（３）系爭專利申請專利範圍第一項之第2 項特徵「彈性材料成型於底材上預鑄勾縫圖案」，此一創新設計確有進步性，理應給予專利之保護。
（４）系爭專利申請專利範圍第一項之第3 項特徵「將顆粒材料舖灑於底材上」與引證案一之第2 項特徵「碎石粒被沾附於矩形網之網面上」：
系爭專利所稱之顆粒材料即為引證案一之碎石粒，二者皆係以粘劑將之粘附於網狀底材上以成為建築物洗石子工程所用之材料者，是二者之構成、技藝均為相等。
（５）綜上所述，系爭專利除第2 項技術特徵「彈性材料成型於底材上預鑄勾縫圖案」具有進步性外，係將顆粒狀材料（即引證案一所稱之碎石粒）舖灑貼附於軟性底材（即引證案一所稱之矩形網）上而成型一建材主體，再利用每一軟性底材之邊框曲線（即引證案一所稱之波浪線）做對稱接合，使接合處錯開隱藏，達到連續無縫接合之效果（即引證案一所稱之每一拼湊體皆視不出其拼湊緣邊）。二者之主要特徵、目的一致，且應用之技術手段亦完全相同，難謂系爭專利具有創新性與進步性。
３、引證案二部分：原告所提出之舉發引證案二係72年5 月1 日公告之第0000000 號「以大理石做基板之建築用板狀建材及其製造方法」發明專利案（下稱引證案二）。引證案二所述之技術特徵與系爭專利之第二特徵「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圍案」確有不同之處，系爭專利此部分之專利特徵應可保留。
４、從而，系爭專利所揭示之2 項專利特徵（以顆粒材料舖灑於軟性底材上，再利用軟性底材邊框所具有之曲線作為無縫接合之技術），完全確實揭露於引證案一中，無專利性可言，應予刪除。至於「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案」，此一技術特徵確能獲得建材之美觀圖樣，應予保留。故原告訴請命被告責令系爭專利之申請專利範圍應作適度修正。
（二）被告主張：
１、引證案一之矩形網其上附著碎石粒雖相當於系爭專利之軟性底材其上舖灑有顆粒狀材料，惟引證案一之矩形網不同於系爭專利之軟性材料底材，且引證案一並未揭露系爭專利以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案之技術特徵，引證案一不能證明系爭專利申請專利範圍第1項不具新穎性。又系爭專利係針對習用建築洗石子工程使用木條勾縫曲線圖案困難、須用水清洗溢出之勾縫泥等缺失，以軟性材料底材及彈性材料之預鑄勾縫圖案，使圖案多變、可適用於曲面施工物、施工技術簡易快捷，確具功效增進，引證案一亦不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。
２、引證案一之矩形網既未載明係屬硬性或軟性材質，則該矩形網可視為上位概念發明之技術，基於上位概念發明之公開並不影響下位概念發明新穎性之原則，引證案一之矩形網既未載明係屬軟性材質，自難謂已揭露系爭專利具有能調整邊框曲線之軟性材料作為底材之技術，且具有系爭專利之軟性材料底材可適用於較大弧度或角度之曲面施工物之功效，無法認定系爭專利不具新穎性及進步性。
３、審查系爭專利之申請專利範圍是否具專利要件，應以所載之整體技術內容為依據，原告請求刪除系爭專利第一、三項技術特徵，並非縮小、反而導致實質擴大原申請專利範圍，故原告所建議之修正方式尚非可採。
（三）參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，其陳述依答辯狀所載：
１、原告所提出之引證案一、二與系爭專利並不相同，不能證明系爭專利不具進步性。茲將系爭專利與引證案一、二特徵比照如下，並請傳訊系爭專利發明人陳建興到庭，以證明系爭專利並無違反核准審定時專利法第20條第
1 項第2 款、第2 項規定：
（１）底材材質比對：引證案一專利範圍所揭示僅為矩形圖。而系爭專利之專利範圍第4 項所揭示為軟性底材，並說明軟性底材之材質係依施工物類別、施工環境之需要而異。按室內、外各類工程及各種施工物，其用途及目的各有不同，如防水工程使用防水樹脂膜片，或隔熱工程使用隔熱樹脂膜片為底材。故系爭專利與引證案一之底材所使用之材料毫無關連。
（２）邊框比對：引證案一專利範圍揭示其各邊緣成波浪線。而系爭專利之專利範圍揭示依材料接合須經設計而能調整邊框曲線，其中第2 項附屬項更明確揭示曲線邊框設計之軟性底材係依顆粒狀材料粒徑規格大小及勾縫圖案接合需要，而能調整邊框曲線，俾使建材接合時接合處錯開隱藏，以達連續無縫接合之效果。系爭專利所揭示可調整之邊框曲線，係按習用之顆粒狀材料，從1分Θ3 ㎜至5 分Θ15㎜，依各種設計及工程需要，各有所需，而為達到連續無縫接合之效果，則必須依顆粒狀材料粒徑大小，相對調整邊框曲線大小，以實際達到連續無縫接合效果。綜上比對，系爭專利與引證案一之技術手段並不相同；就功能性而言，系爭專利較之引證案一更具實用性與進步性，而引證案一於94年9 月11日消滅，或因其實用性未臻完善故。
（３）舖灑或沾附底材上材料之比對：引證案一專利範圍揭示石粒、碎石粒。而系爭專利之專利範圍揭示顆粒狀材料，係如資源回收之碎玻璃、陶粒等，及寶石類手工藝品切割下來之邊料、零料。
依此比對結果，系爭專利與引證案一使用材料之對象與範圍並不相同。
２、參加人於90年間即取得系爭專利權，原告多年來未曾舉發，嗣參加人於94年1 月間，函請原告停止侵權行為，原告仍不置理，迄參加人向原告提出損害賠償訴訟後，原告始提起本件舉發案，足證原告實以舉發案妨害參加人行使權利，本件舉發案實無理由。
理 由
甲、程序方面：原告於96年11月8 日起訴後，被告原代表人蔡練生於00年00月0 日退休，由王美花繼任局長，並於97年3 月14日具狀聲明承受訴訟，並提出行政院96年11月29日令為證，經核無不合，應予准許，合先敘明。
乙、實體方面：
一、本件應適用之法律規範：
（一）系爭專利申請日為90年2 月6 日，被告於91年6 月17日審定准予專利，則系爭案有無應不予專利之情形，自應以核准審定時所適用之90年10月24日修正施行之專利法為斷。
（二）按利用自然法則之技術思想之高度創作，且可供產業上利用之發明，得依核准審定時專利法第19條、第20條第1 項之規定申請取得發明專利。而發明有違反同法第20條第1項第1 款規定（申請前已見於刊物或已公開使用者）、第
2 項規定（發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者），任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第72條第1 項定有明文。準此，系爭專利有無違反同法第20條第1 項第1 款、第2 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人（即原告）附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
（三）新穎性之判斷：
１、核准審定時專利法第20條第1 項第1 款規定，申請前已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得發明專利。此乃發明專利之新穎性要件，亦即在發明專利申請案之申請日之前，大眾經由刊物公開或使用公開所能得知之先前技術，將使系爭專利不具新穎性。
２、有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判斷新穎性時，係採「單獨對比」原則，即將發明專利申請案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案相關的技術內容單獨地進行比較。
（四）進步性之判斷：
１、核准審定時專利法第20條第2 項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不得申請取得發明專利，此乃發明專利之進步性要件。所謂「申請前既有之技術或知識」，係指所有已公開之技術或知識，必須其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者，依據申請當時之技術水準能輕易完成某發明專利之申請標的時，該公開之技術或知識始為一具有證據力之引證案。亦即以發明專利申請案所屬技術領域於申請當時之技術水準，將申請案之發明與技術水準中公然知悉或實施或記載於刊物中之發明（即引證發明）相比較，並就該技術領域基於引證發明是否容易思及或完成申請案之發明，予以邏輯的推斷。
２、判斷進步性時，應整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對判斷。又因附屬項包含獨立項所有的技術內容與特徵，如獨立項之發明具有進步性，則該附屬項之發明亦具進步性；倘獨立項之發明不具進步性時，仍應對該附屬項之發明為進步性之判斷。
三、系爭專利之技術內容：
（一）系爭專利之申請專利範圍共5 項，其中第1 項為獨立項，餘第2 項至第5 項為附屬項。依請求項第1 項所述，主要包括：依材料接合需要，以經設計而能調整邊框曲線之軟性材料作為底材；及以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案；和舖灑其上之顆粒狀材料，所共同組成為其特徵者（見訴願卷第45頁之專利說明書）。
（二）經核系爭專利之創作目的主要藉軟性底材及彈性材料，使習知之洗石子工程圖案更具變化，且具施工簡易不會造成工地污染之功效者（見訴願卷第43頁之專利說明書）。為達此目的，系爭專利以（１）軟性底材曲線成型、（２）勾縫圖案成型（彈性材料）、（３）石粒材料鋪置、膠合為其技術手段（見訴願卷第46頁之專利說明書），至其構造元件則為軟性底材、彈性材料及顆粒狀材料。
四、系爭專利與引證案之比對：
（一）原告於舉發時固提出引證案一、二為其舉發證據，惟於本件起訴時，僅以引證案一為主張系爭專利不具新穎性、進步性之證據，並自陳引證案二所述之技術特徵與系爭專利之第二特徵「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圍案」確有不同之處（見起訴狀第3 至4 頁及附件之「系爭案與引證案專利特徵對照表」），是以本件僅須比對系爭專利與引證案一之技術內容，以判斷系爭專利是否具新穎性及進步性。
（二）引證案一之技術內容：
１、引證案一之申請專利範圍為一種具平整貼覆之石粒網結構，主要包括數矩形網及碎石粒，其中：數矩形網之面積尺寸採規格化，且其各緣邊呈波浪線，而於網面上附著有碎石粒；碎石粒及被沾附於矩形網之網面上，而形成一具厚度之拼揍體，除可隨矩形網貼覆體之弧度面積為拼揍外，且每一拼揍體皆視不出其拼揍緣邊，為其特徵者（見訴願卷第36頁之專利說明書）。
２、經核引證案一之創作目的係藉波浪線之改良，使各石粒網拼湊貼覆看不出邊緣線，解決於不同貼覆體凹弧度的拼湊困難（見訴願卷第34頁之專利說明書）。為達此目的，引證案一以（１）規格化矩形網呈波浪線、（２）網面上附著碎石粒、（３）隨矩形網貼覆體之弧度面積拼湊為其技術手段（見訴願卷第35頁之專利說明書），至其構造元件則為波浪邊緣矩形網、碎石粒。
（三）新穎性之判斷：
１、引證案一雖有揭露各緣邊呈波浪線、規格化之矩形網面上附著有碎石粒單元，且於各單元組合後，無法視出其拼湊緣邊之技術，此固為系爭專利申請專利範圍第1 項之部分技術特徵（即能調整邊框曲線之底材以應材料接合需要，及將顆粒狀材料舖灑於底材之上），系爭專利申請專利範圍第1 項有關「以軟性材料做為底材」，及「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案」之技術特徵，則未為引證案一所揭示，且原告亦自承系爭專利之「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圍案」乃創新設計，故系爭專利自具備新穎性。
２、至原告主張系爭專利所稱之軟質底即引證案一之矩形網，蓋一般具有普通常識之人即知該矩形網必為軟性網云云。惟引證案一之申請專利範圍僅載明：「數矩形網之面積尺寸採規格化，且其各緣邊呈波浪線，而於網面上附著有碎石粒」（見訴願卷第36頁之專利說明書），並未揭露矩形網之材質究為軟質或硬質，自可涵括此二類材質。而系爭專利直指以軟性底材為其構成元件，引證案一之上位概念的公開並不影響系爭專利之下位概念發明的新穎性。故原告此部分主張，要無足取。
（四）進步性之判斷：
１、創作目的部分：
（１）系爭專利針對習用洗石子工程及網材，較難施作於曲面或不規則之施工物表面，且以木條作為勾縫工具，而無法突破勾縫圖案設計，幾乎不能施作曲線圖案，施工完成後須將勾縫用之木條拔除，並需用水清洗且擦拭溢出的勾縫泥，另如於立面材料舖置的石材顆粒過大，容易脫落等缺點，使用軟性材料作為底材，並以彈性材料作為勾縫材料，可適用於各種曲面、角度之施工物表面，且施工技術簡易（見訴願卷第41至43頁之專利說明書）。
（２）引證案一針對習用碎石粒施工法因被貼覆之壁面並非均呈平面狀或垂直線狀，而具有彎弧度，造成施工困擾，且各拼湊體間之邊緣線未能精細及自然等缺點，使用一種具平整貼覆之石粒網結構，藉由波浪線之改良，使各石粒網之拼湊貼覆無須考量其水平線或垂直線，且不見其邊緣線，同時解決不同貼覆體凹弧度之問題（見訴願卷第34至35頁之專利說明書）。
２、技術手段部分：系爭專利之技術手段為①軟性底材曲線成型、②勾縫圖案成型（彈性材料）、③石粒材料鋪置、膠合。而引證案一之技術手段為①規格化矩形網呈波浪線、②網面上附著碎石粒、③隨矩形網貼覆體之弧度面積拼湊。
３、構造元件部分：系爭專利之構造元件為軟性底材、彈性材料及顆粒狀材料。而引證案一之構造元件為波浪邊緣矩形網、碎石粒。
４、綜上所述，關於創作目的，引證案一之創作目的係藉波浪線之改良，使各石粒網拼湊貼覆看不出邊緣線，解決於不同貼覆體凹弧度的拼湊困難；而系爭專利之創作目的，主要藉軟性底材及彈性材料，使習知之洗石子工程圖案更具變化，且具施工簡易不會造成工地污染之功效。關於技術手段，引證案一之技術核心重在矩形網之各邊緣呈非平直的波浪線，以利拼湊貼覆，故僅揭示矩形網，而未界定該矩形網之材質，屬一上位概念之發明，自可包含軟性材質與硬性材質；而系爭專利則進一步表現以軟性材料即下位概念為其底材，另系爭專利之「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圍案」技術特徵為引證案一所無。故系爭專利與引證案一之創作目的、技術手段及構造元件並不完全相同，且於系爭專利申請時，熟習洗石子施工技術者無法輕易思及系爭專利申請專利範圍第1 項「以軟性材料做為底材」及「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案」之技術，經整體技術特徵比對，系爭專利與引證案一並不相同，系爭專利即具進步性。
五、至原告所提出之財團法人中華營建基金會於95年2 月13日出具之鑑定報告書，係該鑑定人判斷陳建興所提出之待鑑定對象「預鑄勾縫、連續無縫接合建材」是否落入系爭專利之申請專利範圍第二項請求項，與本件係判斷系爭專利之申請專利範圍所記載之技術內容是否已為引證案一所揭露而不具新穎性及進步性迥然有別，自無法為有利於原告之佐證。另原告所提出之臺灣板橋地方法院94年度板簡字第1415號簡易判決，該侵權行為損害賠償事件係於95年3 月14日言詞辯論終結，於同年3 月28日宣示判決，此乃發生於原告提出本件舉發案之前，且其請求權基礎為參加人以原告侵害其所有之系爭專利權所提出之損害賠償請求權，與本件系爭專利與引證案一之技術比對無涉，亦無足為有利於原告之認定。
六、原告復主張系爭專利之申請專利範圍應予修正，將其中以顆粒材料舖灑於軟性底材上，再利用軟性底材邊框所具有之曲線作為無縫接合之技術，加以刪除，而保留以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案之技術特徵云云。惟按申請專利之標的，應以請求項中所載之所有組成元件及技術特徵予以整體界定；於解釋申請專利範圍時，應整體審酌請求項中所述及之所有組成元件及技術特徵，不得將部分特徵單獨分離、割裂判斷。而如前所述，系爭專利申請專利範圍第1 項「以軟性材料做為底材」及「以彈性材料成型於底材上之預鑄勾縫圖案」之技術，經整體技術特徵比對，系爭專利與引證案一並不相同，而具新穎性及進步性，原告此部分修正主張將導致系爭專利之申請專利範圍實質變更，委無可採。
七、其他主張或答辯：
（一）原告於95年5 月3 日提起本件舉發案時，雖併為主張系爭專利違反核准審定時專利法第71條第3 款（原告當時誤載為第22條第3 項）規定，惟原告提起本件行政訴訟時，就此部分已不再為任何主張，本院自無庸再為審究。
（二）參加人於本院審理時聲請詢問證人陳建興，惟本件依卷內所有證據資料已足資判斷系爭專利之技術特徵，並具新穎性及進步性，案情已臻明確，並無另行詢問證人之必要。
（三）本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
八、從而，被告以系爭專利無違核准審定時專利法第20條第1 項第1 款、第2 項規定，而為「舉發不成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告另為適法之處分，為無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 4 月 15 日
臺北高等行政法院第七庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林玫君法 官 陳忠行上為正本係照原本作成。
本件以訴訟事件所涉及之法律見解具有原則性者為限，始得於本判決送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如已於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補具上訴理由（均按他造人數附繕本），且經最高行政法院許可後方得上訴。
中 華 民 國 97 年 4 月 15 日
書記官 蔡逸萱