臺北高等行政法院判決
96年度訴字第00620號原 告 甲○○
送達代收人 乙○○被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 蔡練生（局長）訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國95年12月12日經訴字第09506184880號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：參加人於民國（以下同）89年02月21日以「攜帶式內燃機清洗裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第225016號專利證書。嗣原告於94年01月24日以其違反核准時專利法第98條第1項第1款、第2項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於95年07月10日（95）智專三㈢05073字第09520538930號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1、3項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
1.原處分及訴願決定均撤銷，並為「舉發成立」之審定。
2.訴訟費用由被告負擔。㈡被告聲明：
1.駁回原告之訴。
2.訴訟費用由原告負擔。
三、兩造之主張：
甲、原告主張：㈠被告審查程序違反專利審查基準：
1.審查基準所明定，新穎性及進步性係以申請案之申請專利範圍為準，判斷是亦需以各別之專利範圍所載結構特徵予以比對分析。
2.關於專利申請案申請專利範圍之記載形式，主要分為組合式寫法（Combination type）與吉普森式（又稱複合式）寫法（Jepson type）。查系爭案專利申請範圍第1項既出現有「其主要特徵在於」等語，當可據以認定其寫法係採所謂吉普森式寫法。查系爭案申請申請專利範圍第1項係為吉普森式寫法，則於「其特徵在於」前所述之內容係屬習知部分，而其改良之部分記載於「其特徵在於」之後的內容。是以，「其特徵在於」之前所述乃屬習知技術，自然無需予以比對，更不得執此作為核駁理由。
3.按「關於申請專利範圍之記載形式，國際上固有將習知部分或舊有成分於前言中敘述，然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分之所謂『吉普森式請求項』（Jepson Type Claim）者...。」為專利審查基準第1-9-30所載。系爭案既屬吉普森式寫法，則依前揭審查基準，系爭案專利範圍第1項記載於「其主要特徵在於」之前的內容（即前言）乃被告自承的習知或舊有部分結構，至於系爭案專利範圍第1項記載「其主要特徵在於」之後內容（即請求主體）方為系爭案獲准專利之創作特徵之處。歸納系爭案申請專利範圍第1項所載之核心結構特徵為：「導管的外徑小於容器開口的內徑，而導管中段形成有一供導入空氣的加壓孔，該加壓孔的高度至少高於容器內清洗劑液面的高度，藉此組構成一個便於操作的攜帶式內燃機清洗裝置者。」
4.由前揭系爭案申請專利範圍第1項獲得被告認同之新穎及進步性核心技術手段係透過一導管外徑小於容器開口內徑，以供導管可順利穿入容器內汲取清洗劑外，兼具外界空氣導入容器用途，以及於導管「中段」形成加壓孔，且該加壓孔高度需高於容器內清洗劑液面高度，復輔以「內燃機」啟動時產生之「真空吸力」，吸入空氣與清洗劑混合成霧化或泡沫狀」清洗內燃機目標，以克服習知內燃機清洗時需結合體型龐大之空壓機攜帶不易技術課題。
㈡證據二結合證據三，足證系爭案有違反進步性之規定：
1.系爭案所揭之專利特徵為：「導管的外徑小於容器開口的內徑,而導管中段形成有一供導入空氣的加壓孔，該加壓孔的高度至少高於容器內清洗劑液面的高度，藉此組構成一個便於操作的攜帶式內燃機清洗裝置者。」
2.原告於舉發理由書及訴願書中一再指出，利用「內燃機」啟動時產生之真空吸力取代習知空壓機作為動力來源技術手段，證據二（即西元1999年10月26日公告之美國第5,970,994號專利案）即屬一利用「內燃機」為驅動動力來源之相關技術。再者，系爭案連接容器與內燃機之導管中段開設「加壓孔」專利特徵亦見於證據三（即88年06月21日公告之第00000000號「引擎燃燒室積碳清洗器」新型專利案）所揭，惟證據三係使用系爭案創作背景所述之「空壓機」；但不容爭執的是，系爭案亦是見於結合空壓機形態之內燃機清洗裝置無法攜帶，而思及以「內燃機」本身啟動時可獲得之真空吸力，而透過內燃機吸取清洗劑之技術既早存在於證據二，熟習技藝人仕自然得將證據三中段開設加壓孔之技術，由既存之空壓機轉而接設在證據二所揭之內燃機技術，獲推導出系爭案之專利特徵，系爭案固然符合新穎性，亦因組合新型並無任何「突出性」「相乘」功效產生，而有悖進步性法條之規定。
3.被告忽視原告所強調「利用內燃機作為清洗劑吸取動力源，及導管中段形成供空氣導入混拌清洗劑之加壓孔特徵，實已見櫫於證據二、三」之事實。訴願決定卻執以「系爭案申請專利範圍第1項之容器、導管（中段形成加壓孔）整體形狀、構造，不同於證據二容器、導管、配給器、吸氣配件之整體的形狀、構造」為由，認為原告主張證據二結合證據三，尚不足以證系爭案有違反進步性規定情事。
4.但誠如原告於舉發理由書中強調：「系爭案並未於『申請專利範圍』中限定導管為單一或若干個所組成，同時亦未限定其導管與容器開口間有無任何固定件，故不論容器設有蓋子或無設置固定用蓋子，皆為其專利範圍所涵括。」更重要的一點係：「連接內燃機及容器之導管，既為系爭專利範圍『其特徵在於之前』之習知結構，依系爭案審定適用之審查基準所明定，自不屬審定之範疇。」惟被告卻未依審查基準之規定，任意以證據二、三之導管結構、形態與系爭案不同為由維持被告規定，實已違反行政機關應為盡之監督職權。
5.訴願決定亦以原處分理由做為訴願駁回理由，訴願機關如此草率之審查態度，實有悖其應盡之行政監督之職；更甚者，訴願機關以系爭案導管結構形態不同於證據二、三之論點，更肆意擴大對證據七（含證據七之一、二）加以解釋，憑此認定系爭案之進步性無法由原告所提之諸證據揭露，而維持原處分，訴願機關認事用法顯有違誤之處，難令原告甘服。㈢揆諸上述，原處分及訴願決定實有認事用法違誤之處，特此狀祈 鈞院鑒核，賜准判決如聲明以維權益，毌任感禱。
乙、被告主張：㈠查原處分理由㈤至㈧皆依原告訴訟理由㈠、1引述之專利審
查基準比對判斷無誤。查原告舉發理由第5頁倒數第1、2行主張：「系爭案申請專利範圍第1項特徵前言部分已見於證據二而不具新穎性。」舉發理由第6頁第13至18行及舉發補充理由㈠第2頁第3至8行主張：「系爭案申請專利範圍第1項特徵前言部分為習知構造而不具進步性。」惟原處分依行政程序法第43條規定，斟酌全部舉發陳述、原告前揭主張及證據，比對系爭案申請專利範圍全項裝置判斷事實後，而為審定。原告訴訟理由㈠、3係據專利審查基準第1-9-30之記載（其係規範更正申請專利範圍的基準，惟系爭專利並未申請更正申請專利範圍）；訴訟理由㈡、4主張：「...連接內燃機及容器之導管，既為系爭專利範圍『其特徵在於之前』之習知結構，依系爭案審定適用之審查基準所明定，自不屬審定之範疇。」或訴訟理由㈠、2主張：「...『其特徵在於』之前所述乃屬習知技術，自然無需予以比對，更不得執此作為核駁理由。」實無理由，且其亦恰牴觸原告訴訟理由㈠、1所引述比對判斷原則。
㈡原告稱「證據二亦利用內燃機啟動時產生真空吸力取代習知
空壓機作為動力來源」，惟其並非對應系爭案申請專利範圍標的，攜帶式且創作改良之內燃機清洗裝置才是系爭專利技術手段。原處分理由㈧第12至16行或舉發補充理由㈡第4頁第9、10行稱：熟習內燃機清洗裝置者皆確認系爭專利操作時，導管內流動者為泡沫，而證據二操作時管內流動為清潔劑，故證據二並無揭露如系爭專利導管中段加壓孔的高度至少高於容器內清洗劑液面的高度亦可實施的教示，且系爭專利導管單一構件較證據二導管（32、42）、配給器26a、吸氣配件48、進氣孔68構件簡化即為創作改良；原處分理由㈧第6至8行已述明證據三說明書第7頁第8行揭露高壓空氣經透孔132，使突起於封閉筒體1上方，實無法對應系爭專利開口51容器50，且大氣壓力與內燃機真空壓力作用，使空氣由加壓孔62進入導管60，故證據三透孔無法比擬為系爭專利加壓孔，又原處分理由㈥第21至23行已述明證據三藉噴槍接頭4由噴槍41噴出的技術，實無法對應系爭專利導管連接內燃機之構件。上述答辯理由說明證據二、三並無法支持原告訴訟理由㈡、2所稱「熟習技藝人士自然得將證據三加壓孔技術，由既存空壓機轉而接設在證據二所揭內燃機技術，組合推導出系爭專利特徵」的說法。
㈢經再核系爭案申請專利範圍特徵未如原告訴訟理由㈡、3所
稱已見於證據二、三，且於原處分理由㈤第3至20行及原處分理由㈥亦已述明。原告訴訟理由㈡、4所稱「...系爭案並未於『申請專利範圍』中限定導管為單一或若干個所組成，同時亦未限定其導管與容器開口間有無任何固定件，故不論容器設有蓋子或無設置固定用蓋子，皆為其專利範圍所涵括」係相同舉發補充理由㈠第2頁1及2所主張，而原處分理由㈥第8至16行亦已經述明，系爭案申請專利範圍導管限於說明書、圖式之唯一對應，原處分理由㈧第3至25行已經述明申請專利範圍第2項依附第1項附加隔片55（訴訟理由比擬之蓋子）樣態。原告訴訟理由㈡、5稱「...訴願機關持以系爭案導管結構形態不同於證據二、三之論點，更肆意擴大對證據七（含證據七之一、二）加以解釋，憑此認定系爭案之進步性無法由原告所提之諸證據揭露」，並未明確陳具不服舉發審定對證據七（含證據七之一、證據七之二）之理由；如有，答辯理由援用原處分理由㈤第39至52行、及原處分理由㈦之理由，容不再贅述。
㈣綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。
丙、參加人主張：如被告訴訟代理人上開所述。理 由
一、按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：1、申請前已見於刊物或已公開使用者。」「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」為系爭專利核准時專利法第97條、第98條第1項第1款及第2項與第98條之1所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第105條準用第27條或違反第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。
二、本件係參加人前於89年02月21日以「攜帶式內燃機清洗裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000 號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第225016號專利證書。嗣原告於94年01月24日以其違反核准時專利法第98條第1項第1 款、第2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審定為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，向本院提起行政訴訟，並為如事實欄所載之主張。
三、本院判斷如下：㈠本件系爭第00000000號「攜帶式內燃機清洗裝置」新型專利
案，依其專利公報所載，申請專利範圍共6 項，其中第1項為獨立項，第2 至6 項為附屬項；第1項係「一種攜帶式內燃機清洗裝置，該清洗裝置主要包含有一容置清洗劑的容器及一連接容器與內燃機的導管，其中容器頂端形成有一開口；其特徵在於：導管的外徑小於容器開口的內徑，而導管中段形成有一供導入空氣的加壓孔，該加壓孔的高度至少高於容器內清洗劑液面的高度，藉此組構成一個便於操作的攜帶式內燃機清洗裝置者。」等語；而原告所提舉發證據一係本院91年度訴字第4448號判決書影本；證據二係西元1999年10月26日公告之美國第5,970,994 號專利案；證據二之一係證據二說明書中實施例說明之中譯本；證據三係88年06月21日公告之第00000000號「引擎燃燒室積碳清洗器」新型專利案；證據四係西元1978年02月28日公告之美國第4,076,002 號專利案；證據五係西元1975年04月08日公告之美國第3,875,
922 號專利案；證據六係西元1987年11月03日公告之美國第4,703,728 號專利案；證據七係西元1997年04月15日發行之石油情報月刊封面、廣告頁第4 、5 頁影本；證據七之一係證據七廣告頁所登載之CARBON-X進氣岐管清洗器彩色列印㈠至㈤；證據七之二係CARBON-X進氣岐管清洗器使用說明、補充證據八為美國專利商標局於西元2005年02月03日出具：09/706,381申請案於西元2002年11月12日修正（AMENDMENT ）證明；補充證據九係本院及臺灣臺中、臺南、高雄等各地方法院委託臺灣省機械技師公會鑑定之往返函件共21件；補充證據十係前開技師公會出具系爭專利與證據二之專利分析鑑定報告。
㈡證據二係西元1999年10月26日公告之美國第5,970,994 號專
利案；系爭專利與證據二相較，證據二之導管外徑與容器開口內徑之差異、另設配給器及吸氣配件等構件，為系爭案申請專利範圍第1 項所無，且證據二之進氣孔與系爭專利之加壓孔位置互有差異，又系爭案申請專利範圍第1 項之容器、導管（中段形成加壓孔）整體形狀、構造，不同於證據二容器、導管、配給器、吸氣配件之整體的形狀、構造。至補充證據十亦無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。再者，系爭專利之加壓孔形成於導管中段，導管構成要件省略保有清洗劑與空氣混合，係證據二所無；縱證據二亦利用內燃機啟動時產生真空吸力取代習知空壓機作為動力來源，惟並非系爭案申請專利範圍，蓋攜帶式且創作改良之內燃機清洗裝置才是系爭專利技術手段；故證據二不足以證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。另證據三係88年06月21日公告之第00000000號「引擎燃燒室積碳清洗器」新型專利案，依其專利公報所載乃揭示高壓空氣經透孔，使突起於封閉筒體上方；而系爭專利係開口容器，且大氣壓力與內燃機真空壓力作用，使空氣由加壓孔進入導管，故證據三並無系爭專利運用進氣岐管吸力，及導管加壓孔吸入空氣之技術特徵，故結合證據二與證據三，亦不足以證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。
㈢證據四係西元1978年02月28日公告之美國第4,076,002 號專
利案；然參酌證據四專利公報之圖式，並無內燃機清洗裝置之揭露，是以證據四難以證明系爭案申請專利範圍第4 項之發泡體係簡單轉用自證據四；又系爭專利範圍第3 項之整體形狀及構造並不近似於證據二組合證據三之形狀及構造，從而，證據二組合證據三自無法證明系爭案申請專利範圍第3項不具進步性，而系爭案申請專利範圍第4 項係依附於第3項界定發泡體，是證據二組合證據三、四，亦不足以證明系爭案申請專利範圍第4 項不具進步性。證據五係西元1975年04月08日公告之美國第3,875,922 號專利案，依其專利公報所載，並無清洗內燃機之揭示，系爭案申請專利範圍第5 項整體形狀、構造又不同於證據二組合證據三組合證據五；且前證據二組合證據三無法證明系爭案申請專利範圍第3 、4項不具進步性，已如上述；而系爭案申請專利範圍第5 項係依附於第3 、4 項，故實難以證據二組合證據三、五證明系爭案申請專利範圍第5 項係不具進步性。證據六係西元1987年11月03日公告之美國第4,703,728 號專利案，依其專利公報所載，無清洗內燃機之揭示，且證據二組合證據三無法證明系爭案申請專利範圍第1 項或第2 、3 項不具進步性，已如上述；而系爭案申請專利範圍第6 項為第1 至4 項之附屬項，故實難以證據二組合證據三、六證明系爭案申請專利範圍第6 項不具進步性。
㈣證據七之一導管係由導管及分配組件三者所組成，又依其第
三、五圖式，其加壓孔形成於分配組件上，依第一圖所示並設有調節閥之構件，上開結構為系爭專利所無；而依上開系爭案申請專利範圍第1 項所載，其導管係加壓孔設於導管中段之整體形狀、構造並不相同；況系爭案申請專利範圍第2項依附第1 項附加隔片，亦不同於證據七之一整體形狀、構造。另系爭案申請專利範圍第3 項或第4 、5 、6 項皆依附第1 項獨立項技術再予限縮，所以證據七（含證據七之一、證據七之二）實難證明系爭專利申請專利範圍申請前已見於刊物及證據。
㈤至原告於訴願階段所提之臺灣高等法院臺中分院94年度智上
字第2 號判決，惟查該案之被告為丙○○，並非原告；且所涉及之「LIONOIL CK-105汽車多功能除碳劑」、「楊博士汽車環保除碳劑」等產品，揆諸該判決內容，係分別為90年09月20日申請「攜帶型內燃機清洗機構」新型專利及90年07月31日申請「引擎燃燒室積碳清洗器改良」新型專利，然其各該專利之申請日期均晚於系爭專利申請日89年02月21日，因上開證據並未於異議審查階段提出，亦非與舉發證據本於同一基礎事實，而係訴訟階段所提另一獨立之新證據，揆諸前開說明，應不予審究。
四、綜上所述，原告所提上開舉發證據均不足以證明系爭案有違反前揭核准時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項之規定，從而，被告所為本件舉發不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告起訴請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告應為舉發成立之處分，為無理由，應予駁回。
五、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 96 年 10 月 30 日
第七庭審判長法 官 李得灶
法 官 林育如法 官 黃秋鴻上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 96 年 10 月 30 日
書記官 林苑珍