臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1206號原 告 弘大昌貿易有限公司代 表 人 甲○○董事）住同訴訟代理人 林重宏 律師（兼送達代收人）複代 理 人 紀復儀 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 乙○○
參 加 人 義大利商‧費列羅公司（FERRERO S.P.A）代 表 人 丹尼里‧林格Da
馬西莫‧格達諾M訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師黃闡億 律師上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年3月14日經訴字第09706103100 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人於民國（下同）93年11月30日以「FERRERO ROCHER
and device（three-dimensional device）（in colours）」立體商標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第30類之巧克力糖、巧克力糖果、杏仁糖、糖果等商品，向被告申請註冊，經其審查，依商標法第23條第4 項規定核准列為註冊第0000
000 號商標。嗣原告以系爭商標有違商標法第23條第1 項第
1 款、第4 款及第13款之規定，對之提起異議，經被告審查，以96年8 月3 日中台異字第950783號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：⑴原處分違反商標法第23條第1 項第1 款之規定：
①「商標不符合第5 條規定者，不得註冊」、「商標之文字
、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，商標法第5 條、第23條第1 項第1 款定有明文。而所稱表彰商品之標識，指一般消費者一見即知其為代表商品之品牌，具有標誌性；所稱得藉以與他人之商品相區別，指一般消費者一見即知其為代表特定主體之商品，具有辨識性，此為商標註冊要件之一，可依一般生活經驗加以衡酌。如就商標圖樣之整體外觀衡酌結果，不具備此一要件，即不應准予註冊。違反之而審定准予註冊者，一經提出異議，商標主管機關應為異議成立之審定，最高行政法院92年度判字第155 號著有判決。
②參加人之商品「其圓球造型於巧克力或糖果相關產品並不
具有獨特性，金鋁箔紙與咖啡色紙碟，亦為巧克力產品之常用包裝」業經行政院院臺訴字第0910030412號訴願決定所認定，而臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決更認定「查上訴人公司（即本件參加人）之金莎巧克力圓球造型外觀係以金黃色鋁箔皺褶紙包裝，上面貼有『FERREROROCHER』名稱小標籤，並置於金色平行線條紋之咖啡色紙碟上之包裝方式，上訴人主張該包裝為公平法第20條所稱之表徵云云。惟查圓球造型及鋁箔紙包裝於巧克力相關產品並不具有獨特性及識別性，此有上訴人自行提出之行銷於香港市場的三種圓形造形及鋁箔紙包裝之巧克力商品及行銷於臺灣市場的二種圓形造型及鋁箔紙包裝之巧克力商品可證，且紙碟亦為裝置單顆巧克力之常見包裝，依公平會對於公平法第20條案件之處理原則第9 點屬商品慣用之形狀、容器、包裝，不具表彰商品來源之功能，非公平法第20條所稱之表徵。而本件上訴人以弘大昌公司（即本件原告）之金思您巧克力仿冒金莎巧克力外觀、包裝，涉嫌違反公平法第20條第1 項規定，向公平會提出檢舉，經公平會調查結果，認定並不違法，而決議不處分，上訴人不服，對之提出訴願，訴願機關即行政院亦認定不違法而駁回其訴願。上述公平會及行政院訴願委員會認定不違法之意見，認為：金莎巧克力之圓球造型於巧克力或糖果相關產品並不具有獨特性，金鋁箔紙與咖啡色紙碟，亦為巧克力產品之常用包裝....不能使用相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰商品為某特定事業所產製，尚不構成行為時公平法第20條所稱之表徵等語，有公平會90年10月5 日（90）公參字第0000000-000 號函覆決議結果及行政院91年8 月13日院臺訴字第0910030412號訴願決定可參....。益徵上訴人主張之系爭金莎巧克力外觀、包裝，實為同類商品常見慣用表徵，揆諸前揭關於公平法第20條第
2 項第1 款之說明，同條第1 項對表徵之保護，已不適用於本件金莎巧克力之系爭外觀、包裝。是上訴人主張金莎巧克力外觀、包裝，具有識別性，係屬公平法第20條所稱之〝表徵〞云云，自不足取」，足證參加人之系爭商標並不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，亦無足藉以與他人之商品相區別，當屬不具有識別性而有違商標法第5 條之規定，應為撤銷。
③系爭立體商標亦不具有先天或後天識別性：
1.參加人就系爭商標所為「本件立體商標係由球狀糖果以金黃色包裝紙之包裝圖，再以咖啡色包裝紙為底，有一橢圓形標籤置於糖果頂端中央，並含外文FERRERO ROCHER等字樣，而橢圓形則採以金黃色、白色及紅色線條之輪廓所構成」之說明內容，實則係相關消費市場通常採用的形狀，而非參加人所獨創，消費者並無法由此種圓球外型並裹以金黃色包裝等外觀，來辨識其究出於何特定廠商，當不具備先天識別性。
2.為證明系爭商標整體包裝設計並不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，亦無足藉以與他人之商品相區別，當屬不具有先天性或後天性之識別性，而有違商標法第5 條之規定，故原告在原異議程序即提出照片57幀計17種巧克力，主張該17種巧克力，分別購自於國內、外（香港、大陸）等地，且不乏國內巧克力糖果業著名廠商甘百世食品工業股份有限公司所生產，並於屈臣氏、全聯社、松青超市等知名賣場販售，該等非參加人廠牌之巧克力，整體包裝外觀均是圓形體裹以金黃色包裝紙包裝，其每顆頂端貼有橢圓形小標籤，其中14種之多是置於咖啡色紙碟上，故依上開照片，足可認定參加人之商品「其圓球造型於巧克力或糖果相關產品並不具有獨特性，金鋁箔紙與咖啡色紙碟，亦為巧克力產品之常用包裝」。惟被告及訴願決定機關不察，未究明事實查證實品，竟謂「他廠商所產製之巧克力糖商品包裝照片不得執為系爭商標不具識別性或具功能性應不得註冊之有利事證」。
3.依前揭行政院院臺訴字第0910030412號訴願決定、臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決內容，更見公平會、行政院、臺灣士林地方法院、臺灣高等法院均認定系爭商標（即球狀糖果以金黃色包裝紙之包裝圖，再以咖啡色包裝紙為底，有一橢圓形標籤置於糖果頂端中央），不具先天識別性。除此之外，依前揭公平會90年10月
5 日（90）公參字第0000000-000 號函覆決議結果、前揭行政院訴願決定及臺灣高等法院94年度上字第984 號判決內容，更顯證參加人主張系爭商標具後天識別性，洵無理由。
⑵原處分違反商標法第23條第1 項第4 款規定：
①依商標法第23條第1 項第4 款之規定，立體商標之立體形
狀若具有功能性，而為業者所需要，不應由特定人取得註冊。所謂功能性，有立體、顏色及聲音商標審查基準揭示其重要性，即基於公平競爭之考量，商品或其包裝之立體形狀具有特定使用上之功能，且該功能為達到該商品之使用或目的，或某種技術效果所必須，或該形狀之製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢者，除得依專利法取得專利外，若由一人所獨佔，將嚴重影響同業利益，是以，應使一般業者都可以合理使用，以利公平競爭。
②準此，巧克力、糖果商品外觀圓球造型於巧克力或糖果相
關產品並不具有獨特性，金鋁箔紙與咖啡色紙碟，亦為巧克力產品之常用包裝，前揭行政院院臺訴字第0910030412號訴願決定及臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決所認定，已如前述，故系爭商標之包裝形狀乃屬一般糖果業者包裝糖果類商品所慣常使用，不應由參加人藉商標之名加以壟斷，而失公允。且就原球巧克力產品而言，以錫箔紙外包本係最符合經濟效益之設計。巧克力遇光、遇熱便易產生質變，而錫箔紙阻絕光熱且穩定的特性，正是巧克力最好的包裝材料。而且巧克力製成圓球狀，為避免開封後巧克力四處滾動，以錫箔紙包裝增加摩擦力，便於消費者取用，又不易沾手。換言之，巧克力做成圓球狀，以錫箔紙包裹外部當有其功能性。此點從市面上有多種產品均以此種方式設計可得而知。本件不應由參加人藉商標之名加以壟斷，而失公允，是系爭商標依商標法第23條第1 項第4 款規定亦應予撤銷。
⑶原處分違反商標法第23條第1 項第13款規定：
判斷商標近似與否，應本客觀事實，依具有普通知識之一般商品購買者施以普通之注意，異時異地隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。商標在外觀、讀音及文義近似者，及為近似商標/ 標章。故商標在外觀、讀音、文義或觀念近似，有足以引起一般消費者對其所表彰商品之品質、來源及產製主體產生誤信誤購之虞者，即屬商標法第23條第1 項第13款所稱之近似商標。本件系爭商標外文FERRERO ROCHER部分與原告之據以異議之註冊第754262號「FOREVER ROSERY及圖」商標（下稱據爭商標，如附圖2 ）近似或相同，而依前揭臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決，可證原告在95年
3 月16日前已使用據爭商標，二商標均使用於糖果商品足以使消費者發生誤認，為維護交易安全，系爭商標之註冊應予撤銷。
⑷原處分違反行政程序法相關規定：
原告於原商標異議審定程序中，曾明文就前揭照片57幀計17種巧克力，表示「該等證物巧克力實品貴院審查倘有須要原告將另為呈送鈞院」，然被告及訴願決定機關就原告提供之巧克力照片，無法判斷他廠商所產製之巧克力糖商品之日期時，竟未能依法要求原告提供必要物品即所示巧克力實品以做調查，罔顧該有利原告之事證不予調查，率斷為「異議不成立之處分」，除有違反行政程序法第36條、第38條至第43條之相關規定外，更有認定事實未憑證據之違誤。
⑸原訴願決定機關未依法進行言詞辯論，於法顯有重大違誤：
本件系爭商標爭議性甚大，且所涉爭議複雜。原告依據訴願法第65條之規定向訴願決定機關申請言詞辯論以進行理由之補充與實體說明。詎料，訴願決定機關竟未依訴願法第65條所規應舉行言詞辯論程序，亦在未詳加調查的情況下即遽行決定，且所持結論有諸多違誤，於法實有重大違誤。
⑹綜上，原告主張系爭立體商標不具有先天或後天識別性，且
就本件圓球巧克力產品而言，以錫箔紙包裹外部當有其功能性，再者，系爭商標與據爭商標在外觀、讀音、文義或觀念近似，有足以引起一般消費者對其所表彰商品之品質、來源及產製主體產生誤信誤購之虞，故系爭商標自有商標法第23條第1 項第1 款、第4 款及第13款之適用，原處分於法有違等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷暨命被告就系爭商標作成異議成立之處分，訴訟費用由被告負擔」。
三、被告抗辯：⑴商標法第5 條：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音
、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」又商標法第23條第1 項第
1 款規定，商標「不符合第5 條規定者」，不得註冊；商標法第23條第1 項第4 款規定，「商品或包裝之立體形狀，係為發揮功能性所必要者」，不得註冊。而所謂「立體商標」係指凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源之商標。立體商標要能獲准註冊須符合識別性、非功能性及其他一般商標註冊之要件。而判斷立體商標識別性，被告公告之「立體、顏色及聲音商標審查基準」，列有各項相關參考因素。又商標法第23條第1 項第13款規定，商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊。其中「商標近似」依前揭各該法條規定為必須具備要件之一。而商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品/ 服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品/ 服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察（被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2 參照）。
⑵本件經審酌後，認系爭商標應具識別性及非發揮功能性所必要：
①商品本身的形狀或商品包裝容器之形狀雖不具識別性，惟
申請人若能提供相當之證據，例如消費者是否認識該商品形狀為表彰商品來源之標識的消費者調查報告、廣告支出、強調該商品形狀之特色可作為辨別商品來源的廣告（例如請認明這個商品形狀等廣告文字或廣告詞）、商品形狀使用期間長短與獨家性及銷售情況等，來證明該商品形狀業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，則因取得後天識別性，而得依商標法第23條第4 項規定，商標「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，核准其註冊（前揭審查基準2.4.1 參照）。
②系爭商標係由球狀糖果以金黃色包裝紙之包裝圖，再以咖
啡色包裝紙為底，有一白色橢圓形標籤置於糖果頂端中央，並含外文FERRERO ROCHER等字樣，而橢圓形則採以金黃色、白色及紅色線條之輪廓所構成。依參加人提出之證據資料觀之，系爭商標係參加人早於71年首創將巧克力糖以金黃色鋁箔包裝成圓球狀，置放在咖啡色紙碟，並標示外文「FERRERO ROCHER」之設計圖樣產製行銷，於91年起該平面圖形除在義大利、巴西、緬甸等獲准註冊，其立體圖樣取得國際註冊外，又所產製之16粒、24粒包裝外盒圖樣分別於義大利、法國、美國、墨西哥、日本及世界智慧財產權組織獲准註冊，參加人復於73年至94年間花費鉅額費用於各國製作電視廣告以促銷其巧克力商品，據參加人提出之統計一覽表，從84年起其產品總銷售量、銷售額、廣告費等逐年不斷攀升，截至93年已達到歐元590,622,000元之多。我國自77年起引進臺灣後，更透過報章雜誌及電視媒體等廣泛宣傳，參加人為促銷「FERRERO ROCHER」（金莎巧克力）產品，另產製3 、5 、8 、16、24粒等不同盒裝商品來配合聖誕節、情人節及新年節慶活動，並於全省之大型百貨公司、便利超商、各大賣場及超級市場長期陳列販售，行銷迄今已長達10餘年，據參加人統計資料所示，自82年至93年每年之臺灣行銷費用均達千萬元以上，足堪認定系爭商標所表彰獨特包裝設計之巧克力糖商品於
93 年11 月30日申請註冊時應為我國消費者所熟知。是系爭商標之立體形狀業經參加人長期使用且在交易上已成為參加人商品之識別標識，得依商標法第23條第4 項規定核准註冊。
③商品或其包裝之立體形狀具有特定使用上的功能，且該功
能為達到該商品之使用或目的所必須、為達到某種技術效果所必要，或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為免影響相關事業之公平競爭，應認為係商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用。換言之，具功能性而為業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，產生不公平的後果，不得准予註冊（審查基準2.5.1 參照）。而依一般社會通念及市場交易情形，經營巧克力糖業者有以片狀、塊狀、圓球狀、心型狀等不同之大小形狀生產巧克力商品，並搭配各式顏色、圖案設計包裝單顆販售，在一般行銷市場上即存有多種可替代性之巧克力商品包裝樣式，系爭商標即非為發揮功能性所必要，自無影響相關事業之公平競爭之情事，揆諸前揭說明，系爭商標之註冊無前揭條款之適用。
⑶系爭商標與據爭商標相較，系爭商標之外文「FERRERO ROCH
ER」不具任何字義，而據爭商標之外文「FOREVER ROSERY」則有永遠的薔薇園之意，二者就外觀、觀念及讀音均有差異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，應無致一般消費者混淆誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，二商標非屬構成近似，系爭商標之註冊應無前揭法條規定之適用。
⑷至原告舉出系爭商標經行政院院臺訴字第0910030412號訴願
決定及臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決，認定參加人之金莎巧克力圓球造型外觀及金鋁箔紙、咖啡色紙碟之包裝方式不具有獨特性及識別性一節，惟查前開案例係屬原告是否有違反公平交易法之情事，與系爭商標是否有違商標法第23條第1 項規定不得註冊之情形有別，二者適用法規、構成要件及審認標準及時點不同，原告自不得援引執為本件有利之論據。另原告提出他廠商所產製之巧克力糖商品包裝照片一節，然核其上或無標示日期，或日期顯在系爭商標93年12月28日申請註冊之後，原告亦不得執為系爭商標不具識別性或具功能性應不得註冊之有利事證，併予敘明。
⑸綜上，被告以系爭商標與據爭商標不構成近似，且系爭商標
經參加人長期廣泛行銷使用於交易上已成為參加人商品之識別標識，取得後天識別性，亦非為發揮功能性所必要之設計，本件並無商標法第23條第1 項第1 款、第4 款及第13款之適用，原處分並無違誤等語。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、參加人之陳述：⑴就商標法第23條第1 項第1 款部分，根據被告「立體、顏色
及聲音商標審查基準所揭示之判斷原則，系爭商標應具有識別性，並無違反商標法第5 條規定之情事：
①本件系爭商標具有先天識別性：
1.「立體、顏色及聲音商標等特殊型態商標識別性的判斷應考慮消費者的認知、商品的特性及相關消費者市場使用的情形等因素，因為只有依消費者的認知，會將其作為區別商品或服務來源的標識，才具有識別性。」（前揭審查基準1.前言第2 部分）、「商品形狀若非相關消費市場通常採用的形狀，相反地，該形狀相當特殊而予人印象深刻，使得消費者易於其腦海中留下印象，產生記憶，並依其認知，在觀念上可以將該形狀與商品相區別，而將其視為辨別商品來源之標識，而非只是一種裝飾性的形狀設計，因具有商標標示商品來源的功能，有商標先天之識別性。」（前揭審查基準2.4.1 ）；「由於商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，因此，商品本身形狀所作識別性的考量與判斷，同樣亦可適用於商品包裝容器之形狀。」（上述審查基準2.4.2 ⑵）；「由於商品或其包裝容器之形狀，依市場交易習慣，大都結合文字，圖形及顏色構成一整體外觀，予消費者寓目之印象為單一視覺效果印象，故識別性的判斷應以文字、圖形及/ 或顏色與立體形狀之聯合式所呈現之整體外觀判斷之」（前揭審查基準2.4.5 ）。
2.系爭商標為以文字、圖形、記號、顏色與立體形狀所組合之聯合式商標：
系爭商標圖樣為一粒圓球造型包裝圖，其主要構圖係商品本身（即巧克力糖）及外表裹以華麗之金黃色錫箔紙包裝，頂端中央有一白色印有紅色滾邊及「FERRERO ROCHER」字樣之橢圓形標籤，其底部則是完全被包覆置放於一個咖啡色波浪皺摺紋所作成之紙碟中。整體觀之，該圖樣應屬上述「立體、顏色及聲音商標審查基準」中所稱之「文字、圖形、記號、顏色與立體形狀所組合之聯合式」商標，依前揭審查基準2.4.5 規定，應以其呈現之整體外觀判斷有無識別性。
3.系爭商標圖樣並非相關消費市場通常採用的形狀，乃為參加人所獨創，造型相當顯著，計有3 粒、5 粒、8 粒、16粒、24粒等外盒包裝。此種特殊造型之巧克力商品，向與參加人之另一中文商標「金莎」相互結合在一起，長期以來則是透過香港．亞洲費列羅有限公司（FERR
ERO ASIA LIMITED）負責該商標商品之銷售事宜。消費者可依據此種圓球外型並裹以金黃色包裝及搭配映襯內裝商品之外盒造型等特殊設計，而辨識其來自某特定廠商。該圖樣雖為商品之包裝圖，但其外觀本身具有獨特性，並有外文「FERRERO ROCHER」字樣，足使消費者認識其產製來源，消費者見此商品包裝便可立即與其商品來源產生聯想，實際交易市場上該圖樣本身已足以吸引消費者之注意，並可讓消費者以之與他人商標相區別，是其具有識別性，足堪認定。
②本件系爭商標具有後天識別性：
1.依商標法第23條第4 項規定，有不符第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，仍得以註冊。上述「立體、顏色及聲音商標審查基準」第2.4.1 ⑴點亦規定：「申請人若能提供相當之證據，例如消費者是否認識該商品形狀為表彰商品來源之標識的消費者調查報告、廣告支出、強調該商品形狀之特色可作為辨別商品來源的廣告（例如請認明這個商品形狀等廣告文字或廣告詞）、商品形狀使用期間長短與獨家性及銷售情況等，來證明該商品形狀業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地應取得後天識別性，而得依商標法第23條第4 項之規定核准其註冊」，可供參酌。
2.系爭商標之圓球狀巧克力糖產品，早於77年即引進臺灣，迄今已行銷長達20年之久，並經年累月地透過經銷商、報章雜誌及電視媒體等廣告宣傳，亦於各國經銷網站上促銷該商標商品，此有下列證據資料可資佐證：
A.73-94 年美國、墨西哥、英國、阿根廷、德國、澳洲、加拿大、多明尼加、法國、比利時、西班牙、義大利、波蘭、捷克、瑞士、俄羅斯、挪威、比利時、哥倫比亞、巴西、亞洲等國家所推出之歷史性電視廣告光碟片共4 片及其內容明細一覽表。
B.84年起至93年之銷售量、銷售額、廣告費、宣傳費、研究費、其他行銷費、展示架、銷售宣傳品之統計一覽表，其中銷售額（Gross Sales ）部分，可清楚看出參加人系爭商標商品已從84年的歐元347,821,000元逐年快速成長不斷向上攀升，截至93年8 月之統計，已達到歐元590,625,000元之多。
C.77年8 月起至2004年8 月止，其3 粒、5 粒、8 粒、16粒及24粒等包裝產品於臺灣販售之個別銷售量（lQli=lOOkg）及銷售額統計一覽表。
D.西元1993/1994 年至西元2003/2004 年間逐年之臺灣行銷費用統計一覽表。分別是93/94 年美金1,183,00
0 元、94/95 年美金1,317,000 元、95/96 年美金1,093,000 元、96/97 年美金1,141,000 元、97/98 年美金1,151,000 元、98/99 年美金670,000 元、99/0
0 之美金1,030,00 0元、00/01 年美金1,297,000 元、01/02 年美金1,283,000 元、02/03 年美金1,352,
000 元及03/04 年美金1,282,000 元。
E.香港．亞洲費列羅有限公司（FERRERO ASIA LIMITED）提供有關參加人系爭商標及其他商標之巧克力產品自77年9 月起至93年8 月間，統計該公司於世界各國之銷售量及銷售額列舉明細表。
F.參加人為促銷「FERRERO ROCHER」（金莎巧克力）產品之3 粒、5 粒、8 粒、16粒及24粒等不同盒裝產品，自西元2002/2003 年至2004/ 2005年間，為迎合亞洲地區之聖誕節、情人節及農曆新年等節日之濃厚氣氛，於台灣全省的大型百貨公司、便利商店（如全家、0K、7-11及萊爾富等）、各大賣場（如家樂福）、超級市場等場所設置活動攤位，舉辦抽獎活動及折價券贈送而精心設計出配合各種主題之廣告宣傳資料、促銷活動海報、告示板、立體懸吊告示板、抽獎活動告示立架、中國舊曆新年用門聯、手提紙袋等。
G.自西元2002/2003 年至2004/2005 年陸續刊登於臺灣各大報章雜誌、西門町電視牆等之商品介紹及廣告宣傳資料影本。
H.系爭商標之單粒圓球形巧克力糖其平面圖形已於義大利、巴西、緬甸獲准註冊，及其立體圖形亦已取得世界智慧財產權組織之國際註冊等相關註冊資料。此外，16粒巧克力糖之包裝外盒和24粒巧克力糖之包裝外盒則分別於義大利、法國、世界智慧財產權組織、美國、墨西哥及日本等國家取得註冊。
3.由上述可證，本件系爭商標圖樣，經由參加人經年累月廣泛地使用及銷售，早已成為表彰參加人商品之標誌，具相當之知名度，鑒於系爭商標商品於世界各國優異之銷售成績，各國消費者於市面上或網站上均可輕易購得本件商標商品，參加人並不定期舉辦活動，並配合節慶發放小禮物用以促銷該商標商品，無論於全球各地均已花費眾多心力、金錢行銷本案商標商品，並已建立相當之識別性，故系爭商標應有受商標法保護之必要，藉以維護參加人及廣大消費者權益，該商標圖樣應已符合商標法第23條第4 項之要件，具有後天識別性，應得以註冊。
③本件所審查者為系爭商標是否違反商標法第23條第1 項第
1 、4 、13款之規定而不得註冊，而原告援引之行政院院臺訴字第0910030412號訴願決定及臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決所審理之範圍，則為原告進口、販賣「FOREVER ROSERY」巧克力是否有違公平交易法第20條第1項第1 款及第24條之規定，與本件所審查之對象、範圍並不相同。且上開臺灣高等法院判決認為：「商標之要件為足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而公平交易法第20條所稱之『表徵』須具備識別力、特別顯著或具次要意義，並為消費者所普遍認知，二者之要件顯然不同，尚難謂上訴人取得金莎巧克力外觀、包裝之商標權即謂金莎外觀、包裝即為公平交易法第20條所稱之表徵。」，其顯然將公平交易法第20條所稱之「表徵」與商標法上之商標分別看待，認為二者之要件不同。倘如原告之主張，直接以該判決對參加人「FERRERO ROCHER」金莎巧克力系列商品之外觀包裝是否符合公平交易法第20條所稱之表徵之見解，作為系爭商標是否符合商標法第5 條所規定之商標識別性要件之見解，則豈不與上開判決意旨相違背。是關於系爭商標是否符合商標法第5 條之規定及是否有同法第23條第4 項規定之後天識別性之情形，鈞院應不受上開原告所提行政院訴願決定及民事判決見解之拘束。
④就原告所提出之57張巧克力照片（實則是17種巧克力）論
之，該等照片之製作日期均在系爭商標註冊申請日（即93年11月30日）之後，應不能作為主張系爭商標不具備識別性之證據。且商標法係採屬地主義，臺灣商標法與其他各國商標法審查各自獨立，故應以臺灣存在之使用證據才能作為佐證資料，他國之證據資料自不得比附援引，作為反駁系爭商標已具顯著性之論據。由原告所提出之上開巧克力照片來看，該等證物巧克力分別購自於香港、大陸等地，故該等證物尚難比附援引執為反駁系爭商標有違前揭條款適用之有利論據。又原告所舉出的巧克力之特點，均為仿襲參加人之金莎巧克力立體商標之包裝圖樣，即球狀糖果以金黃色包裝紙之包裝圖，再以咖啡色包裝紙為底，有一橢圓形標籤置於糖果頂端中央。如上所述，本件系爭商標之圓球狀巧克力糖產品，早於77年即引進臺灣，迄今已行銷長達20年之久。可知這種特殊製造，最早是由參加人所獨創使用於巧克力商品上。由此可知，原告所提供他牌巧克力，整體外觀與參加人之金莎巧克力立體商標極類似，該等巧克力之包裝外盒根本即係抄襲參加人的產品包裝。
⑵就商標法第23條第1 項第4 款言之，其立法意旨係因商品或
其包裝之立體形狀具有特定使用上的功能，且該功能為達到該商品之使用或目的所必須、為達到某種技術效果所必要，或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為免影響相關事業之公平競爭，首創者除得循專利法取得一定期限之保護外，為使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應認為係商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用（立體、顏色及聲音商標審查基準第2. 5.1點參照）。根據上述功能性判斷之考量因素，系爭商標應非具有功能性：
①系爭商標圖樣形狀非為達到該巧克力商品之使用或目的所
必須本件系爭商標圖樣乃為參加人所獨創，造型相當特殊顯著，並非無其他的替代形狀、顏色、造型、文字。舉例來說，市面上其他廠商所選擇使用之巧克力糖形狀應有盡有，有以方形、心形、塊狀、橢圓形、長條形等，而包裝紙之顏色除了金黃色，亦有以選用藍色、銀色、紅色、咖啡色、橘色、紫色等來相互搭配，更不必底部一定要置放於紙碟中，該紙碟顏色亦可以不必是咖啡色，顯然系爭商標的巧克力包裝並非製造同類產品所必須。
②系爭商標圖樣形狀非為達到某種技術效果所必要：
所謂「商品之立體形狀為達到某種技術效果所必要」，係指該形狀無其他的替代形狀，可供其他競爭者選擇，而為達到某種技術效果所必要。例如電風扇葉片之形狀，為發揮電風扇商品達到特殊空氣流動型態效果所必要，且尚無其他替代的形狀可達到相同的效果，故不得以電風扇葉片之形狀指定使用於電風扇商品申請註冊。反觀系爭商標圖樣整體結合文字、圓球形狀、金色、咖啡色包裝等多種要素組成，其整體並非製作巧克力商品時的唯一選擇。
③系爭商標圖樣形狀的製作成本或方法並非比較簡單、便宜或較好：
系爭商標之外觀設計包含圓球狀巧克力糖，及外表裹以華麗之金黃色錫箔紙來包裝，又將一白色印有紅色滾邊及「FERRERO ROCHER」字樣之橢圓形標籤黏貼於金黃色錫箔紙頂端，然後整顆圓球狀巧克力糖完全包覆於一個咖啡色波浪皺摺紋作成之紙碟中。由此可知，系爭商標之巧克力糖之製造過程較為繁瑣且費時，圓形巧克力球再添加上口感獨特之榛果，然後外包裝格外顯得精緻，製作成本相對提高，絕非是單純在巧克力製造過程中簡單噴出或切割之形狀，並無「該形狀之製作成本或方法比較簡單、便宜或較好」之情形。
④原告援引之行政院院臺訴字第0910030412號訴願決定及臺
灣高等法院94年上字第984 號民事判決，均係公平交易法案件，本件則為商標法案件，不能任意比對援引，已如上述。又原告提出之57張巧克力照片，不具證據力，前已述及。則原告依此主張系爭商標係為發揮功能性所必要，顯不足採。
⑶商標法第23條第1 項第13款部分：
參加人前於87年以據爭商標（當時為訴外人藍青企業有限公司所有，嗣於88年移轉予原告）圖樣整體與參加人註冊第655508號「FERRERO ROCHER（oval shape with pralines stripes）」商標近似，且均指定使用於同一或類似商品，對之提起異議。案經被告審查，認為兩者商標之外文各異，圖形有別，異時異地隔離觀察或連貫唱呼，尚無使一般商品消費者產生混同誤認之虞，應非屬近似商標，而為異議不成立之審定。參加人不服，提起訴願、再訴願，均被駁回而告確定。而參加人該註冊第655508號商標圖樣即係系爭商標圖樣之包裝盒上方中央之圖形，故系爭商標實無違反商標法第23條第1項第13款之規定。
⑷鈞院97年度訴字第1265號判決可供本件參酌。且參加人以系
爭商標實為參加人所獨創，具有識別性，並非巧克力產品之常用包裝，亦非發揮其功能性所必要，且系爭商標與據爭商標亦不構成近似，故系爭商標應無違反商標法第23條第1 項第1 、4 、13款之規定，依法應得註冊，原處分認事用法並無違誤，訴願決定予以維持亦無不合等語，故聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
五、得心證之理由：⑴兩造爭執於：系爭商標是否具備先天識別性（商標法第5 條
、第23條第1 項第1 款）、後天識別性（商標法第23條第4項），而該立體形狀是否為發揮功能性所必要者（商標法第23條第1 項第4 款），兩造商標是否近似而致相關消費者混淆誤認之虞者（商標法第23條第1 項第13款）。
⑵系爭商標之先天識別性：
①本件系爭立體商標（如附圖1 所示），係由球狀糖果以金
黃色包裝紙之包裝圖，再以咖啡色包裝紙為底，有一白色橢圓形標籤置於糖果頂端中央，並含外文「FERRERO ROCHER」字樣，橢圓形則採以金黃色、白色及紅色線條之輪廓所構成。
②按巧克力圓球造型為普遍現象，而金黃色包裝紙為單一色
系本身之識別性就不強，這樣的產品造型及其包裝方式並非獨特，無法形成與其他相似商品之區隔，而無法呈現其足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分，況系爭商標以咖啡色包裝紙為底，實質上是摺疊式紙碟之包裝，是糖果點心的慣用包裝或展示方式，足見系爭商標無法僅憑其非獨特之產品造型及其包裝方式來架構其識別性；而金黃色包裝圓球造型之上方，所呈現之白色橢圓形標籤（含外文「FERRERO ROCHER」字樣，橢圓形則採以金黃色、白色及紅色線條之輪廓），就本件立體商標特別引人注意之部分，是金黃色包裝圓球造型而非頂上所貼白色橢圓形標籤貼內之文字，故該白色橢圓形標籤就系爭商標而言，亦無法呈現商標之識別功能，其不具先天識別性應無疑義。
⑶系爭商標之後天識別性：
①依參加人提出之證據資料顯示，系爭商標係參加人首創將
巧克力糖以金黃色鋁箔包裝成圓球狀，置放在咖啡色紙碟，並標示外文「FERRERO ROCHER」之設計圖樣產製行銷，於91年起該平面圖形除在義大利、巴西、緬甸等獲准註冊，其立體圖樣取得國際註冊外，又所產製之16粒、24粒包裝外盒圖樣分別於義大利、法國、美國、墨西哥、日本及世界智慧財產權組織獲准註冊，參加人復於73年至94年間花費鉅額費用於各國製作電視廣告以促銷其巧克力商品，據參加人提出之統計一覽表（原處分卷證物袋內附件1 ），從84年起其產品總銷售量、銷售額、廣告費等逐年不斷攀升，截至93年為止已達到歐元590,622,000 元之多（原處分卷證物袋內附件1 ，其中GROSS SALES 「銷售額」西元1995年至2004年之累計）。
②我國自77年起引進臺灣（參見原處分卷p-73，及原處分卷
證物袋內附件3 ，起於西元1988年）後，更透過報章雜誌及電視媒體等廣泛宣傳，參加人為促銷「FERRERO ROCHER」（金莎巧克力）產品，另產製3 、5 、8 、16、24粒等不同盒裝商品來配合聖誕節、情人節及新年節慶活動，並於全省之大型百貨公司、便利超商、各大賣場及超級市場長期陳列販售，行銷迄今已長達10餘年，據參加人統計資料所示，自82年至93年每年於臺灣之行銷費用，平均達美金1,150萬元以上（原處分卷證物袋內附件4 ，MARKETINGEXPENSES），而且行銷之方式多樣化包括賣場展售、平面廣告、電視媒體、特定節慶（原處分卷證物袋內附件6 ），尤其是90年至93年，每年以將近新台幣（下同）4 億之行銷費用（西元2000年至2004年平均為美金1,300 萬元以上）加之於台灣市場，足堪認定系爭商標所表彰獨特包裝設計之巧克力糖商品於93年11月30日申請註冊時應為我國消費者所熟知。是系爭商標之立體形狀業經參加人長期使用且在交易上已成為參加人商品之識別標識，得依商標法第23條第4 項規定核准註冊。
③至於，原告舉出系爭商標經行政院院臺訴字第0910030412
號訴願決定（於91年違反公平交易法事件）及臺灣高等法院94年上字第984 號民事判決（據以於91年起訴之民事違反公平交易法之訴訟事件），認定參加人之金莎巧克力圓球造型外觀及金鋁箔紙、咖啡色紙碟之包裝方式不具有獨特性及識別性部分。經查，前開案例係屬原告是否有違反公平交易法之情事，與系爭商標是否有違商標法第23條第
1 項規定不得註冊之情形有別，二者適用法規、構成要件及審認標準及時點不同，原告自不得援引執為本件有利之論據，況參加人於90年至93年，每年以將近4 億之行銷費用加之於台灣市場，明顯於銷售結果有積極之變化，參加人以不同之3 粒、5 粒、8 粒、16粒、24粒等包裝產品於臺灣販售之個別銷售量（lQli=lOOkg）以往平均約2 萬多
Qli ，而90年起每年均超過30,000 Qli，至94年甚至高達3,820 萬公斤之巧克力銷售量，足見系爭商標之立體形狀業經參加人長期使用且在交易上已成為參加人商品之識別標識，於93年11月30日申請註冊時，自得依商標法第23條第4 項規定核准註冊，而不受前開訴願決定或民事判決之影響。
⑷就立體形狀是否為發揮功能性所必要：
①正因為系爭商標因無法僅憑其非獨特之產品造型方式架構
其先天識別性，故市場上可選擇之造型仍有多樣化，不至於因此而受限制，可以為方形、心形、塊狀、橢圓形、長條形等，也可以為圓球形，至於選擇圓球形而考量其包裝時，在包裝紙色系之選擇上還是多樣化的，僅受限於系爭商標金黃色之限制，以及紙碟顏色咖啡色之限制，故所要釐清的是這樣的色系之立體包裝是否為「商品之立體形狀為達到某種技術效果所必要」，換言之，係指該形狀無其他的替代形狀，可供其他競爭者選擇，而為達到某種技術效果所必要。
②系爭商標圖樣整體結合圓球形狀、金色、咖啡色包裝等多
種要素組成（文字「FERRERO ROCHER」較不突出），其整體並非製作巧克力商品時的唯一選擇，即使為圓球形巧克力商品之包裝，就色系選擇上也非達到某種技術效果所必要，足見本件系爭立體商標於色系選擇，並非巧克力商品之包裝的特殊技術，或包裝目的所必要，該立體形狀並非發揮功能性所必要者，系爭商標自無商標法第23條第1 項第4 款之適用。
⑸兩造商標是否近似而致相關消費者混淆誤認之虞者。應釐清
系爭商標與據爭商標是否近似？系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞？①按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗
之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混同誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混同誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。故判斷兩商標是否近似，應就各商標在「外觀」、「觀念」、「讀音」上特別突出顯著，足以讓消費者對標誌整體形成核心印象之主要部分異時異地隔離各別觀察，以辨其是否足以引起混淆誤認之虞。又判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（改制前行政法院73年判字第1144號判決參照）。
②系爭立體商標之外文「FERRERO ROCHER」，與據爭註冊第
754262號「FOREVER ROSERY及圖」商標之外文相較，二者多數字母及排列並不相同，無論外觀及讀音上均有差異，且前者不具任何字義，後者則有「永遠的薔薇園」之意，觀念上亦不相同，況且系爭商標特別引人注意之部分，是金黃色包裝圓球造型，而非頂上所貼白色橢圓形標籤貼內之文字，而據爭商標是方形直立配合橫向菱形之十字造型，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察（外觀）及連貫唱呼（讀音）之際，應足以區辨；況本件立體商標特別引人注意之部分，是金黃色包裝圓球造型，及摺疊式咖啡色紙碟之包裝，而非白色橢圓形標籤貼內之文字，故與據爭商標之比對自非屬構成近似之商標。
③兩造商標圖樣上既非屬近似商標，故系爭商標之註冊亦無
商標法第23條第1 項第13款規定之適用。自無再斟酌是否因使用於相同或類似商品而有致相關消費者混淆誤認之虞之必要。
⑹綜上所述，被告所為被告所為「異議不成立」之處分，並無
不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並命被告就系爭商標作成異議成立之處分，均為無理由，應予駁回。至於，原告提出他廠商所產製之巧克力糖商品包裝照片部分（原處分卷p-87以下，拍攝於95年間）；經查，本件已經論證系爭商標因無法僅憑其非獨特之產品造型或包裝方式架構其先天識別性，且系爭商標於色系選擇，並非巧克力商品之包裝的特殊技術，或包裝目的所必要，是因參加人之強力行銷而衍生後天識別性（金黃色包裝圓球造型，及摺疊式咖啡色紙碟之包裝），故其他廠商所產製之巧克力糖商品包裝事實上仍具有相當之選擇性，95年間市面上巧克力商品如何包裝，與系爭商標93年11月30日申請註冊違法與否，並無必要之關聯性，原告自不得執為系爭商標不具識別性或具功能性應不得註冊之有利事證，本院自無再就照片內容之實體為調查之必要。另原告認為訴願決定機關未依法進行言詞辯論，於法有違者，就原告所為實質陳述意見而言（識別性、功能性、近似性之爭執，及公平交易案件之意見、其他廠商之包裝等），均經訴願機關予以斟酌，並於訴願決定書內為判斷理由之敘明，訴願決定自不影響原告程序上利益。又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 97 年 10 月 23 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 劉介中法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 10 月 23 日
書記官 鄭聚恩