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臺北高等行政法院 97 年訴字第 1333 號判決

臺北高等行政法院判決

97年度訴字第01333號原 告 力竑科技股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 陳群顯 律師

呂聿雙 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花(局長)訴訟代理人 丙○○

參 加 人 圓剛科技股份有限公司代 表 人 乙○○訴訟代理人 黃章典 律師

簡秀如 律師丁○○專利代理人上列當事人間因發明專利舉發事件,原告不服經濟部中華民國97年3 月20日經訴字第09706103700 號訴願決定,提起行政訴訟,並經本院依職權命第三人圓剛科技股份有限公司參加訴訟,本院判決如下:

主 文原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一、事實概要:參加人圓剛科技股份有限公司前於民國(下同)93年2 月18日以「影音信號傳接處理裝置」向被告智慧財產局申請發明專利,經被告編為第00000000號審查,准予專利,並於參加人依法繳納規費後,於94年9 月21日公告,發給發明第I240

169 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告以系爭專利有違專利法第22條第1 項第1 款及第4 項之規定,不符發明專利要件,對之提起舉發。案經被告審查,以96年9 月28日(96)智專三(二)04059 字第09620536630 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分(下稱原處分)。原告不服,提起訴願,經經濟部97年3 月20日經訴字第09706103700 號訴願決定駁回,原告仍不服,遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明:㈠原告聲明:

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應作成舉發成立之處分。

㈡被告聲明:原告之訴駁回。

三、兩造之爭點:⑴舉發證據附件2 是否已揭示系爭專利獨立請求項第1 、15、

18項之技術特徵,足證其不具新穎性或進步性?⑵組合「舉發證據附件2 」、「原證9 號飛利浦SAA7146 晶片

資料」及「原證14號台科大技術比對報告」,可否證明系爭案不具進步性?㈠原告主張:

⒈原處分及訴願決定不論就系爭專利專利申請範圍之解釋,或舉發證據技術內容之解讀,均有違誤:

原告所提舉發證據附件2 、飛利浦公司所生產之SAA7146影音處理晶片資料公證影本(見本院卷第60至81頁)、國立台灣科技大學(研發建字2854號、資工建字0046號、命題二)技術比對報告節錄影本(見本院卷第141 至150 頁)號等證據,確實得分別證明系爭專利不具新穎性或進步性之事實,被告對於本案爭點之認事用法均有違誤,據以作成之原處分自有瑕疵,應予廢棄。此外,被告對於本案爭點或有未提出答辯,或僅提出寥寥數句的抽象意見,無視法院之訴訟指揮,亦彰顯其審定理由不備,而有違反行政程序法第96條第1 項第2 款規定之重大瑕疵。

⒉系爭專利申請專利範圍之「橋接器」記載是否為手段功能

用語?⑴原處分第3 頁第2 、3 行謂:「系爭專利申請專利範圍

之記載方式係以手段功能用語表示。」第2 頁倒數第4行至第3 頁第1 行謂:「…於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」第3 頁第27至33行則謂:「參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2 圖所示,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照得知,系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦,故不需要在電視卡中增加壓縮元件,亦不需犧牲視訊信號解析度…」。

⑵至於參加人無論於申請階段或舉發階段,均從未主張系爭專利之「橋接器」技術特徵為手段功能用語。

⑶原處分就系爭專利申請專利範圍中「橋接器」技術特徵

之記載,擅自違法解釋為「手段功能用語」,迭經原告指明其誤,被告至今仍空泛援引法條,拒不具體敘明其理由或依據,顯屬情節嚴重之違法行政處分:

①按「手段功能用語」之定義,依據專利審查基準之規

定,係指:「物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍,方法之發明通常應以步驟界定申請專利範圍,惟若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或者以功能界定較為清楚,而且依發明說明中明確且充分規定的實驗或操作,能直接確實驗證該功能時,得以功能界定申請專利範圍。」(被告發布之專利審查基準第2-1-46頁,見本院卷第44頁),簡言之,僅有在技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,且發明說明中對該功能之實驗或操作有明確記載時,專利法始例外允許專利權人以「手段功能用語」之記載申請專利。

②次按手段功能用語之要件,必須符合相關專利法規之

嚴格規範,並非被告可恣意於事後之舉發程序中,未經專利權人主張、不附具體理由及依據,而逕行違法認定:

專利法施行細則第18條第8 項:「複數技術特徵組

合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」此一法條清楚揭示手段功能用語必須具備「專利說明書中須有相對應於該功能之結構、材料或動作之敘述」之要件。專利審查基準第2-1-46頁謂:如前所述,此段審查

基準亦揭示手段功能用語必須具備「發明說明必須明確且充分規定該功能之實驗或操作,而能據以直接確實驗證該功能」之要件。

另關於手段功能用語之意義與要件,亦可參酌被告

發行之智慧財產月刊第109 期,智慧局專利三組劉國讚組長「有關手段功能用語申請專利範圍解讀之美國法院判決介紹」之專文內容(見本院卷第109至112 頁):「申請專利範圍記載符合下列3 項條件者即推定為手段(步驟)功能用語:⑴必須使用『…手段用以(means for )』或『…步驟用以(step for)』來界定請求項的技術特徵。⑵必須用功能語言來對應該技術特徵中之『…手段』或『…步驟』。⑶技術特徵中之『…手段』或『…步驟』用語,不可存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作敘述。前述第一項規則,一項技術特徵未使用『…手段用以』或『…步驟用以』時,原則上不予推定為手段(步驟)功能用語。…而在第二項規則,至少要有部分技術特徵是敘述該特徵所實現之功能,並且該功能在發明說明或圖式有對應之結構、材料或動作。即使使用『…手段用以』或『…步驟用以』,但未以特定功能連接該手段或步驟,仍非手段(步驟)功能用語。」③惟查系爭專利申請專利範圍中,「橋接器」為一習知

構件(例如飛利浦公司所生產之SAA7146 影音處理晶片資料公證書所載SAA7146 晶片即為一西元1998年起已公知習用之PCI 匯流排介面橋接器),亦為一公知習用、具有特定具體涵義之名詞,其定義十分明確,並無「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或者以功能界定較為清楚」之情形,僅需依其本質而論即可清楚發現根本並無適用「手段功能用語」之可能。

再者,系爭專利之請求項並未使用「…橋接器手段用以」之用語來界定其技術特徵,已明顯不符合前述智慧財產月刊所列之第⑴項規則,此時已可立即推知該「橋接器」並非手段功能用語。此外,系爭專利之發明說明中,亦全無對應於「橋接器」在結構、材料及動作上之技術說明。原處分第3 頁倒數第12至8 行所勉強拼湊創設之「系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,…故不需要在電視卡中增加壓縮元件,亦不需犧牲視訊信號解析度」等敘述,不僅並非全數取自於專利說明書(原處分自行將未記載於申請專利範圍之特徵列為系爭專利之功效,亦有嚴重違誤,容後指明),亦僅係橋接器「功能」之片段、零碎敘述而已;原處分雖另引用系爭專利圖式第2 圖,然該圖僅標明一橋接器構件,同樣不見任何對橋接器「結構、材料或動作」或「實驗或操作」之技術說明,自無從佐證被告機關認為「橋接器」係手段功能用語之主張,被告此一違反專利法施行細則第18條第8 項及專利審查基準之認定,顯無依據,當非適法。

④更有甚者,參加人對於系爭專利,無論於申請階段或

舉發階段,從未曾主張系爭專利係使用「手段功能用語」,原處分竟於兩造從未主張或爭執之情形下,逕為違背參加人真意之認定及解釋,已有違「利益衡平原則」、「處分權主義」之舉發審定原則,亦與手段功能用語之法定要件不合,當係為達特定審定結論而曲解系爭專利技術特徵之嚴重違法審定處分。參以被告雖經法院多次諭示,至今仍不附理由,空泛引述法條置辯,拒不明確指出究竟系爭專利說明書中相對應於該「橋接器」之「結構、材料或動作」或「實驗或操作」之說明,係記載於何處之輕率態度,益證原處分之違法情節確屬重大,應予撤銷,訴願決定遞予維持,亦屬可議,應予一併撤銷。

⒊原處分是否違背專利法第56條第3 項之規定,擅自援用系

爭專利申請專利範圍並未記載之技術特徵及功效,作為認定系爭專利具有可專利性之理由?⑴原處分第3 頁第28至33行謂:「系爭專利橋接器之功用

在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦,故不需要在電視卡中增加壓縮元件,亦不需犧牲視訊信號解析度…」。

⑵參加人則不爭執「亦不需犧牲視訊信號解析度」等語並

未記載於專利說明書中發明說明或申請專利範圍之事實。

⑶原處分擅自援用系爭專利申請專利範圍並未記載之技術

特徵及功效,作為認定系爭專利具有可專利性之理由,顯與專利法第56條第3 項及最高行政法院實務見解有違:

①按「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍

為準」專利法第56條第3 項前段定有明文。是對於系爭專利可專利性之判斷,自不得逕以發明說明中有記載但未記載於申請專利範圍中之其他技術特徵或功效,來判斷該申請專利範圍是否具有可專利性,最高行政法院歷年來均維持此一貫之法律見解,茲摘述如下:

最高行政法院92年判字第604 號判決(見本院卷第

頁45至47頁):「申請人應從『發明說明』中所揭示之『發明』,依自己之判斷,於申請專利範圍之獨立項中,記載其所欲申請專利之發明,以便明確的表示其所欲申請專利之發明。因此,應尊重申請人依其自己意思之記載,以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的發明。此時,雖可參酌發明之說明及圖式之記載,以判斷獨立項之發明,但判斷時不得逕以發明說明中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他發明,來判斷該獨立項之發明。」最高行政法院93年判字第295 號判決(見本院卷第

48至50頁):「對申請專利發明之認定,應依申請專利範圍之『請求項所載發明』之內容為之。」最高行政法院96年判字第989 號判決(見本院卷第

51至56頁):「查專利案是否合於專利要件,係以其申請專利範圍所載述界定之標的為與習知技術審究之依據;…並非可按圖索驥,將非界定於申請專利範圍事項,自行推衍認定其構成及功效,而妄稱具有進步性。」②原處分認定系爭專利舉發不成立之理由,無非以:「

系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦,故不需要在電視卡中增加壓縮元件,亦不需犧牲視訊信號解析度,相較習知技術及附件2 而言,系爭專利之技術手段未見於附件2 中,非熟習所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成,故附件2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、15、18等項不具進步性」(原處分第3 頁第28至37行)云云。然查該等功效根本未記載於系爭專利之專利申請範圍中,況其中「亦不需犧牲視訊信號解析度」等語,不僅於系爭專利申請專利範圍中沒有記載,甚至連發明說明中亦無記載(此一事實已為被告及參加人均不爭執),依據前述專利法規定及最高行政法院實務見解,應不得予以援引用於判斷該申請專利範圍是否具有可專利性,然原處分竟不附理由,試圖硬將未記載於申請專利範圍及發明說明中之其他技術特徵或功效列為系爭專利之技術特徵,進而作出系爭專利具有可專利性之錯誤決定。被告昧於事實,袒護參加人,顯然違背舉發審查中「當事人有利及不利之情形,一律注意」之利益平衡原則,瑕疵明顯而重大,應予撤銷,訴願決定予以維持,亦屬不當,自應併予撤銷。

⒋系爭專利獨立請求項第1 、15、18項關於「匯流排介面」

之界定,是否係以擇一形式總括?⑴被告主張:

①系爭專利之「橋接器」必須為「可同時符合PCMCIA及

CardBus 及Express Card等三種匯流排介面而可選擇之橋接器」。

②被告主張飛利浦公司SAA7146 影音處理晶片僅為單一

匯流排介面構造(參97年8 月26日庭訊及00000000N0

6 舉發審定書所載)。⑵參加人主張:

①參加人於對原告提起之專利侵權民事訴訟中,所主張

受侵害之專利權範圍,正是由「影音解碼器」、「橋接器」加上請求項中以「擇一形式」列舉之單一「CardBus 匯流排介面」等技術特徵所構成之專利範圍。

②參加人從未否認系爭專利係採用「擇一形式之記載」。

③參加人從未主張系爭專利之「橋接器」必須為「可同

時符合PCMCIA及CardBus 及Express Card等三種匯流排介面選擇之橋接器」。

⑶系爭專利請求項第1 、15、18項關於「匯流排介面」之

界定,係以擇一形式總括,擇一形式中任何一列舉之選項如為先前技術所揭露,由該選項構成之專利權範圍即不具可專利性:

①查系爭專利申請專利範圍關於「匯流排介面」之文字

記載為:「該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面」,此一記載方式於專利審查基準中稱為「以擇一形式總括」(第2-1-19至20頁,見本院卷第151 頁),其涵義係:系爭專利之匯流排介面為PCMCIA、CardBus 、Express Card等三種單一介面選項中選擇其一,屬於單一匯流排介面之應用,是系爭專利之專利範圍解讀(以請求項1 為例)實際上包含以下三種獨立範圍(詳細之系爭專利擇一形式記載專利範圍解析,見本院卷第207 至209 頁):

「影音解碼器」、「橋接器」及「PCMCIA匯流排介面」。

「影音解碼器」、「橋接器」及「CardBus 匯流排介面」。

「影音解碼器」、「橋接器」及「Express Card匯流排介面」。

而專利審查基準則明定在審查此種擇一記載形式申請專利範圍之新穎性時,由前揭三種匯流排介面選項所各自構成之專利範圍,應視為各自獨立之三種發明而分別審查(見本院卷第152 頁),始符合逐項審查之原則,從而擇一形式中的任何一列舉之「技術構成要件選項」如已為先前技術所揭露,擇定該「技術構成要件選項」之專利權範圍即屬欠缺可專利性,而具有應撤銷事由,先前技術並無須揭示所有列舉之選項。

②次查系爭專利擇一形式中的「Cardbus 匯流排介面」

技術構成要件選項(審查時應將該選項視為一獨立之發明),原告與參加人於另案民事訴訟中合意指定之鑑定機關台灣科技大學(下稱台科大)已出具鑑定意見認為確實被先前技術之「PCI 匯流排介面」所揭露,則系爭專利申請範圍中「影音解碼器」、「橋接器」及「CardBus 匯流排介面」等技術特徵及由其所構成之專利申請範圍顯然不具進步性;另其中之「PCMCIA匯流排介面」選項,亦已為舉發證據附件2所 揭露,則系爭專利申請範圍中「影音解碼器」、「橋接器」及「PCMCIA匯流排介面」等技術特徵及由其所構成之專利申請範圍亦顯然不具進步性,具有應撤銷事由,本件舉發案應為舉發成立之審定,可堪認定。

③承上,原告前述專利範圍之解讀,甚至亦為參加人所

認同。蓋參加人於對原告提起之專利侵權民事訴訟中,所主張受侵害之專利權範圍,正是由「影音解碼器」、「橋接器」加上請求項中以「擇一形式」列舉之單一「CardBus 匯流排介面」等技術特徵所構成,而參加人於本件訴訟至今,亦從未對於原告認為系爭專利係採用「擇一形式記載」之主張提出任何爭執,參加人此一態度益證原告對於系爭專利「擇一形式記載」之解讀,確為可信。若參加人於行使其專利權時主張系爭專利之範圍為「單一CardBus 匯流排介面」,豈有可能在專利舉發程序中限縮系爭專利之範圍為「具有三種匯流排介面並可供選擇」?④惟查被告對此,竟於97年8 月26日準備期日,以曲解

專利申請範圍之方式,將系爭專利專利界定之「匯流排介面」曲解為「同時包含PCMCIA及CardBus 及Expr

ess Card等三種匯流排介面並可供選擇」,並將系爭專利之「橋接器」曲解為「必須同時符合PCMCIA及CardBus 及Express Card等三種匯流排介面並可供選擇之橋接器」(進而主張SAA7146 晶片之橋接器為符合單一匯流排介面之橋接器,與系爭專利不同云云),以此一明顯忽視專利審查基準「擇一形式記載」明文規定及違背專利權人真意之解釋方式混淆法院,相信於參酌前述專利審查基準之規定後,當可輕易瞭解被告所言之不實與嚴重違法。法院務必就專利審查基準中是否有「擇一形式記載」之規定,「擇一形式記載」之專利申請範圍應如何解讀,以及系爭專利是否為「擇一形式記載」等爭點訊問被告,俾免被告一再以含糊空泛,不知所云之答辯混淆本案事實。

⑤另關於系爭專利申請範圍擇一形式中之「Express Ca

rd匯流排介面」部分,因擇一形式之三種選項於審查專利要件時應視為各自獨立之發明而分別審查,故縱然鑑定機關台科大並未認定先前技術之「PCI 匯流排介面」有揭露及此,亦無礙於系爭專利「Card Bus匯流排介面」、「PCMCIA匯流排介面」與其他技術特徵所構成之權利範圍已被先前技術揭露而不具可專利性之事實,為免被告持續提出此一抗辯,原告謹再度澄清之。

⒌舉發證據附件2 「用於筆記型電腦之類比/數位轉換裝置

」專利,是否已揭示系爭專利獨立請求項第1 、15、18項之技術特徵,足證其不具新穎性或進步性?⑴被告主張:舉發證據附件2 「用於筆記型電腦之類比/

數位轉換裝置」專利,並未揭示系爭專利「橋接器」構造。(其餘「影音解碼器」、「PCMCIA匯流排介面」等技術特徵則不否認)⑵舉發證據附件2 「用於筆記型電腦之類比/數位轉換裝

置」專利,已揭示系爭專利獨立項第1 、15、18項之技術特徵,足證其不具新穎性(退萬步言亦不具進步性),原處分就舉發證據附件2 技術事實之認定,顯有違誤:

①查舉發證據附件2 係揭露一「用於筆記型電腦之類比

/數位轉換裝置」,該裝置係與一筆記型電腦相連接,以將所接收到的類比信號轉換為可供筆記型電腦使用之數位信號,可參舉發證據附件2 專利說明書中之相關敘述,茲詳列如下:

「類比/數位轉換裝置包含影像及語音接收處理裝

置、以及類比/數位訊號處理裝置,此影像及語音接收處理裝置用以接收影像,語音,或影音信號,而類比/數位訊號處理裝置則將由影像及語音接收處理裝置而來之類比式的影像,語音,或影音信號轉換為數位訊號,並將數位訊號傳送至與此類比數位轉換裝置連接之筆記型電腦」(舉發證據附件2專利說明書第3 頁第2 至7 行)「類比/數位訊號處理裝置3 具PCMCIA介面形式,

含有影音訊號處理部件31,以及語音訊號處理部件32,此影音訊號處理部件31用以將類比之影像訊號轉換為數位型式,而語音訊號處理部件32則用以將類比之語音訊號轉換為數位型式,當轉換完成後,此數位型式之影像,語音,或影音訊號將經由具PCMCIA介面形式之類比/數位訊號處理裝置3 而傳送到與此類比/數位轉換裝置連接1 之筆記型電腦4,而完成以PCMCIA介面型式,來將影音訊號傳送到筆記型電腦的目的」(舉發證據附件2 專利說明書第7 頁第2 至10行)「類比/數位訊號處理裝置3 具PCMCIA介面形式,

含有影音訊號處理部件31、語音訊號處理部件32、以及震盪電路33,此影音訊號處理部件31具有影像類比/數位轉換電路311 ,而影像類比/數位轉換電路311 將配合震盪電路33用以將類比之影像訊號轉換為數位型式,而語音訊號處理部件32則具有語音類比數位轉換電路321 ,而語音類比/數位轉換電路321 亦將配合震盪電路33用以將類比之語音訊號轉換為數位型式。當轉換完成後,此數位型式之影像,語音,或影音訊號將經由具PCMCIA介面形式之類比/數位訊號處理裝置3 而傳送到與此類比/數位轉換裝置連接1 之筆記型電腦4 ,而完成以PCMCIA介面型式,來將影音訊號傳送到筆記型電腦」(舉發證據附件2 專利說明書第8 頁倒數第6 行至第9 頁第6 行)②析言之,舉發證據附件2 所揭露之「具有PCMCIA匯流

排介面輸出之類比/數位轉換裝置」,具有下列相對應於系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵(第15、18項之比對亦同):

「影音解碼器」構造:

查系爭專利之影音解碼器係「用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號,並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號」(系爭專利申請專利範圍第1 項第2 至4 行)。而舉發證據附件2 於前揭段落中,已明確揭露該類比/數位訊號處理裝置可將類比影音信號轉換為數位影音信號(相對於系爭專利之第一數位影音信號),顯然舉發證據附件2 具有相對於系爭專利之「影音解碼器」構造,此節亦為原處分(第3 頁第9 至15行)所肯認,並不爭執,當無疑義。

「橋接器」構造:

查系爭專利之橋接器係「用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號,並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號,以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」(系爭專利申請專利範圍第

1 項第5 至8 行)。而舉發證據附件2 於前揭段落中,已明確揭露該類比/數位訊號處理裝置可使「數位形式之影像,語音,或影音訊號將經由具PCMCIA介面形式之類比/數位訊號處理裝置3 而傳送到與此類比/數位轉換裝置連接1 之筆記型電腦4 中」,亦即舉發證據附件2 已揭露該類比/數位訊號處理裝置除前述「影音解碼器」功能外,更具有可將數位影音信號(相對於系爭專利之第一數位影音信號)處理為符合PCMCIA匯流排介面規格之數位影音信號(相對於系爭專利之第二數位影音信號),以經由PCMCIA介面形式輸出至一筆記型電腦,顯然舉發證據附件2 具有相對於系爭專利之「橋接器」構造。

匯流排介面包含有PCMCIA介面:

查系爭專利之匯流排介面為「該匯流排介面包括PCMCIA或Card Bus或Express Card匯流排介面」(系爭專利申請專利範圍第1 項第9 至10行)。而舉發證據附件2 於前揭段落中,已明確揭露該「類比/數位訊號處理裝置3 具有PCMCIA介面」,可用以將數位信號(相對於系爭專利之第二數位影音信號)利用PCMCIA介面形式傳送至筆記型電腦4 以供使用,顯然舉發證據附件2 具有相對於系爭專利之「PCMCIA介面」,此點亦為原處分所肯認,並不爭執,當無疑義。

③由上可知,舉發證據附件2 確已揭露系爭專利請求項

第1 項之技術特徵(亦即「影音解碼器」、「橋接器、「匯流排介面」等技術特徵所構成之專利範圍;第

15、18項之比對亦同),原處分未附任何理由,逕認舉發證據附件2 不具有系爭專利「橋接器」構造,除認定事實錯誤外,更有理由不備之重大違誤。

④又查原處分認定系爭專利舉發不成立之理由,主要係

以:舉發證據「附件2 並未揭露系爭專利之『橋接器』構造,故附件2 無法證明系爭專利申請專利範圍第

1 、15、18等項不具新穎性」(原處分第3 頁第16至18行)云云。然該等僅有結論而不附理由之敘述,顯然誤解舉發證據所揭露之技術內容:

查「橋接器」此一習知構件(例如SAA7146 晶片即

為一西元1998年起已公知習用之PCI 匯流排介面橋接器),本即「影音解碼器」及「匯流排介面」間習知且必要之構件,「影音解碼器」之功能雖係將類比信號轉換為數位信號,然此種經類比信號轉換後之數位信號(即系爭專利所稱之第一數位信號),並非電腦所能直接接收處理之數位信號,是以其間必須經由「橋接器」之轉換成可為電腦可以直接接收處理之不同匯流排介面形式之數位信號,因此,必須將影音解碼器所輸出之數位信號(即系爭專利所稱之第一數位信號),轉換為可供電腦直接接收處理之數位信號(即系爭專利所稱之第二數位信號),始能經由匯流排介面輸出至電腦。如僅有「影音解碼器」及「匯流排介面」卻無「橋接器」,則必然無法完成將類比影音信號轉換供電腦直接接收處理之功能,此誠為所屬技術領域中具有通常知識者所共知之基本知識。

承上,既然原處分已肯認舉發證據附件2 具有「影

音解碼器」及「PCMCIA匯流排介面」,則參照前揭說明,該等構件間怎可能不具有「橋接器」構造?如不具有「橋接器」構件,則舉發證據附件2 如何將電腦無法直接接收處理之第一數位信號經由PCMCIA匯流排介面輸出至一筆記型電腦?原處分一方面不否認舉發證據附件2 具有「影音解碼器」及「PCMCIA匯流排介面」,另一方面又認定舉發證據附件

2 不具有「橋接器」,此種於現實上絕無實施可能之認定,益證原處分根本未詳究舉發證據附件2 之技術特徵,其審定理由前後矛盾、不知所云,顯有理由矛盾之違法。

退萬步言,縱認舉發證據附件2 並未明示將第一數

位信號轉換為第二數位信號之過程(即橋接器之功能),舉發證據附件2 至少亦已以「實質隱含」之方式揭露之。按專利審查基準第2-3-5 頁(見本院卷第57頁)規定:「審查新穎性時,應以引證文件中所公開之內容為準,包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容,而引證文件揭露之程度必須足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製造或使用申請專利之發明。實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識,能直接且無歧異得知的內容」。而系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者,於舉發證據附件2 公開時(西元2003年),確實可經由參酌:A.西元1990年制訂之PCMCIA全球工業匯流排標準介面規格,或B.公開於西元1998年之SAA7146 晶片資料(已揭示「橋接器」之構件)等通常知識,直接無歧異得知系爭專利中該「橋接器」構件之存在,從而系爭專利之「橋接器」技術特徵確實至少已為舉發證據附件2 所「實質隱含」,系爭專利不具新穎性應可認定。

綜上所述,舉發證據附件2 至少已「實質隱含」系

爭專利之「橋接器」技術特徵,被告不求甚解,率認舉發證據附件2 之「類比/數位訊號處理裝置3」係僅將類比信號轉換為數位信號,與系爭專利將數位信號轉換為數位信號之橋接器不同,其認定顯有違誤,訴願決定遞予維持,亦屬率斷,應併予撤銷。又此一事實迭經原告於本件訴訟中指明,被告仍視若未見、故作無知不予答辯,被告於本案中極端率斷從不正視原告主張之態度,可見一般。

⑤退萬步言,縱認系爭專利與舉發證據附件2 於元件名

稱用語上略有差異,但舉發證據附件2 既已使用PCMCIA匯流排介面規格傳輸數位信號至電腦,則舉發證據附件2 之揭露實質上當可發揮等同於系爭專利於轉換過程中對數位信號作符合PCMCIA匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到PCMCIA匯流排的高速傳輸能力,使得該PCMCIA匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至筆記型電腦,並應用筆記型電腦將數位影像及聲音信號編碼成數位影音信號之高運算能力,進而減少所需之硬體元件數目等功能(舉發證據附件2 說明書第4 頁第6 至22行參照),此為使用PCMCIA匯流排介面規格傳輸之必然附隨功效,則系爭專利亦應屬於依據舉發證據附件2 之技術揭露,可使所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識,能直接且無歧異得知的內容(專利審查基準第2-3-19至20頁,見本院卷第58、59頁),而能輕易完成,據此,系爭專利相較舉發證據附件2 ,亦不具有進步性,已可認定。

⒍飛利浦SAA7146 影音處理晶片資料已揭示系爭專利「橋接

器」及「Cardbus 匯流排介面」之技術特徵,用以與舉發證據附件2 結合,當得證明系爭專利並不具有進步性:

⑴飛利浦SAA7146 影音處理晶片資料已揭示系爭專利之「橋接器」技術特徵:

①被告主張:

被告於97年8 月26日庭訊及系爭專利之第00000000

N06 號舉發案中,肯認SAA7146 晶片確實有揭示「輸出符合PCI 匯流排介面之橋接器構造」。

SAA7146 晶片揭示者為單一匯流排介面之橋接器,

與系爭專利「可同時符合PCMCIA及Card Bus及Expr

ess Card等三種匯流排介面之橋接器並可選擇」不同,不能據以推翻系爭專利之可專利性。

②參加人主張:

SAA7146 晶片之「Bridge」並非系爭專利之橋接器。

參加人從未爭執或否認系爭專利係採用「擇一形式之記載」。

參加人於對原告提起之專利侵權民事訴訟中,所主

張受侵害之專利權範圍,正是由「影音解碼器」、「橋接器」加上請求項中以「擇一形式」列舉之單一「Card Bus匯流排介面」等技術特徵所構成之專利範圍。

③原告之主張:

查「橋接器」為一種習知構件,早自西元1996年起

即已被廣泛運用於數位信號之轉換處理,並應用於電視卡產品中,引證SAA7146 晶片即為此種產品,SAA7146 影音處理晶片資料公證影本(原告委請公證人就相關SAA7146 產品規格書下載過程予以公證,見本院卷第60至81頁)第14頁即為飛利浦公司於西元1998年3 月10日(第14頁下方標明:「Date:

10th March, 1998」)發佈之SAA7146 晶片產品說明資料(DPC 7146 NetLook VideoconferencingDevelopment Kit ),早於系爭專利申請日西元2004年2 月18日,合先敘明。

次查SAA7146 影音處理晶片資料公證書第8 頁之右

圖為該SAA7146 晶片構造之方塊簡圖,該方塊圖明確標示該晶片具有「PCI BRIDGE」,即「符合PCI匯流排介面之橋接器構造」,亦明確揭示該「PCIBRIDGE」係直接接收DVB (Digital Video Broadcasting)數位信號(此點已為參加人所肯認),足證該SAA7146 晶片確已揭露系爭專利中「接收第一數位信號,並將之轉換為第二數位信號」之橋接器無誤。

另查被告於系爭專利之第00000000N06 號舉發案中

,亦已自行承認SAA7146 晶片確實有揭示輸出符合

PCI 匯流排介面之橋接器構造之事實(本案為第00000000N03 號舉發案,但兩件舉發案之審查委員均為相同),被告於97年8 月26日準備程序期日中,亦再度為如前之陳述(雖被告抗辯此為單一匯流排介面之橋接器,與系爭專利可同時搭配多種匯流排介面並可選擇其之橋接器不同,然此一抗辯顯與系爭專利係以「擇一形式記載」之解讀不合,具有嚴重謬誤),應無疑義。

⑵飛利浦SAA7146 影音處理晶片之「PCI 匯流排介面」,

已揭示系爭專利之「Cardbus 匯流排介面」技術特徵,業經台科大出具鑑定報告確認在案:

①被告無任何反對意見。

②參加人主張:

該鑑定報告所謂「相容」絕非「相等」或「相同」

,不能表示PCI 匯流排介面已經揭示CardBus 匯流排介面。

該報告之鑑定標的為SAA7135 晶片,並非SAA7146晶片。

該報告為「主觀」之鑑定意見。

該報告係針對有無侵權而鑑定。

該報告係鑑定機關基於現有知識及技術水準作成之判斷。

該報告為新近作成之文件,不具進步性引證文件之資格。

③原告主張:

如SAA7146 晶片方塊簡圖所示,該SAA7146 晶片之

「PCI BRIDGE」(PCI 橋接器)係將第一數位影音信號轉換為符合PCI 匯流排介面之第二數位影音信號,以輸出至電腦。然而該「PCI 匯流排介面」與系爭專利申請專利範圍所界定之「CardBus 匯流排介面」,實為熟悉該項技術領域者經由習知匯流排介面工業規範(該領域具有通常知識者之常識),施以簡單之電路轉換即可相容之介面,從而PCI 匯流排介面本身即已揭示CardBus 匯流排介面,此點業經號台科大鑑定報告確認在案,該報告第4 頁第13至18行載明:「PCI 匯流排介面在轉換成Cardbu

s 匯流排介面之使用,可經由熟悉該項技術領域者根據Cardbus 工業規範,實施簡單電路設計即可完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換,故待鑑定對象之

PCI 匯流排介面可相容於Cardbus 匯流排介面」,並進而於鑑定報告號第7 頁第26至28行、第9 頁第

8 至10行、第10頁第24至26行分別針對系爭專利之請求項第1 、15、18項認為:「待鑑定對象之技術要件二之PCI 匯流排介面「有揭示」本專利之技術要件二之CardBus 匯流排介面」(可參鑑定報告第

8 、10、11頁之技術特徵比對表格),此一鑑定報告適足說明SAA7146 影音處理晶片中「PCI 匯流排介面」,確實已揭示系爭專利「Cardbus 匯流排介面」之技術特徵,至為明確,應為被告所難以否認(事實上,被告至今均未曾對鑑定報告出任何反對意見)。

惟參加人對於此份未經被告表示任何反對意見之鑑

定報告,則自行辯稱該報告所謂「相容」絕非「相等」或「相同」,不能表示PCI 匯流排介面已經揭示Cardbus 匯流排介面,而推翻系爭專利之新穎性或進步性云云。然參加人此一主張實為刻意忽視鑑定報告第7 、9 、10頁鑑定結論(即PCI 匯流排介面有揭示本專利之技術要件二之CardBus 匯流排介面)之斷章取義,殊無可採。

另查鑑定報告為原告與參加人於參加人所提起之民

事訴訟中,由兩造合意指定之鑑定機關,針對「待鑑定對象飛利浦SAA7135 晶片是否為系爭專利之先前技術」命題所為之鑑定報告,該報告雖非針對SAA7146 晶片進行鑑定,然因SAA7135 晶片與SAA714

6 晶片均明示可使用符合同一工業標準之「PCI 匯流排介面」(符合同一工業標準之PCI 匯流排介面,無論使用於任何型號晶片,其技術特徵均相同),是關於「PCI 匯流排介面已揭示Cardbus 匯流排介面」部分之鑑定意見,當然得以援用。本案並無鑑定標的非SAA7146 晶片而不得參考之疑慮,此節已經原告於97年8 月26日準備程序期日陳述甚明。

至參加人其餘抗辯如:鑑定報告為「主觀」之鑑定意見、係針對「有無侵權」而鑑定,不能證明系爭專利為無效云云,參酌前述說明可知,均顯非事實,應無可信。

末查參加人於其答辯狀中,復辯稱前述PCI 匯流排

介面已揭示CardBus 匯流排介面之結論,係鑑定機關基於現有知識及技術水準作成之判斷,且該鑑定報告為新近作成之文件,不具作為進步性引證文件之資格云云,該等主張亦無可採:

A.查鑑定報告第4 頁已清楚載明:「PCI 匯流排介面在轉換成CardBus 匯流排介面之使用,可經由熟悉該項技術領域者根據CardBus 工業規範,實施簡單電路設計即可完成…」等語,文中所指之「CardBus 工業規範」早於西元1998年4 月即已發布,其內容亦為參加人所不爭執,從而鑑定機關本即係依據西元1998年之工業規範(當然係為遠早於系爭專利申請日2004年2 月18日前之技術水準觀點),而得到PCI 匯流排介面已揭示Card

Bus 匯流排介面之鑑定結論,要無疑問,參加人不求甚解指摘鑑定機關係基於對技術現狀之認知而為鑑定等主張,實屬空口臆測,並無憑據。

B.另參加人辯稱該鑑定報告為新近作成之文件,不具作為進步性引證文件資格之主張,當已嚴重誤解「鑑定」此一證據方法以及「鑑定報告」係針對技術事實而闡述專業技術意見之原理,與何時作成並無關連,謹予澄明。

⑶飛利浦SAA7146 影音處理晶片資料,可與舉發證據附件

2 結合,以證明系爭專利不具進步性:①被告不附理由主張不能組合。

②參加人主張:

採用PCMCIA匯流排介面之舉發證據附件2 不得與採用

PCI 匯流排介面之原證九號SAA7146 晶片結合證明系爭專利請求項不具進步性。

③原告主張:

承前所述,飛利浦SAA7146 晶片業已揭示系爭專利

之「橋接器」及「CardBus 匯流排介面」技術特徵;而舉發證據附件2 則揭示系爭專利之「影音解碼器」及「PCMCIA匯流排介面」技術特徵(此部分為原處分所肯認),兩者之組合當已揭示系爭專利獨立請求項第1 、15、18項之技術特徵。

次按判斷引證文件彼此間是否可以組合(即組合是

否明顯)而推翻被舉發專利之進步性時,依據專利審查基準第2-3-20頁(見本院卷第210 頁)之規定,應考量「引證文件之技術領域是否相同」此一條件,如是,即屬組合為明顯、輕易完成之情形,自得用於推翻系爭專利之進步性。而飛利浦SAA7146晶片係一用於電腦電視卡產品之影音訊號轉換處理晶片(公證書第5 頁左圖、第6 頁右圖均為該晶片用於電視卡之實品教示圖),舉發證據附件2 之技術內容,亦係關於「將類比影音訊號轉換為數位信號輸出至電腦」(包含電視卡產品),兩件引證證據與系爭專利之技術領域完全相同,當屬專利審查基準所定對於該技術領域中具有通常知識者而言,明顯而得輕易完成之組合,是原告主張組合此兩件證據,自屬合理、合法,要無疑義,被告對此亦無具體反駁理由。

再者,SAA7146 晶片於其應用產品之規格書中即已

清楚教示與「影音解碼器」之組合,益證原告組合SAA7146 晶片與舉發證據附件2 「影音解碼器」之主張,洵屬有據:

A.按公證書第12到18頁為SAA7146 晶片應用產品DPC7146 之規格書節錄本,該規格書第3 頁末尾已明「Date:10th March, 1998」可證其公開日早於系爭專利之申請日2004年2 月18日。

B.規格書第11頁之方塊簡圖,則已白紙黑字清楚教示SAA7146 PCI Bridge晶片與影音解碼器TDA1309H(聲音解碼器)、SAA7111A(影像解碼器)晶片之組合方法,足證SAA7146 晶片與影音解碼器之組合,實為所屬技術領域中具有通常知識者早已知悉之技術事實,而為明顯而得輕易完成之組合,應無疑義。

C.另需說明者,前述SAA7111A、TDA1309H晶片所發揮者,即分別為影像解碼器及聲音解碼器之功能(合稱影音解碼器),可參規格書第7 頁之說明,其中SAA7111A晶片之描述為:「The SAA7111AVideo Input Processor (VIP) is a digitalmultis tandard decoder with analog inputprocessing and clock generation.(SAA7111 影像輸入處理器是一個數位多標準解碼器,可輸入並處理類比影像信號…)」,亦即該SAA7111A 晶片為一接收類比影像訊號之影像解碼器,並將信號轉換為數位影像信號;TDA1309H晶片之描述則為:「The TDA1309H combines low cost bitstream ADC and DAC for digital audio syste

ms. (TDA1309H具有用於數位聲音訊號系統之低成本位元串流之類比轉數位轉換器,及數位轉類比轉換器。)」,亦即該TDA1309H晶片為一可接收類比聲音訊號並轉換為數位聲音訊號之聲音解碼器,上述SAA7111 及TDA1309H晶片兩者可將所接收之類比影音訊號轉換為數位影音信號後,輸出至SAA7146 PCI Bridge晶片,自屬系爭專利所指之「影音解碼器」無疑。

另參加人對此復辯稱PCMCIA匯流排介面與PCI 匯流

排介面不同,故採用PCMCIA匯流排介面之舉發證據附件2 不得與採用PCI 匯流排介面之SAA7146 晶片結合云云。惟查PCMCIA匯流排介面與PCI 匯流排介面兩者屬於相同技術領域,本無不得替換、結合之情形,可參前述專利審查基準之明文規定;況PCMCIA匯流排介面與CardBus 匯流排介面亦屬幾近相同,僅需簡單接腳變換即可相容之介面型態,參加人於鑑定報告之鑑定程序中,業已自承此節,並有維基百科全書之說明可參。從而SAA7146 晶片之PCI匯流排介面既已揭示系爭專利之CardBus 匯流排介面,而CardBus 匯流排介面又與PCMCIA匯流排介面幾近相同,由此可證舉發證據附件2 (採用PCMCIA匯流排介面)與採用PCI 匯流排介面之SAA7146 晶片結合並無疑問,謹予澄明。

⑷綜上所述,飛利浦SAA7146 晶片已揭示系爭專利之「橋

接器」及「CardBus 匯流排介面」技術特徵;舉發證據附件2 則揭示系爭專利之「影音解碼器」及「PCMCIA匯流排介面」技術特徵,兩者技術領域相同,屬於明顯可予組合之情形,該等組合形式確可揭示系爭專利請求項第1 、15、18項之「影音解碼器」、「橋接器」及「匯流排介面」等技術特徵。

⒎綜合前述,系爭專利請求項第1 、15、18項之「影音解碼

器」、「橋接器」及「匯流排介面」(「PCMCIA匯流排介面」、「CardBus 匯流排介面」)等技術特徵及其功效,均已為舉發證據附件2 及SAA7146 晶片(並參酌台科大鑑定報告)所揭露,不具新穎性或進步性;依附前揭獨立項之附屬項(第2 至14、16至17、19項),均僅為習知技術之簡單附加,依法亦不具有可專利性,亦經原告於舉發理由書中闡述甚詳,相關舉發理由併予援用。

⒏末就被告與參加人於本件訴訟中之不實或不當意見,摘要陳述並提出反駁及澄清如下:

⑴被告部分:

①被告於兩造均未主張或爭執系爭專利申請專利範圍之

「橋接器」為手段功能用語之情形下,擅自違法解釋為「手段功能用語」,屢屢拒絕敘明理由。

②被告擅自將發明說明書所無之技術特徵及功效,引入

解釋系爭專利,增加專利範圍之限制條件與先前技術區隔,並用以判斷系爭專利是否具有可專利性,顯與司法實務相悖,亦從不提出此部分之答辯。

③被告對於系爭專利之申請專利範圍以「擇一形式」總

括,刻意為錯誤之解讀,將「單一匯流排介面」之限制解釋為「同時具備三種匯流排並可擇一使用」,使系爭專利與先前技術得以區隔,嚴重違反審查基準。

④被告對於原告之起訴理由以及原告所提出之新證據,

經法院多次命其答辯,均拒絕答辯或推說已於他案或他程序有記載,或提出寥寥數語之抽象意見,態度輕率。

⑵參加人部分:

①參加人於97年7 月22日準備程序中主張參加人與原告

間有4 件舉發案,…詳細舉發證據之比較會另以書狀補陳過院(參97年7 月22日準備程序筆錄),意圖指涉原告濫行起訴以及有一事不再理之情形。然遲遲不提出該等證據比較書狀,俟原告於97年8 月4 日行政訴訟補充理由(三)狀附表一整理後,始不得不承認參加人與原告間僅有2 件舉發,且證據並不完全相同。各舉發案間證據及其組合既有不同,參加人所為陳述即與本案無關,業經法院當庭諭示,則參加人前開陳述顯係為求誤導所為之不實陳述。

②參加人於97年7 月22日準備程序中主張台科大鑑定報

告是兩造合意之鑑定,但鑑定結論是專利有效(參97年7 月22日準備程序筆錄)。然實則系爭專利之「擇一形式」的專利權範圍(由「影音解碼器」、「橋接器」及「CardBus 匯流排介面」所構成專利權範圍)既已為鑑定報告所認定已被公知技術所揭露教示(參97年8 月4 日行政訴訟補充理由(三)狀附表二),該範圍當屬無效。鑑定報告之結論雖非直接與本案相關,然參加人泛稱系爭專利有效之陳述顯係為求誤導所為之不實陳述,應予澄清。

③本件舉發行政訴訟並無一事不再理之情形,參加人屢

屢提及其他舉發案之審理結論,並聲稱舉發證據及其組合完全相同,顯係混淆視聽之舉。

④針對原告提出SAA7146 新證據,參加人謊稱原告從未

於任何舉發程序中以「SAA7146 」作為引證資料(參加人97年8 月1 日行政訴訟答辯狀第12頁末3 行),並推論原告自己對「SAA7146 」之證據力亦有存疑。

然原告確實在原告所提起的另件00000000N06 舉發案中,提出「SAA7146 」晶片資料作為引證案,並無被告所指(參原告行政訴訟補充理由(三)狀附表一),此業經被告於97年8 月26日庭訊確認該00000000N0

6 舉發案確有提出「SAA7146 」作為舉發證據,則參加人前開陳述又係為求誤導所為之不實陳述。

⑤另關於鑑定報告,原告主要引用該鑑定報告中符合工

業標準之「PCI 匯流排介面」有揭露「CardBus 匯流排介面」之技術比對意見。參加人屢屢混淆重點,提出既非事實、亦與本案無關的論點。

鑑定標的不同云云。實則原告係主張符合工業規格

之「PCI 匯流排介面」已揭露「CardBus 匯流排介面」之客觀技術比對意見,蓋符合工業標準之PCI匯流排介面,無論使用於何一型號晶片,其技術特徵均相同,此一結論與參加人所指鑑定標的型號並無關係。

鑑定報告並非認定系爭專利不具有效性云云。實則

鑑定報告認定系爭專利擇一形式之三種範圍,至少有其中一種範圍已經被揭露,系爭專利依據該鑑定報告當然具有應撤銷之原因,當非完全有效,參加人所言顯有不實。

參加人行政訴訟答辯⑵狀第10頁第5 至9 行,辯稱

依據該鑑定報告第4 頁之內容,PCI 匯流排介面僅是「相容」於CardBus 匯流排介面,絕非「相等」或「相同」,不能表示PCI 匯流排介面已經揭示CardBus 匯流排介面云云。實則該鑑定報告第7 、

9 、10頁針對系爭專利請求項第1 、15、18項,均已清楚分別記明:「待鑑定對象之技術要件二之『

PCI 匯流排介面』有揭示本專利之技術要件二之『CardBus 匯流排介面』」之鑑定結論,參加人所辯顯係片段擷取、並曲解鑑定機關之真意,純係為求誤導而臨訟杜撰之抗辯。

鑑定報告所述PCI 與CardBus 匯流排介面可相容之

結論,係鑑定機關基於現有之知識及技術水準所作成之判斷(參加人行政訴訟答辯⑵狀第10頁倒數第

7 行),云云。實則,該鑑定報告參考之「CardBu

s 工業規範」早於西元1998年4 月即已發布,當係依據西元1998年之技術水準觀點,而得到PCI 匯流排介面已揭示CardBus 匯流排介面之鑑定結論,參加人所指實有不當。

參加人辯稱該鑑定報告為新近作成之文件,不具作

為進步性引證文件資格之主張,當已嚴重誤解「鑑定」此一證據方法以及「鑑定報告」係針對技術事實而闡述專業技術意見之原理,不值一駁。

㈡被告主張:

⒈查舉發證據附件2 並未揭露如原告所稱三種功能中之⑵將

第一數位影像、聲音或廣播信號轉換成可於第二數位影像、聲音或廣播信號使其可於PCMCIA介面傳送之數位信號轉換功能(即對應於系爭專利之橋接器);⑶匯流排介面轉換功能,其可將第二數位影像、聲音或廣播信號轉換成PCMCIA匯流排之訊號格式,以便藉由PCMCIA匯流排傳送到電腦之技術特徵。又系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以順利將數位信號原始資料輸出至電腦。

⒉起訴狀理由二有關系爭專利之申請專利範圍是否為手段功

能用語之部分,原處分書理由敘明:查專利法施行細則第18條第8 項之規定:複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。又查參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2 圖所示,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照,系爭專利申請專利範圍之記載方式係以手段功能用語表示,故於解釋其申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍;因此原處分之審定理由中所引述有關系爭專利之專利說明書所載及其第2 圖所示,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照之認定並無不妥。

⒊起訴狀理由三有關系爭專利與附件2 之比對部分,附件2

之類比/數位訊號處理裝置3 係接收類比信號,作用為一類比至數位轉換之裝置,與系爭專利之橋接器,係接收數位信號,作用為一數位至數位轉換之裝置,兩者的技術特徵與功能不同;且附件2 僅揭示單一PCMCI A 介面,又如何能達到系爭專利之橋接器功能,再者原告從訴願階段至今行政訴訟階段都未說明何以附件2 之類比/數位訊號處理裝置3 可以達到其所具之三項功能;因此附件2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、15、18等項不具進步性。⒋起訴狀理由三有關Philips SAA7146 晶片之部分,原告於

訴願階段所提出之附件2 資料,SAA7146 晶片所揭示為單一PCI 介面,亦未揭露系爭專利之橋接器功用在於針對不同匯流排介面規格與影音解碼器之間的信號傳輸做適當的匹配,因此相較習知技術及證據而言,系爭專利之技術手段並未見於SAA7146 晶片中,非熟習該項技術者所能輕易完成。

⒌有關附件2 與Philips SAA7146 晶片之組合部分;查附件

2 揭示單一PCMCIA介面,SAA7146 晶片亦僅揭示單一PCI介面,兩者均未揭示系爭專利之橋接器功用在於針對不同匯流排介面規格與影音解碼器之間的信號傳輸做適當的匹配,因此要如何將附件2 與Philips SAA7146 晶片加以組合後以達到爭專利之橋接器功能實無從得知,故相較附件

2 與Philips SAA7146 晶片之組合而言,系爭專利之技術手段並非熟習該項技術者所能輕易完成。

㈢參加人主張:

⒈按舉發程序應由舉發人負舉證責任,倘其舉證無法證明系

爭專利不具專利性,其舉發即應不成立,此乃我國專利行政程序暨行政訴訟實務上,早已確認之基本原則。然而,原告在兩次舉發行政程序中均無法提出有力證據,雖在本件行政訴訟又提出飛利浦SAA7146 晶片及台科大技術比對報告等新證據及理由,要求法院審酌;然原告之主張不過係片面擷取舉發證據附件2 、飛利浦SAA7 146晶片及台科大技術比對報告之部分內容,刻意忽略各該證據之關鍵細節與技術背景,妄自斷章取義而來,絲毫未能依據前引專利審查基準關於「進步性」之審查基準,詳為舉證論述舉發證據附件2 、飛利浦SAA7146 晶片及台科大技術比對報告三者間為何能組合?應如何組合?何處之揭示內容引起技藝人士組合之動機?原告既然未能善盡舉發人之舉發責任,其舉發自應不成立,本件行政訴訟更應逕予駁回。

⒉即便不論原告未能證明舉發證據附件2 、飛利浦SAA7146

晶片及台科大技術比對報告彼此之間有「組合」之可能,事實上,前述各該文獻本身無一揭示系爭專利請求項之技術內容,根本不能影響系爭專利之可專利性:

⑴關於舉發證據附件2 ,原告於舉發階段、訴願階段、及行政訴訟階段之說法一再變更且彼此矛盾,不足採信。

且該舉發證據附件2 之元件所接收及輸出之信號類型已定義明確,與系爭專利請求項中之元件所接收及輸出之信號類型完全不同,原告卻堅稱「前者已揭示後者」,顯然與事實不符。

⑵關於飛利浦SAA7146 晶片:

①由其第18頁之敘述(亦即原告在訴願階段提出之「SA

A7146 資料」第7 頁)中,根本未見與系爭專利請求項相同之揭露內容,充其量僅有「bridge」乙字出現,無法與系爭專利請求項中以6 行文字界定之「橋接器」相對應。原告在補充理由(二)狀第2 至3 頁,仍以飛利浦SAA7146 晶片第8 頁右圖中顯示「BRIDGE」乙字,即斷言「BRIDGE即橋接器之構造」云云。然而,系爭專利說明書及請求項中對於「橋接器」有詳盡之定義,反之,飛利浦SAA7146 晶片僅出現「BRIDGE」一詞但未曾說明其技術意涵;則縱使「橋接器」中之「橋」字,其對應之英文確為「BRIDGE」,原告亦不能在毫無證據證明之情況下,即將飛利浦SAA714

6 晶片出現之「BRIDGE」字主張為系爭專利之「橋接器」。按原告此種作法,正如同一生物科技專利提及「細胞」(英文為「cell」),舉發人卻以電子類之外文技術文獻論及「cell」(意涵為「電池」),主張該外文技術文獻已揭露該生物科技專利技術內容一般無稽。原告忽視不同語文各自存在之多義性,刻意以文害義、誤導審理方向,其意圖至為明顯。

②其次,飛利浦SAA7146 晶片第6 頁中左側方塊文字已

明白敘及「SAA7146 」之驅動程式功能包含「執行MPEG壓縮處理」,與系爭專利之發明目的、技術手段,大相迥異。參諸前述「SAA7146 」之輸出介面為PCI匯流排介面等事實,原告卻不附任何實質理由與主張,逕稱飛利浦SAA7146 晶片第8 頁右圖已揭示系爭專利之「橋接器」,不知其理安在?⑶關於台科大技術比對報告:

①按如前述,此報告之分析對象乃「飛利浦SAA7135 晶

片」,與原告所舉之引證文獻,即舉發證據附件2 或「飛利浦SAA7146 晶片」毫無關係。原告斷章取義,擷取該比對報告片段內容並與前述二引證文獻「組合」,即屬無理。更何況該報告在所屬民事訴訟程序中,尚未經兩造辯論亦未經法院調查,並無所謂「證據共通」適用之餘地。

②其次,台科大技術比對報告第2 頁所列之「技術比對

結果」明白表示:「待鑑定對象:『飛利浦之SAA713

5 晶片』並未完全揭示發明申請案號第00000000號『影音信號傳接處理裝置』(證書號第I240169 號)之第1 項、第15項、第18項申請專利範圍之全部技術內容」。顯然台科大並非認定系爭專利不具有效性,更遑論台科大根本未受臺北地方法院囑託鑑定專利之「有效性」。

③事實上,台科大技術比對報告所涉之「飛利浦SAA713

5 晶片」已在系爭專利其他舉發案(包括N02 、N06及N07 共3 件)中被援作為舉發證據,且均已為主管機關審定「舉發不成立」,足徵「飛利浦SAA7135 晶片」無法證明系爭專利不具新穎性或進步性。

④再由原告在其行政訴訟補充理由(二)狀第4 頁第1

至6 行所引述之台科大技術比對報告內容,亦可證「飛利浦SAA7135 晶片」並未揭示系爭專利之技術內容。按台科大在其報告第4 頁第13至18行載明:「PCI匯流排介面轉換成Cardbus 匯流排介面之使用,可經由熟悉該項技術領域者根據Cardbus 工業規格,實施簡單電路設計即可完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換,故待鑑定對象之PCI 匯流排介面可相容於Cardbus匯流排介面」;關此:

台科大認為必須在「飛利浦SAA7135 晶片」之外,

另外實施電路設計,才能完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換。而「飛利浦SAA7135 晶片」本身既「未揭示」該等轉換電路,即表與系爭專利並不相同,至為明確。

再者,既然「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排

,必須經由額外設計之電路的轉換,才能相容於Cardbus 匯流排介面,顯見「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排,原本並不相容於Cardbus 匯流排介面,必須先經過「轉換」;而該「轉換」又必須先實施額外的「電路設計」始足當之。實則,縱使經過「額外設計之電路」加以「轉換」,「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排,亦不過僅能「相容」於Cardbus 匯流排介面。按所謂「相容」,絕非「相等」或「相同」;即使經過額外電路設計加以轉換後,終使PCI 及Cardbus 二者得以「相容」,亦絕非表示二者之技術「本來就相同」,抑或前者已「揭示」後者之技術,自不待言。

又查,依原告在舉發N06 案、彼與參加人間民事訴

訟以及本案中所提出關於「飛利浦SAA7135 晶片」之資料可知,原告迄今仍無法否認:身為「SAA713

5 晶片」設計製造者之飛利浦公司,亦從未在系爭專利申請前思及「SAA7135 晶片」可用於Cardbus匯流排之事實。

事實上,台科大所述「PCI 與Cardbus 可相容」之

結論,亦未限定其推理基礎係立於「系爭專利申請日之前」之技術水準;其毋寧是參考兩造資料後,依據現有知識及技術水準作成此項判斷。蓋兩造專利侵權訴訟之主要原因事實,即原告將「飛利浦SAA7135 晶片」使用於其「利用Cardbus 匯流排之電視卡產品」中,因而涉及侵害系爭專利;台科大受臺北地方法院囑託鑑定之主要事項乃原告電視卡產品「是否侵害系爭專利」,故其技術分析之角度,當然會含括原告已在市面上銷售之電視卡產品,毫無疑問。換言之,依現時之技術觀點,「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排介面當然已可「相容」於Cardbus 。然此乃原告襲用系爭專利技術之結果;原告自不能倒果為因,反以台科大對於此「技術現狀」之認知,推論台科大認定「飛利浦SAA7135晶片」「已揭示」系爭專利,其理昭然。

理 由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作可供產業上利用者,得依法申請取得發明專利,為專利法第21條及第22條第1 項前段所明定。又發明如係申請前已見於刊物或已公開使用者,或發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得依法申請取得發明專利,同法第22條第1 項第1 款及第4 項復定有明文。而對於獲准專利權之發明,任何人認有違反專利法第21條至第24條者,依法得附具證據,向專利專責機關提起舉發。從而,系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其發明專利權,依法應由舉發人附具證據證明之,倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定,自應為舉發不成立之處分。

二、參加人圓剛科技股份有限公司前於93年2 月18日以「影音信號傳接處理裝置」向被告智慧財產局申請發明專利,經被告編為第00000000號審查,准予專利,並於參加人依法繳納規費後,於94年9 月21日公告,發給發明第I240169 號專利證書(下稱系爭專利)。嗣原告以系爭專利有違專利法第22條第1 項第1 款及第4 項之規定,不符發明專利要件,對之提起舉發。案經被告審查,以96年9 月28日(96)智專三(二)04059 字第09620536630 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服,循序提起行政訴訟,並為事實欄所載各節之主張,是本件應審酌者厥為:

⑴舉發證據附件2 是否已揭示系爭專利獨立請求項第1 、15

、18項之技術特徵,足證其不具新穎性或進步性?⑵組合「舉發證據附件2 」、「原證9 號飛利浦SAA7146 晶

片資料」及「原證14號台科大技術比對報告」,可否證明系爭案不具進步性?

三、關於⑴舉發證據附件2 是否已揭示系爭專利獨立請求項第1、15、18項之技術特徵,足證其不具新穎性或進步性部分:

㈠系爭第00000000號「影音信號傳接處理裝置」發明專利案之

申請專利範圍共19項,其中第1 、15及18項為獨立項,第2至14項、第16至17項及第19項為附屬項,第1 項包括:一影音解碼器,用以接收相對應之一類比影像信號及一類比聲音信號,並據以輸出相對應之一第一數位影像信號及一第一數位聲音信號;以及一橋接器,用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號,並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號,以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦;其中,該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或ExpressCard 匯流排介面。第15項包括一橋接器,該橋接器用以接收一第一數位影音信號,並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信號,以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦,其中該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或ExpressCard 匯流排介面。第18項包括一橋接器,該橋接器用以接收一第一數位廣播信號,並將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號,以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦;其中,該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus 或ExpressCard 匯流排介面。原告於舉發程序所提舉發證據附件1 為系爭專利之專利說明書;舉發證據附件2 為92年1 月

1 日公告之第00000000號「用於筆記型電腦之類比/數位轉換裝置」發明專利案。嗣於訴願及行政訴訟中追加主張原證

9 號(即Philips 公司於西元1998年3 月10日出版之DPC714

6 NetLook Vide oconferencing Development Kit規格書中揭示其所生產之SAA7146A Multimedia bridge,以下簡稱「飛利浦SAA7146 晶片」,參本院卷第60至81頁)及原證14號(即台科大技術比對報告,參本院卷第141 至150 頁),結合舉發附件二,可證明系爭專利不具進步性,先予敘明。

㈡按原告在本件舉發中所提出之唯一舉發證據,乃92年1 月1

日審定公告之第00000000號「用於筆記型電腦之類比/數位轉換裝置」(原告於舉發理由中稱之為「舉發證據附件2 」)。原告舉發理由係以此單一證據主張系爭專利不具新穎性及進步性。惟按「新穎性」及「進步性」乃不同層次概念,前者著重在系爭案與引證案之「相同」與否,而後者則是在系爭案與引證案「不同」之前提下,論究系爭案是否具進步性。而「相同」或「不同」係屬完全相反之概念,二者間應為互斥。是以,原告以同一引證案同時主張系爭專利不具新穎性及進步性,邏輯上即有謬誤。

㈢再者,前揭引證案(即舉發證據附件2 )事實上同時為其他

舉發人在另件舉發案(N02 )中所提出之先前技術證據,被告亦作成「舉發不成立」處分(見本院卷第167 頁,參證1號:N02 舉發審定書),而該處分已因其舉發人未表示不服而告確定。是本件唯一之舉發證據在他案中已認定不能證明系爭專利不具進步性。

㈣另就新穎性之實質審查而言,原告在「辯論意旨狀」第27至

28頁以下聲稱:「橋接器屬『習知構件』,本即影音解碼器及匯流排介面間『習知且必要』之構件」;又引用專利審查基準所述,稱:「審查新穎性時應以引證文件形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。…實質上隱含的內容,指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件時公開的通常知識,能直接且無歧異得知的內容」等語,因而主張舉發證據附件2 系爭專利不具新穎性云云。惟查:

⒈原告迄無任何證據證明系爭案之「橋接器」屬系爭案申請

之前已見於刊物、公開使用或已為公眾知悉之「習知構件」;其主張系爭案之「橋接器」屬「習知」者,即無可採。

⒉再者,「新穎性」之判斷雖不以系爭案與引證案「完全相

同」為唯一標準,而可容忍些許差異,但「專利審查基準」中對於何種「差異」仍可視為構成「不具新穎性」之情況限制甚嚴,以區隔「新穎性」與「進步性」之範疇;而關於原告所稱之「能直接且無歧異得知」,「專利審查基準」亦已定義其涵義為:「差異僅在於部分相對應的技術特徵,而該發明所屬領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容,即能直接且無歧異得知其實質上隱含或整體隱含申請專利之發明中相對應的技術特徵。惟若先前技術揭露之技術特徵包含數個意義,申請專利之發明僅限定其中一個意義,則不得認定該發明之技術特徵由該先前技術即能直接且無歧異得知」(見本院卷第

349 頁,參證8 號:「專利審查基準」第2-3-5 至2-3-7頁)。簡言之,必須可由先前技術「形式上已明確記載之內容」,「一對一」地直接推導出系爭案之發明技術特徵者,始足當之;若先前技術明確記載之內容含有多義意涵,則非屬之。

⒊查舉發證據附件2 並未揭示系爭專利之橋接器構造,自無

法證明系爭專利不具新穎性。又原告雖主張該發明所屬技術領域具有通常知識者,得「參酌」包括PCMCIA規格及SAA7146 晶片資料等文獻,即能「直接且無歧異」得知系爭案中「橋接器」構件之存在。然原告並未說明,由PCMCIA規格或SAA7146 晶片資料之「形式上已明確記載之內容」,如何能「一對一」地得出系爭案申請專利範圍所界定之整體技術特徵?按「PCMCIA規格」不過係說明PCMCIA本身之技術內容,而原告提出之「SAA7146 晶片資料」(原證

9 號)除提及意義未臻明確之「bridge」一詞外,並無任何文字明確記載與系爭案有關之內容,加上該晶片使用PC

I 匯流排介面且包含「執行MPEG壓縮處理」等,均與系爭案之技術無關。則縱結合舉發證據附件2 及「SAA7146 晶片資料」,亦無法證明系爭專利不具新穎性。

㈤就進步性之實質審查而言:

⒈舉發證據附件2 之類比/數位訊號處理裝置係接收類比信

號,作用為一類比至數位轉換之裝置,而系爭專利之橋接器,係接收數位信號,作用為一數位至數位轉換之裝置,兩者的技術特徵與功能不同;系爭專利第1 項之橋接器用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號,並分別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號,以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦,或者第15項之橋接器用以接收一第一數位影音信號,或者第18項之橋接器用以接收一第一數位廣播信號之技術手段,參酌系爭專利之專利說明書及其圖式第2 圖,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照得知,系爭專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至電腦,故不需要在電視卡中增加壓縮元件,亦不需犧牲視訊信號解析度,是系爭專利之技術手段未見於舉發證據附件2 中,非為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成,故舉發證據附件

2 無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、15及18項不具進步性。

⒉舉發證據附件2 既無法證明系爭專利申請專利範圍第1 、

15及18項不具新穎性及進步性,則系爭專利申請專利範圍第2至14 項、第16至17項及第19項係前揭獨立項進一步限縮,故舉發證據附件2 亦不足以證明前揭附屬項不具新穎性及進步性。

四、關於⑵組合「舉發證據附件2 」、「原證9 號飛利浦SAA714

6 晶片資料」及「原證14號台科大技術比對報告」,可否證明系爭案不具進步性部分:

㈠原告於本件訴訟中所提出之「新」舉發證據與主張,乃「組

合」其在舉發程序中提出之唯一引證案即舉發證據附件2 、在訴願程序首次提出且於本件訴訟中再次提出之「飛利浦SAA7146 晶片資料」,以及「原證14號台科大技術比對報告」,以質疑系爭案之進步性。

㈡經查:

⒈依原告所述,所謂「原證14號台科大技術比對報告」,乃

係原告與參加人於另案民事侵權訴訟中,合意指定之鑑定機關所作之報告(見本院卷第227 頁筆錄),性質上非屬引證案,不具作為「進步性」引證文獻之資格,是原告主張組合「舉發證據附件2 」、「原證9 號飛利浦SAA7146晶片資料」及「原證14號台科大技術比對報告」,可證明系爭案不具進步性,即不足採。

⒉再者,如前所述,舉發證據附件2 係接收類比信號,再轉

換成PCMCIA形式之數位信號輸出。而如原告行政訴訟補充理由(二)狀第3 頁中所載之方塊圖所示:原證9 號飛利浦SAA7 146晶片係直接接收DVB (Digital Video Broadcasting)數位信號。由原證9 號之全部內容觀之,並無任何一處揭示所謂「飛利浦SAA7146 晶片」可接收「類比信號」,亦未揭示該晶片可接收「經類比/數位轉換後之信號」。再就原證14號之台科大技術比對報告而言,姑不論其鑑定對象係「飛利浦SAA7135 晶片」,而非「飛利浦SAA7146 晶片」(詳見原證14號第2 頁) ,此為原告所不爭執(見本院卷第227 頁筆錄),足見該報告所分析之對象,均與本件訴訟無關。詎原告卻將該報告之結論比附援引於本件之證據,亦即「飛利浦SAA7146 晶片」(即原證9號)以及「以PCMCIA介面型式之用於筆記型電腦的類比/數位轉換裝置」(即舉發證據附件2 ),委無足取。

⒊事實上,前述各該文獻亦未揭示系爭專利請求項之技術內容:

⑴關於舉發證據附件2 ,該舉發證據附件2 之元件所接收

及輸出之信號類型已定義明確,與系爭專利請求項中之元件所接收及輸出之信號類型完全不同,原告稱「前者已揭示後者」,顯與事實不符。

⑵關於原證9號之飛利浦SAA7146晶片技術資料:

由原告在訴願階段提出之「SAA7146 資料」第7 頁記

載,並未見與系爭專利請求項相同之揭露內容,充其量僅有「bridge」乙字出現,無法與系爭專利請求項中以6 行文字界定之「橋接器」相對應。原告在補充理由(二)狀第2-3 頁,仍以原證9 號第8 頁右圖中顯示「BRIDGE」乙字,即斷言「BRIDGE即橋接器之構造」云云。然而,不僅由形式上觀之,系爭專利說明書中從未將「橋接器」冠以「bridge」之英文名稱,原告擅將二者等同視之,即屬未洽。再由實質上觀之,系爭專利說明書及請求項中對於「橋接器」有詳盡之定義,反之,原證9 號僅出現「bridge」一詞,但未說明其技術意涵;則縱使「橋接器」中之「橋」字,其對應之英文確為「bridge」,原告亦不能在毫無證據證明之情況下,即將原證9 號出現之「bridge」字主張為系爭專利以6 行文字界定之「橋接器」。其次,原證9 號第6 頁中左側方塊文字已明白敘及「

SAA7146 」之驅動程式功能包含「執行MPEG壓縮處理」,與系爭專利之發明目的、技術手段,亦不相同,參諸前述「SAA7146 」之輸出介面為PCI 匯流排介面等事實,原告逕稱原證9 號第8 頁右圖已揭示系爭專利之「橋接器」,即不足採。

⑶關於原證14號之台科大技術比對報告:

按如前述,此報告之分析對象乃「飛利浦SAA7135 晶

片」,與原告所舉之引證文獻,即舉發證據附件2 或原證9 號之「飛利浦SAA7146 晶片」毫無關係。原告擷取原證14號片段內容並與前述二引證文獻「組合」,即無足採。

其次,原證14號第2 頁所列之「技術比對結果」明白

表示:「待鑑定對象:『飛利浦之SAA7135 晶片』並未完全揭示發明申請案號第00000000號『影音信號傳接處理裝置』(證書號第I240169 號)之第1 項、第15項、第18項申請專利範圍之全部技術內容」(見本院卷第143 頁)。顯然台科大亦未認定系爭專利不具有效性。

再由原告在其行政訴訟補充理由(二)狀第4 頁第1

至6 行所引述之原證14號內容,亦可證「飛利浦SAA7

135 晶片」並未揭示系爭專利之技術內容。按台科大在其報告第4 頁第13至18行載明:「PCI 匯流排介面轉換成Cardbus 匯流排介面之使用,可經由熟悉該項技術領域者根據Cardbus 工業規格,實施簡單電路設計即可完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換,故待鑑定對象之PCI 匯流排介面可相容於Cardbus 匯流排介面」(見本院卷第145 頁),是故:

a.台科大認為:必須在「飛利浦SAA7135 晶片」之外,另外實施電路設計,才能完成PCI 與Cardbus 匯流排之轉換。而「飛利浦SAA7135 晶片」本身既「未揭示」該等轉換電路,即表示與系爭專利並不相同。

b.再者,既然「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排,必須經由額外設計之電路的轉換,才能相容於Cardbus 匯流排介面,顯見「飛利浦SA A7135晶片」之PCI 匯流排,原本並不相容於Cardbus 匯流排介面,必須先經過「轉換」;而該「轉換」又必須先實施額外的「電路設計」始足當之。實則,縱使經過「額外設計之電路」加以「轉換」,「飛利浦SAA7135 晶片」之PCI 匯流排,亦不過僅能「相容」於Cardbus 匯流排介面,並不表示二者之技術「即屬相同」。

c.事實上,台科大所述「PCI 與Cardbus 可相容」之結論,並未明白限定其推理基礎係立於「系爭專利申請日之前」之技術水準;其毋寧是參考兩造資料後,依據現有知識及技術水準作成此項判斷。蓋兩造專利侵權訴訟之主要原因事實,即原告將「飛利浦SAA7135 晶片」使用於其「利用Cardbus 匯流排之電視卡產品」中,因而涉及侵害系爭專利;台科大受台北地方法院囑託鑑定之主要事項乃原告電視卡產品「是否侵害系爭專利」,故其技術分析之角度,當然會含括原告已在市面上銷售之電視卡產品。換言之,依現時之技術觀點,「飛利浦SAA7135晶片」之PCI 匯流排介面當然已可「相容」於Card

bus 。然此乃原告襲用系爭專利技術之結果;原告自不能倒果為因,反以台科大對於此「技術現狀」之認知,推論台科大認定「飛利浦SAA7135 晶片」「已揭示」系爭專利。

⒋故結合「舉發證據附件2 」、「原證9 號飛利浦SAA7146

晶片資料」及「原證14號台科大技術比對報告」,仍無法證明系爭專利不具進步性。

五、原告其餘所述亦不足採:㈠原告稱:舉發證據附件2 之「類比/數位訊號處理裝置」實

際上具有3 個功能,即㈠將類比影像、語音、或影音訊號轉換成數位信號型式(即對應於系爭專利之第一數位影像、聲音或廣播信號之類比/數位轉換功能);㈡將第一數位影像、聲音或廣播信號轉換成可於第二數位影像、聲音或廣播信號使其可於PCMCIA介面傳送之數位信號轉換功能(即對應於系爭專利之橋接器);㈢匯流排介面轉換功能,其可將第二數位影像、聲音或廣播信號轉換成PCMCIA匯流排之訊號格式,以便藉由PCMCIA匯流排傳送到電腦。因此舉發證據附件2已完全涵蓋系爭專利橋接器之所有功能云云。

惟查:舉發證據附件2 並未揭露如原告所稱三種功能中之㈡將第一數位影像、聲音或廣播信號轉換成可於第二數位影像、聲音或廣播信號使其可於PCMCIA介面傳送之數位信號轉換功能(即對應於系爭專利之橋接器);及㈢匯流排介面轉換功能,其可將第二數位影像、聲音或廣播信號轉換成PCMCIA匯流排之訊號格式,以便藉由PCMCIA匯流排傳送到電腦之技術特徵。故原告稱舉發證據附件2 已完全涵蓋系爭專利橋接器之所有功能云云,即不足採。

㈡原告另稱:被告在兩造均未主張之情況下,自行認定系爭專

利申請專利範圍之記載屬於某種特定方式(即手段功能用語),顯已違「處分權主義」云云。然查:

⒈舉發程序通說固採當事人辯論主義,但並不妨礙被告基於自己心證解讀申請專利範圍之職權。

⒉本件原處分書理由已敘明:「查專利法施行細則第18條第

8 項之規定:複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。又查參酌系爭專利之專利說明書所載及其第2 圖所示,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照,系爭專利申請專利範圍之記載方式係以手段功能用語表示,故於解釋其申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。因此原處分之審定理由中所引述有關系爭專利之專利說明書所載及其第2 圖所示,並與系爭專利之申請專利範圍相互對照之認定,並無不合。

㈢原告再稱:原處分「擅自利用」系爭專利申請專利範圍並未

記載之技術特徵及功效;就原處分所提及之「亦不需犧牲視訊信號解析度」,主張該敘述「完全未出現於系爭專利說明書中」,因而指摘原處分「逕自任意曲解系爭專利之技術特徵」云云。然查:

⒈依原處分第8 頁末段至第9 頁第1 段之記載,認定「系爭

專利橋接器之功用在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理,以致能充分運用到被轉換之匯流排的高速傳輸能力,使得該匯流排介面可以順利將數位信號原始資料輸出至電腦,故不需要在電視卡中增加壓縮元件」等語。按由於系爭專利在信號傳送及轉換時,能夠充分利用匯流排之高速傳輸能力,因此可以順利將數位信號原始資料輸出至電腦,則其提供於電腦之信號,自然將較傳統技術中需先將信號壓縮處理之情況更為完整,而不會在傳輸與轉換過程中耗損掉信號之原有品質;此「品質」呈現於電腦螢幕上即為信號之解析度。換言之,所謂「不需犧牲視訊信號解析度」,乃基於系爭專利技術手段所必然附隨之功效,對於熟知該項技術者而言,係屬當然之認知。被告於原處分中緊接著上文中所引述之文字(即「系爭專利橋接器之功用在轉換過程中…故不需要在電視卡中增加壓縮元件」),提及「亦不需犧牲視訊信號解析度」之見解,與事實並無不符,亦未逾越系爭專利說明書揭露之技術內容所得瞭解之範圍。故原告指摘原處分「逕自任意曲解系爭專利之技術特徵」云云,亦不足採。

⒉至於原告在起訴狀第9 頁以下所引述之最高行政法院判字第604 號及93年判字第295 號判決,則與本件情況不同。

按最高行政法院在該等判決中,之所以有「不得以發明說明中有記載而未記載於申請專利範圍中之內容作為判斷基礎」之見解,係因其案件中所涉「發明說明中有記載但申請專利範圍未記載」之技術內容,若將之納入考慮,將使申請專利範圍之發明構成「其他發明」(如原告援引之最高行政法院92 年 判字第604 號判決,原證4 號),或增加申請專利範圍所載構成要件以外之限制條件(如原告所援之最高法院93年判字第295 號判決之「在絕緣外殼上端面形成缺口部」等,原證5 號);蓋在此情況中,若承認專利申請人得藉由改變發明實質或增加限制條件之答辯方式而與先前技術區隔,實際上又未對申請專利範圍正式作修正或限縮,將使其權利範圍不當擴大至先前技術之領域。「專利審查基準」第5-1- 25 頁對是項審查原則亦有明白揭示(見本院卷第175 頁,參證3 號)。但在本件中,所謂「不需犧牲視訊信號解析度」,不過為系爭專利技術當然附隨之功效,其本身並不構成申請專利範圍之變更或限制條件,僅係協助主管機關瞭解發明之背景及目的而已。故原告引述最高行政法院上開判決,指摘原處分違法,亦不足採。

六、綜上,原告所訴為不足採。從而,被告所為本件舉發不成立之處分,並無不法,訴願決定予以維持,亦無不合。原告徒執前詞,訴請撤銷,及請求被告應作成舉發成立之處分,為無理由,應予駁回。

七、、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響,故不逐一論述,併此敘明。

據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依行政訴訟法第98條第1項前段,判決如主文。

中 華 民 國 97 年 10 月 8 日

臺北高等行政法院第二庭

審判長法 官 徐 瑞 晃

法 官 蕭 惠 芳法 官 陳 金 圍上為正本係照原本作成。

如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出上訴狀並表明上訴理由,如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決送達後20日內補提上訴理由書(須按他造人數附繕本)。

中 華 民 國 97 年 10 月 8 日

書記官 陳 可 欣

裁判案由:發明專利舉發
裁判日期:2008-10-08