臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00154號原 告 凡果科技有限公司代 表 人 甲○○董事）住同訴訟代理人 周金城 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○兼送達代收
丁○○
參 加 人 龍億美容儀器貿易有限公司代 表 人 乙○○董事）住同訴訟代理人 蕭麗琍 律師上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年11月21日經訴字第09606078510 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國（下同）94年4 月13日以「波動能量產生器」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M281645 號專利證書（專利權期間：自94年12月1 日至104 年4 月12日止）。
嗣參加人以系爭案有違專利法第93條、第95條以及第108 條準用第31條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，於96年6 月27日以（96）智專三㈢05077 字第09620355800 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：⑴系爭案係於94年4 月13日申請，並於94年12月1 日公告，而
引證案（即舉發附件2 ，94年7 月1 日公告之第00000000號「保健美容儀器」新型專利案）則於93年11月22日申請，94年7 月1 日公告，引證案之公告日晚於系爭案之申請日，而無系爭案申請前已公開之事實，故引證案相對於系爭案而言，並無喪失新穎性之疑義，本件所爭執者，係引證案相對於系爭案而言，是否有不致喪失擬制新穎性之可能，合先敘明。
⑵依現行專利法第107 條第1 項第1 款規定：「新型專利如有
違反專利法第12條第1 項、第93條至第96條、第100 條第2項、第108 條準用第26條或第108 條準用第31條規定者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權。」，惟如經審查發現被舉發之新型專利案並未違反前揭法條之規定，抑或是否違反前揭法條之事實尚未釐清，則不應率為舉發成立之審定，以維專利權人應有之權益。
⑶依專利法第95條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在
其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」。而本件是喪失擬制新穎性之問題，依專利法第95條但書之規定，如引證案與系爭案申請人同一，則無擬制喪失新穎性。是以，姑不論系爭案之申請專利範圍與申請在先而在其申請後始公告之引證案相較，是否有喪失擬制新穎性之情形，如考量引證案之創作人實際應為系爭案之創作人（即原告代表人）所創作之疑義，則在事實尚未釐清之前，系爭案與引證案究否為相同申請人，致得以適用專利法第95條但書之規定，而得以排除喪失擬制新穎性之情形，仍有加以調查之必要，不宜率為舉發成立之審定或甚至作成訴願駁回之決定，使得原告另循民事訴訟途徑，來釐清創作人之爭議，以為系爭案救濟之權利遭剝奪。
⑷依專利法第5 條之規定：「專利申請權，指得依本法申請專
利之權利。專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、專利法第
6 條第1 項規定：「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。」以及專利法第108 條準用第25條第1 項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」可知，申請新型專利係專利申請權人始得為之，而專利申請權人原則係為創作人或接受讓與或繼承之受讓人或繼承人。是以，本件舉發之事件，原告非不得另循舉發與民事訴訟之途徑，來釐清引證案創作人係為原告之代表人的事實，並於事實釐清後將申請權轉讓於原告，以符專利法第95條但書之規定，藉以解決是否違反擬制新穎性之爭議的可能，顯見被告在事實尚未釐清之前，率為舉發成立之審定或甚至作成訴願駁回之決定，實屬違法不當。⑸原告雖承認引證案與系爭案實質相同，足使本件舉發成立，
惟不代表引證案與系爭案專利範圍一樣，如證明引證案申請權係原告代表人所有，兩者範圍仍有不同，故引證案之創作權人會影響本件之審理結果，而本件引證案申請權所屬之爭議，有賴民事訴訟程序始得確定。為早日釐清孰為引證案之實際創作人的爭議，原告代表人已於95年3 月22日就引證案向被告提出舉發，嗣後並依被告96年4 月27日（96）智專三㈢05077 字第09640710820 號函之要求，於臺灣嘉義地方法院民事庭提出民事訴訟，在該起訴狀中原告已將引證案創作人乙○○剽竊創作之事實及經過詳為說明，並附具相關證據以為審判之依據，故系爭案與引證案實為相同之創作人，而可由相同之申請人申請，本件無違反專利法第95條之規定，而致喪失擬制新穎性之事實。上開訴訟雖經臺灣嘉義地方法院判決原告敗訴（臺灣嘉義地方法院96年度智字第1 號民事判決參照），惟上開判決理由就原告代表人所創作之波動能量器，其技術內容是否與系爭案所引證之新型專利技術實質相同及原告代表人提出之波動能量器與其93年間交付系爭案所引證之新型專利之創作人（即參加人代表人）之儀器，是否為同一機種之關鍵爭點尚未釐清，故原告就上開判決已依法提起上訴，目前繫屬於智慧財產法院，並據以請求停止訴訟程序。
⑹綜上，原告以本件涉及系爭案與引證案究否為相同創作人，
而有是否適用專利法第95條但書之規定，得排除喪失擬制新穎性之爭議，故有加以調查之必要，則在事實尚未釐清前，不宜率為舉發成立之審定，故原處分及訴願決定均有違誤等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔」。
三、被告抗辯：本件係審究系爭案與申請在先而在其申請後始公告之引證案所附之說明書或圖式載明之技術特徵是否相同，由於引證案確屬申請在先之專利，而系爭案之申請專利範圍內容已可見諸於引證案中，且於審查階段，引證案之申請人確實與系爭案所載之申請人（即原告）不同（被告審查基準2-3-18參照），自無專利法第95條但書之適用，故為舉發成立之審定。
原告代表人與參加人代表人葉暐婷在孰為真正之創作人之申請權爭執已於另案00000000N01 （即本舉發案之引證案）向臺灣嘉義地方法院民事庭提起確認訴訟，惟遭敗訴，故本件原告無專利法第95條但書之適用。又原告將另案00000000N0
1 之爭點於本訴訟中提出，惟均非原處分認定擬制喪失新穎性之審定理由，且兩案分屬不同之爭點，故被告並未剝奪原告另尋民事訴訟救濟途徑，來釐清創作人之爭議並為系爭案救濟之權利，併予指明。又縱如上開爭訟結果引證案之申請權人係原告代表人，專利權亦屬其所有，民事訴訟程序之審理結果與本件審理結果並無影響。從而，本件原處分並無違誤，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、參加人之陳述：原告代表人甲○○向臺灣嘉義地方法院提起確認參加人代表人乙○○非引證案（參加人誤載為系爭案）創作人，並請求確認甲○○為引證案（參加人誤載為系爭案）創作人之訴訟，上開訴訟業經臺灣嘉義地方法院於97年6 月5 日以96年度智字第1 號民事判決駁回原告（即甲○○）之訴，確認原告代表人非引證案（參加人誤載為系爭案）之創作人。且本件應審究之範圍在於引證案與系爭案是否實質相同，引證案是否為原告代表人所創作，是屬另案舉發之問題。其他主張引用被告主張。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
五、得心證之理由：⑴按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用
者，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第94條第1 項所明定。惟如「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第95條所明定。
①其立法意旨是在對於一發明或創作只能授與一個專利，如
果一個創作之技術內容已為他人申請在先之專利說明書或圖式所揭露，縱先後申請專利之申請專利範圍尚非全無差異，且先後專利申請案依其技術內容皆符合專利要件均得給予專利下，對先申請案而言給予專利應無疑義，對後申請者因對於一發明或創作只能授與一個專利之前提，採取法律擬制之方式，以先申請案之內容來破壞後申請案之新穎性，不得對後案授與專利權。然而仍以先申請案嗣後經公開或公告為條件（專利法亦加以明文規範），才會發生擬制之法律效果。
②但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人
相同者，因為不影響到對於一發明或創作只能授與一個專利之下，後申請案仍得給予專利，此有同法第95條但書之規定可參。惟審查專利之權責機關為一行政機關，並非判斷人民私權爭執之機關，僅得為形式審查，而擬制新穎性之法律效果，以先申請案嗣後經公開或公告為條件，故而應採取專利公告之內容，來作為申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同與否之判斷。
⑵本件系爭第00000000號「波動能量產生器」新型專利案，申
請專利範圍共2 項，其中第1 項為獨立項，第2 項為附屬項。該波動能量產生器包含有一能產生波動能量的主機及兩個設有導線而可插接於主機之輸出端子座上的導引板，並於板面設有大面積的金屬導引面，藉由一人直接觸靠一導引板的金屬導引面，而另一人則直接觸靠於另一導引板的金屬導引面，再利用二人相互間的直接接觸，使主機產生的波動能量形成導通迴路，且於二人接觸的觸合點產生高能的波動能量共振而對觸合位置的肌肉進行刺激，能深入人體經絡及穴道，以達到效能更佳的健療效果。參加人所提舉發附件1 為系爭案公報本；附件2 為93年11月22日申請，94年7 月1 日公告之第00000000號「保健美容儀器」新型專利案（下稱引證案）；附件3 為系爭案與引證案之比較圖。
①系爭案係於94年4 月13日申請，並於94年12月1 日公告，
而引證案則於93年11月22日申請，94年7 月1 日公告，引證案之公告日晚於系爭案之申請日，而系爭案申請前雖未公開，但嗣後公開，如果該新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容二者相同，本案則可能發生擬制新穎性之破壞。
②系爭案申請專利範圍第1 項（獨立項）所揭示之主機、導
引板（板面設有金屬導引面，另設有導線可插接於主機之輸出端子座），與引證案相較，引證案之超波能量機、二導電片（與超波能量機以電線連接，電線另端各設插接端，插接端分別與超波能量機連接，導電片下方皆設有絕緣墊），二者之組件與結構幾乎完全相當；又系爭案申請專利範圍第2 項（附屬項）係如申請專利範圍第1 項所述波動能量產生器，其中之主機內設有一穩壓器、能量轉換器、控制電路板、輸出端子座及一能量控制開關，該等構件均屬能量產生器（能量機）所必然具備之基本構件，不待引證案逐一揭示，即可由所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知其實質上整體隱含申請專利範圍之新型中相對應的技術特徵，而原告亦自承本案引證案與系爭案實質相同（參本院卷p-90），故兩案實質內容相同，應無疑義。
③但原告仍爭執於實質相同不代表引證案與系爭案專利範圍
一樣，如證明引證案是申請權係原告所有，兩者範圍仍有不同，故引證案之創作權人將影響本案之審理結果云云。
是故本案仍待釐清，究竟有無專利法第95條後段（即但書）之適用。
⑶承上說明，擬制新穎性之法律效果，以先申請案嗣後經公開
或公告為條件，故而應採取專利公告之內容，來判斷申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同與否，經被告查核系爭案與引證案所附之說明書或圖式載明之技術特徵相同，由於引證案確屬申請在先之專利，而系爭案之申請專利範圍內容已可見諸於引證案中，且於審查階段，引證案之申請人確實與系爭案所載之申請人（即原告）不同，本案自無專利法第95條但書之適用。至於，①原告主張即使本案舉發成立，亦不代表引證案與系爭案專利範圍一樣，系爭案仍有授與專利之利益云云；經查，縱先後申請專利之申請專利範圍尚非全無差異，也不影響擬制新穎性之成立，也正如同舉發成立，也不可能表示兩項專利案專利範圍一樣，原告此部分陳述，自無足憑，也不能據以為系爭案仍有授與專利之利益之論述。②原告另於臺灣嘉義地方法院民事庭提出民事訴訟（確認引證案創作人之歸屬），雖經判決原告敗訴（該院96年度智字第1 號民事判決參照），但已依法提起上訴，目前繫屬於智慧財產法院，原告並據以主張有專利法第95條但書，而請求停止訴訟程序云云；然查，二者為不同的法律制度，一為審查給予專利與否，一為判斷專利權之歸屬，彼此雖有某些程度之相關，但就專利法第95條但書之適用而言，是要以專利權申請人是否同一為判斷，該判斷是以公告為準，而非以實質權利歸屬為準，故本案審理與民事訴訟程序確認專利權歸屬之判決結果無關，本院自無停止訴訟之必要，原告該部分之請求，自無理由，併予敘明。
⑷綜上所述，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，
並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 97 年 9 月 4 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 楊莉莉法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 9 月 4 日
書記官 鄭聚恩