臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1563號原 告 日商‧精工愛普生股份有限公司代 表 人 甲○○○訴訟代理人 乙○○專利代理人
林志剛 律師（兼送達代收人）上 一 人複代 理 人 黃瑞賢 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○上列當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國97年4 月16日經訴字第09706105150 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國（下同）93年4 月8 日以「靜電容量偵測裝置及其驅動方法，指紋感測器以及生物辨識認證裝置」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，同時聲明以其於西元2003年
4 月17日在日本申請之第0000-000000 號專利申請案，主張優先權，經被告編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I252302 號專利證書。嗣原告分別於95年4 月18日及同年10月23日就系爭案申請專利範圍第1 項及專利說明書第5 頁第10行部分內容向被告申請更正。案經被告審查，認其所請更正並不符合專利法第64條第2 項之規定，於96年9 月4 日以（96）智專三㈠04080 字第09620499
520 號函為「應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：⑴系爭案之更正係「發明所屬技術領域中具有通常知識者依據
其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，而可察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意」者：①「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列
事項為之：....二、誤記事項之訂正。....」專利法第64條第1 項第2 款有明文規定。又專利法所謂「誤記事項」，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，而可察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者。
②系爭案說明書中，有關記載偵測部係由靜電容量偵測電路
配置而成者，原應有11處（包含圖1 及8 ），惟其中1 處（即說明書第5 頁第10至11行）因疏忽而誤記為「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測訊號輸出之複數個偵測部」等字，致使該1 處之記載與其餘10處之記載內容不相符合，而產生到底「偵測部」究係由何者配置而成的疑義。
因此，系爭案說明書之更正，即在於將上述說明書中1 處誤記為「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測訊號輸出之複數個偵測部」之處，依據其餘10處之正確記載，而更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置而成之偵測部」，使人明瞭「偵測部」係由「靜電容量偵測電路配置」而成。而系爭案申請專利範圍第1 項之更正，亦係依據上揭說明書11處（包含圖1 及8 ）之正確記載而更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置而成之偵測部」，使人明瞭系爭案申請專利範圍第1 項中之「偵測部」，係由靜電容量偵測電路配置而成。
③依上述系爭案說明書及圖1 、8 共計11處之記載，可知系
爭案發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據系爭案發明申請時的通常知識，可不必依賴外部文件即可直接由系爭案說明書及圖式的整體內容及上下文，而可察覺有上開
2 處之記載係屬明顯錯誤，依法應屬得更正之事項：
1.系爭案說明書第2 頁之中文發明摘要第2 至4 行記載有：「本案指紋感測器具備有將對應於和指紋之間形成的靜電容量之偵測信號輸出之靜電容量偵測電路配置成矩陣狀之矩陣部」一段，其中所載之「靜電容量偵測電路配置成矩陣狀之矩陣部」等字，即表明「偵測部」係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
2.系爭案說明書第6 頁第4 至5 行記載有：「在偵測部上高密度地配置有複數個靜電容量偵測電路」等字，即表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
3.系爭案說明書第6 頁第16至17行記載有：「可將配置於偵測部之複數個靜電容量偵測電路活性地驅動」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路」配置成的。
4.系爭案說明書第12頁倒數第1 行至第13頁第1 行記載有：「靜電容量偵測電路31在主動矩陣部30上配列成矩陣狀（M 行×N 列）」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
5.系爭案說明書第15頁第6 至第7 行記載有：「配列於主動矩陣部30內之靜電容量偵測電路31」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
6.系爭案說明書第16頁第1 至第3 行記載有：「靜電容量偵測電路31係與第1 實施形態同樣地，配列在主動矩陣部30上」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」而成。
7.系爭案說明書第17頁第4 至第6 行記載有：「靜電容量偵測電路31係與第1 實施形態同樣地，在主動矩陣部30上以M 行×N 列配列」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
8.系爭案說明書第18頁第3 至第4 行記載有：「第8 圖係將上述之靜電容量偵測電路31配列成主動矩陣狀之靜電容量式指紋感測器1 的方塊圖」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
9.系爭案說明書第18頁第21至第22行記載有：「靜電容量偵測電路31在主動矩陣部30上配列成矩陣狀（M 行×N列）」等字，亦表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
10.系爭案圖式第1 圖：「由圖面可以看出，主動矩陣部30與靜電容量偵測電路31之間的配置關係」，亦即表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」成的。
11.系爭案圖式第8 圖：「由圖面可以看出，主動矩陣部30與靜電容量偵測電路31之間的配置關係」，亦即表明偵測部係由「靜電容量偵測電路配置」而成。
④「訴願決定」雖謂「該更正本專利說明書之元件符號並無
偵測部及矩陣部，僅具有主動矩陣部30、靜電容量偵測電路31，自無法不須多加思考即知偵測部及矩陣部之關係；且因偵測部及矩陣部無元件標號，也無法立即察覺專利說明書及圖式第1 圖與第8 圖間有任何明顯錯誤的關係，而可以不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意。
又訴願人所列舉11處相互對照關係太過複雜，並不符合不須多加思考即知如何訂正原則。」等云云。惟系爭案公告之專利說明書中於敘述主動矩陣部30與靜電容量偵測電路31之配置關係時，在說明書中第2 頁之中文發明摘要第2至4 行、第12頁倒數第1 行至第13頁1 行、第15頁第6 至第7 行、第16頁第1 至第3 行、第17頁第4 至第6 行、第18頁第3 至第4 行與第21至第22行，係記載為「主動矩陣部30」，而於說明書第6 頁第4 至5 行及第16至17行係記載為「偵測部」，故系爭案發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭案發明申請時的通常知識者，可以不須多加思考即知於系爭案發明中之「偵測部」即為「主動矩陣部30」。且原告上開所列11處記載之內容與系爭案更正之
2 處內容均為主動矩陣部30（及偵測部）與靜電容量偵測電路31之配置關係，故系爭案發明所屬技術領域中具有通常知識者不須多加思考即能獲知系爭案更正之2 處內容實屬誤記。
⑵系爭案之更正，並沒有超出系爭案申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦沒有實質擴大或變更申請專利範圍：
專利法第64條第2 項規定：「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」。又依專利法第56條第3 項規定，被告對申請專利範圍第1 項之內容解釋有疑義時，應參考包括實施例、發明說明在內之專利說明書作為參考，以確定申請專利範圍大小。被告審查有無專利法第64條第2 項的問題時，只要參酌同法第56條第3 項之規定，就不會造成任何疑義。細繹系爭案說明書第2 頁之「中文發明摘要」、第6 頁第4 至5 行、第6 頁第16至17行之「發明內容」、第12頁倒數第1 行至第
13 頁1行、第15頁第6 至第7 行、第16頁第1 至第3 行、第17頁第4 至第6 行、第18頁第3 至第4 行與第21至22行之「實施方式」等，均述及偵測部（即主動矩陣部30）與靜電容量偵測電路31之間的配置關係，並明白揭示「偵測部」（即主動矩陣部30）係由「靜電容量偵測電路配置」而成。故系爭案之更正既未超出系爭案申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且系爭案發明解決之課題亦未因系爭案之更正而變更，故亦未實質擴大或變更申請專利範圍，自無不符專利法第64條第2 項規定。
⑶綜上，原告主張系爭案之更正係發明所屬技術領域中具有通
常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，而可察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，依法應屬得更正之事項；且系爭案之更正，沒有超出系爭案申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦沒有實質擴大或變更申請專利範圍，自有專利法第64條第2 項規定之適用，原處分顯有違誤等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，暨被告應為系爭案准予更正之處分。訴訟費用由被告負擔。」。
三、被告抗辯：⑴有關原告主張更正符合專利法第64條第1 項第2 款之「誤記
事項之訂正」一事，其將申請專利範圍第1 項中「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測信號輸出之複數個」用語更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置」用語，以及說明書第5 頁第10行同樣用語一起更正，被告於處分前於96年4 月27日以（96）智專三㈠04080 字第09640711990 號函已認定兩者間「更正前用語一致顯然非誤記」，而原告於96年5 月18日更正申復理由中對被告認定「顯然非誤記」一事並未再爭執，並改以應屬「不明瞭記載」之事項主張符合專利法第64條第1 項第3 款更正事由，由於申請時主張法條與理由一致而據以處分並無不妥，原告重為主張更正事由為「誤記事項之更正」（此處分前已釐清不再爭執之事由一再重提）並新增列舉11處說明書記載處說明，經查系爭案說明書之元件符號並無偵測部及矩陣部（只有主動矩陣部30、靜電容量偵測電路31），無法不須多加思考即知偵測部及矩陣部之關係，且因偵測部及矩陣部無元件標號也無法立即察覺說明書及圖1 、8 間有任何明顯錯誤的關係，而可以不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，又原告所列舉11處相互對照關係太過複雜（違反不須多加思考即知如何訂正原則），此點原告也認為其絕大部分涉及技術內容之誤記事項，是不可能為不須多加思索即能立知者（原告96年12月12日訴願補充理由書參照），所以也不符合誤記事項之規定，也應不准更正；再者，原處分並無否定其具有專利法第64條第1 項之更正要件，故於此爭執究係符合第2款之「誤記事項之訂正」、還是第3 款之「不明瞭記載」並無實益，因原處分主要不准更正理由在於不符專利法第64條第2 項之更正要件。
⑵雖原告列舉系爭案說明書第2 頁之「中文發明摘要」、第6
頁第4 至6 行、第6 頁第16至17行之「發明內容」、第12頁倒數第1 行至第13頁第1 行、第15頁第6 至7 行、第16頁第
1 至3 行、第17頁第4 至6 行、第18頁第3 至4 行與第21至22行之「實施方式」等，說明其符合專利法第64條第2 項之更正要件，然更正元件出現在說明書或圖式僅能認定為不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而申請專利範圍是否有實質擴大或變更，應依更正審查基準2.4 相關規定，該規定中「即使未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同者。」也算實質變更，所以原處分說明二第2段所述「本案經審查認為：95年10月23日所送之更正本，主要在於申請專利範圍第1 項中『配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測信號輸出之複數個』用語更正為『將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置』用語，以及說明書第5 頁第10行同樣用語一起更正（更正前用語一致顯然非誤記），前述更正前為偵測信號如何輸出，而更正後為靜電容量偵測電路如何配置，所以前述更正已導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同，已實質變更申請專利範圍，亦即更正前後會使申請專利範圍之解讀有實質變更，不符專利法第64條第2 項之規定，應不准予更正。」即依據前述審查基準所為之認定並無違誤。
⑶綜上，被告以本件無法立即察覺系爭案說明書及其圖1 、8
間有任何明顯錯誤的關係，故系爭案之更正非屬可不須多加思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意之情形；且系爭案之更正導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同，已實質變更申請專利範圍，而不符專利法第64條第2 項之規定，依法應不准予更正，原處分並無違誤等情，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、得心證之理由：⑴本件爭執在於原告申請更正後之內容有無變更實質之問題：
①原告主張：依系爭案專利說明書記載有關偵測部係由靜電
容量偵測電路配置而成者計有11處，惟其中1 處因疏忽而誤記，致使該處之記載與其他10處記載內容不同，此顯屬誤記事項，依專利法第56條第3 項規定，被告對申請專利範圍之內容解釋有疑義時，應參考實施例及專利說明書。
原告將申請專利範圍第1 項「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測信號輸出之複數個（偵測部）」更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置而成之（偵測部）」，經參考實施例、專利說明書後，依專利法第64條第2 項規定係屬可以更正之事由，且無變更實質之問題，故被告應准予更正。
②被告抗辯：原告所欲更正之申請事項非屬誤記，況專利法
第64條第2 項之規定，不能超出原專利說明書所揭露之範圍，且不能實質變更或擴大，即使未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同者，也算是實質變更。原告申請之更正內容將「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵測信號輸出之複數個」用語，更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置」用語，前者是偵測信號如何輸出課題，更正後則是屬靜電容量偵測電路如何配置課題，故已使更正前後之涵義不同，已屬實質變更。
⑵原告所為之申請，就「配置在靜電容量偵測電路中將上述偵
測信號輸出之複數個（偵測部）」更正為「將輸出上述偵測信號之靜電容量偵測電路予以複數配置而成之（偵測部）」，原先之內容為配置在A （靜電容量偵測電路）中之數個B（偵測部），將偵測信號輸出者為數B ，是偵測信號如何輸出課題；更正後為將A （靜電容量偵測電路）予以複數配置而成B （偵測部），將偵測信號輸出者為數A ，是屬靜電容量偵測電路如何配置課題，原告就此亦無爭議（參本院卷p-47），二者思索的涵義不同。如同經濟部公告之更正審查基準2.4 相關規定「即使未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，但導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同者」也屬實質變更，故即使原告稱「依專利法第56條第3 項規定，被告對申請專利範圍第1 項之內容解釋有疑義時，應參考包括實施例、專利說明書，而此項更正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者」為真實者，因更正前後導致於申請專利範圍之解釋與原來所核准公告申請專利範圍之涵義不同（更正前者是偵測信號如何輸出課題，更正後則是屬靜電容量偵測電路如何配置課題），參照專利審查基準第2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷：「當說明書（包括申請專利範圍）或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍....若請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、或請求項之技術特徵改變為實質不同意義、或請求項變更申請標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導致實質變更申請專利範圍。」，因此，本件更正前後申請專利範圍之解釋涵義不同，應認定為實質擴大或變更申請專利範圍，原告所稱未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍而應准予更正，為無可採信。
⑶綜上所述，被告所為否准更正之處分，並無不法，訴願決定
予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
五、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 97 年 11 月 27 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 劉介中法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 11 月 27 日
書記官 鄭聚恩