臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00232號原 告 鼎舜工業股份有限公司代 表 人 甲○○（董事長）被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 長貿實業股份有限公司代 表 人 乙○○（董事長）上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國96年11月29日經訴字第09606078660 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：原告經合法通知，無正當理由而未於言詞辯論期日到場，核無行政訴訟法第218 條、民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依被告之聲請，由其一造辯論而為判決。
二、事實概要：原告前於民國（下同）94年8 月31日以「棘輪扳手」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號進行形式審查，准予專利，並於原告依法繳納規費後，發給新型第M282786 號專利證書。嗣參加人以系爭案有違專利法第94條第1 項第1 款及第4 項等規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭案違反同法第94條第4 項規定，於96年7 月26日以（96）智專三㈠05055 字第09620414260 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
三、原告訴稱（原告未於準備程序及言詞辯論期日到場，聲明及陳述依起訴狀所載）：
⑴依專利法第93條、第94條第1 項第1 款、第94條第4 項及第
95條之規定可知，若舉發人所提舉發證據未能具體揭露系爭案申請專利範圍所界定的構造特徵，並且不是直接轉用、置換、改變或組合舉發證據而構成者，或系爭案能產生無法預期之功效者，自不得證明系爭案有違前揭法條之規定。
⑵本件被告有「漏未審酌」之違法：
參加人於舉發理由明確條列出專利法第95條，並指明：「取得新型專利物品不但..亦不得違反『擬制新穎性』..懇請鈞局再為審查... 」。暫且不論引證1 （即舉發附件3 、4 ，92年8 月21日審定公告之第00000000號「高扭力單向棘輪扳手結構改良」新型專利案）不足以證明系爭案有違反「擬制新穎性」之事實，而在本件舉發的審查過程中，依被告所提出之審查理由內容，可知被告對於參加人所提出關於系爭案違反專利法第95條之爭點，完全未加以審查處理或說明，顯然已構成漏未審酌之違法。再者，依訴願機關之訴願決定理由，可知訴願機關認為被告確有「漏未審酌」的事實，然而訴願機關卻以系爭案「既有違反專利法第94條第4 項規定之情事，依法即應撤銷其專利權，其是否另有違反同法第95條之規定，本即可毋庸再予論究」為由，認為被告未就該部分予以審究，於法仍無不合，明顯違背「處分權主義」及「爭點審理」等審查原則。
⑶被告有「涉外裁判禁止」之違法：
參加人於舉發理由第7 頁第18行指出「..，且在專利公告文獻上多所常見（如：90年12月21日公告第549188號『單向棘輪扳手結構改良』新型專利及90年12月11日公告第468540號『棘輪扳手之改良結構』新型專利等）..」。雖然從公告日期及專利名稱，確實有解釋參加人所提出的「公告第549188號」可能為「公告第469909號」之誤繕，不過被告也不能排除參加人係將公告日期及專利名稱誤繕之可能，依據「處分權主義」之原則，被告依法應通知參加人釋明及提出更正，並將相關訊息通知原告進行補充答辯。然被告卻在未通知參加人釋明更正及通知原告答辯的情形下，即直接認為舉發理由書第7 頁第18行「公告第549188號」為「公告第469909號」之誤繕，並據以作成系爭案申請專利範圍第1 項係引證1與引證2 （即參加人於專利舉發理由書中所舉90年12月21日公告第469909號「單向棘輪扳手結構改良」新型專利案）之組合顯能輕易完成，故不具進步性之審查結果。被告主動變更參加人未直接而無歧異主張之證據而為審查，顯然已構成「涉外裁判禁止」之違法。再者，依訴願機關之訴願決定理由，可得知訴願機關同樣認定被告確有「逕認」的事實，然而訴願機關卻認為被告「逕認」於法並無不合，明顯違反證據法則。
⑷引證1 與引證3 （即參加人於專利舉發理由書中所舉90年12
月11日公告第468540號之「棘輪扳手之改良結構」新型專利案）之組合，不足以證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，被告審查理由明顯有欠缺合理及充分的實質上理由之違法：
①依系爭案與引證1 之對照比較圖所示可知，系爭案的驅動
頭（30）與固定環（60）係設有一對相對應的環槽（36、61），並利用一個C 形扣環（70）卡掣於兩環槽（36、61）之間而形成卡制扣合，明顯不同於引證1 所揭露將上蓋81以緊迫配合方式卡固於制動頭50的構造設計，系爭案與引證1 所採用的技術手段（系爭案採用卡扣結合方式及引證1 採用緊配卡固結合方式），以及產生的機能（系爭案的驅動頭（30）與固定環（60）之間為可轉動型態及引證
1 的制動頭50與上蓋81之間為不可轉動型態）均明顯不同，引證1 明顯不足以否定系爭案的新穎性及進步性要件。
②依系爭案與引證3 之對照比較圖所示可知，引證3 之技術
特徵係在於利用兩個彈性件來頂推掣動件30的設計，根本無關於扳手件20的裝配結合方式，並且引證3 雖於圖式第
5 圖揭露有C 型扣環技術，不過該C 形環扣64係配合一壓環63而將扳手件20限位結合於扳手本體60的容置部61內，完全未發現相同或類似於系爭案於申請專利範圍第1 項內容所界定有關於：具有圓形棘輪孔（21）的扳體（20）；於外周面凹設有兩卡制槽面（33）的驅動頭（30）；設於驅動頭（30）與圓形棘輪孔（21）之間且受彈性桿臂（50）作用的掣動塊（40）；以及於固定環（60）與驅動頭（30）之間組設一環型扣環（70）等構造特徵，引證3 顯然未能充分揭示系爭案於申請專利範圍第1 項所界定的構造特徵。
③依前揭比對分析說明，可以清楚顯示引證1 與引證3 之組
合，未能具體揭露系爭案申請專利範圍第1 項內容所界定有關於：驅動頭（30）頂部的內緣向上凹設有一環型的第一環型凹槽（36）；固定環（60）於內周面凹設有一驅動頭（30）頂部所設第一環型凹槽（36）相對應的第二環型凹槽（61）；以及一環型扣環（70）組設於第一環型凹槽
（36）及第二環型凹槽（61）之間..等構造特徵。且引證
1 與引證3 之組合，同樣也未能揭露系爭案有關於驅動頭
（30）與固定環（60）之間形成可以自由轉動的卡扣結合形態的技術特徵，系爭案明顯不同於引證3 以阻擋形式而防止扳手件20脫出的構造設計。因此，引證1 與引證3 之組合，顯然不足以揭露系爭案申請專利範圍第1 項所採用的技術手段及產生的功能作用，也無法教導或啟示所屬技術領域中具通常知識者，直接推導而輕易完成如同系爭案於申請專利範圍第1 項所界定有關於扳手本體（20）、驅動頭（30）及扣環（70）之間的結合構造及達成功效，系爭案顯然不是引證1 與引證3 之簡易組合轉用所顯能輕易完成者，系爭案未違反專利法第94條第4 項之規定。本件被告完全未針對系爭案與引證3 在C 型扣環安裝構造之差異進行審查，也未提出認定系爭案係為依引證1 與引證3之組合顯能輕易完成之理由或說明，即直接作成系爭案「不具進步性」之結論，被告明顯有審查欠缺合理及充分實質上理由之違法。
⑸綜上，原告以系爭案申請專利範圍所界定的構造特徵及空間
型態確屬創新，且可提供明顯不同於引證1 及引證3 之裝配結合方式及功能作用，系爭案符合法定新型專利要件。本件原處分明顯有漏未審酌、涉外裁判禁止及審查欠缺合理、充分的實質上理由之違法等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔」。
四、被告抗辯：⑴舉發理由書第2 頁第15行係通論專利法，參加人（即舉發人
）所提之引證1 係92年8 月21日公告之我國第00000000號「高扭力單向棘輪扳手結構改良」專利案，而系爭案申請日為94年8 月31日，故引證1 並無專利法第95條規定之適用，且參加人所提之實質理由係主張系爭案不具進步性，故原告主張本件被告有漏未審酌專利法第95條之違法，顯不足採。
⑵舉發理由書第7 頁第12行：「兩者之差異，僅在於引證1 案
之上蓋採以強力緊配合組裝於制動頭，而系爭案之固定環則藉由『環型扣環』固設於驅動頭，但是二者之目的均在將上蓋（固定環）固設於制動頭（驅動頭）上緣，（由引證1 案之第3 、6 圖及系爭案之第2 、3 圖比較可得知），且藉由環型扣環環固的技術，早已為棘輪工具製造廠商使用多年之技術，且在專利公告文獻上多所常見..」，參加人主張引證
1 非「環型扣環」，而「公告第549188號」即為引證1 第00000000號專利案之公告號，故明顯為誤繕事項（即舉發理由書第7 頁第18行「公告第549188號」為「公告第469909號」之誤繕）。
⑶引證1 之容置孔（13）對應系爭案之棘輪孔（21、21A ），
引證1 之環齒（42）對應系爭案之棘齒（22、22A ），引證
1 之棘齒塊（60）對應系爭案之掣動塊（40、40A ），引證
1 之制動頭（20、50）對應系爭案之驅動頭（30、30A ），引證1 之定位孔（53）對應系爭案之插孔（35），引證1 之彈性體（70）對應系爭案之彈性桿臂（50、50A ），引證1之切削平面（51、52）對應系爭案之卡制槽面（33、33A ），引證1 之棘齒部（61）對應系爭案之卡掣齒（41、41A ），引證1 之控制孔（62）對應系爭案之控孔（42），引證1之間隔環（80）對應系爭案之環型扣環（70），引證1 之上蓋（81）對應系爭案之固定環（60、60A ），系爭案之主要結構特徵已揭露於引證1 ，兩案差別僅在於系爭案之「該固定環係藉由環型扣環之缺口張力結合於驅動頭的頂部」，引證1 之「上蓋係直接以緊配合強力迫入制動頭上緣外側相互密合」，雖難謂系爭案不具新穎性，惟此習知C 型扣環技術已分別於引證2 （舉發理由書第7 頁第18行「公告第549188號」為「公告第469909號」之誤繕）第2 圖編號28及引證3第5 圖編號64所揭示，系爭案申請專利範圍第1 項係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證1 與引證2 之組合或引證1 與引證3 之組合顯能輕易完成，故不具進步性。
⑷綜上，被告以系爭案申請專利範圍係為其所屬技術領域中具
有通常知識者依申請前之引證1 與引證2 之組合或引證1 與引證3 之組合顯能輕易完成，不具進步性。原處分並無違誤等語，而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
五、參加人之陳述（參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其訴狀所載）：
⑴本件被告並無「漏未審酌」情事：
參加人於專利舉發理由中僅為系爭案核准審定時專利法關於第93條、第94條第1 項第1 、2 款、第94條第4 項及第95條等法律條文和官方見解的演繹，且舉發理由著重系爭案不具新穎性及進步性之事實陳述，則被告根據雙方攻防作成「系爭專利雖難謂不具新穎性，但第00000000號專利案（即引證
2 ）或第00000000號專利案（即引證3 ）任一與引證案（即引證1 ）之組合，均可證實系爭專利不具進步性」之處分，並無不當或違法之處。至於核准審定時專利法第95條「擬制新穎性」部分，既然參加人除了法律條文和官方見解的演譯之外，並未陳述實質理由，原告自無抗辯之必要，故被告無「漏未審酌」之處。
⑵被告並無違反「涉外裁判禁止」之情事：
參加人所提出之第469909號專利案（即引證2 ）公報本，從公告日期90年12 月21 日，名稱「單向棘輪扳手結構改良」，皆與舉發理由記載完全同一，顯見專利舉發理由記載「第549188號」是參加人之誤繕行為，非不可補正之事由，被告依職權所為之釋明，係在不更動引證證據資料之前提下，還原參加人之真意，合乎法理與正義。
⑶被告並無「審理違法」之情事：
依原告就系爭案與引證1 之比對圖式觀之（參本院卷p-14），明顯看出系爭案係對上圖的右上角作局部放大，但引證1卻是截取上圖之左上角作局部放大，讓二案乍看之下誤認有所區隔或差異，原告如此之比對方式，參加人難以茍同。其次，參加人所提出之引證3 已揭露C 形扣環卡制環槽的構造，與系爭案以C 形扣環卡制環槽的結構相同，且系爭案登載於申請專利範圍之其餘元件，同於引證1 ，亦為原告不爭之事實，故熟習該項技藝人士組合引證1 及引證3 ，可輕易地重現原告所請求之標的，即能證實系爭案不具進步性；至於原告所作的一對一比較表，未就組合性作實質的比對，顯見原告的分析基礎欠缺客觀性，以此質疑被告審理違法，於法無據。
⑷綜上，參加人以藉由引證案之組合，可證明系爭案不具進步
性，參加人提出本件舉發於法有據，被告為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分並無違誤等語，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
六、得心證之理由：⑴本案系爭專利，參加人以之有違專利法第94條第1 項第1 款
及第4 項等規定，提起舉發；以舉發書之附件1 、2 為系爭案之專利公報及說明書影本；附件3 、4 為92年8 月21日審定公告之第00000000號「高扭力單向棘輪扳手結構改良」新型專利案（即引證1 ）之專利公報及說明書影本；另於專利舉發理由書中舉90年12月21日公告之第00000000號「單向棘輪扳手結構改良」新型專利案（即引證2 ）及90年12月11日公告之第00000000號「棘輪扳手之改良結構」新型專利案（即引證3 ）供為論據。兩造之爭點為：
①被告認為舉發成立之理由略以：系爭案之主要結構特徵已
為引證1 所揭露，二者之差別僅在於系爭案「該固定環係藉由環型扣環之缺口張力結合於驅動頭的頂部」，而引證
1 之「上蓋係直接以緊迫配合強力迫入制動頭上緣外側相互密合」，然此習知C 型扣環技術亦已分別揭露於引證2及3 ；且系爭案申請專利範圍第1 項自為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證1 、2 或引證1 、3 之組合顯能輕易完成，不具進步性。
②原告訴稱略以：
1.被告未針對參加人所主張系爭案有違專利法第95條規定乙節予以審查，顯有漏未審查之瑕疵；另被告逕認舉發理由書第7 頁第18行所述「公告第549188號」應為「公告第469909號」（按即引證2 ）之誤繕，並據以認定引證1 、2 之組合可證明系爭案不具進步性，亦有訴外審查之違法。
2.又系爭案之驅動頭與固定環係設有一對相對應之環槽，並利用一C 形扣環卡掣於兩環槽之間而形成卡制扣合，與引證1 將上蓋以緊迫配合方式卡固於制動頭之構造設計相較，二者明顯有別，引證1 尚難證明系爭案不具新穎性及進步性。
3.引證3 之技術特徵係在利用兩彈性件以頂推掣動件，無涉於扳手件之裝配結合方式，雖其第5 圖揭示有C 型扣環之技術，惟該C 形扣環係配合一壓環而將扳手件限位結合於扳手本體之容置部內，並未充分揭示系爭案申請專利範圍第1 項之構造特徵。
4.縱結合引證1 、引證3 ，亦無法具體揭示系爭案之技術手段及其功效，其所屬技術領域中具有通常知識者，尚難據之即輕易完成，故系爭案具進步性。
5.被告未針對引證3 與系爭案於C 型扣環安裝構造之差異進行審查，亦未說明如何認定系爭案係依引證1 、3 之組合顯能輕易完成之理由，顯屬違法。
⑵關於技術特徵部分：
①引證1 之容置孔（13）對應系爭案之棘輪孔（21、21A ）
，引證1 之環齒（42）對應系爭案之棘齒（22、22A ），引證1 之棘齒塊（60）對應系爭案之掣動塊（40、40A ），引證1 之制動頭（20、50）對應系爭案之驅動頭（30、30A ），引證1 之定位孔（53）對應系爭案之插孔（35），引證1 之彈性體（70）對應系爭案之彈性桿臂（50、50
A ），引證1 之切削平面（51、52）對應系爭案之卡制槽面（33、33A ），引證1 之棘齒部（61）對應系爭案之卡掣齒（41、41A ），引證1 之控制孔（62）對應系爭案之控孔（42），引證1 之間隔環（80）對應系爭案之環型扣環（70），引證1 之上蓋（81）對應系爭案之固定環（
60、60A ），系爭案之主要結構特徵已揭露於引證1 。②其中引證1 之制動頭（20、50）對應系爭案之驅動頭（30
、30A ） ，而引證1 之上蓋（81）對應系爭案之固定環（
60、60A ），而兩案差別僅在於系爭案之「該固定環係藉由環型扣環之缺口張力結合於驅動頭的頂部」，引證1 之「上蓋係直接以緊迫配合強力迫入制動頭上緣外側相互密合」 。原告認為系爭案利用一個C 形扣環（70）卡掣於兩環槽（36、61）之間而形成「卡制扣合」，明顯不同於引證1 所揭露將上蓋81以「緊迫配合」方式卡固於制動頭
50 的 構造設計，而有新穎性，且系爭案的驅動頭（30）與固定環（60）之間為「可轉動型態」，而引證1 的制動頭50 與 上蓋81之間為「不可轉動型態」，而有進步性。
③然而，習知C 型扣環緊迫配合技術已分別於引證2 第2 圖
編號28及引證3 第5 圖編號64所揭示，而不具新穎性，且驅動頭與固定環之間可轉動型態，係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證1 與引證2 之組合或引證
1 與引證3 之組合顯能輕易完成，故不具進步性。雖原告訴稱引證3 於圖式第5 圖揭露有C 型扣環技術，不過該C形環扣64係配合一壓環63而將扳手件20限位結合於扳手本體60的容置部61內，完全未發現相同或類似於系爭案於申請專利範圍第1 項內容所界定之構造特徵云云；然查，系爭案於申請專利範圍第1 項內容所界定之構造特徵，已經彰顯於引證1 中，僅系爭案利用一個C 形扣環（70）卡掣於兩環槽（36、61）之間而形成「卡制扣合」，不同於引證1 ，而習知C 型扣環緊迫配合技術已分別於引證2 第2圖編號28及引證3 第5 圖編號64所揭示，故比對引證3 與系爭案之技術特徵，自以「C 型扣環緊迫配合技術」為已足，原告割裂引證1 、引證3 之各項技術特徵，所稱自不足採。足見系爭案申請專利範圍係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證1 與引證3 之組合顯能輕易完成，而不具進步性。
④另系爭案申請專利範圍第2 項至第12項為直接或間接依附
於申請專利範圍第1 項之附屬項，其中第2 項至第6 項及第8 項至第11項所述之附加技術特徵：「其中該驅動頭係為一呈環形的塊體」、「其中該套掣孔內周面呈一多角型態，藉以對正套合驅動螺絲或螺帽等螺合構件」、「其中該驅動頭外周面的一端側向外凸設有一圈外徑大於棘輪孔的環抵緣，使驅動頭可以由下向上組裝於扳手本體的棘輪孔」、「其中各掣動塊係為一呈長弧形的塊體」、「其中該固定環的外徑略大於扳手本體所設的棘輪孔內徑」、「其中該套掣孔內周面呈一多角型態，藉以對正套合驅動螺絲或螺帽等螺合構件」、「其中該驅動頭外周面的一端側向外凸設有一圈外徑大於棘輪孔的環抵緣，使驅動頭可以由下向上組裝於扳手本體的棘輪孔」、「其中各掣動塊係為一呈長弧形的塊體」及「其中該固定環的外徑略大於扳手本體所設的棘輪孔內徑」等，均已揭示於引證1 中；而第7 項及第12項所述「其中該環型扣環為C 型扣環」之技術特徵，則已為引證2 、3 所揭露；是系爭案申請專利範圍第2 項至第12項亦為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。
⑶關於其他事項：
①參加人於專利舉發理由中，系爭案違反核准審定時專利法
關於第93條、第94條第1 項第1 、2 款、第94條第4 項及第95條等表示事實上、法律上意見，與舉發理由著重系爭案不具新穎性及進步性之事實陳述，並無衝突，被告審酌後依據引證3 與引證1 之組合，證實系爭專利不具進步性，並無違法或不當，關於核准審定時專利法第95條「擬制新穎性」部分之審查與否，對結果並不生影響，自無斟酌表示意見之必要，故被告並無漏未審酌之情，原告所稱，自無足採。
②又參加人所提出之第469909號專利案（即引證2 ）公報本
，從公告日期90年12月21日，名稱「單向棘輪扳手結構改良」，皆與舉發理由記載完全同一，顯見專利舉發理由記載「第549188號」是參加人之誤繕行為，非不可補正之事由，被告依職權所為之釋明（舉發理由書第7 頁第18行「公告第549188號」為「公告第469909號」之誤繕），係在不更動引證證據資料之前提下，察明真意，自不影響相關當事人程序上利益，被告更無任意援用其他訴訟資料之情，原告所稱，自無足憑。
⑷從而，依原告所提出之證據不足證明系爭案具新穎性、進步
性。綜上所述，被告所為舉發成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段、第218 條、民事訴訟法第385 條第1 項前段，判決如主文中 華 民 國 97 年 9 月 4 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 楊莉莉法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 9 月 4 日
書記官 鄭聚恩