臺北高等行政法院判決
97年度訴字第00616號原 告 建準電機工業股份有限公司代 表 人 甲○○訴訟代理人 陳啟舜 律師複代 理 人 錢師風 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 丙○○
乙○○上列當事人間因有關專利事務事件，原告不服經濟部中華民國97年1 月16日經訴字第09706100540 號訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：原告前於民國（下同）96年5 月22日對其第00000000號「散熱扇之殼座構造」新型專利案（下稱系爭專利），向被告智慧財產局提出更正申請專利範圍之申請，經被告審查，以系爭專利業經被告以96年4 月20日（96）智專三（一）05026字第09620220930 號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」在案，且原告刻正提起行政救濟中，在未經行政爭訟程序將該處分撤銷前，所提更正案無從受理為由，爰以96年6 月15日（96）智專一（二）15140 字第09641008710號函為本件更正案應不予受理之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年1 月16日經訴字第09706100
540 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、兩造聲明：㈠原告聲明：
⒈訴願決定及原處分均撤銷。
⒉被告應作成准予更正申請專利範圍之處分。
㈡被告聲明：原告之訴駁回。
三、兩造之爭點：舉發案經審定為舉發成立應撤銷專利權者，於行政救濟期間，是否仍得更正專利範圍？㈠原告主張：
⒈原處分欠缺法律依據：
⑴按現行專利法關於專利說明書之補充修正，係分別規定
在專利法第49條及第64條，其中專利法第49條規定「申請程序中」之補充修正，而第64條則規定「核准公告後」之更正事宜。由此可知，我國專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，係本於鼓勵發明創作以促進產業發展的立場給予補充或修正的機會，而非採取不准修正之嚴厲立場；至現行法下就「行政救濟階段」所為專利說明書及圖示之補充、修正，固未如同上開法條有相應之規定，惟本諸同一立法精神，自當予以肯認，合先說明。
⑵次按，一般主張於行政救濟階段不得補充、修正專利說
明書之論者，不外基於「專利說明書之補充修正事涉高度專業知識，應尊重主管機關之第一次判斷權，殊非行政救濟機關得代為審究」云云。惟本件專利更正案係原告於96年5 月22日向被告所提出，核與逕向行政救濟機關提出補充修正之情形有異，且被告係以申請更正案已非繫屬於該局之「程序」理由，作成不予受理之決定，並非本其技術專業，「實體」審查原告之更正申請是否符合現行專利法第64條所定要件，從而本案爭點應屬單純法律爭議，並不涉及任何技術認定或專門知識，尚無尊重被告「判斷餘地」之必要，併予指明。
⑶復按，「新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視
為自始即不存在。」為現行專利法第108 條準用第73條第2 項之規定，其係以撤銷行政處分之「確定」作為撤銷法律效果發生之時點，而非自撤銷行政處分送達、通知或使相對人或利害關係人知悉時起即生效力。是系爭專利在未經撤銷確定前，其專利權仍有效存續，自得為申請更正之標的。再由專利法第108 條準用第64條第1項之法條文義觀之，倘經核准之專利合於該條項1 至3款情形之一者，即得准予更正，並無「未經專利專責機關審定舉發成立」之限制條件存在。既系爭專利仍有效存續已如前述，則原處分以「系爭專利權既經審定舉發成立而撤銷，已發生實質上之法律效果」云云，拒絕受理原告之更正申請，顯係增加法律所無之限制，而有違行政法上之法律保留原則，訴願決定予以維持亦有違背法令之嫌。
⑷再者，所謂行政處分之實質存續力，係指行政處分一經
作成即具有限制「原處分機關」廢棄權限之效力而言，而此種效力係基於行政法上「信賴保護原則」而來，核屬行政處分對「國家」之拘束效力。詎被告及訴願決定機關竟將實質存續力解釋為：「撤銷專利權之行政處分一旦作成，即對『專利權人』產生拘束力，不得再申請更正」，核屬曲解「實質存續力」之內涵，殊無可採。更何況，「專利舉發案之訴願程序」係對行政處分進行事後審查，俾人民對違法或不當之行政處分有請求救濟之機會；而「專利說明書之補充、更正程序」旨在消除說明書及圖示中的疏失缺漏，限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之事由，該二程序所依據之法源、受理機關及制度目的均不相同，且我國法規就此二程序並未定有先後位順序關係，則各該受理機關自當得獨立依法定職權逕為審酌。今被告僅泛泛聲稱「系爭專利權既經審定舉發成立而撤銷，已發生實質上之法律效果」，其理由顯非充分，並不能令人信服。
⑸綜上所述，被告徒以「本案刻正提起行政救濟，尚未經
行政爭訟程序將原處分撤銷」為由，即對原告所提更正申請於程序上逕為「不予受理」之處分，顯於法無據，訴願決定予以維持亦有違法，應予撤銷。
⒉本件專利更正案之合法性：
⑴原告於93年9 月7 日曾提出更正專利申請專利範圍之申
請，經被告認定該更正內容已變更實質，原告遂於96年
5 月22日再提出本件專利更正案。經查，系爭專利更正案主要係將原申請專利範圍第5 項之限制條件「環形部
18 」 併入原申請專利範圍第1 項（獨立項）內，以形成更正後申請專利範圍第1 項（獨立項）；以及將原申請專利範圍第6 及第7 項之限制條件「擴張部121 」及「肩部171 」併入原申請專利範圍第1 項（獨立項），以形成更正後申請專利範圍第2 項（獨立項）。同時刪除原申請專利範圍第2 至4 項，以及第8 至10項。核上開更正乃在進一步清楚界定系爭專利之技術特徵，以限縮過廣之申請專利範圍，並刪除其他不具依附關係之附屬項，並未變更系爭專利之實質技術內容，合先敘明。⑵關於訴願階段修正申請專利範圍之容許性，臺北高等行
政法院90年度訴字第325 號判決認為：「訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定不具產業利用性、進步性及新穎性之事實基礎者，則有由專利專責機關重行審酌之必要。」（見本院卷第20至26頁）。此後臺北高等行政法院又有90年訴字第2615號判決、90年訴字第6771號判決持相同見解，由此可知，行政救濟程序對申請專利範圍所作之修（更）正在符合特定要件下仍為法之所許。準此，原告於舉發案訴願程序中，針對舉發審定書所舉不應准予專利之理由進行更正，所送更正後申請專利範圍已足以變更不具專利性之事實基礎，則依前述判決意旨，即有由專利專責機關重行審酌之必要。
⒊被告未就更正本為實體審查，違反行政程序法第7 條第
2 款之比例原則以及行政程序法第5 條明確性原則：⑴按「比例原則」具有憲法層次之效力，凡國家機關行為
的手段與目的之間應合乎一定比例。行政程序法第7 條第2 款即針對比例原則中所要求之必要性（最小侵害性）原則，明定行政機關如「有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者」，否則即屬比例原則之違反。
⑵既原告所送申請專利範圍更正本有縮小原申請專利範圍
之情事，並足以動搖或變更原處分認定不具進步性及新穎性之事實基礎，則按前述判決意旨，應有由專利專責機關重行審酌之必要。專利專責機關重為審查後，如認為系爭專利於更正後確具有可專利性，則關於系爭專利之爭議將可望平息；且於時間、費用上的耗費，亦可因此而避免。詎被告捨此不為，置實體上爭議於不顧，徒以無法律根據之理由為「程序上」不受理之處分，致原告再提起本件行政訴訟尋求救濟，徒增時間費用上之耗費，原處分已顯與前揭行政程序法第7 條第2 款關於比例原則（必要性）之規定有違。
⑶次按，行政程序法第5 條規定：「行政行為之內容應明
確」。換言之，行政行為對人民而言須具有預見可能性，俾人民得就行政行為是否合法妥當加以判斷，並據以尋求救濟。準此，縱被告認定本件申請專利範圍更正本不具可專利性，仍應就該更正本為實體審查，並說明應不予專利之明確具體理由，使原告能確切知悉否准其專利案之法律上依據，而能針對該論點加以爭執。然被告未就本件更正案有如何違反專利法之程序規定加以指明，僅以「本案刻正提起行政救濟，尚未經行政爭訟程序將原處分撤銷」此一含糊不清之理由逕為程序不受理之處分，致原告無從得知知該針對何一法規進行爭執，從而原處分顯已違反行政程序法第5 條之明確性原則。⒋綜上所述，原告之更正申請合乎專利法第108 條準用第64條之規定，應無不許之理，原處分實為違法。
㈡被告主張：
⒈按「新型專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下
列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」「說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」分別為專利法第108 條準用第64條第1、2 、4 項所明定。揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利，專利權人依法固得提出更正申請，如專利遭舉發時，專利權人亦得於被告舉發審查中提出更正申請。惟若該專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，自仍應不受理。
⒉原告起訴理由認為原處分拒絕原告之更正申請，係增加法
律所無之限制。查本案被告於舉發階段審理原告93年9 月
7 日所提申請專利範圍更正本，被告曾以95年3 月8 日（95）智專三（一）05026 字第09520168470 號函敘明該更正本之內容變更實質，並請其於文到次日起60日內，重新提出申請專利範圍更正本，並繳納規費新臺幣（下同）2,
000 元送局憑辦，逾限或不同意更正，即依原內容逕予審定其舉發案。是被告於舉發審理階段即給予原告更正之機會，惟原告逾限未依前開函示提出更正本。原告嗣遲於96年5 月22日，再向被告申請更正申請專利範圍，因該專利案業經被告於96年4 月20日以（96）智專三（一）05026字第09620220930 號審定舉發成立，撤銷專利權在案；且本案刻於行政爭訟中，不再繫屬於被告，被告自無從受理其更正申請。再者專利舉發事涉專利權人及舉發人兩造之權益，本案專利權業經審定舉發成立，應撤銷其專利權在案，因行政處分一經作成即已發生實質上之拘束力，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，為免影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，更正案申請自應不予受理；此有臺北高等行政法院92年9 月22日91年度訴字第3757號及92年11月19日91年度訴字第4216號判決可參，且原處分依據專利審查基準「第1 篇程序審查及專利權管理」第5 章第4 點有關「更正」之規定辦理，自屬有據，合先陳明。
⒊至原告所舉臺北高等行政法院90年度訴字第325 號判決主
張系爭專利申請更正案應作實體審查一節，查該判決係有關專利申請事件為被告審定再審查不予專利後，申請人於行政救濟程序中所提申請專利範圍修正內容，被告倘認足以動搖或變更原不予專利之處分者，即有重新審酌之必要，與本件更正申請案係於被告即原處分機關審定舉發成立，撤銷專利權後始行提出者，因案情有別，自不得比附援引執為本件有利之論據，併予陳明。
理 由
一、按新型專利權人「申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。」、「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」、「說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。」分別為專利法第108 條準用第64條第1 項、第2項及第4 項所明定。揆諸前揭規定，對已取得專利權之專利固得依法提出更正申請，惟必以該專利仍合法存在繫屬原處分機關始可為之。倘該請准之專利遭舉發，且尚在審查中，因專利權仍存續，專利權人所提更正申請尚得併案審查；若其專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權者，因已發生實質上之法律效果，倘受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理（參照臺北高等行政法院91年度訴字第3757號判決意旨）。
二、原告前於96年5 月22日對其第00000000號「散熱扇之殼座構造」新型專利案（下稱系爭專利），向被告智慧財產局提出更正申請專利範圍之申請，經被告審查，以系爭專利業經被告以96年4 月20日（96）智專三（一）05026 字第09620220
930 號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」在案，且原告刻正提起行政救濟中，在未經行政爭訟程序將該處分撤銷前，所提更正案無從受理為由，爰以96年6 月15日
（96）智專一（二）15140 字第09641008710 號函為本件更正案應不予受理之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：舉發案經審定為舉發成立應撤銷專利權者，於行政救濟期間，是否仍得更正專利範圍？
三、經查：㈠本件原告於96年5 月22日就系爭新型專利案，向被告提出更
正申請專利範圍之申請，因系爭專利業經被告以96年4 月20日（96）智專三（一）05026 字第09620220930 號專利舉發審定書審定「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，經原告提起訴願，業由經濟部另案為訴願駁回之決定在案，而不再繫屬被告，故所提更正案被告已無從受理。再者，系爭專利業經被告審定舉發成立，應撤銷專利權在案，縱該舉發案仍在行政救濟中而尚未確定，惟以行政處分一經作成即已發生實質上之拘束力，且專利舉發事涉兩造申請人權益，為不影響原舉發審定之法律安定性，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正案自無從受理。
㈡原告雖稱：原處分拒絕原告之更正申請，係增加法律所無之
限制云云。惟查：本案被告於舉發階段審理原告93年9 月7日所提申請專利範圍更正本，被告曾以95年3 月8 日（95）智專三（一）05026 字第09520168470 號函敘明該更正本之內容變更實質，並請其於文到次日起60日內，重新提出申請專利範圍更正本，並繳納規費新臺幣（下同）2, 000元送局憑辦，逾限或不同意更正，即依原內容逕予審定其舉發案。
是被告於舉發審理階段即給予原告更正之機會，惟原告逾限未依前開函示提出更正本。原告嗣遲於96年5 月22日，再向被告申請更正申請專利範圍，因該專利案業經被告於96年4月20日以（96）智專三（一）05026 字第09620220930 號審定舉發成立，撤銷專利權在案；且本案刻於行政爭訟中，不再繫屬於被告，被告自無從受理其更正申請。是原告之主張，要不足採。
㈢原告又舉臺北高等行政法院90年度訴字第325 號判決主張系
爭專利申請更正案應作實體審查一節，查該判決係有關專利申請事件為被告審定再審查不予專利後，申請人於行政救濟程序中所提申請專利範圍修正內容，被告倘認足以動搖或變更原不予專利之處分者，即有重新審酌之必要，與本件更正申請案係於被告即原處分機關審定舉發成立，撤銷專利權後始行提出者，因案情有別，自不得比附援引執為本件有利之論據。
四、綜上，原告所訴，為不足採。從而，被告所為本件系爭專利更正申請專利範圍之申請應不予受理之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
五、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 7 月 9 日
臺北高等行政法院第二庭
審判長法 官 徐 瑞 晃
法 官 畢 乃 俊法 官 陳 金 圍上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 7 月 9 日
書記官 陳 可 欣