臺北高等行政法院判決
97年度訴字第947號原 告 甲○○訴訟代理人 桂齊恆 律師（兼送達代收人）複代 理 人 謝智硯 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）住同上訴訟代理人 丙○○
參 加 人 乙○○上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年2月20日經訴字第09706102630 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國（下同）95年5 月26日以「金大鼎」商標（下稱系爭商標，如附圖1 ），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第43類之冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、餐廳、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、賓館、旅社、旅館服務，向被告申請註冊，經其審查，核准列為註冊第0000000 號商標。嗣參加人以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12及14款之規定，對之提起異議，經被告審查，認系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，以96年11月6 日中台異字第960589號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：⑴商標法第23條第1 項第14款旨在避免剽竊他人創用之商標或
標章而搶先註冊，即其適用係以剽竊他人創用之商標而搶註之事實要件始為俱足。然被告引用此條款作為撤銷系爭商標之依據，係誤解「先使用」之定義，揆諸本款規定係於87年修正時所增訂，其立法之意旨主要係在避免商標申請人確因某種具體明顯關係知悉據爭商標之存在，進而剽竊他人創用之商標，而以不正競爭行為搶先註冊，有礙商場秩序之事實而言（鈞院94年度訴字第798 號判決參酌）。準此，苟該商標並非異議人首先創用，及衡諸我國商標制度係採「註冊主義」而非「使用主義」，且申請人並無剽竊而搶先註冊之事實要件，自無上述條款規定之適用。
⑵系爭「金大鼎」商標乃肇始於原告自有已先使用且註冊逾20年之「大鼎」商標而來，並無搶註他人商標：
本件原告早於76年1 月22日即取得註冊第26923 號「大鼎及圖」商標（前服務標章），指定使用於小吃店、冷熱飲料店、飲食店、餐廳等服務，經延展專用期間至101 年4 月13日，並陸續取得註冊第121403號「大鼎」、第121404號「大鼎活蝦」、第137012號「大鼎活蝦及圖」、第0000000 號「大鼎香香鍋」、第0000000 號「大鼎」、第0000000 號「大鼎豬血湯」及本件系爭商標等相關聯商標，計8 件以上，足徵原告為最早以「大鼎」為主要部分申請註冊於小吃店等服務之正統商標權人，而「大鼎」系列商標乃原告創用於餐飲、小吃店服務之標誌，部分商標並已授權予他人使用，原告基於主權利人之立場及義務，一向積極維護商標權之有效存在，並鞏固權利範疇，即以系爭「金大鼎」商標而論，不僅取台語發音中「真」、「金」諧音之趣味，具體表明原告為真正「大鼎」商標之創始人，更有藉「金」字提昇「大鼎」質感，傳達原告創用逾20年之「大鼎」商標為「金」字招牌，尤其，「金」之於「金大鼎」僅為形容詞已經被告肯定（被告中台異字第G00000000 號商標異議審定書參照）。如是，系爭「金大鼎」商標既係原告自有「大鼎」商標之衍生，自非緣於知悉他人商標之搶先註冊，已難謂與商標法第23條第
1 項第14款之規定有違。況參加人於92年6 月1 日以「金大鼎及圖」商標，並指定使用於第43類之餐廳、飲食店、小吃店服務項目申請註冊，經被告核准列為註冊第0000000 號商標，經訴外人戴勝堂（即大鼎活蝦股份有限公司負責人），函告維護商標授權使用之權益，原告特於93年4 月14日對該違法之商標提起異議，並經被告以中台異字第G00000000 號商標異議審定書，作成「金大鼎及圖」商標撤銷之審定，且於94年3 月1 日正式公告撤銷該商標在案。而原告遲於1 年多後之95年5 月26日才申請註冊系爭商標，被告並於96年3月1 日核准原告系爭商標。則若果真有「搶先申請註冊」之意圖（事實上據爭商標早已先註冊但遭撤銷，原告自不可能發生「搶註」行為），又為何等待1 年以上，足徵系爭商標之申請與註冊第0000000 號商標遭原告異議乙案，二者並無因果關係，系爭商標純是原告自我權利之加強保護。
⑶被告對於註冊多年之商標未盡保護之職責，反打擊原告自我維護權益之行為，顯罔顧人民之合法利益：
①原告於81年即取得註冊第26923 號「大鼎及圖」商標專用
於小吃店等服務之權利，並於88年授權訴外人戴勝堂使用，92年原告收到訴外人戴勝堂委託律師發出之信函，指摘原告容許據爭「金大鼎」商標之存在，已危及被授權人之利益。乃原告發現被告竟誤准第0000000 號「金大鼎及圖」商標之註冊，遂本於商標授權人之職責，依法對之提出異議，經被告認二商標「外觀近似程度極高，且考量二者所指定服務間類似之程度極高等因素」，因而據商標法第23條第1 項第13款之規定，撤銷該「金大鼎及圖」商標之註冊。足徵第0000000號商標之註冊確出於被告之誤准，而原告所以提出異議，實係被告未盡商標專責機關把關之義務所致。
②嗣原告為確保商標權益，並考量肩負多個被授權人使用商
標權利之維護，避免再發生被告審查不嚴致遭被授權人抱怨之困擾，遂以原創之「大鼎」為主要部分，陸續申請系列商標如上所列舉。不料被告仍未積極排除其他近似商標之申請註冊，反竟打擊原告維護權益之行為，除率將系爭商標之註冊撤銷，更准許他人以極近似於原告「大鼎」商標之「大鼎及圖」、「鼎大名」註冊為第0000000 、0000
000 號商標，甚至連參加人商標申請之代理人亦洞悉被告之姑息態度，重新改一申請人名義，逕以相同於已撤銷之「金大鼎」商標重新申請註冊，足見被告全然未善盡商標專責機關之審查職責，而竟要原告再一一對各該誤准之商標申請評定或異議。被告僅汲汲於撤銷原告合法註冊之商標，卻放任他人侵害原告註冊、使用多年之商標權，已然扼殺真正商標創始人及註冊人之權益，復徒增原告不斷之訟累。
⑷原處分理由及其結果與法條本身之立法意旨、構成要件全然不符，不值維持：
①原告為合法取得「金大鼎」商標權之最適當人選，而原處
分造成參加人不得註冊「金大鼎」商標，卻得以繼續使用，更可進而干涉他人合法商標之矛盾現象。原告之「大鼎」商標透過先使用於活蝦餐廳、豬血湯小吃店，確已廣為消費者所知悉，則系爭「金大鼎」商標既與「大鼎」商標構成高度近似，且係以「金」字作為形容詞，確為早已先註冊、先使用、復先建立知名度之「大鼎」商標之延伸保護，被告竟據以撤銷確定商標之非法使用證據，率斷有商標法第23條第1 項第14款之適用，實完全脫離商標法立法意旨及精神，並係法條之濫用，原處分暨原決定自無再予維持之理。
②鈞院96年度訴字第994 號判決中指出：據爭商標既已遭撤
銷註冊，確非屬合法註冊之商標，自不可率以其先使用事實之如何，遽斷系爭商標不得註冊，以致侵害原應受保護之商標，尤其在認定有無先使用事實時，應慎重採認嚴格證明之證據法則。則在本件中，被告據以認定有先使用事實者，亦為一已遭認定非合法註冊，並經撤銷註冊確定在案之商標，是其使用之事實證據既源自不法註冊之商標，自應予以排除而不宜採納，更不得據以撤銷合法申請註冊且確屬自有「大鼎」商標所延伸之原告「金大鼎」商標。
是原告既早已使用並註冊「大鼎」商標，已如上述，則後來以系爭「金大鼎」商標申請註冊，自不可能因事後訴訟而知悉並抄襲參加人之據爭商標，參酌上揭鈞院96年度訴字第994 號判決意旨可知，系爭商標之註冊確未違反商標法第23條第1 項第14款之規定。
③由法條之構成要件以觀，系爭商標並未該當撤銷之事由：
原告早在76年即陸續以「大鼎」商標獲准列為註冊第2692
3 號等多商標，且系爭「金大鼎」商標既與原告已註冊之「大鼎」商標構成近似，殊難謂係抄襲參加人之據爭商標而來。又商標法制定既在促進工商企業之正常發展，若原告不能申請註冊系爭「金大鼎」商標於小吃店、冷熱飲料店等服務項目，則其他任何因原告早已註冊之「大鼎」商標，亦不可能申請註冊「金大鼎」商標，唯一具有合法權源之註冊申請人竟遭限制，則再無他人可註冊「金大鼎」商標，徒浪費註冊資源，自非促進工商企業發展之道。而本件既不存在應受保護之「他人先使用」之事實，系爭商標復源自合法商標，非「因與該他人間具有..關係，知悉他人商標存在」而搶註，法條之構成要件既未該當，被告之原處分即無以維持，原決定遞予亦屬不當，均應予撤銷。
④「金大鼎」商標原已獲准列為註冊第0000000 號，惟如前
所述，參加人上開商標之註冊既遭撤銷，顯見該商標自始即無權註冊，遑論使用，更無權以其使用之如何限制真正商標創用人以同一或類似之商標申請註冊，否則任何遭撤銷或廢止之商標只要曾經使用過，縱使已失效多年，仍得永遠限制他人以同一或類似之商標申請註冊於同一或類似之商品，則「使用事實」竟得以取代「註冊制度」進而保護已遭撤銷、廢止註冊之商標，商標法上異議、評定、廢止制度之存在又有何意義。
⑸綜上，原告主張其係以早已註冊於餐飲、小吃店等服務之「
大鼎」商標為基礎，延伸而申請註冊系爭「金大鼎」商標，並早已有積極、廣泛先使用商標之事實，更已獲被告肯定得排除他人以「金大鼎」申請註冊於同一或類似之服務，是為唯一具有合法權源之「金大鼎」商標註冊人，然原處分以使用事實取代註冊制度，而以已遭撤銷註冊之商標為據撤銷系爭商標，實與商標法第23條第1 項第14款制定之意旨不符，原處分難謂允洽，原決定遞予維持亦屬違法，均應予撤銷等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔」。
三、被告抗辯：⑴商標法第23條第1 項第14款規定：商標「相同或近似於他人
先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務來往或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」。本款之規定意旨，係在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人創意之商標申請註冊，而判斷原告與該他人間是否具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即應認有本款之適用。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品或服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。
⑵本件系爭商標圖樣與參加人據爭「金大鼎」商標圖樣相較，
二者皆有相同之中文「金大鼎」，以具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，整體觀察，可能會有所混淆而誤認二服務來自同一來源，應屬構成高度近似之商標。
⑶深坑老街為北臺灣知名旅遊景點，十多年前經媒體宣傳報導
後，「深坑豆腐」即成為該地方之特殊小吃。本件參加人自創據爭「金大鼎」商標，於深坑老街著名地標兩株百年老樹，老街街口設店設座銷售，為烤豆腐開創老店，馬英九先生曾於93年2 月親臨該店，中視全能美食秀節目、非凡新聞美食大探索、TVBS週刊、自由時報媒體等亦曾報導介紹，凡此有參加人提出之照片數張、電視、報紙、雜誌、網路報導等證據資料影本可稽。是於系爭商標申請註冊日（95年5 月26日）前，據爭「金大鼎」商標已有先使用於小吃店服務之事實。再觀本件參加人主張及原告提出之律師函、異議審定書等證據資料，本件原告曾對參加人所有之註冊第0000000 號「金大鼎」商標及第0000000 號「金大鼎及圖」商標提起異議或申請評定，並因行使商標權與參加人有所接觸，原告顯於系爭商標申請註冊前即已知悉據爭商標之存在。
⑷據爭商標已有先使用於小吃店之事實，且原告又因提起商標
爭議案件及行使商標權於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在，則原告其後以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之飲食店、小吃店等服務申請註冊，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，系爭商標之註冊，自有首揭法條規定之適用。至原告主張早已取得「大鼎」等商標之註冊並對參加人之「金大鼎」商標提出異議撤銷在案一節，蓋原告之「大鼎」商標，其中文與「金大鼎」尚非完全相同，且原告早先亦無於「大鼎」中文前附加其他文字作為系列商標申請註冊或使用之情形，其主張尚難據為本件之有利論據。又「金大鼎」商標之商標權利實已被包含在「大鼎」商標之排他權內，故無原告所稱必須另外取得「金大鼎」商標之必要，若原告申請系爭商標經許可後而不使用，依目前之制度，反而有被申請廢止之可能，故原告所稱欲藉此保護其商標之說法並不成立。另本件商標既應依商標法第23條第1 項第
14 款 之規定撤銷其註冊，其是否尚有違反同條項第12款之規定，自無庸審究，併予敘明。
⑸綜上，被告以據爭商標已有先使用於小吃店之事實，且原告
於系爭商標申請註冊前已知悉據爭商標存在，則原告其後以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之飲食店、小吃店等服務申請註冊，自有商標法第23條第1 項第14款規定之適用，而應撤銷系爭商標之註冊，原處分並無違誤等語。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、參加人之陳述：參加人據爭「金大鼎」商標的名氣已打開，美國發現頻道也於去年8 月初向全世界100 多個國家之電視頻道播出金大鼎之報導，故據爭商標已為著名商標。其餘引用被告之陳述。因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
五、得心證之理由：⑴按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務
之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，為商標法第23條第1 項第14款本文所規定。本款之立法目的在避免因知悉他人先使用之商標而搶先申請註冊，故該商標是否註冊與本款之適用無關；而判斷申請人與該他人間是否具契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人商標存在者，應就具體個案之客觀事證以為斷，若有相關事證足認申請人確因知悉他人商標存在而搶先註冊者，即有本款規定之適用。故本案爭執在①系爭商標是否相同或近似於參加人先使用於同一或類似商品或服務之據爭商標，②原告是否因與參加人間具有相當之其他關係而知悉據爭商標之存在。
⑵由系爭商標及據爭商標之圖樣而言，均為金大鼎之印刷體中
文，且未搭配任何其他圖案，二者可謂相當近似，而系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第43類之冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、餐廳、咖啡廳、啤酒屋、酒吧、飯店、賓館、旅社、旅館服務，而據爭商標雖曾經核准登記但被撤銷仍不影響其使用於小吃店之事實，故本項爭執之重心在於「參加人先使用」之要件是否成立。
①原告早於76年1 月22日即取得註冊第26923 號「大鼎及圖
」商標（前服務標章），指定使用於小吃店、冷熱飲料店、飲食店、餐廳等服務，經延展專用期間至101 年4 月13日，並陸續取得註冊第121403號「大鼎」、第121404號「大鼎活蝦」、第137012號「大鼎活蝦及圖」、第0000000號「大鼎香香鍋」、第0000000 號「大鼎」、第0000000號「大鼎豬血湯」等，僅屬「大鼎」圖樣之使用，就「金大鼎」三字而言，原告並無先使用之事實。即使因「大鼎」商標之使用，足以使受保護之範圍及於據爭商標（曾經核准註冊第0000000 號）因商標法第23條第1 項第13款之規定而遭撤銷，也不足以認定原告有先使用「金大鼎」商標之事實。
②而參加人有使用「金大鼎」據爭商標之事實，業據提出馬
英九先生曾於93年2 月親臨該店，中視全能美食秀節目、非凡新聞美食大探索、TVBS週刊、自由時報媒體等亦曾報導介紹等照片數張、電視、報紙、雜誌、網路報導等證據資料影本可稽，故於系爭商標申請註冊日（95年5 月26日）前，據爭商標已有先使用於小吃店服務之事實應堪認定。原告雖不否認該事實，但原告引據本院96年度訴字第99
4 號判決，認為據爭商標既已遭撤銷註冊，為非法註冊之商標，自不可以其先使用事實之如何，遽斷系爭商標不得註冊云云；經查，商標法第23條第1 項第14款本文之規定，在避免因知悉他人先使用之商標而搶先申請註冊，故該商標是否註冊與本款之適用無關，同理該商標是否因撤銷註冊亦不生影響，先使用之事實是一個客觀存在的事實，註冊商標之經撤銷，是該商標之註冊有違商標法之相關規定，是商標准予註冊與否之行政管理，並不影響該商標實際先行使用之事實，如因參加人使用據爭商標之行為，有損於原告就註冊第26923 號「大鼎及圖」商標（前服務標章）、註冊第121403號「大鼎」、第121404號「大鼎活蝦」、第137012號「大鼎活蝦及圖」、第0000000 號「大鼎香香鍋」、第0000000 號「大鼎」、第0000000 號「大鼎豬血湯」等註冊商標之權利，是原告主張損害賠償是否成立的問題，與參加人先使用據爭商標之事實不生影響。本院96年度訴字第994 號判決之認定，是針對個案之獨立審判，本案自不受拘束，亦此敘明。
⑶關於原告是否因與參加人間具有相當之關係而知悉據爭商標
之存在部分。被告之論據為本件參加人之主張及原告提出之律師函、異議審定書等證據資料（本件原告曾對參加人所有之註冊第0000000 號「金大鼎」商標及第0000000 號「金大鼎及圖」商標提起異議或申請評定，並因行使商標權與參加人有所接觸），故原告顯於系爭商標申請註冊前即已知悉據爭商標之存在等語。原告認為此部分為權利之主張，豈可反而成為原告申請註冊登記之障礙，據爭商標之「使用事實」係源自不法註冊之行為，則若任何不法註冊之商標遭撤銷後，猶得據該商標而不准真正先權利人以其商標註冊，則完全違背商標法第23條第1 項第14款之立法本意。
①被告之論據，是以本件原告曾對參加人所有之註冊第0000
000 號「金大鼎」商標及第0000000 號「金大鼎及圖」商標提起異議或申請評定為間接事實，而以該事實認定原告曾就該部分提起異議或申請評定，是因知悉參加人就「金大鼎」之據爭商標圖樣為註冊登記，而知悉據爭商標之存在，這樣的事實認定並無違誤。
②原告稱真正先權利人應受保護，實質上「大鼎」「金大鼎
」之商標如使用於同一或類似之商品或服務，將構成近似而有致相關消費者混淆之虞，應無疑義，商標之註冊登記足以避免其他人重複將近似商標申請註冊登記，故相關「大鼎」之商標註冊登記後，足以限制其他人就相關「金大鼎」商標之註冊登記，但並非相關「大鼎」之商標註冊登記後，就可以主張自己擁有「金大鼎」商標登記之優先權利，因為「大鼎」「金大鼎」因近似有致相關消費者混淆之虞，而有商標法第23條第1 項第13款之適用，不足以認定擁有「大鼎」商標之人，就擁有「金大鼎」商標註冊登記之權利，而足以否認其他人先行使用「金大鼎」商標之事實，原告所稱自無可採。
⑷綜上所述，本件參加人早於系爭商標申請註冊前，即有先使
用據爭「金大鼎」商標於小吃店之服務，原告復因行使商標權與參加人有所接觸而知悉據爭商標之存在，則其未徵得參加人之同意，以近似之「金大鼎」作為系爭商標圖樣，並指定使用於同一或類似之小吃店、飲食店等服務申請註冊，自有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。而原告主張參加人使用據爭商標是否違反商標法第29條第2 項第3 款及第81條第3 款規定，核屬原告依據其他註冊商標是否主張權利之另案問題，尚非本件訟爭所得論究。又參加人提起本件異議之法律依據包括商標法第23條第1 項第12及14款之規定，惟經被告審查，僅以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款之規定，而為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，對於商標法第23條第1 項第12款部分，即無庸審究，併予敘明。又本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
六、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 97 年 10 月 2 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 劉介中法 官 陳心弘上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 10 月 2 日
書記官 鄭聚恩