臺灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟判決 97年度附民字第449號原 告 美商卡斯登製造公司法定代理人 達瑞馬奎特訴訟代理人 俞大衛律師被 告 正聖工業有限公司被告兼法定代理人 乙○○
號5樓訴訟代理人 謝天仁律師
謝樹藝律師被 告 甲○○上列當事人間因被告違反商標法案件，經原告提起刑事附帶民訴，請求侵權行為損害賠償事件，本院於97年10月3日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告正聖工業有限公司、乙○○、甲○○應連帶給付原告新台幣玖佰壹拾參萬貳仟伍百元，及被告正聖工業有限公司、乙○○自民國九十七年九月二十日起、被告甲○○自民國九十七年十月三日起均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://www.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PING EYE」商標之高爾夫球具用品。
被告等應負擔費用將本院九十七年度易字第八八三號之刑事判決全文，刊登於中國時報全國版第一版一日，版面以半版規格為寬二十五公分，長三十五．五公分。
原告其餘之訴駁回。
本判決第一項於原告以新台幣參佰零伍萬元為被告供擔保後，得假執行。
訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
一、原告主張：㈠⑴被告乙○○係臺北市○○區○○○路○段○○○巷○○弄○號1樓正聖
工業有限公司（下稱正聖公司）負責人，自民國94年3月4日起即自大陸地區製造並輸入如附表1所示之商品至台灣地區，並陳列於正聖公司之直營商店寇斯摩高爾夫球販賣店（設台北市○○區○○路○段○○○號）加以販賣，復於奇摩拍賣網站（網址:www.kimo.com.tw）及正聖公司網站（http://www.pingeye.com）以及「歐吉尚的老店」、「GOLF批發專賣店」等名義，公開列或販售，其明知「PING」商標係原告美商卡斯登製造公司向經濟部中央標準局（為智慧財產局之前身）申請註冊之商標，為外國著名商標，核准使用於高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球桿頭套、高爾夫球桿握把膠套等商品，未經商標權人同意或授權，不得在相同或類似產品使用或販賣如標有「PING」或近似商標之商品，而其所申請之「PING EYE」商標，經卡斯登公司向智慧財產局提出異議，且經該局於95年10 月19日，以（95）智商0810字第09580454390號函，以消費者極易將乙○○享有商標權之「PING EYE」商標誤認為卡斯登公司「PING」商標為由，而撤銷乙○○登記之上開「PING EYE」商標，並通知被告乙○○，被告竟仍於95年10月19日後，繼續使用、陳列、販賣上開商品，足以侵害原告之「PING」商標，嗣於96年
6 月6日，經法務部調查局彰化縣調查站於正聖公司等處所搜索查獲，並扣得如附表1所示之物。
⑵被告乙○○為正聖公司之負責人，依民法第28條規定，被告正聖公司應與被告乙○○負連帶賠償責任。
⑶被告甲○○以自己名義向雅虎奇摩網站申請al46_2@yahoo.com
.tw 帳號，與被告乙○○共同對外販售「PING EYE」及「品艾」商標之侵權物品。正聖公司網站（http://www.pingeye.com）所有出售仿冒商品之價款均指定匯至被告甲○○之第一銀行帳戶，依民法第185條規定，被告甲○○應與被告乙○○負連帶賠償責任。
⑷依商標法第63條第1項第3款規定，請求被告以零售單價之1500
倍賠償原告新台幣（以下同）27,397,500元（計算式如附表2），並依商標法第61條第1項、公平交易法第30條規定，請求被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://www.pinge
ye.com）上 及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PING EYE」、「品艾」商標之高爾夫球具用品並撤銷「http://pingeye.com」網站之登記，並依商標法第64條規定請求被告負擔費用將97年度易字第883號刑事判決書登報，並聲明：「⑴被告正聖工業有限公司、乙○○、甲○○應連帶給付原告新台幣27,397,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。⑵原告就第一項之聲明願供擔保，請准宣告假執行。⑶被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://www.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PING EYE」或「品艾」商標之高爾夫球具用品。⑷被告等應負擔費用將本院九十七年度易字第八八三號之刑事判決全文，刊登於中國時報全國版第一版一日，版面以半版規格為寬二十五公分，長三十五．五公分。」㈡對被告抗辯所為之陳述：
本件查獲雖超過1500件，但每樣之單價不同。原告從來沒有授權他人使用「PING」商標權，如要授權第28類高爾夫球具等商品，價格遠超過原告請求之賠償金額。其請求權以知悉時即96年2月提起告訴時起算，被告於96年6月6日仍在販賣。
二、被告則以下列等語置辯：㈠被告正聖公司於79年即申請獲准註冊「品艾PING EYE及圖」
商標，指定使用括高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭之商品，並於80年申請取得「品艾PING EYE及圖」防護商標，指定使用於包括旅行袋、高爾夫球具袋等商品，而該二商標於96年12月26日由經濟部智慧財產局審定廢止（目前仍在行政爭訟程序中，尚未確定），原告主張96年6月6日所查扣使用「PING EYE」商標商品，其乃被告正聖公司所擁有註冊商標得以合法使用之商品，雖經原告提起爭議，然在行政爭訟確定前，該商標之註冊仍有效存在，被告等使用「PING EYE」商標商品應無違法。
㈡依商標法第46條規定，異議案件經審定異議成立者，應撤銷
其註冊，惟當事人對異議成立之處分不服者，尚得提起行政救濟，96年6月6日為警查扣商品時，並無經主管機關撤銷確定，被告係依法使用「PING EYE」商標。
㈢被告自民國79年至今向智慧財產局所申獲准註冊之商標迄今
有第00000000號「PING EYE」商標、第00000000號「PINGEYE」商標及第00000000號「PING EYE及圖」商標失效，其餘尚在行政爭訟程序，尚未經撤銷確定，依法仍有商標權，「PING EYE」本即為被告79年商標（00000000號）之英文部分，被告於等包含「PING EYE」文字註冊商標專用權期間內以該等註冊商標之主要部分「PING EYE」使用於指定使用之商品上，應不生商標權之侵害問題。且被告於79年申請獲准註冊第00000000號「品艾PING EYE及圖」商標及於80年獲准註冊第00000000號「品艾及圖PING EYE」商標（原防護商標／正註冊號00000000）時間早於原告之第00000000號及第00000000號「PING」商標，等商標並存10餘年，顯見市場上並無發生消費者混淆誤認之情事，況實際遭查扣之商品已超過1500件，原告仍就查獲侵害商標權商品之零售單價1500倍之金額請求損害賠償，顯屬過高等語置辯，並聲明：原告之訴駁回。
㈣被告甲○○僅為正聖公司之員工，並不知「PING EYE」商標係侵害他人商標，並聲明：原告之訴駁回。
三、不爭執事項：㈠「PING」商標係原告卡斯登公司向經濟部中央標準局（為智慧
財產局之前身）申請註冊之商標，核准使用於高爾夫球桿、高爾夫球、高爾夫球桿頭套、高爾夫球桿握把膠套等商品。被告所申請之「PING EYE」商標，經原告向智慧財產局提出異議，且經該局於95年10月19日，以（95）智商0810字第09580454390號函，以消費者極易將乙○○享有商標權之「PING EYE」商標誤認為卡斯登公司「PING」商標為由，而撤銷乙○○登記之上開「PING EYE」商標，並通知乙○○。
㈡被告等於97年10月19日後仍使用「PING EYE」商標販賣附表1
所示之高爾夫球具等物，經警於96年6 月6日在被告正聖公司等處所搜索查扣如附表1所示之物。
㈢依據被告正聖公司網站及「歐吉尚的老店al46_2(228)」在雅
虎奇摩拍賣網站上登載被告侵害系爭商標權之商品售價如附表
2、附表3所載。
四、得心證理由：本件原告主張被告侵害其商標權，但為被告所否認，並以前詞置辯，是以本件之爭點在於：㈠被告是否有侵害原告商標權？㈡本件損害賠償額以多少為適當？㈢原告請求被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://www.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PINGEYE」、「品艾」商標之高爾夫球具用品，並應立即撤銷「http:
//www.pingeye.com」網站之登記，是否有理由？㈣原告請求被告負擔費用將刑事判決書登報，是否有理由？茲分述如下：
㈠原告是否侵害系爭商標權部分：
⑴按除本法第30條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者。
二、於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。有未經商標權人同意，而有第29條第2項各款規定情形之一者，為侵害商標權。商標法第29條第2項、第61條第2項定有明文。查被告販賣之商品所使用之商標為「PINGEYE」與原告註冊「PING」商標相較，二者均有相同之外文「PING」，且被告多有刻意將「EYE」字較小標示，客觀上於異時異地隔離觀察，有使普通知識經驗之購買人產生混同誤認之虞，應屬構成近似之商標，被告所申請之「PING EYE」商標，經原告向智慧財產局提出異議，經該局於95年10月19日，以（95）智商0810字第09580454390號函，以消費者極易將乙○○享有商標權之「PING EYE」商標誤認為卡斯登公司「PING」商標為由，而撤銷被告登記之上開「PING EYE」商標，並通知被告乙○○。再者，被告將該近似商標使用於高爾夫球具等相關商品，與原告註冊「PING」商標指定使用於高爾夫球具等相關商品，兩者商品相同，客觀上自有使消費者產生混淆誤認之虞，揆諸上開說明自屬侵害原告商標權。
⑵被告正聖公司雖辯稱其自79年即取得「品艾PING EYE及圖」商
標，指定使用括高爾夫球、高爾夫球桿、高爾夫球座、高爾夫球桿頭之商品，並於80年申取得「品艾PING EYE及圖」防護商標，指定使用於包括旅行袋、高爾夫球具袋等商品，而該二商標於96年12月26日由經濟部智慧財產局審定廢止，目前仍在行政爭訟程序中，尚未確定），96年6月6日所查扣使用「PINGEYE」商標商品，乃被告正聖公司所擁有註冊商標得以合法使用之商品，雖經原告提起爭議，然在行政爭訟確定前，該商標之註冊仍有效存在，被告使用「PING EYE」商標商品有商標法第30條善意先使用之適用云云，然被告乙○○於刑事案件審理中自承：於89年6月12日申請「PING EYE及圖」之商標，90年7月
1 日註冊公告後，於94年5月27日再將「PING EYE」商標設計變更為近似告訴人「PING」商標圖樣，向經濟部智慧財產局申請註冊審查第0000000號商標，並於95年3月1日註冊公告，被告從事高爾夫球桿、高爾夫球具用品及各種運動器材裝配組合買賣及進出口業務，與原告具有同業競爭關係，而被告乙○○並自承其前曾於84及85年間涉有製造及販賣仿冒他人註冊商標之高爾夫球具商品，經判處有期刑9月之事實，有臺灣高等法院85年8月27日85年度上易字第3816號刑事判決在卷可參，該案共同被告孫美紅即因「仿冒PING高爾夫球鐵桿」而被判處有期徒刑7月。按所謂「惡意」，參酌保護智慧財產權巴黎公約第6條之2(3) 評釋 (l)說明：一般而言，註冊專用權人或使用人若知悉著名標章的存在，卻意圖以衝突標章的註冊或使用造成混淆，以蒙受其利，則可判定為「惡意」。亦即，商標法第51條第3項所稱之「惡意」，當非僅指單純「知悉」他人著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利益之意圖」，始足當之。故如商標權人係與著名商標權人具有同業競爭關係，知悉著名商標，郤仍以相同或近似之商標申請註冊，以依附該商標著名聲譽，即有逾越正常競爭領域造成二者混淆，欲獲取不正競爭利益之意圖，即該當商標法第51條項規定之「惡意」要件。依被告係從事與原告同業之關係，較一般消費者更易瞭解及取得告訴人商標之資訊，而不難知悉「PING」商標之存在，被告仍執意以極為近似告訴人「PING」商標之「PI
NG EYE」商標申請註冊，復指定使用於同一或類似之高爾夫球、高爾夫球桿等商品，實難謂為偶然之巧合，應有明顯之抄襲，並欲獲取不正競爭利益之惡意意圖，其註冊應屬惡意，經濟部智慧財產局以96年9月27日中台評字第950354號商標評定被告之「PING EYE及圖」商標應予撤銷，並經臺北高等行政法院97年訴字第01183號判決被告提起之行政訴訟應予駁回，有該判決在卷可參。被告雖辯稱其於90年間雖明知告訴人「PING」商標存在，但其為美化其申請之「PING EYE」商標始將原「PING EYE」商標改變字體，致與告訴人近似，其主觀上認為其商標撤銷處分尚未確定，仍然有效而可以使用云云，惟撤銷商標註冊處分確定前，被異議商標權人繼續使用該商標，是否侵害他人商標權乃涉及行為人主觀上是否基於行使其合法註冊商標權之確信，依實際個案用人之主觀意思及相關客觀事證而認定，有經濟部智慧財產局97年8月18日（97）智商0202字第09780362570號函在卷可參，被告係惡意使用近似告訴人商標之圖樣註冊，業如前述，則其尚難僅憑該撤銷處分尚未確定為由而得以繼續使用該「PING EYE」商標，被告所辯顯係事後飾卸之詞，並不足採。
⑶按故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故
意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民法第184條第1項定有明文。復按，商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，商標法第63條第1項前段定有明文。經查，被告甲○○自承有於揭時地販賣未經原告權而標示「PING EYE」之產品事實，惟辯稱：伊不知所販賣者是仿冒品云云，然被告係從事高爾夫球具相關商品之買賣，而原告之「PING」商標係屬高知名度之著名商標，被告自應控究其所販售之商品是否有侵害原告商標之情形，不得僅以被告正聖公司已申請「PINGEYE」商標之註冊遽認定並無侵害原告系爭商標權之過失。且侵害商標之人，並不以故意為限方負擔損害賠償責任，是被告辯稱其非明知為侵害商標之物品而販賣故未侵害原告商標，委無足採，其販賣仿冒商標之行為而侵害原告之商標，堪以認定。
㈡本件損害賠償額以多少為適當？⑴按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求
排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500倍至1,500倍之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額。商標法第61條、第63條第1項第3款分別定有明文。查本件所查獲之仿冒商品有附表1所示，每件商品之價格差異甚大，且類別相異，其中查獲大量者多為低單價之高爾夫球毛套（474個，單價666元）、高爾夫球手套（914個，單價100元），與扣案之高爾夫球桿一支為鐵桿2500元及木桿4500元差異甚大，扣除上開低單價之商品，則查獲商品即未超過1500件，尚難以查獲侵害商標權商品之總價定其賠償額，而應分別以其單價計算較為合理，依被告侵害原告之商標權態權、情節、時間，復參照被告乙○○自白出售之商品數量以觀，本院認原告主張依據各項商品之數量1500倍計算損害賠償金額仍顯過高，而應以零售單價之500倍計算為合理，本件被告應賠償之金額為9,132,500 元（計算式如附表3），原告逾此部分請求，即屬無據，應予駁回。
㈢原告請求被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://w
ww.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PINGEYE」、「品艾」商標之高爾夫球具用品，並應立即撤銷「http: //www.pingeye.com」網站之登記，是否有理由？⑴按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害
之虞者，得請求防止之，商標法第63條第1項定有明文。查本件被告申請「PING EYE」商標業經原告向智慧財產局提出異議，且經該局於95年10月19日，以（95）智商0810字第09580454390號函，以被告係惡意為由，撤銷「PING EYE」之商標登記，業如前述，則被告正聖工業有限公司網站（http://www.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PINGEYE」商標之高爾夫球具用品，自應即停止。
⑵原告雖認被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://w
ww.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「品艾」商標之高爾夫球具用品，並應立即撤銷「http:
//www.pingeye.com」網站之登記，惟上開「品艾」商標係以中文字樣登記，核與原告之「PING」商標異時異地觀察，尚無混淆之虞，而上開「http://www.pingeye.com」網站之登記並無僅供販賣仿冒原告商品而使用，該網址亦尚無與原告販售之實體高爾夫球具等商品有混淆之虞，原告此部分請求，即屬無據，應予駁回。
㈣原告請求被告負擔費用將判決書登報，是否有理由？
按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙，商標法第64條定有明文。本件被告侵害原告之商標權，已如前述，且被告所販售之商品數量甚鉅，對原告造成之侵害難謂不大，從而，原告請求被告應負擔費用，將刑事判決書全文，刊登於中國時報全國版第一版一日，版面以半版規格為寬25公分，長35.5公分，為回覆信用之必要方法，應予准許。
五、綜上所述，被告確實有侵害原告商標權之行為，從而原告依據侵權行為之法律關係，請求被告賠償9,132,500元及自被告正聖工業有限公司、乙○○收受書狀97年9月19日之翌日即97年9月20日起、被告甲○○自當庭表示昨日已收到書狀之翌日即97年10月3日起，均至清償日止，按年息百分之5計算之利息，及被告等應立即停止正聖工業有限公司網站（http://www.pingeye.com）上及任何其他處所使用、販賣、意圖販賣而陳列「PING」、「PING EYE」商標之高爾夫球具用品，及被告等應負擔費用將本院九十七年度易字第八八三號之刑事判決全文，刊登於中國時報全國版第一版一日，版面以半版規格為寬二十五公分，長三十五．五公分為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、原告陳明願供擔保，聲請宣告假執行，經核主文第一項原告勝訴部分，於法並無不合，爰酌定相當擔保金額准許之，又原告敗訴部分，其假執行之聲請失所依據，均併予駁回。
八、結論：原告之訴為一部有理由、一部無理由，依智慧財產案件審理法第27條第2項、第29條、民事訴訟法第79條、第390條第2項，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 10 月 17 日
刑事第十四庭 法 官 沈君玲上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後10日內向本院提出上訴狀 (應抄附繕本)。
書記官 劉麗英中 華 民 國 97 年 10 月 17 日