臺灣臺北地方法院民事判決 八十八年度簡上字第七三六號
上 訴 人 甲○○右當事人間請求給付服務費事件，上訴人對於中華民國本院臺北簡易庭八十八年度北簡字第五五三四號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之追加，本院判決如左：
主 文上訴及其假執行之聲請均駁回。
上訴人應再給付被上訴人新臺幣伍萬伍仟肆佰零柒元，及如附表所示利息起算日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被上訴人其餘追加之訴駁回。
第二審訴訟費用（含追加之訴部分）訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
壹、聲明：
一、原判決廢棄。
二、被上訴人在第一審之訴暨在第二審追加之訴均駁回。
三、被上訴人應給付上訴人原告新臺幣壹佰零伍萬參仟伍佰柒拾伍元，暨自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。
四、第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。
五、右第二項部分，如受不利判決上訴人願供擔保請准免予假執行。
六、右第三項部分，上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
貳、陳述：除與原審判決書所載者相同茲予引用外，補稱：
一、民國八十一年間上訴人委任被上訴人代為向包括我國、美國、加拿大、日本、泰國、歐洲專利聯盟等申請上訴人所發明製造之純淨省能源之冰、溫、熱蒸餾水蒸飲機（下稱系爭機器）之發明專利證書，兩造並約定申請專利之範圍，其第一項為系爭機器最基本之功能，享有第一項之專利事項範圍後，再據以延伸出第二、
三、四項專利發明，此由第二、三、四項申請專利範圍之前文均記載「根據申請專利範圍第一項之蒸餾水蒸飲機」可得明證，足見第一、二、三、四項為不同之專利發明項目，系爭機器則兼含有此四項不同的專利發明。依兩造約定申請專利之範圍，被上訴人受託代向國外申請專利證書時顯應包含所有專利事項，但被上訴人竟擅自將上開申請範圍第一項之「電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」（下稱第一項專利）刪除，此由被上訴人八十九年二月十八日提呈向國外申請專利案中之申請專利範圍雖曾記載「電子致冷半導體」之文字，惟該電子致冷半導體需與共融鹽合併運用方能達成致冷功效，顯為兩造約定申請專利範圍第二項之「利用致冷電子半導體將共融鹽降低溫度而成固態或固液態共存狀態，而蒸餾水可流經浸泡其中之盤管而冷卻成冰水」（下稱第二項專利）之致冷方式，與申請專利範圍第一項完全無關且不同，詎知被上訴人竟以二者文字均為「致冷電子」，即率指為包含上開兩種不同之致冷方式，顯然張冠李戴，蓄意混淆視聽。被上訴人上開如此申請，將導致獲准之國外專利證書就冰水部分只能以共融鹽方式達成方享有專利權，而最基本之致冷片致冷方式則未享有專利，與系爭機器功能完全不符。
二、系爭機器申請專利範圍第一項專利係以致冷片致冷成冰水，其技術業已穩定成熟，而申請專利範圍第二項專利係以共融鹽致冷成冰水，其技術不穩定，共融鹽之貨源亦欠缺，尚在實驗階段並不成熟，上訴人就系爭機器欲申請專利之範圍除了技術穩固之致冷片致冷外，尚希望日後共融鹽之技術趨於穩固後亦享有共融鹽致冷之專利發明被上訴人未依約定辦理專利申請，導致獲准之專利證書就冰水部分只能以共融鹽方式達成方享有專利權，而最基本之致冷片致冷方式則未享有專利，與系爭機器功能完全不符，乃原審誤以為被上訴人代為申請專利範圍中敘述「一電子致冷及冷源儲存器具有一電子致冷半導體及共融鹽，該電子致冷半導體降低溫度至使共融鹽之物理狀能轉變為固相或固液共存相，使得蒸餾水流經浸泡在共融鹽內之盤管而冷卻成冰水」（按即申請專利範圍第二項），即已完成委任事務云云，洵屬無稽。
三、各國核發專利證書均僅就申請專利事項（按即申請專利範圍）核准，發明說明項僅為說明申請專利事項之程序、功能等，是申請專利範圍未敘明，縱使於發明說明項下為完整記載，卻失所附麗，視同未記載，該部分仍不得享有專利權，反之申請專利範圍有記載，但漏未於說明項下敘明，如獲核發專利證書，對該事項仍有專利權，足見被上訴人雖於發明說明項下就冰溫熱開飲功能詳細說明．．．亦可通過電子致冷及冷源儲存器，使蒸餾水降為7℃至12℃之冰水飲用此外，蒸餾水儲存槽四十之蒸餾水亦可由管六及管七流至電子致冷及冷源儲存器五十，而降溫成7℃至12℃左右之冰水，再由冰水水管十一流出供飲用等有申請專利範圍第一項之致冷片致冷功能，但因申請專利範圍無此項記載，獲准之專利證書仍未包含該致冷片致冷專利，乃原審判決僅因被上訴人於發明說明項下有上開記載，率認被上訴人已盡到受任義務云云，洵屬無據。
四、兩造於委任時即已約定申請專利之範圍，上訴人基於信賴被上訴人為國內知名之專業法律事務所，以為被上訴人應依兩造約定之申請專利範圍向各國提出申請，因此對於被上訴人向國外提出專利申請前未將相關申請文件於事前交由上訴人審閱及向上訴人說明，並未置意（上訴人亦不知此為上訴人享有之權利），而被上訴人於委任國外之專利代理人提出申請後，始將正式申請通知、英文專利說明書及圖示影本轉交上訴人查照，上訴人基於信賴，且因相關專利申請案資料皆在被上訴人處，被上訴人更聲稱已查閱無訛，上訴人又非法律專業人士，根本不懂英文專業術語，如何進行事後之審閱？乃被上訴人竟謂上訴人明知其申請內容，且無任何異議云云，殊不足取。
五、八十六年間上訴人經被上訴人之承辦人員告知得悉上開外國專利證書均缺少第一項致冷片致冷成冰水功能之專利事項，即立即要求被上訴人解決，被上訴人之承辦人員表示願意彌補此過失，將進行善後工作，會向各該國家申請修正或擴張專利申請範圍，俾符合上訴人原先之指示云云，上訴人斯時仍以為被上訴人有誠意善後解決，詎被上訴人明知上開國家之專利申請內容無法辦理修正、擴張等變更，被上訴人絕對無法達成上訴人原先指示申請專利範圍之委任事務，竟片面終止委任契約，實無理由，乃原審判決竟偏採被上訴人所辯，誤認八十七年十月三日函僅係查詢報告云云，漏未詳查被上訴人既謂其已依約完成委任事務，為何尚須擴張、修正申請專利範圍？且為何被上訴人並未就此部份收取任何報酬費用？況歐洲專利聯盟之專利證書，被上訴人從未交付予上訴人，且八十六年間歐洲專利局尚未核發專利證書前，兩造即已發現被上訴人代為申請事項均缺少專利範圍第一項，故被上訴人當時即進行善後擴張、修正申請專利範圍之申請，故其所欲擴張、修正之申請專利範圍均為原約定申請專利範圍之第一項所載之致冷片致冷功能，此由被上訴人八十七年三月十三日函亦足以證實被上訴人確僅就共融鹽致冷部份提出申請專利範圍，而漏未就致冷片致冷提出申請，且無法加以補救，足見該八十七年十月三日函並非僅係單純對系爭技術擴張申請專利範圍之可行性進行查詢後之報告，而係被上訴人進行之善後工作，此實足以證明被上訴人確未依約完成委任事務。
六、被上訴人所提出之英文申請書之發明說明部分皆由中文直接翻譯為英文，為何獨漏本件申請專利範圍中之「電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」無法進行翻譯，其間有無被上訴人所辯之係因其在格式及技術用語上力求界定明確，以期符合各國申請實務之需要云云，實啟疑竇。況縱使各國核准之專利範圍與我國核准之專利範圍之內容並非完全相同，但至少其內涵必須相同，即各國專利證書之文字、內容雖非完全相同，但取得核准之專利權範圍之效果應屬相同，否則上訴人何需花費額外之服務費用，委由被上訴人代為提出申請？被上訴人又何能據以收取高昂之服務費用？
七、被上訴人一方面辯稱上訴人不瞭解各國專利申請實務，而各國專利申請實務，對於申請人提出之專利申請書內容之文字細節及條件明確與否，要求不一，且各國專利申請採屬地主義並採行獨立審查制，方借重被上訴人之專業及對世界各國專利申請實務之瞭解，乃花費額外之服務費用，藉由上訴人代為提出申請云云，另一方面卻又辯稱上訴人擔任明園機電工業股份有限公司負責人多年，從事此項技術之研發經驗豐富，不得推托無法進行審閱申請文件，及不知申請之內容云云，顯然前後矛盾，蓋上訴人既能審閱申請文件、了解申請內容，又焉得不能自行提出申請專利？何須花費額外之費用，委請被上訴人代為提出申請專利？事實上，上訴人確實不懂英文專業術語，又不瞭解各國專利申請實務對於專利申請書內容之文字細節及條件明確與否之要求，根本無法進行事前之審閱，遑論事後之審認。退一步言，被上訴人既已提出申請，事後審閱業已提出之申請文件根本無濟於事，從被上訴人所提出之文件中，足以證實事後之修正、擴張等均不為各國所接受，上訴人縱使曾事後審核，亦無法改變被上訴人業已代為申請之專利內容，有何實益可言？另被上訴人辯稱專利說明書中發明說明及所附圖式，其性質乃申請專利範圍之上位概念之發明標的最佳或較佳實施態樣之詳細說明，屬該發明標的最為確定且最具潛力之實施方式云云，顯應舉證以實其說，上訴人於茲否認其主張。
八、系爭機器就致冷成冰水部分申請專利範圍係包括第一項專利及第二項專利兩種致冷方式，上訴人皆要求享有專利，而上開兩種致冷方式係兩種截然不同之技術，皆可獨自達成系爭機器致冷及維持冷源儲存之功效，不需合併運用，方能分別達成上開功效，斷非被上訴人所辯之欲維持「七－十二度Ｃ冰水」供使用者飲用主要係仰賴「共融鹽廿六之相變化」使之維持在純固態或固液共存態來控制由致冷電子半導體致冷之蒸餾水維持在冰水之低溫云云，被上訴人顯然蓄意誤導審理方向，洵無足取。上訴人就系爭機器欲申請專利之範圍除了技術穩固之致冷片致冷外，尚希望日後共融鹽之技術趨於穩固後，亦享有共融鹽致冷之專利發明，專利說明書之發明說明段落中雖記載使用液態共融鹽達成冷源儲存之功能，但亦記載致冷片致冷之功能，自不足以顯示該液態共融鹽之使用技術為完成系爭機器冰水儲存之最佳實施技術，況縱使將其列為最佳實施技術，亦不表示該項技術即已成熟穩定，可廣泛運用，可能僅表示若能完成該技術，則為理想中之最佳實施技術，足見不能憑此即認共融鹽致冷之技術已成熟穩固，被上訴人之答辯殊不足採。
九、上訴人委任被上訴人向各國申請專利係通案委任，並非依個別申請案分開個別委任，上訴人簽發各國個別之委任書並辦理公證係配合被上訴人為完成委任事務向各國提出申請專利案所必需呈送之文件，顯不能憑此即認本件係依個別申請案委任，而非通案委任，是被上訴人代上訴人申請取得我國之專利證書雖符合兩造約定申請專利之範圍，但上訴人係通案委任，要求取得所有相關國家地區之專利證書均符合兩造約定申請專利之範圍，僅有我國之專利證書符合約定申請專利之範圍，自與兩造之約定不符，且與上訴人產品外銷之期待利益不合，就約定申請專利範圍事項取得我國之專利證書，卻未同時取得其他主要國家地區均合乎約定專利事項之專利證書，使上訴人原先預期之全球銷售推展計劃完全無法進行，與未取得我國專利證書之結果一致，對上訴人而言，並無任何實益，足徵被上訴人確未依約定完成委任事務，且無法透過修正或擴張專利申請內容之方式達成上訴人指示之申請專利範圍，顯已給付不能，上訴人自得依法據以解除與被上訴人間之委任契約，並請求返還已給付之費用。
十、被上訴人自承其於八十八年二月四日即以書面終止與上訴人間之委任契約，焉會於終止契約後，復代上訴代墊相關費用？其擴張請求之數額自屬無稽。況依上所述，本件係被上訴人未依委任人即上訴人之指示處理事務，造成上訴人重大損害，尚有何權利請求報酬及相關費用？被上訴人之請求實無理由。
十一、被上訴人稱其代客戶向國外申請專利，並非直接將國內申請書直接翻譯英文提出申請，被上訴人除翻譯外尚須在格式及技術用語上，將技術及文義力求明確以符合他國專利審查要求．．．被上訴人並非直接翻譯，因此造成外國申請書之文字敘述與我國申請案有些許相異之處，但事實上被上訴人代為向外國申請專利範圍中確已涵括電子致冷半導體致冷功能云云，惟查：
（一）被上訴人所代取得各該國之專利證書，所核准之專利權範圍與兩造之約定並不同，否則被上訴人何須在取得專利證書後，另行進行擴張或修正申請專利範圍之善後工作？足見被上訴人確未依上訴人之指示申請專利範圍，取得各該國之專利證書，灼然自明。
（二）由被上訴人所提出之英文申請書之發明說明部分皆由中文直接翻譯為英文，何曾有被上訴人所辯之情節？且該譯文為何獨漏本件申請專利範圍第一項之電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水無法進行翻譯？
（三）上訴人已一再說明本件蒸飲機就致冷成冰水部分之申請專利範圍係包括第一項專利，及第二項專利兩種截然不同之致冷技術，二者皆可獨自達成系爭機器致冷及維持冷源儲存之功效，不需合併運用，依約被上訴人受託代向國外申請之專利證書自應包含上開二種不同之專利事項，而事實上，被上訴人擅將申請範圍第一項專利刪除，就該被上訴人所自行提出之各國申請文件及核准文件中有關電子致冷半導體之申請專利範圍及發明說明相對應中譯影本中明確記載所謂申請專利範圍之冰水製作係由一電子致冷器具有一電子致冷半導體及共融鹽，該電子致冷半導體降低溫度至使共融鹽之物理狀態轉變為固相或固液共存相，使得蒸餾水流經浸泡在共融鹽內之盤管而冷卻成冰水，其雖記載「電子致冷半導體」之文字，惟該電子致冷半導體需與共融鹽合併運用方能達成致冷功效，除此之外，並未提及利用電子致冷及冷源儲存器，不需共融鹽之共同運作，即可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水，顯然僅就兩造約定申請專利範圍第二項利用致冷電子半導體將共融鹽降低溫度而成固態或固液態共存狀態，而蒸餾水可流經浸泡其中之盤管而冷卻成冰水之致冷方式提出申請，與兩造約定之申請專利範圍第一項電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水完全無關且不同，此業經財團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所（下稱臺灣經濟研究院智財所）鑑定結果所認定，復經證人即作成上開鑑定書之范主任亦證稱：專利權範圍第一項電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水係為獨立項，而第二項利用致冷電子半導體將共融鹽降低溫度成固態或固液態共存狀態，而蒸餾水可流經浸泡其中之盤管冷卻成冰水係為附屬項，一般對獨立項較嚴謹，因此，此兩項專利範圍是不相同，且第二項專利權範圍亦不可能包含第一項，況且刪除第一項以後，第二項附屬項即變為獨立項，而專利權範圍第一項則局限於第二項意即不存在等語。其發明說明項之中譯影本亦為相同之記載，足徵被上訴人顯已自認其確未將原約定申請專利範圍第一項之電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水提出申請，更未取得該部分之專利證書。本件之爭點在於被上訴人受託代向國外申請之專利證書之專利範圍是否包含專利範圍第一項及第二項，欲由鑑定機關鑑定之部分亦應為此部分，並非向國外申請之文件中有電子致冷半導體等文字或有被上訴人所謂之相對應構成元件即表示被上訴人已完成委任事務，蓋依前所述，申請專利範圍第二項本即包含申請專利範圍第一項之電子致冷半導體或被上訴人所謂之相對應構成元件，唯此須與共融鹽合併運用方能達成致冷功效，乃被上訴人蓄意混淆視聽，竟僅就其申請書中是否有申請專利範圍第一項之相對應元件而自行送請財團法人臺灣電子檢驗中心（下稱臺灣電子檢驗中心）鑑定，卻未就其申請書中是否包含申請專利範圍第一項及第二項請求鑑定，該鑑定報告，自與本件爭點無關，無足憑採。
十二、本件被上訴人從未在提出申前先向上訴人進行任何說明或提供申請文件予上訴人審核，此由被上訴人提出之相關證物中均無有關申請前之說明或提供審核之文件可得明證，因此上訴人業已就被上訴人辯稱其在撰擬完成向各國申請專利之文件後，皆會先向客戶進行適當之說明並提供客戶審核，待客戶同意確認無誤後，才會向各該國提出申請一事，鄭重否認，且強調此事項係有利於被上訴人之主張，自應由被上訴人負舉證責任，詎知被上訴人不思證明其主張是否可採，卻將問題爭點導向審閱文件與撰寫文件之細微末節上，混淆審理方向，自無足取。
十三、按「受任人因處理委任事務有過失，或因逾越權限之行為所生之損害，對於委任人應負賠償之責」「當事人之一方，於不利於他方之時期終止契約者，應負擔損害賠償責任」民法第五百四十四條第一項、第五百四十九條第二項分別定有明文。查被上訴人未依上訴人指示處理代為申請專利之事務，雖有專利證書但實際上卻毫無效用可言，上訴人仍無法以專利產品在前開國家行銷本件蒸飲機，其損失之慘重絕非筆墨足以形容，況被上訴人在上開善後申請修正專利工作仍未解決，不利於上訴人之時期下，竟片面終止契約，其應賠償上訴人之損失，灼然自明，又按民法第五百四十八條第二項之反面解釋，本件委任關係因可歸責於受任人即被上訴人之事由，於事務處理未完畢前終止者，受任人就其已處理之部分，尚有何權利要求上訴人給付委任報酬。
十四、末按「因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害。前項情形，給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償」、「債權人於有二百廿六條之情形時，得解除其契約」民法第二百廿六條、第二百五十六條定有明文。查本件上訴人委任被上訴人已就系爭機器申請發明專利之專利範圍詳為指示，但被上訴人竟擅自刪除該專利範圍中之第一項專利，致雖有各國核准之專利證書，但與本件蒸飲機之功能名實不符，且由其八十七年十月三日書函更可得知無法透過修正或擴張專利申請內容之方式達成上訴人指示之申請專利範圍，顯已給付不能，依上揭條文規定，上訴人自得據以解除與被上訴人間之委任契約，足認上訴人業於原審解除兩造間之契約。依民法第二百五十九條第一項第一款規定，被上訴人自應返還上訴人已給付之新臺幣一百零五萬二千五百七十五元。
綜上所陳，本件被上訴人未依委任人即上訴人之指示處理事務，造成上訴人重大損害，尚有何權利請求報酬？原審判決竟判命給付報酬，實無理由。
十五、有關歐盟核准指定義大利及法國之程序，被上訴人前均會通知有關辦理之程序，但本件上訴人從未接獲有關辦理程序之通知，足見上訴人未於合約終止前已指定義大利及法國之程序行為，自無服務費之產生；至新加坡申請案，被上訴人存證信函已明載領證及提供證書服務費用為新臺幣八千一百三十元，若需提供此服務，請賜告本所，顯然該費用於當時尚未產生，上訴人未提出此項請求，自不得請求此項費用；關於馬來西亞部分，上訴人未指示，與上訴人無關。
叁、證據：援用原審之立證方法，另提出財團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所鑑定研究報告書，並聲請訊問證人范徽瑜。
乙、被上訴人方面：
壹、聲明：
一、上訴人上訴（包括本訴及反訴部分）均駁回。
二、除原審判決所示之給付金額外，上訴人應再給付被上訴人新臺幣五萬五千六百零七元，及如附表所示之利息起算日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。
三、上訴人反訴請求部分，被上訴人若受不利益判決，願以現金或臺北銀行敦化分行所發行之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。
四、第一、二審訴訟費用均由上訴人負擔。
貳、陳述：除與原審判決書所載者相同茲予引用外，補稱：
一、茲就上訴人主張分敘如下：
（一）各國專利申請實務，對申請人所提出之專利申請書內容之文字細節及條件明確與否，要求不一，例如於我國提出申請，其申請專利範圍之描述僅需大致符合「專利法施行細則」及「專利審查基準」中對於格式之一般性規定即可；反之，若於美國提出專利申請，則其申請專利範圍中之文字細節及技術交代如不夠明確，即非常容易遭美國專利商標局以不符合美國專利法第一一二條規定而予以核駁不准專利。因此，被上訴人代客戶申請專利時，為避免客戶日後會衍生再次修正內容支出額外費用或遭他國專利主管機關核駁，通常會依據我國實務狀況，以最大可能之權利範圍在我國先提出申請，而對於其他語系國家（如美國、歐洲專利聯盟等），則除將原說明書進行翻譯外，並會在格式及技術用語上力求界定明確，以期符合各國申請實務之需要。況被上訴人在撰擬完成向各國申請專利之專利說明書後，皆會先向客戶進行適當之說明並提供客戶審核，待客戶同意所擬內容後，才會向各該國提出申請。並會於提出申請後，將提出申請之證明文件及已提出之專利說明書寄交客戶存查。是被上訴人受委任代客戶申請專利，均係秉持專業，並於與客戶充分溝通後獲得核可後始提出申請。
（二）由於專利申請採屬地主義並採行獨立審查制，因此於我國取得核准之專利權範圍，並非即代表於他國亦得就相同內容取得專利。上訴人以向「中華民國」提出申請並經核准之專利內容，作為其與被上訴人「約定」向「其他各國」提出申請專利範圍之依據實與事實不符。事實上，上訴人委託被上訴人代為向國外申請專利，所欲借重者，即係被上訴人之專業及對世界各國專利申請實務之瞭解。倘若上訴人係期待被上訴人以與向我國申請專利之內容完全相同之文字向其他外國提出專利申請，則上訴人自行提出申請即可，何需花費額外之服務費用，藉由被上訴人代為提出申請？
（三）上訴人主張被上訴人所提出之英文申請書之發明說明部分皆由中文直接翻譯為英文，唯獨漏申請專利範圍中第一項專利未進行翻譯，實乃上訴人誤解專利申請實務所致。被上訴人代客戶向國外申請專利，並非直接將國內申請書直接翻譯英文提出申請，被上訴人除翻譯外尚須在格式及技術用語上，將技術及文義力求明確以符合他國專利審查要求。而上訴人所主張者正是因為被上訴人並非直接翻譯，因此造成外國申請書之文字敘述與我國申請案有些許相異之處，但事實上被上訴人代為向外國申請之申請專利範圍中確已涵括「電子致冷半導體」致冷功能。
（四）本案之主要爭點乃在於向國外申請專利之技巧，並非在國內申請專利之問題，而本案對於專利申請之背景及外國專利申請實務之不同，正是被上訴人有資格得以接受上訴人必須委託被上訴人代為提出申請之原因。綜上，可知本案爭點主要乃在於以下三點：
１各國專利申請實務，對於申請專利範圍格式及技術用語之要求是否相同？添２上訴人提出之「英文申請專利範圍」是否符合專利申請實務上之撰寫邏輯？
３被上訴人以較具體明確之「申請專利範圍」（包含九個構成要件）向其他國家
提出申請，卻仍須作更明確之修正才能取得專利，則以在我國取得專利之較不具體明確之「申請專利範圍」（僅包含有六個構成要件）直接向如美國等對於格式及技術用語要求更嚴格之其他國家提出申請，是否一定會順利獲准專利？
二、被上訴人代為向各國申請之專利範圍中，確已包含分別由「致冷電子半導體」及「共融鹽之相變化」完成之技術達成第一項專利之功能。
（一）上訴人所主張之以「致冷片」致冷成冰水之方式，實際上並不存在。被上訴人判斷上訴人應係指「致冷電子半導體」，此參諸該專利說明書之全部內容並無任何提及「致冷片」之敘述，即可獲得證明。
（二）被上訴人代上訴人申請專利之專利範圍第一項後段之「一電子致冷及冷源儲存器」其本身文義即包含「致冷」及「冷源儲存器」雙重功能。例如被上訴人代上訴人申請之美國第0000000號專利案，在其發明說明第一欄五六至六五行及第二欄三三至五三行（原文及其中譯本皆明示欲降溫成可「供飲用」之冰水（7℃－12℃）需使蒸餾水儲存槽（40）之蒸餾水通過「電子致冷及冷源儲存器50」，唯欲維持「7℃－12℃冰水」供使用者飲用主要係仰賴「共融鹽
26 之相變化」使之維持在「純固態」或「固液共存態」來控制由致冷電子半導體致冷之蒸餾水維持在冰水之低溫，即可獲得證明。而該「致冷電子半導體」及「共融鹽」正分別是達成「致冷」及「維持冷源儲存」之功臣，故依據系爭申請專利範圍第一項後段之記載，確已包含上訴人所主張之「致冷片致冷」之專利技術。而上訴人所主張被上訴人於代理其向各國申請專利之專利申請範圍中無致冷片致冷功能之記載，實係因上訴人誤解專利說明書所致。
（三）又專利說明書中之「發明說明」及所附「圖式」，論其性質乃「申請專利範圍」上位概念之發明標的「最佳或較佳實施態樣」之詳細說明，屬該發明標的最為確定且最具潛力之實施方式。由上訴人所肯認之中華民國第00000000號專利申請案之說明書第五頁第四段至第六頁第一段之說明可知，該發明僅以「液態共融鹽26」為達到「電子致冷及冷源儲存器50」中「冷源儲存」之唯一手段，亦即利用致冷電子半導體23降溫而獲得液態共融鹽26可跟著降溫而達到約8℃之相變化溫度（液態轉為固態），以達到儲存大量冷源之目的。換言之，使用「液態共融鹽」達成冷源儲存之功能既已明白揭示於專利說明書的發明說明段落中，其不僅代表權利範圍必然涵蓋該「液態共融鹽」之達成手段，更顯示該「液態共融鹽」之使用技術為完成本項蒸飲機冰水儲存之「最佳實施技術」。不料上訴人竟臨訟託辭於上訴理由中以「以共融鹽致冷成冰水，技術尚不穩定，共融鹽之貨源欠缺，尚在實驗階段並不成熟．．」等語主張被上訴人未完成委任事務，倘若該項技術並不成熟，何以上訴人會委託被上訴人將之列為「最佳實施例」中，並進而取得我國之專利，顯見上訴人已隨意編造自相矛盾之理由作為拒付款項之藉口。
（四）上訴人以中華民國發明專利第六一三九○號（申請案號：00000000，下稱「本國專利」）及美國發明專利第0000000號（申請案號：○七／
九六二．一一四號，下稱「美國專利」）委由臺灣經濟研究院智財所鑑定，作成鑑定研究報告書，認被上訴人代上訴人取得之外國專利並未包含如我國申請案中之申請專利範圍第一項「電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」功能。惟該份鑑定報告並無法反映本件爭點所在，且有諸多文字不符合專利申請實務之用語。業經臺灣經濟研究院智財所主任范徽瑜到庭為證說明，確認該份鑑定報告僅係就本國專利與美國專利文件，依鑑定報告書第十三頁所揭示之鑑定原則，僅對中文專利及英文專利之字面上用語，語法、字句等進行比對分析，並未對二造申請專利範圍所表達之手段、方法、形成之機能，達成之功能效用進行具體表達意見之鑑定。又依證人范徽瑜當庭自承其未有申請專利之實務經驗，對於美國專利申請實務亦不熟悉，而本案爭點乃在於被上訴人代上訴人向外國申請專利之申請實務，是上訴人提出臺灣經濟研究院之鑑定報告於本案顯無證據力，而證人范徽瑜於本案亦顯非適格之專家證人，而無法針對本爭點提出專家之意見。
（五）被上訴人為求慎重乃以本國專利及美國專利專利說明書及圖示公告本各乙份，另行委請臺灣電子檢驗中心，就「本國專利之申請專利範圍第一項之構成元件第一項專利是否於該美國專利之申請專利範圍中存在有相對應之元件問題加以鑑定。該電子檢驗中心鑑定報告所揭示之結論為：「該本國專利之申請專利範圍第一項的元件『一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水』可於該美國專利之申請專利範圍第一項中找到相對應之元件。」。其鑑定結論之根據為在美國發明專利第0000000號申請專利範圍第一項中，包含「電子致冷器，具有一電子致冷半導體及共融鹽，該電子致冷半導體降低溫度至使共融鹽之物理狀態轉變為固相或固—液共存相，使得蒸餾水流經浸泡在共融鹽內之盤管而冷卻成冰水」。顯見該美國發明專利之申請專利範圍中，確已包括將儲存之蒸餾水冷卻成冰水之功能，上訴人之主張實係誤解，並非實在。故被上訴人代理上訴人向外國申請專利之申請專利範圍中確實已包含系爭申請專利範圍無疑，上訴人實無任何理由拒付被上訴人為其向外國申請專利之服務費用。
三、本案被上訴人受上訴人委任代為向外國申請專利前已與上訴人就申請專利之細節等加以溝通，並交付上訴人專利申請通知、專利說明書及圖示影本等文件，該等文件均完全符合上訴人之指示，並經上訴人同意後始提出申請，上訴人實無理由藉詞推託不知申請內容。
（一）被上訴人受委任代理委任人向國外專利機關提出專利申請時，均會就各國專利主管機關對於專利申請書之文字細節及技術用語之要求，先行與委任人溝通，再依據委任人指示之內容，準備申請案所需之專利申請通知、專利說明書及圖示影本，並於事前呈送委任人審閱及向其說明，上開文件經委任人同意後，被上訴人始委交外國之專利代理人代為提出申請。而被上訴人於外國專利代理人提出專利申請案後，亦均會將正式申請通知、專利說明書及圖示影本再次呈送委任人審閱，並請其針對所提出之專利說明書等實質內容表示意見，以作為嗣後修正或答辯之準據及參考。又被上訴人於國外之專利主管機關核准委任人之專利申請案並取得專利權後，均會立即檢附正式核准通知及專利證書（包含專利說明書）正本送交被告再行審閱，並告知若發現證書內容有何不符或誤繕情形，應即告知被上訴人，以便進行相關修正程序。
（二）本件被上訴人受上訴人委任代為向外國申請專利時亦同前述之程序加以處理，如就美國申請案，被上訴人於八十一年十一月三十日向上訴人報告申請事宜並交付專利說明書，又於八十三年一月十五日向其報告針對美國專利商標局之審查意見已提交答辯書並檢附該英文答辯書，另於八十三年一月二十四日向其報告核准事，嗣後又於同年七月九日寄交包含說明書全文之專利證書予上訴人，其中並特別通知上訴人務必詳細核閱內容之正確性，以確保其權益，其他各國之申請被上訴人亦同此通知程序呈送上訴人。然上訴人從未向被上訴人表示上開專利說明書之內容有何錯誤不實之處，足徵被上訴人代理上訴人向國外申請專利之專利範圍及申請專利之相關文件均係完全符合上訴人之指示，並經上訴人同意。殊料上訴人現竟否認被上訴人於向國外提出專利申請前曾將相關申請文件於事前交由上訴人審閱及向上訴人說明。
（三）又上訴人主張其非法律專業人士，根本不懂英文，無法於被上訴人於委任國外專利代理人提出申請後，事後進行審閱被上訴人交付之正式申請通知、英文專利說明書及圖示，但事實上上訴人甲○○擔任「明園機電工業股份有限公司」負責人多年，從事此項技術之研發經驗豐富，實無理由藉詞推託其無法進行審閱，並不知道申請之內容。
（四）又上訴人以上訴人若能審閱文件，了解申請內容，其得自行提出撰寫專利說明書提出申請，何須花費額外服務費用委由被上訴人申請云云，顯亦係似是而非之論。蓋「審閱文件」與「撰寫文件」本身需所具備之條件截然不同，所需具備之知識層次亦不相同，有能力審閱文件者不一定有撰寫文件之能力。上訴人作此主張無非企圖藉此掩飾被上訴人前曾提供各項申請文件予上訴人核閱，並經上訴人詳閱確認無誤後，始向外國提出申請之事實。顯見上訴人之前述主張並非可採。
四、另被上訴人八十七年十月三日函僅係依上訴人指示，向外國專利代理人發函詢問「擴大申請專利範圍」之可行性，並非如上訴人所言係為彌補過失之善後工作。
（一）上訴人主張被上訴人未依約完成委任事務，於其要求下，上訴人進行善後工作，向各國申請修正或擴張專利申請範圍，俾符合上訴人原先之指示云云，與事實不符。蓋被上訴人基於服務客戶暨與上訴人多年之業務往來，在上訴人懷疑「業界或有可能僅利用『電子致冷半導體』來降低溫水之溫度至冰水階段來進行冰水製作」後，即應上訴人要求發函洽詢其他申請國家之專利實務，上訴人於獲得他國專利代理人之回覆意見後，即迅速於八十七年十月三日以信函報告上訴人對於系爭技術擴張申請專利範圍之可行性查詢之結果，不料上訴人竟為免於給付服務費反誣指該函為被上訴人彌補過失所提供之意見，此項指摘顯非可採。被上訴人未因此額外之工作負擔而請求上訴人追加服務費用，乃係基於專利代理人界之作業慣例，絕非係上訴人所稱之彌補過失行為。
（二）又上訴人主張被上訴人從未交付歐洲專利聯盟之專利證書，足證被上訴人未依約完成委任事務。按上訴人之申請案雖於八十二年十月十四日即向歐洲專利聯盟提出申請，唯經冗長之實體審查過程，至八十七年十二月二十三日始獲得專利之核准，再經歐洲專利聯盟專利局之文件作業與寄發時間，被上訴人於八十八年五月三日始接獲該專利證書，而被上訴人早於八十八年二月四日即以書面終止與上訴人間之委任契約，該時自無再對上訴人提供服務之義務，上訴人意圖以此不實情事混淆視聽，無非藉此不履行其應給付被上訴人服務費之義務。
五、被上訴人基於專業服務，使上訴人之創作陸續獲准專利俱為事實，至於其得否行銷專利產品獲得利益，端視上訴人行銷手法而定，與被上訴人提供之服務無關。
（一）上訴人屢次主張其產品外銷之期待利益因其未取得他國之專利證書而受有損害。但被上訴人確已依上訴人指示向各國申請專利，並已取得各該國之專利證書，至此被上訴人已盡其應盡之義務（關於此事實部分，上訴人於前審及鈞院歷次審理均承認已取得各國之專利證書，不料，其於八十九年二月十八日所提之準備書狀中竟就此加以否認），至於上訴人得否因其專利產品之外銷取得利益，端視上訴人行銷手法之良莠，當非被上訴人依委任契約應負之義務，況上訴人自始未就其損害提出任何證明，而僅空言其受有損害，可見其乃上訴人避免給付服務費用之託詞。
（二）縱上訴人認其受有損害，惟此亦須由上訴人證明被上訴人處理事務確有過失，而其確實發生損害，及被上訴人之過失與損害間有因果關係存在始足當之，而上訴人自始未提出任何說明及證據加以證明。
六、末查，被上訴人自八十六年起即一再請求上訴人儘快給付相關服務費用以及代墊款，然上訴人一再拖延，始終拒不給付。被上訴人迫於無奈，不得已乃於八十八年二月四日發函終止與被告間之委任關係，是被上訴人並非無端片面終止與上訴人間之委任關係，上訴人就此部分之主張顯與事實不符。又被上訴人於通知終止與上訴人間之委任關係時，已儘可能兼顧上訴人之權益，並非上訴人所言不利於上訴人之時期下片面終止契約，致其受損害。況且上訴人自始未具體說明其所受損害為何。
七、被上訴人雖已於八十八年二月四日以書面終止與上訴人間之委任契約，但被上訴人於終止該委任契約前，依據上訴人之指示，陸續委任外國代理人代為處理申請專利相關程序。此等服務費用，外國代理人於八十八年二月四日後，仍陸續向被上訴人請求付款，被上訴人因此代墊相關費用共計五萬五千六百零七元，包括：
（一）歐洲專利聯盟第00000000‧七號專利申請案，核准後之指定義大利及法國程序服務費，此為上訴人於八十八年一月六日簽署之委任書中即表明義大利之意思表示，被上訴人於同年一月八日將之寄交國外代理人進行處理。被上訴人於同年二月四日解除與上訴人之委任契約後，即於同年月五日通知國外代理人終止後續服務，惟國外代理人就前述服務則於同年四月二十三日寄交服務費帳單予被上訴人請款。
其中包括：
１核准後指定英國之程序服務費八十點九八英鎊，合新臺幣四千二百六十四元。２核准後指定義大利及法國之程序服務費八百五十點六二英鎊，合新臺幣四萬四千零六十二元。
（二）馬來西亞ＰＩ0000000號專利申請案，核准後繳納第三年（第二次）年費及其程序服務費美金一百二十八元，合新臺幣四千二百二十四元。此部分係被上訴人於八十六年十二月二十三日以信函通知上訴人第二年年費繳費期限為八十七年十二月三十一日，上訴人於同年月十四日以口頭指示被上訴人代為繳納第二年年費。衡諸常情，上訴人顯不可能為區區新臺幣四千餘元即放棄其先前耗費資金所辛苦申請獲得之專利，且被上訴人亦不可能無緣無故為上訴人代墊該筆費用。
（三）新加坡第九六二二五九之五號專利申請案，核准後領取證書之程序服務費用新加坡幣一百四十九元，合新臺幣二千八百五十七元。被上訴人於八十八年二月四日以臺北郵局一一八支局二一○號存證信函及同年月六日臺北郵局第一一八支局第二二四號存證信函附件中明白表示已接獲國外代理人寄來新加坡申請案核准登錄證書，被上訴人之相關服務費為新臺幣八千一百三十元，上訴人若有需要被上訴人提供該項服務，則請告知被上訴人，惟上訴人未提出此項要求，且未付該筆服務費用，因此該核准證書仍由被上訴人持有中，依民法第二百六十四條規定，被上訴人當得拒絕交付新加坡申請案之核准證書，本件申請案外代理人領取證書之服務費乃係發生在被上訴人解除委任契約之前，當然在本件請求之範圍。
因前揭代墊款項外國代理人係於本件起訴後始向被上訴人請求，且與原起訴聲明本於同一訴訟標的法律關係而生，為此被上訴人爰依民事訴訟法第四百四十六條第一項準用同法第二百五十六條第二款規定擴張訴之聲明。
八、上訴人以有可歸責於被上訴人之事由致給付不能，上訴人依民法第二百二十六條、第二百五十六條規定解除與被上訴人間之委任契約，並主張依民法第二百五十九條第一項第一款規定，被上訴人應返還前已給付之新臺幣一百零五萬二千五百七十五元等語云云。唯查，如前所述被上訴人代上訴人向各國申請之專利申請案，於申請專利範圍及發明說明項下確已包括分別由「致冷電子半導體」及「共融鹽之相變化」之技術達成「一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」之功能，可見上訴人主張顯非事實，更無所謂給付不能之情事，上訴人反訴請求部分顯於法無據。退萬步言，被上訴人代上訴人申請專利乃依個別申請案受委任，有上訴人所簽發各國個別之委任書可稽，上訴人除委任被上訴人向美國、加拿大、日本、泰國、歐洲專利聯盟等國申請專利外，尚包括最初之國內申請案及大陸等申請案，而就我國申請案部分上訴人不僅未為爭執且據以為主張被上訴人給付不能之依據，然上訴人竟於提起之反訴中主張被上訴人應將包括我國申請案部分之服務費用退還予上訴人，更何況上訴人早已陸續取得世界各國所核准之專利在案，其發明在世界各國均已可享受專利權之保護，顯見上訴人純係藉詞脫免其給付服務費用之義務，其主張並非可採。
九、綜上所陳，被上訴人代理上訴人向外國申請專利，被上訴人乃係依其專業就技術格式及文字力求界定明確，以符合該國專利申請實務之需要，且被上訴人在撰擬完成專利說明書後，均先向上訴人進行說明並提供審核，待上訴人同意後始提出申請，上訴人並已取得各國之專利證書，其專利範圍實際上確已包括上訴人屢屢爭執之第一項專利功能。被上訴人既已履行完畢上訴人所委託處理之各項事務，上訴人並已享受被上訴人處理事務之成果（即取得世界各國之專利權），實不容上訴人再任意藉辭脫免其給付服務費用及代墊款項之責。
叁、證據：援用原審之立證方法外，另聲請訊問證人洪瑞章，並提出被上訴人向美國
申請第0000000號專利說明書及中譯本節本、中華民國第00000000號專利申請案說明書節本、八十二年十一月三十日函、八十三年一月十五日函、八十三年一月二十四日函、八十三年七月九日函、八十七年十月三日函、歐洲專利聯盟專利公報、美國申請案申請文件、美國申請案美國專利商標局核准文件、新加坡申請案新加坡專利局核准文件、馬來西亞申請案馬來西亞專利局核准文件、歐洲專利聯盟申請案歐盟專利局核准文件、泰國申請案申請文件、日本申請案申請文件、加拿大申請案申請文件、各國申請文件及核准文件中有關「電子致冷半導體」之申請專利範圍及發明說明相對應中譯本、上訴人簽發委任被上訴人向各國提出申請之委任書等件影本及臺灣電子檢驗中心鑑定報告、歐盟申請案核准後指定英國、義利大及法國之程序服務費用歐盟代理人開立之帳單及被上訴人匯款證明、馬來西亞申請案核准後繳納第三年年費及其程序服務費用馬來西亞代理人開立之帳單及被上訴人匯款證明、新加坡申請案准後領取證書之程序服務費用新加坡代理人開立之帳單及被上訴人匯款證明等件（均影本）為證。
理 由
壹、程序方面：按在第二審為訴之擴張、追加或提起反訴，非經他造同意，不得為之。但第二百五十六條第二款至第四款情形，不在此限。民事訴訟法第四百四十六條第一項定有明文，此依同法第四百三十六條之一第三項，亦為簡易訴訟程序第二審程序所準用。本件被上訴人於第一審基於兩造間委任契約，請求上訴人給付三十九萬一千五百八十六元及其利息，嗣於本院另擴張請求代墊款項五萬五千六百零七元及如附表所示利息起算日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，此與被上訴人在第一審所請求者均係依同一委任契約，係基於同一之訴訟標的，應屬擴張應受判決事項之聲明，本院自得就此部分為裁判，合先敘明。
貳、實體部分：
一、被上訴人起訴主張上訴人自八十五年起陸續委請被上訴人向歐洲專利聯盟申請「純淨省能源之冰、溫、熱蒸餾水蒸飲機」發明專利及繳納年費之相關事宜，上訴人積欠之款項共計三十九萬一千五百八十六元，爰依委任契約關係訴請被告給付上開欠款及其法定遲延利息。另本件被上訴人受上訴人委任代為向外國申請專利前已與上訴人就申請專利之細節等加以溝通，並交付上訴人專利申請通知、專利說明書及圖示影本等文件，該等文件均完全符合上訴人之指示，並經上訴人同意後始提出申請，上訴人實無理由藉詞推託不知申請內容。又被上訴人受上訴人委任，依指示代理向國外專利主管機關申請系爭產品之專利，業經美國、歐洲專利聯盟、馬來西亞等國陸續核發專利證書並取得專利權在案，故被告抗辯其智慧財產權無法獲得確保云云，實屬無據。至其得否以專利產品行銷，敦視上訴人經銷手法，與被上訴人無關。再上訴人主張被上訴人給付不能，提起反訴請求解除契約及損害賠償云云，惟本件被上訴人受上訴人委任申請專利，並無給付不能情事，上訴人所主張並非事實，上訴人主張解除委任契約，於法無據等語。上訴人則以被上訴人向國外申請專利時竟擅將上訴人指示專利範圍之第一項專利刪除，更漏未在發明說明項下就此提出說明，致各該國核發之專利證書均僅有溫、熱蒸餾水之功能，卻無冰水功能，與被告獨創發明集合冰、溫、熱三種功能於一體之系爭機器不符，被上訴人顯未盡受任人之義務。嗣經上訴人要求解決，被上訴人為彌補過失特向各該國申請修正專利申請。詎被上訴人明知無法辦理修正變更上開國家之專利申請內容，竟片面終止委任契約。被上訴人既未依被告指示處理代為申請專利之事務，依民法第五百四十八條第二項之反面解釋，自不得請求給付報酬。又被上訴人未達受任人之職責，且已造成被告重大之損害，爰依民法第二百二十六條、第二百五十六條之規定，解除二造間之委任契約，並依民法第二百五十九條第一項第一款之規定訴請返還上訴人已給付之款項如反訴聲明所示等語置辯。
二、查：本件被上訴人自八十一年間起陸續委請申請系爭機器發明專利及繳納年費之相關事宜，業經被上訴人代為向我國、歐洲專利聯盟、美國、加拿大、新加坡、中國大陸、馬來西亞、泰國、日本等申請核發專利證書，上訴人共積欠款項新臺幣三十九萬一千五百八十六元，嗣經被上訴人於八十八年二月四日終止委任契約，為兩造所不爭執，復有被上訴人於原審所提出之信函及於本院所提出向美國申請第0000000號專利說明書及中譯本節本、中華民國第00000000號專利申請案說明書節本、八十二年十一月三十日函、八十三年一月十五日函、八十三年一月二十四日函、八十三年七月九日函、八十七年十月三日函、歐洲專利聯盟專利公報、美國申請案申請文件、美國申請案美國專利商標局核准文件、新加坡申請案新加坡專利局核准文件、馬來西亞申請案馬來西亞專利局核准文件、歐洲專利聯盟申請案歐盟專利局核准文件、泰國申請案申請文件、日本申請案申請文件、加拿大申請案申請文件等件為證，自堪信為實在。上訴人於本訴中拒絕給付上開費用及反訴請求被上訴人給付業已給付之服務費新臺幣一百零五萬三千五百七十五元，係以其委任被上訴人申請專利，然被上訴人竟擅自將上開申請範圍第一項專利刪除，此將導致獲准之國外專利證書就冰水部分只能以共融鹽方式達成方享有專利權，而最基本之致冷片致冷方式則未享有專利，與系爭機器功能完全不符。被上訴人雖代上訴人申請取得上開國家地區之專利證書，卻毫無用處為由，是本件爭點係在究被上訴人為上訴人代為向國外申請專利，是否有上開未依上訴人指示申請專利之情形。
三、經查：依被上訴人所提出之被上證一之被上訴人向美國申請第0000000號專利說明書及中譯本節本對照以觀，其中就「一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」之文字敘述，確實有「..., or can be chilled by
the electronic chilling device to the temperature between 7℃and 12℃
for drinking by users.The heat energy absorbed from the hot waterundergoing chilling process in the chilling device can be used topre-heat the softened water in the first heat exchanger.」、「...Inaddition,the distilled water in the distilled water storade tank 40may,after being let out through pipe 6,also flow, through pipe 7,into
the electronic chilling device 50 in which the water is chilled to the
low temperature between 7℃and 12℃and then flow out through the icywater outlet pipe 11 for drinking by users.」之相對應之陳述（中譯文為：「通過電子致冷及冷源儲存器，使蒸餾水降為7℃至12℃之冰水飲用，而致冷時所吸收的熱可作為軟化水預熱之用」、「此外，蒸餾水儲存槽40之蒸餾水亦可由管6經管7流經電子致冷及冷源儲存器50，而降溫成7℃至12℃左右之冰水，再由冰水出水管11流出供飲用」）。本件經上訴人向臺灣經濟研究院智財所就我國申請案號第00000000號專利說明書與美國申請編號○七／九二六．一一四號英文專利說明書進行比對文字敘述是否相同，其鑑定原則係將英文專利內容按字面意思翻譯成中文，中文專利內容翻譯成英文為雙重比對分析，並就其間字面上用語、語法、字句等進行分析比對，未就兩造申請專利範圍所表達之手段、方法、形成之機能、達成之功效進行具表達意義之鑑定，經比對結果認為英文專利申請範圍並未有「一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冷水」之敘述說明，且雙造間所敘述之文字內容並不相同，固有上訴人所提出之上開研究院所出具之鑑定研究報告書可查，經本院訊問證人即參與上開鑑定之該所研究主任范徽瑜到庭證稱：中文專利內容及英文專利申請比較結果，在文字表達部分，英文部分把中文獨立項加上一項附屬項，成為獨立項敘述，所以鑑定出文字表達是不相同的。在實質上本案並沒有鑑定，沒有接受委託。報告書第七頁壹２這個項目，是附屬在壹１最後一項的說明，在英文的部分，是將１最後一項及２結合在獨立項，以一般專利情況來看，獨立項的專利權範圍限制會比附屬項來的大。所以會變成第１項的最後一項，會被限制在２的範圍內，所以在英文的範圍內會被限制的比較小。但是這是一般情況，附屬項編入獨立項是否限制範圍會縮小，仍要進行實質比對。另依被上訴人亦送請臺灣電子檢驗中心就上開專利申請，就申請專利範圍第一項之特定元件「一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」是否與美國專利申請專利範圍中存有相對應之元件，經以上開二專利之特定元件比對及該特定元件的技術特點及功效之比對分析，認為二專利之申請專利範圍第一項之特定元件在技術特點功效的分析比對之後，本國專利之該「電子致冷及冷源儲存器」及美國專利之該「冷源致冷器」分係為一種藉由共融鹽相態變化以吸收冷源，進而冷卻盤管內之水之裝置，且兩者同時具有冷卻水、儲存冷源及節省能源之功效，因此可判斷該本國專利之該「電子致冷器及冷源儲存器」可在該美國專利範圍中找到，鑑定結論為該本國專利之申請範圍第一項的元件「一電子致冷及冷源儲存器，可將儲存之蒸餾水冷卻成冰水」可在該美國專利之申請專利範圍第一項找到相對應之元件。參以證人范徽瑜所證臺灣經濟研究院智財所之鑑定原則僅作文字上之比對，未就兩造申請專利範圍所表達之手段、方法、形成之機能、達成之功效進行具表達意義之鑑定，本件如就上訴人所主張申請專利範圍是正確的話，在美國不一定通過，且范徽瑜本人雖對美國專利有研究，然伊未曾代客戶申請過專利，對美國專利申請實務不是很瞭解等語，上訴人所提之臺灣經濟研究院智財所之鑑定報告，就上訴人所為主張，尚不足為相當之證明，被上訴人所提出之臺灣電子檢驗中心分就該特定元件的技術特點及功效之進行比對分析，所為鑑定應較為可採。則上訴人以被上訴人未依約定申請專利，致上訴人原先預期之全球銷售推展計劃完全無法進行，與未取得我國專利證書之結果一致，對上訴人言並無任何實益，且無法透過修正或擴張專利申請內容之方式達成上訴人指示之申請專利範圍，已陷於給付不能，而主張解除與被上訴人間之委任契約，並反訴請求返還已給付之費用云云，即非可採，上訴人並據為拒絕給付被上訴人代墊之專利服務費，亦非正當。
四、本件被上訴人於二審擴張請求上訴人給付服務費新臺幣五萬五千六百零七元，其主張為上訴人代為申請歐洲專利聯盟第00000000．七號專利申請案，於核准後指定英國之程序服務費八十點九八英鎊，合新臺幣四千二百六十四元，核准後指定義大利及法國之程序服務費八百五十點六二英鎊，合新臺幣四萬四千零六十二元；馬來西亞號專利申請案，核准後繳納第三年（第二次）年費及其程序服務費美金一百二十八元，合新臺幣四千二百二十四元；新加坡專利申請案，核准後領取證書之程序服務費用新加坡幣一百四十九元，合新臺幣二千八百五十七元等語，為上訴人所否認。查：上訴人就被上訴人所主張已代為墊款核准後指定英國之程序費用新臺幣四千二百六十四元部分不爭執，且有被上訴人所提出之帳單及匯款證明為證，被上訴人此部分主張，自足信為真正。至被上訴人主張已代墊核准後義大利及法國之程序費用折合新臺幣四萬四千零六十二元、馬來西亞號專利申請案核准後繳納第三年（第二次）年費及其程序服務費折合新臺幣四千二百二十四元；新加坡專利申請案，核准後領取證書之程序服務費用新臺幣二千八百五十七元等情，有被上訴人所提出之帳單及匯款證明、賣出外匯水單及手續費收據、匯出匯款證實書為證，參以被上訴人於原審起訴主張被上訴人自八十一年間起陸續委請申請系爭機器發明專利及繳納年費之相關事宜，業經被上訴人代為向歐洲專利聯盟、新加坡、馬來西亞等申請核發專利證書，已如前述，而上訴人亦自承其委任被上訴人申請系爭機器專利係為全球銷售推展計劃而為，應足認被上訴人上開主張為真正；上訴人空言否認，尚不足採。至上訴人辯稱：有關歐盟核准指定義大利及法國之程序，被上訴人前均會通知有關辦理之程序，但本件上訴人從未接獲有關辦理程序之通知，足見上訴人未於合約終止前已指定義大利及法國之程序行為，自無服務費之產生；至新加坡申請案，被上訴人存證信函已明載領證及提供證書服務費用為新臺幣八千一百三十元，若需提供此服務，請賜告本所，顯然該費用於當時尚未產生，上訴人並未提出此項請求，自不得請求此項費用；關於馬來西亞部分，上訴人未指示，與上訴人無關等語。按受任人因處理委任事務，支出之必要費用，委任人應償還之，並付自支出時起之利息，民法第五百四十六條第一項定有明文。經查：被上訴人所主張馬來西亞專利申請案核准後繳納第三年（第二次）年費及其程序服務費部分，依其所提出之帳單中，其帳單日期為八十七年十二月二十一日；又新加坡專利申請案，核准後領取證書之程序服務費用部分，其帳單日期為八十八年一月十二日，均有上開帳單可查，則此部分費用於被上訴人終止前，業因被上訴人將上訴人所委託之代辦事項委外國代理人，由外國代理人辦理而發生該項費用，嗣後雖於被上訴人終止兩造委任契約後，始由被上訴人代墊該項費用，惟此項費用之發生既係在委任契約生效期間所發生，而被上訴人受上訴人委任處理關於系爭機器之專利申請等事項，而專利之申請，各國除申請費及證書費外，每年並收取年費，此於我國專利法第八十四條亦同有此項規定，是關於申請費、證書費及年費之繳納，均係獲取及維持專利權存續之必要手續。又被上訴人委任各國辦理上訴人所委託之專利申請等事務，業經上訴人同意得委託第三人辦理委託事務，此由被上訴人所提出之委任書即可得知，且各國專利申請等事務涉及專業，各國之規定亦不盡相同，自需由各該國專業代理人為之較有利於委任人及便利，是由被上訴人再行委託各國代理人亦屬必要。故此等費用之支出，均為受任人辦理委託事項所應注意及應辦理之事項，自屬必要費用，則此部分費用，應認屬受任人因處理委任事務所支出之必要費用，依前揭規定，自應仍由上訴人償還之。至被上訴人所主張之義大利及法國程序服務費部分，其帳單日期雖為八十八年四月二十三日，惟依被上訴人在原審所提出被上訴人於八十六年十一月二十七日致上訴人函中提及已獲歐洲專利聯盟通知將獲核准專利，並指核准之歐洲專利須至各指定國家專利登錄，指定國共計十七國，包括．．．法國、義大利．．．（原審卷所附原證四參照）；被上訴人於八十七年十一月六日致上訴人函中，提及業已指示各指定國（英國、法國、德國及義大利）之複代理人準備進入各該國國家階段之程序．．．。另請陳先生（即上訴人）於八十七年十一月二十五日前將本所（即被上訴人）於八十六年十一月二十七日函寄之「義大利委任書」簽署英文姓名後寄回本所，以利後續程序．．．（原審卷所附原證八參照），且有被上訴人於本院所提出之委任書（POWER OFATTORNEY，本院卷附被上證十八第六頁參照），而上開函文及委任書復為上訴人所不爭執，自足信上開函文之真正，依上開函文內容，應係被上訴人就上訴人委任事務為報告其進行顛末及費用收取事宜，足認上訴人確有指定法國、義大利等國之專利服務事項。則此部分款項帳單日期記載雖係於終止委任契約後，然此部分亦係被上訴人為上訴人理委任事務所支出之費用。上開指定英國、義大利及法國程序服務費、馬來西亞第三年年費及程序服務費、新加坡領取證書之程序服務費等，被上訴人於原審請求時，被上訴人亦未列計其中，是其於本院審理中本於兩造間之委任契約擴張請求，自屬正當。
五、綜上所述，本件被上訴人並未有上訴人所指未依約定事項辦理委任事務之情形，則被上訴人在原審請求上訴人給付服務費新臺幣三十九萬一千五百八十六元及自八十八年二月八日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，自屬有據，應予准許。而被上訴人在原審主張解除契約，反訴請求上訴人返還新臺幣一百零五萬三千五百七十五元，及自反訴狀繕本送達翌日至清償日止，按年息百分之五計算之利息，則非正當，應予以駁回。原審判命上訴人給付且依當事人聲請，為准、免假執行之宣告並駁回上訴人之反訴及其假執行之聲請，核無違誤，上訴意旨就此部分仍執陳詞，指摘原判決不當，求為廢棄，非有理由，應駁回其上訴及假執行之聲請。另被上訴人擴張請求指定英國之程序服務合新臺幣四千二百六十四元、指定義大利及法國之程序服務費合新臺幣四萬四千零六十二元、馬來西亞號專利申請案，核准後繳納第三年（第二次）年費及其程序服務費合新臺幣四千二百二十四元、新加坡專利申請案，核准後領取證書之程序服務費用合新臺幣二千八百五十七元等服務費係屬正當，已如前述，然上開金額合計為新臺幣五萬五千四百零七元，被上訴人計為五萬五千六百零七元，似屬有誤，則被上訴人請求上訴人給付新臺幣五萬五千四百零七元及如附表所示利息起算日至清償日止，按年息百分之五計算之利息為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。
六、至被上訴人擴張請求部分，並未聲請假執行，上訴人聲請供擔保免假執行，恐係誤會。兩造其餘之陳述及所提其他證據，本院均已斟酌，且與於本判決結果無影響或於本案之爭點無涉，故不再逐一詳述，附此敘明。
據上論結，本件上訴為無理由，被上訴人擴張之訴一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百四十九條第一項、第七十八條、第七十九條但書、、第四百六十三條，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 四 月 三十 日
民事第四庭審判長法官 謝明珠
法官 劉又菁法官 蔡政哲右為正本係照原本作成本件當事人須以本判決適用法律顯有錯誤為上訴理由時，始得於本判決送達後二十日內向本院提起上訴狀，如已於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後十日內補具上訴理由（均按他造當事人之人數附繕本），並經本院許可後方得上訴最高法院。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 一 日
法院書記官 官碧玲