臺灣臺北地方法院民事判決 八十九年度國貿字第二七號
原 告 美商大英百科全書公司
Encycl法定代理人 William法定代理人 甲○○右當事人間請求變更名稱登記等事件，本院判決如左：
主 文被告應向經濟部商業司、台北市政府、經濟部國貿局等主管機關，辦理被告之中、英文公司名稱之變更登記，將「大英」及「EB」字樣自被告之中、英文公司名稱中刪除，並不得再使用「大英」及「EB」字樣作為被告之中、英文公司名稱之一部或全部。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
壹、聲明：
一、如主文第一項所示。
二、被告應給付原告新台幣（下同）一百二十萬元，及自民國八十四年十一月二十日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
貳、陳述：
一、訴外人E.B.International, Inc.，於八十四年九月四日與被告簽立DistributorAgreement（下稱系爭經銷協議），嗣E.B.International, Inc.依據系爭經銷協議第十七條之（Ｃ）之規定，於八十五年十二月一日將其就該協議所有之權利移轉予原告，是原告有權依據系爭經銷協議提起本件訴訟，先予敘明。
二、依系爭經銷協議第十二條之約定：「... 分銷商（即被告）進一步同意不得用任何語言使用美國大英公司之名稱或商標或使用美國大英公司之名稱和商標，包括但不限於『大英（Britannica）』、『大英百科（EB）』或其他任何可能被認為是『大英（EB）』的名稱或標誌建立或組織任何組織或公司。另外，分銷商將於西元一九九五年十一月二十日以前不再使用任何與美國大英公司之商標『大英（EB）』有關之名稱作為分銷商之公司名稱之一部或全部。... 」是以被告至遲於八十四年十一月二十日前，應將美國大英公司之商標「大英」及「EB」有關之名稱或字樣，自被告之中、英文公司名稱中予以刪除，且不再使用與「大英」及「EB」有關之字樣作為其中、英文公司名稱之一部或全部。
三、惟查，被告仍使用「台灣大英百科股份有限公司」及「TAIWAN E.B. BOOKS CO.,
LTD.」作為其登記之中、英文公司名稱，原告前曾函請被告履行系爭經銷協議第十二條之義務，被告亦多次同意，詎均未依約辦理變更名稱之事宜。是原告提起本件訴訟，請求被告履行系爭經銷協議第十二條之義務如主文第一項所示。
四、次就損害賠償方面：㈠被告既未依約履行系爭經銷協議第十二條之義務，即應依債務不履行之規定，對原告因此所受之損害，負損害賠償之責。
㈡原告就「大英」或「EB」等相關之圖樣，已分別於四十九年就「Encyclopaedia
Britannica」、七十五年就「Britannica大英」及七十七年就「大英」等圖樣，於我國獲准註冊在案，其中「大英」之商標專用權期間至九十七年，其餘之商標專用權亦正申請延展專用期間中。被告既仍利用「大英」之名稱作為營業之用，即屬侵害原告商標專用權之行為，依商標法第六十一條、第六十六條第三項之規定，被告亦應負損害賠償之責。
㈢又原告創立至今已逾二百年，累積優良聲譽，使「Encyclopaedia Britannica」
、「大英」、及「EB」成為國際知名之商標，嗣原告欲於八十七年間在台灣設立分公司時，因被告仍登記在案，致原告竟無法使用自己之知名商標「大英」作為台灣分公司之名稱，原告所受有之損害即為無法以其原有之名稱暨知名商標作為台灣分公司之公司名稱所導致商業上利益之減損。另被告以「台灣大英百科」之名自行出版「一片情」、「杏花天」等情色文學書刊，誤導大眾認為前述書刊係由原告或其關聯公司所出版；且前述書刊亦多在內容不堪入目之「思無邪」網站上販售，消費者亦易認為該網站與原告間必然有所關聯，是以足以減損原告之商譽。
㈣雖難以證明前述損害之確切數額，但依民事訴訟法第二百二十二條之規定，請本
院就原告商譽受損及因被告不履約致原告無法使用該名稱之損害情形，定損害數額。
五、對被告抗辯之陳述：㈠本件爭議，屬系爭經銷協議第十六條但書所指「涉及有關使用美國大英商標」之事項，是無交付仲裁之必要。
㈡系爭經銷協議雖於八十五年三月四日因期限屆滿而終止，但此終止僅使契約向將來失其效力，原來之權利義務並不受契約終止之影響。
乙、被告方面：
壹、聲明：駁回原告之訴。
貳、陳述：
Ａ、程序方面：本件爭議並非涉及使用美國大英商標之事項，依系爭經銷合約第十六條之規定，本件爭執應先交付仲裁，並應於仲裁程序終結前停止：
㈠按「仲裁協議，如一方不遵守，另行提起訴訟時，法院應依他方聲請裁定停止訴訟程序，並命原告於一定期間內提付仲裁。」仲裁法第四條定有明文。
㈡次按本件經銷合約第十六條約定：「除下述但書之情況以外，任何因本協議或有
關本協議所引起之爭端、違約和協議解釋等，應由美國伊利諾州芝加哥市仲裁委員會，依當時有效之美國仲裁協會規章條例或由任何在仲裁中勝訴一方依仲裁程序及有司法管轄權法院之判決先例為仲裁。但任何涉及有關使用美國大英商標、著作權資料或分銷商未及時支付應付款項等之本協議違約事項，美國大英有權立即進行司法訴訟程序，以實現其依本協議就上述有關事項應有之權利，即不適用上述有關仲裁之規定。」是以兩造間之爭執，除係涉及有關使用美國大英商標、著作權資料或分銷商未及時支付應付款項等之違約事項，原告得逕行起訴外，皆應先提付仲裁，洵屬確定。本件原告依據兩造間經銷合約請求被告變更公司名稱登記等事項，並非涉及使用美國大英公司商標、版權資料或分銷商沒有及時支付應付款項等違約事項，揆諸前揭協議，原告即應先提付仲裁，惟原告竟逕行起訴，揆諸首揭條文，本件訴訟即應於仲裁程序終結前裁定停止。
㈢復按「本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容
器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布。」商標法第六條定有明文。是以所謂「商標之使用」，係指為表彰自己營業之商品，將商標附記於商品或其他附隨於商品之物件上，以為行銷之用之行為。查本件原告係起訴請求被告變更公司名稱登記等事項，揆諸前開條文之解釋，與商標之使用無涉，且被告並無將「大英」字樣作為商標附記於商品或其他附隨於商品之物件上之行為，益足徵本件與美國大英公司商標之使用無涉，至為明確，從而本件即應依系爭經銷合約第十六條之約定先行提付仲裁。
Ｂ、實體方面：
一、系爭經銷合約今已因終止而失其效力，被告自不再受其拘束：㈠按「附終期之法律行為，於期限屆滿時，失其效力。」民法第一百零二條第二項
定有明文。職是，法律行為附有終期者，於期限屆至時，即失其效力，不再拘束法律行為之當事人，應無疑義。
㈡查系爭經銷合約之有效期間係自八十四年九月四日起至八十五年三月五日止，其
係屬附終期之法律行為無疑，揆諸前揭條文，其於所附之終期屆至之日，即八十五年三月五日後，即失效力而不再拘束契約之雙方當事人，換言之，本件兩造自該日起均不再負有契約義務，是以原告於今據已失效之系爭經銷合約請求被告履行契約義務，顯無理由。
二、被告公司設立登記在先，關於其名稱之使用應有善意保護原則之適用：㈠按「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱商號或其商品之名稱、
形狀、品質、功用、產地或其他有關商品本身之說明，附記於商品上非作為商標使用者，不受他人商標專用權之效力所拘束。」商標法第二十三條第一項定有明文。
㈡查被告公司於七十四年即已設立，並於經濟部登記在案，而原告公司於七十五年
始將「BRITANNICA大英」之商標在我國為商標註冊之登記，則被告公司既設立登記在先，足徵其於使用「大英」作為公司名稱之當時，並無法預知「大英」字樣係原告公司之商標，揆諸前揭條文，被告公司使用「大英」字樣作為公司名稱應有善意保護原則之適用，而不為商標專用權之效力所拘束。
三、被告並無侵害原告之商標專用權，原告以其商標專用權受侵害為由，請求被告負損害賠償責任，實無理由：
㈠按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償。」、「有第六十
二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權。」商標法第六十一條第一項、第二項分別定有明文。復按同法第六十二條第一款及第二款，其規定：「一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」是以所謂侵害商標專用權之行為，係指使用相同或近似於他人註冊商標圖樣於同一商品或類似商品，或附加相同或近似於他人註冊商標圖樣於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書而陳列或散布，洵屬確定。
㈡查本件被告雖將「大英」作為公司名稱，惟其並無使用相同或近似於原告公司註
冊商標圖樣於商品上，亦無附加相同或近似於原告公司註冊商標圖樣於有關商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，揆諸前揭商標法之規定，其並無侵害商標專用權之行為，應可認定。職是，原告以其商標專用權受侵害為由，請求被告依法負擔損害賠償責任，實無理由。
四、原告並未就其受有損害盡舉證之責：㈠按「民事訴訟如係由原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉
證，以證實自己主張之事實為真，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。」最高法院十七年上字第九一七號判例著有明文。是以主張權利存在之原告如未能就其權利發生事實舉證說明之，不論被告能否提出反證，亦應令原告受不利之判決。
㈡復按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應
審酌一切情況，依所得心證定其數額。」民事訴訟法第二二二條定有明文。從而可知，主張損害賠償請求權之當事人如無法證明損害數額或證明顯有重大困難時，法院雖得於審酌一切情況後，依所得心證定其數額，惟仍應以該當事人已證明其受有損害為前提。換言之，如其就受有損害之事實尚未能舉證證明之，則其損害賠償請求權尚未發生，法院自無依自由心證定損害賠償數額之餘地。
㈢查本件原告雖稱因被告公司使用「大英」作為公司名稱，造成其受損至鉅，惟原
告迄今未舉出任何實證以證明其實際上受有何損害，揆諸前揭說明，其請求法院於審酌一切情狀後，依自由心證定損害賠償之數額，洵屬無據。甚且，原告既未就其損害賠償請求權之權利發生事實舉證說明之，則其並未盡舉證之責，參酌首揭判決之意旨，不論被告是否提出反證，鈞院均應使原告受不利之判決，方符舉證責任分配之原則。
五、成易圖書有限公司所架設之網站上並無販售「大英百科全書」，亦無「大英」字樣，又「思無邪匯寶」非色情書刊：
末查成易圖書有限公司（下稱成易公司）係被告公司負責人甲○○所經營之另一公司，其經法國國立科研中心中國文史研究組人員王秋桂博士及陳慶浩博士授權出版發行「思無邪匯寶」套書，並設立名為「思無邪」之網站做為宣傳之用，其上並無販售「大英百科全書」，亦無任何涉及「大英」或「大英百科」之文字或圖樣，此有該網頁可查。再者，「思無邪匯寶」套書係王秋桂博士及陳慶浩博士為提供研究中國小說、社會史及美術史者之學術研究需要，特將其蒐集校訂之明清豔情小說重新編定而成，其並非如原告所言係黃色書刊，從而原告主張被告利用成易公司架設色情網站，銷售黃色書刊及原告書籍，致貶損原告書籍之優良形象與原告公司之商譽云云，實與事實不符，其無足採，資為明確。
理 由
甲、程序方面：被告雖辯稱本件爭議並非涉及使用美國大英商標之事項，依系爭經銷合約第十六條之規定，本件爭執應先交付仲裁，並應於仲裁程序終結前停止云云，然查：
一、系爭經銷合約第十六條約定：「除下述但書之情況以外，任何因本協議或有關本協議所引起之爭端、違約和協議解釋等，應由美國伊利諾州芝加哥市仲裁委員會，依當時有效之美國仲裁協會規章條例或由任何在仲裁中勝訴一方依仲裁程序及有司法管轄權法院之判決先例為仲裁。但任何涉及有關使用美國大英商標、著作權資料或分銷商未及時支付應付款項等之本協議違約事項，美國大英有權立即進行司法訴訟程序，以實現其依本協議就上述有關事項應有之權利，即不適用上述有關仲裁之規定。」有系爭經銷協議在卷可憑。
二、惟就何謂「任何涉及有關使用美國大英商標... 等之本協議違約事項」，於前揭條文並未明確定義，就此，本院參照系爭經銷協議中，僅第十二條「促銷資料及商標使用」部分有約定：「分銷商（即被告）進一步同意不得用任何語言使用美國大英公司之名稱或商標或使用美國大英公司之名稱和商標，包括但不限於『大英（Britannica）』、『大英百科（EB）』或其他任何可能被認為是『大英（EB）』的名稱或標誌建立或組織任何組織或公司。另外，分銷商將於西元一九九五年十一月二十日以前不再使用任何與美國大英公司之商標『大英（EB）』有關之名稱作為分銷商之公司名稱之一部或全部。... 」等語之內容，且其他條文均與使用商標無涉之情形，認兩造間就系爭協議書第十六條所指「任何涉及有關使用美國大英商標... 等之本協議違約事項」等語之真意，即包括被告違反系爭經銷協議第十二條之情形。而本件原告聲明第一項既係依據系爭經銷協議契約第十二條為請求，聲明第二項亦事涉被告違約或違法使用美國大英商標之事實，則原告自得依系爭經銷協議第十六條但書之規定提起本件訴訟，而無該條文前段有關仲裁協議之適用。從而，被告主張本件應先交付仲裁云云，並無可採。
乙、得心證之理由：
一、本件原告起訴略以：訴外人E.B.International, Inc.於八十四年九月四日與被告簽立系爭經銷協議，嗣E.B.International, Inc.依據系爭經銷協議第十七條之（Ｃ）之規定，於八十五年十二月一日將其就該協議所有之權利移轉予原告。依系爭經銷協議第十二條之約定，被告至遲於八十四年十一月二十日前，應將美國大英公司之商標「大英」及「EB」有關之名稱或字樣，自被告之中、英文公司名稱中予以刪除，且不再使用與「大英」及「EB」有關之字樣作為其中、英文公司名稱之一部或全部，惟被告現仍使用「台灣大英百科股份有限公司」及「TAIWAN E.B. BOOKS CO., LTD.」作為其登記之中、英文公司名稱，是原告提起本件訴訟，請求被告履行系爭經銷協議第十二條之義務如主文第一項所示。次就損害賠償方面：又被告既未依約履行系爭經銷協議第十二條之義務，即應依債務不履行之規定，對原告因此所受之損害，負損害賠償之責；且原告就「大英」或「EB」等相關之圖樣，已分別取得商標專用權，被告既仍利用「大英」之名稱作為營業之用，即屬侵害原告商標專用權之行為，依商標法第六十一條、第六十六條第三項之規定，被告亦應負損害賠償之責；另被告之行為損及原告商譽，亦應負損害賠償之責，是起訴請求如訴之聲明第二項所示等語。
二、被告則以：系爭經銷合約今已因終止而失其效力，被告自不再受其拘束；被告公司設立登記在先，關於其名稱之使用應有善意保護原則之適用；被告並無侵害原告之商標專用權，原告以其商標專用權受侵害為由，請求被告負損害賠償責任，實無理由；原告並未就其受有損害盡舉證之責；及被告並未損及原告商譽等語置辯。
三、原告主張被告與EB International, Inc.簽立系爭經銷協議，嗣該公司將該契約之權利讓與原告，及被告於八十四年十一月二十一日後迄今，仍使用「大英」、「EB」作為被告公司名稱一部，且系爭經銷協議已於八十五年三月四日因期限屆滿而終止之事實，業據其提出系爭經銷協議、Indemnification、AssignmentAgreement、被告廠商基本資料、存證信函、公司設立登記預查名稱申請表等為證，並為被告所不爭執，堪信為真實。
四、被告雖不爭執其仍使用「大英」、「EB」作為被告公司名稱之一部，惟辯稱系爭經銷協議既已於八十五年三月四日因期限屆滿而終止，則原告自不得援用已經終止之契約請求被告變更名稱登記，並禁止被告以「大英」、「EB」作為公司名稱一部或全部云云，然查：契約之終止，係使契約向將來失其效力，對於原已依約行使、履行之權利義務，不受影響，此與契約之解除，係使契約自始歸於消滅，以回復訂約前之狀態，二者之間，並不相同，最高法院七十九年度台上字二三五三號、八十八年度台上字第一九七二號判決可資參照，換言之，終止僅使契約嗣後的失其效力，終止以前的契約關係仍有效存在。本件兩造雖不爭執系爭經銷協議已於八十五年三月四日因期限屆滿而終止，但契約終止前被告依據該協議所應負擔之契約義務，揆諸前揭說明，並不因契約之終止而告消滅，是被告前述辯詞，並無可採，原告依據系爭經銷契約第十二條之約定，請求如主文第一項所示之內容，即屬有據。
五、至原告雖主張因被告債務不履行、侵害商標專用權、及從事有損原告商譽之行為，使原告受有損害而應負賠償之責，然因無法證明受損之確切數額，是請求本院依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定核定受損之數額等語，然查：
㈠按「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審
酌一切情況，依所得心證定其數額。」民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文，是本院得審酌一切情形依心證定數額之前提，需當事人已證明已受有損害。經查本件原告雖主張其因被告未履行系爭經銷協議第十二條，致原告不能以「大英」、「EB」字樣作為台灣分公司之名稱，且因被告侵害原告之商標專用權及商譽，致原告受有損害等語，但就原告確實受有損害乙節，尚未能舉證證明，是揆諸前揭法條規定，本院自無從僅因原告泛稱其確實受有損害云云，即依心證定損害數額。況原告復未提出任何證據，足令本院形成損害數額之心證，是亦應認原告對就其有利之事實，未盡舉證之責。
㈡次按「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償。」「有第六十
二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權。」商標法第六十一條第一款、第二款分別定有明文。復按同法第六十二條第一款及第二款，其規定：「一、於同一商品或類似商品，使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者。二、於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書，附加相同或近似於他人註冊商標圖樣而陳列或散布者。」是以所謂侵害商標專用權之行為，係指使用相同或近似於他人註冊商標圖樣於同一商品或類似商品，或附加相同或近似於他人註冊商標圖樣於有關同一商品或類似商品之廣告、標帖、說明書、價目表或其他文書而陳列或散布之行為。本件原告主張被告侵害商標專用權，乃指被告仍以「大英」、「EB」為其中、英文公司名稱之行為，惟原告所指稱之上述行為，顯非前揭商標法第六十一條第一、二款所定之使用商標之範圍；原告復未舉證被告有其他侵害商標專用權之情形，是僅以被告公司名稱有「大英」、「EB」之字樣之事實，尚不能稱被告侵害原告之商標專用權。
㈢綜上所述，縱原告有債務不履行及侵害原告商譽之情形，被告亦未能舉證其受有
任何損害，且本院亦不能依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定核定損害數額；另原告亦未能證明被告有侵害原告商標專用權之事實，則原告主張被告應賠償原告一百二十萬元及遲延利息，即屬無據。
六、從而，原告依系爭經銷協議之契約關係，主張被告應向經濟部商業司、台北市政府、經濟部國貿局等主管機關，辦理被告之中、英文公司名稱之變更登記，將「大英」及「EB」字樣自被告之中、英文公司名稱中刪除，並不得再使用「大英」及「EB」字樣作為被告之中、英文公司名稱之一部或全部，為有理由，應予准許；至原告主張因被告債務不履行、侵害原告商標專用權、及侵害原告商譽，應賠償原告一百二十萬元及遲延利息部分，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提之證據，核與判決結果無影響，毋庸一一論述，附此敘明。
八、結論：原告之訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴訟法第七十九條但書判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 九 月 二十 日
民事第三庭法 官 林鴻達右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十 年 九 月 二十 日
法院書記官 林秀娥