臺灣臺北地方法院民事判決 九十年度訴字第六四八二號
原 告 美商瑟蘭斯國際股份有限公司
Ｃelane法定代理人 甲○被 告 丙○○
乙○○右當事人間確認營業秘密不存在等事件，本院判決如左：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：
（一）確認附表所列文件及物品之內容非屬被告等之營業秘密。
（二）被告等對於附表所列文件及物品不得對原告主張營業秘密侵害排除請求權及營業秘密侵害之虞防止請求權。
二、陳述：
（一）原告為中華民國發明第二七五七二號專利之專利權人，專利權期間自民國七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止，本項發明係一種「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」。原告於八十八年三月間在市場上購得被告中國石油化學工業開發股份有限公司（下稱中石化公司）所製造之醋酸產品，經送請司法院與行政院依專利法協調指定之專利侵害鑑定機構台大慶齡工業研究中心進行專利侵害鑑定，於八十八年五月十三日鑑定確認中石化公司係非法使用與前述發明專利第二七五七二號相同之方法製造醋酸。原告遂於八十八年五月十七日具狀向高雄地方法院檢察署告訴被告丙○○（為當時中石化公司之負責人）及乙○○（為當時中石化公司大社廠廠長）涉嫌侵害原告前述專利，並聲請檢察官搜索中石化公司大社廠，經檢察官於八十八年五月二十日進行搜索，並查扣中石化公司大社廠之醋酸反應器醋酸反應介質之部分分析資料及其他相關資料。該資料應足以顯示至少自八十五年八月至八十八年五月間被告中石化公司確有侵害原告專利之情事。檢察官為進一步究明中石化公司之犯行，於八十九年一月十九日再度對中石化公司大社廠進行搜索，再次查獲部分足以證明中石化公司涉嫌連續侵害原告專利之內部分析報告文件。
（二）於檢察官偵查階段，被告等為圖脫免罪責，屢以被查扣之證物係其營業秘密為由，阻撓檢察官依法提示證物予原告，以便進行必要調查，嗣原告因民事損害賠償請求權時效之考慮，乃被迫於九十年初依法對被告乙○○及丙○○改提刑事自訴，經高雄地方法院以九十年度自字第五八號審理在案，原告並隨之提起附帶民事訴訟。然被告於該自訴案件及附帶民事訴訟案件中，一再主張原告係利用專利侵害訴訟程序刺探及侵害被告等之營業秘密，而依營業秘密法第十一條規定主張防止及排除侵害營業秘密請求權，並藉此阻撓原告所委任之自訴代理人行使合法閱覽卷宗及查扣證物之權限，該附帶民事訴訟嗣經移送高雄地方法院民事庭，然被告繼續以營業秘密為理由，主張原告係利用司法程序刺探及侵害其營業秘密，並藉此阻撓原告閱覽附表資料之內容。以上均顯見兩造對於附表資料之內容是否屬於營業秘密確實存在爭議，且此項爭執已直接影響到原告專利權之行使。
（三）按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限，民事訴訟法第二百四十七條第一、二項定有明文。故提起確認訴訟之要件應包括：①訴訟標的應為請求確認法律關係，確認證書真偽或法律關係基礎事實之存否；②原告須有即受確認判決之法律上利益；③如係請求確認法律關係基礎事實之存否，須以原告不能提起他訴訟為限。由於附表所列資料已存在於承辦專利侵害訴訟法院之訴訟卷宗內，故原告顯無從藉由提起給付訴訟請求被告交付附表所列資料之實益及可能，又因附表所列資料是否為營業秘密，並非專利侵害民事訴訟中所須裁判之爭點，故客觀上亦無法請求該審理法院併就附表所列資料內容是否為營業秘密之爭議作成確認判決，以解決兩造之爭執。顯見關於附表所列資料內容是否為營業秘密之爭議，原告確無法於其他民事訴訟中加以解決，原告非提起本件民事訴訟，否則無法解決此項爭議，故本件確認訴訟已符合民事訴訟法第二百四十七條第二項所規定之要件。本件訴之聲明第一項所示，即附表所列文件及物品之內容是否為營業秘密，固屬事實問題，然此項事實涉及被告等可否主張營業秘密法第十一條第一項所規定排除侵害請求權及侵害防止請求權，故該項事實乃係被告等可否行使上述權利之法律關係之基礎事實。至於訴之聲明第二項即被告等對於附表所列文件可否主張營業秘密法第十一條第一項所規定之權利，應屬一項法律關係。故本件應已符合確認訴訟之要件。
（四）所謂「即受確認判決之法律上利益」，依最高法院五十二年台上字第一二四○號判例見解，係指「法律關係之存在與否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言」。查被告於另案專利侵害訴訟中，一再主張附表所列資料內容為其營業秘密，甚至指稱原告提起該專利侵害訴訟，乃係冀圖藉由該司法程序剽竊該等營業秘密，被告此等主張直接影響被告可否對原告主張營業秘密法第十一條第一項所規定之權利，此法律上地位不妥之狀態確實能藉由本件確認訴訟判決而將之除去，故本件確已符合民事訴訟法第二百四十七條第一項所規定之有即受確認判決之法律上利益之要件。原告如就本案獲得勝訴判決確定，則被告等將不得因原告得於另案侵害專利訴訟中閱覽卷證而主張原告為剽竊其營業秘密，亦不得再以保護營業秘密為由，阻撓原告閱覽附表所列資料之內容，或以其他方式就附表所列資料之內容對原告行使營業秘密法第十一條第一項所規定之權利，更足證原告就本件訴訟確有即受確認判決之法律上利益。
（五）被告等主張附表所列經檢察官查扣之證物為其營業秘密，無非係以該等證物之內容可查知中石化公司獲得美國孟山都公司授權用以生產醋酸之方法，而中石化公司曾向美國孟山都公司取得其RH/Mel觸媒催化的低壓甲醇化專利技術之授權以生產醋酸，依該授權合約約定，任何有關該授權專利之相關資料均不得洩漏予第三人云云，為其理由。惟營業秘密之成立須符合營業秘密法第二條所規定之要件，所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件：①非一般涉及該類資訊人所知者；②因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；③所有人已採取合理之保密措施。惟查，美國孟山都公司授權予被告中石化公司之專利技術，業經申請專利並獲頒專利，其技術內容早經公開，何來營業秘密可言？其技術內容既早經公開，為大眾所知，自無秘密性可言。何況原告亦經美國孟山都公司授權使用相同之專利技術，以生產醋酸且所獲授權之範圍甚至比中石化公司所獲得更廣，則被告所主張之營業秘密事項，早為原告所知悉，縱認美國孟山都公司授權使用之專利技術仍有秘密性，該秘密性對於原告而言亦不存在。被告等所主張生產醋酸之方法，早經被告等於高雄地檢署八十八年度偵字第一四三八○號及二○三三五號案件及高雄地院九十年度自字第第五八號案件中，主動提出說明，且依被告提呈高雄地院之補充理由狀中，被告亦已自認該內容不涉及中石化公司之營業秘密，顯見被告等對其主張生產醋酸之方法，不僅業已表明非其營業秘密，亦未採取合理保密措施，與上述營業秘密法之要件③顯不該當。
三、證據：提出被告於八十八年六月二十八日提呈高雄地檢署之聲請保密狀一份、被告於九十年六月提呈高雄地院聲請限制閱覽訴訟資料狀一份、原告與美國孟都山公司之授權合約一份、被告於八十八年九月二十日提呈高雄地檢署之刑事辯護（三）狀一份、被告於八十八年十月二十日提呈高雄地檢署之刑事辯護（四）狀一份、被告於八十九年六月十二日提呈高雄地檢署之刑事辯護（六）狀一份、被告於九十年三月二十三日提呈高雄地院之補充理由狀一份、被告於九十年十二月十八日提呈高雄地方法院之聲請限制閱覽證物狀一份、被告於九十一年三月六日提呈高雄地方法院之聲請限制閱覽證物補充陳述意見狀一份、司法院司法業務研究會第二十三期研究專輯研究意見一份（以上均為影本），並聲請調取高雄地方法院九十年度自字第五八號刑事卷宗所附查扣證物中如附表所列之證物。
乙、被告方面：
一、聲明：如主文第一項所示。
二、陳述：
（一）營業秘密乃產業界賴以生存與發展之利器，目前全球各產業對於營業秘密之保護與重視，均不遺餘力。然許多不肖產業為爭奪競爭市○○○○○段藉由專利訴訟，利用訴訟技巧誤導司法機關，以從中獲取競爭對手之營業秘密之案件，屢見不鮮。諸多產業於專利侵害訴訟中，巧妙利用訴訟技巧，先進行刑事訴訟，利用檢察官公權力進行搜索扣押來發現事實證據，逼迫涉嫌侵權人提出反證時，從中刺探競爭對手之製造技術Know-how，最後縱使涉嫌侵權行為人提出反證推翻，然所研發之製造技術Know-how亦隨之付之一炬，誠屬不公，為此立法院乃於九十年十月四日三讀通過修正專利法，將發明專利除罪化，並經總統公布生效。查本件原告使用訴訟技巧，先以不明之醋酸成品送交台大慶齡工業研究中心，予以鑑定，原告明知僅分析鑑定醋酸成品，根本無從推論醋酸之生產製程，竟假藉專利受侵害之名向地檢署提出侵害專利告訴，藉由檢警機關之公權力對被告大社廠進行搜索、扣押，以達其剽竊被告營業秘密之意圖。偵查期間，原告要求高雄地檢署三次大舉搜索被告中石化公司大社廠全廠資料，不論是否與本案有關，均一併強制扣押，承辦檢察官為發現事實，乃要求雙方各自推薦專家證人，針對系爭查扣證物予以勘驗及鑑定，以確定被告中石化公司大社廠生產之醋酸是否侵害原告之醋酸專利。然因該等專家證人均一致認為查扣證物均無法證明被告所製產之醋酸有侵害原告之專利，原告為免檢察官作成不利於己之處分，乃改提自訴。被告既未侵害原告之醋酸專利，則原告以侵害醋酸專利為由請求損害賠償，即失所依據，此亦為原告所明知，詎原告仍巧藉閱卷制度，要求揭露被告經查扣之營業秘密，以窺得高雄地檢署所查扣被告中石化公司大社廠之全廠資料，以達剽竊被告營業秘密之目的。
（二）本件被告是否侵害原告之專利，應由原告就被告之侵害專利負舉證責任，而不得藉由刑事訴訟程序所扣得之證物要求被告應舉證證明其並無侵害，亦不宜要求被告提供其營業秘密以證明並未侵害原告之專利。原告係欲藉此剽竊被告公司之營業秘密，並將被告公司逐出國內醋酸市場，以達其壟斷國內市場之目的，被告為國內外知名之石化工業製造廠，所生產之醋酸備受肯定，台灣醋酸市場約有三分之一以上產品係由被告大社廠所製供，原告為美國醋酸製造公司，與美商孟山都公司及其後繼受美商孟山都專利技術之BPCL公司乃商業上競爭之對手，雙方為爭奪醋酸市場，已數度於美日等國進行專利侵害訴訟。近來台灣醋酸市場需求日增，原告乃積極與被告協商合作機會，惟雙方尚未能達成共識，詎料原告為爭取商機，竟以不明之醋酸成品送交台大慶齡工業研究中心鑑定，並假藉專利受侵害之名，頻促檢警機關對於被告大社廠進行搜索扣押，其不擇手段之作法令人髮指。
（三）按確認之訴，除確認證書真偽之訴外，應以法律關係為訴訟標的，單純之事實，不得為確認之訴之標的，最高法院三十二年度上字第二二五七號、八十六年度台上字第二九○六號判例可資參照。另最高法院七十年台上字第一八四二號判例亦謂：「法院依證據保全程序所保全之證據，其證據價值如何，屬於程序法上之判斷問題。證據保全之效力，並非一種實體法上之法律關係，不得作為確認之訴之訴訟標的」。又所謂法律關係係指私法上之法律行為形成一定法律關係而言。查被告對扣案證物有無營業秘密存在，係被告與扣案證物間之支配關係，與原告無涉，足見營業秘密是否存在，與法律關係無關，又原告得否本於民事訴訟法相關規定，閱覽被告在該訴訟程序提出之證物，及法院限制原告閱覽之證卷資料是否為營業秘密，皆屬程序上判斷之問題，並非實體上之法律關係，本件確認營業秘密不存在不得作為確認之訴之訴訟標的，原告提起本件訴訟，顯無理由，應予駁回。
三、證據：提出專利法第一百二十四條修正理由一份、專家意見一份（以上均為影本）。
理 由
一、按訴狀送達後原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者，不在此限民次訴訟法第二百五十五條第一項第二款定有明文。查原告於其起訴狀訴之聲明欄第二點請求：「被告等對於附表所列文件及物品不得主張營業秘密法第十一條第一項所規定之權利」等語，嗣於本院九十一年五月三日言詞辯論程序將之變更為：「被告等對於附表所列文件及物品不得對原告主張營業秘密侵害排除請求權及營業秘密侵害之虞防止請求權」，核屬訴之聲明之變更，惟其前後聲明均以被告等對於附表所列文件及物品不得主張營業秘密法第十一條第一項之權利等，為其請求之基礎事實，揆諸前揭法條規定，其訴之變更自屬合法，核先敘明。
二、原告起訴主張其為中華民國發明第二七五七二號專利之專利權人，專利權期間自七十六年九月十六日起至九十四年四月三日止，該項發明係製造醋酸之方法，原告於八十八年三月間在市場上購得被告中石化公司所製造之醋酸產品，經送請台大慶齡工業研究中心進行鑑定，確認中石化公司係非法使用與原告專利相同之方法製造醋酸，原告遂具狀向高雄地檢署對被告等人提出侵害專利告訴，經檢察官對被告中石化公司大社廠搜索，查扣附表所示物品及物件等資料，詎被告於自訴案件及附帶民事訴訟案件中，一再依營業秘密法第十一條規定主張防止及排除侵害營業秘密請求權，藉此阻撓原告閱覽卷宗及查扣證物之權限。然由於附表所列資料已存在於承辦專利侵害訴訟法院之訴訟卷宗內，原告顯無從藉由提起給付訴訟請求被告交付附表所列資料，又因附表所列資料是否為營業秘密，並非專利侵害民事訴訟中所須裁判之爭點，顯見本件是否為營業秘密之爭議，原告確無法於其他民事訴訟中加以解決，且原告法律上地位不妥之狀態確實能藉由本件確認訴訟判決而將之除去，故本件確認訴訟應符合民事訴訟法第二百四十七條第二項所規定之要件等語。
三、被告則以：營業秘密乃產業界賴以生存與發展之利器，各產業對於營業秘密之保護均不遺餘力，本件原告使用訴訟技巧，先以不明之醋酸成品送交台大慶齡工業研究中心予以鑑定，並假藉專利受侵害之名向地檢署提出侵害專利告訴，藉由檢警機關之公權力對被告大社廠進行搜索、扣押，以達其剽竊被告營業秘密之意圖，偵查期間兩造各自推舉之專家證人均一致認為查扣證物均無法證明被告所製產之醋酸有侵害原告之專利，被告既未侵害原告之醋酸專利，則原告以侵害醋酸專利為由請求損害賠償，即失所依據，詎原告仍巧藉閱卷制度，要求揭露被告經查扣之營業秘密，以窺得高雄地檢署所查扣被告中石化公司大社廠之全廠資料，以達剽竊被告營業秘密之目的。被告是否侵害原告之專利，應由原告就被告之侵害專利負舉證責任，而不得藉由刑事訴訟程序所扣得之證物要求被告應舉證證明其並無侵害，亦不宜要求被告提供其營業秘密以證明並未侵害原告之專利。又按確認之訴應以法律關係為訴訟標的，單純之事實不得為確認之訴之標的，被告對扣案證物有無營業秘密存在，與法律關係無關，又原告得否本於民事訴訟法相關規定，閱覽被告在該訴訟程序提出之證物，及法院限制原告閱覽之證卷資料是否為營業秘密，皆屬程序上判斷之問題，亦不得作為確認之訴之訴訟標的等語，資為抗辯。
四、按訴權之存在要件有二，一為訴訟成立要件，一為權利保護要件，權利保護要件中，於確認之訴，必須原告有即受確認判決之法律上利益，始能認為有保護之必要，此項要件如有欠缺，法院應以原告之訴無理由，以判決駁回之。次按確認法律關係成立不成立之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽之訴亦同，八十九年二月九日修正公布前之民事訴訟法第二百四十七條定有明文，則依條該修正前之規定，得提起確認之訴者，限於法律關係及證書之真偽，事實問題則不包括在內。八十九年二月九日修正公布之民事訴訟法第二百四十七條，其第一、二項則規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同」；「前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限」。其增訂第一項後段及第二項之理由，在於發揮確認之訴預防及解決紛爭之功能，故擴大其適用範圍及於事實，然為免導致濫訴，就事實之存否，限於其為法律關係之基礎事實，並以原告不能提起他訴訟時，始得提起，否則即認原告無即受確認判決之法律上利益，此觀該條之立法理由自明。然確認之訴提起之要件雖經修法而擴大其範圍及於事實問題，然仍以為法律關係之基礎事實為限，單純之事實，仍非得提起確認之訴，最高法院五十二年台上字第三一一五號判例亦同此意旨。經查：
（一）原告主張被告於另案侵害專利權之刑事自訴案件及附帶民事訴訟事件中，一再依營業秘密法第十一條規定，主張附表所示物品及文件之內容為其營業秘密，而聲請法院限制原告閱覽卷宗及所查扣證物，為此提起本訴訴請確認附表所列文件及物品之內容非屬被告等之營業秘密（其訴之聲明第一項）。按所謂營業秘密，依營業秘密法第二條之規定，係指：「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：一、非一般涉及該類資訊人所知者；二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；
三、所有人已採取合理之保密措施者」，則某樣技術、程式或資訊，對於某人而言，是否為營業秘密法所規範之營業秘密，應屬一事實問題，而非法律關係，而事實真相僅能依吾人經驗感官加以認識，不能依賴法院以適用法律之方式加以確認判斷。本件關於原告訴之聲明第一項請求，即「確認附表所列文件及物品之內容非屬被告等之營業秘密」，即令原告本身亦自承係屬事實問題；原告雖主張然此項事實涉及被告等可否主張營業秘密法第十一條第一項所規定排除侵害請求權，該項事實應屬被告等可否行使上述權利之法律關係之基礎事實等語，惟按民事訴訟法第二百四十七條所謂「為法律關係基礎之事實」，應指法律關係所由發生之原因事實，亦即就某一法律行為而言，其基礎事實應為該法律行為之成立要件或生效要件的相關事實，又被告對於附表所列文件及物品之內容究竟可否主張營業秘密法第十一條第一項所規定之排除侵害及侵害防止請求權，係屬被告之權利（此部分於本判決後段說明），已非法律行為或法律關係之範疇，則該文件物品之內容究否屬於其營業秘密，更非所謂法律關係之基礎事實，仍為單純之事實問題，原告主張其訴之聲明第一項乃在請求法院確認為法律關係之基礎事實，揆諸前開說明，自非可採；被告辯稱其為事實問題不得提起，即屬可信。
（二）按營業秘密涉及社會公共利益之調和，故須予以保障，以維護產業倫理與競爭秩序（營業秘密法第一條參照）。營業秘密法第九條規定公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之，當事人、代理人、辯護人、鑑定人、證人及其他相關之人，因司法機關偵查或審理而知悉或持有他人營業秘密者，亦同；同法第十四條第二項並規定當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料，上開各該條文均為保護營業秘密之明文規範。至於營業秘密受侵害時，依營業秘密法第十一條第一項之規定，受侵害之被害人得請求排除之，有受侵害之虞者，亦得請求防止之，故主張享有營業秘密之人，於其營業秘密遭受侵害或有受侵害之虞時，自得主張該條之侵害排除或侵害防止請求權，此一關於營業秘密之保護條文，與民法第七百六十七條對於物之所有權之保護，或民法第十八條第一項關於人格權之保護，均屬對於特定權利之保護規定，凡主張在法律上享有該項權利之人，均得援引該法律之規定而為主張，此為法律賦予之權利；至於其主張是否合法、是否有理，或其權利行使應否受到限制，則為另一問題。查附表所示文件及物品係檢察官於被告中石化公司大社廠搜索查扣而得，該文件物品應為被告中石化公司所有，此為兩造所不爭，該等物品既為被告中石化公司所有，被告即得主張其內容涉及生產醋酸方法之營業秘密，自得主張營業秘密法第十一條第一項之權利，至於其主張有無理由，在所不問。原告雖主張該等文件早經公開、並非營業秘密云云，然某一物品之製程或資訊是否某產業之營業秘密，為單純事實問題，法院無從置喙，已如前述，被告為附表所示物品文件之所有權人，自有權主張該等文件內容涉及營業秘密而應受保護，則法院於訴訟程序認定該等文件涉及營業秘密，認為依營業秘密法第十四條第二項之規定，以限制他造閱覽訴訟資料為適當者，亦屬法院職權之行使。原告與該等文件物品並無任何關連，其主張被告就該文件物品不得主張營業秘密法第十一條第一項之權利，若能成立，實際上將等同於剝奪他人權利之效果，並無法律上之依據，原告復未舉證證明其有何權源可為如此主張，則其訴之聲明第二項主張「被告等對於附表所列文件及物品不得對原告主張營業秘密侵害排除請求權及營業秘密侵害之虞防止請求權」，亦屬無理。
五、綜上所述，原告訴之聲明第一項所請求確認者，乃單純之事實問題，不得作為確認之訴之標的，其訴請法院予以確認，即欠缺保護必要要件；其訴之聲明第二項主張排除被告依法所得主張之營業秘密保護權利，亦無依據。從而原告依據民事訴訟法第二百四十七條之規定，請求判決如其訴之聲明所示，為無理由，應予駁回。
六、末按附表所列物品文件之內容是否為被告之營業秘密，既為事實問題，法院即無由加以確認判斷，故原告聲請本院調取高雄地方法院九十年度自字第五八號刑事卷宗所附查扣證物中如附表所列證物，以明事實，即無必要；又本件判決事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦及舉證，核與判決結果無影響，爰不另一一論述，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十一 年 五 月 十七 日
民事第二庭審判長法 官 丁蓓蓓
法 官 許純芳法 官 林庚棟右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十一 年 五 月 十七 日~B法院書記官 劉芳菊