臺灣臺北地方法院民事判決 九十一年度訴字第二一六五號
原 告即反訴被告 美商史賽克（遠東）有限公司台灣分公司法定代理人 丁○○訴訟代理人 潘昭仙律師
盧柏岑律師被 告即反訴原告 乙○○訴訟代理人 楊美玲律師
丙○○右當事人間侵害專利爭議事件，於中華民國九十二年八月二十一日言詞辯論終結，本院判決如左：
主 文確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器（OPUS SPINAL FIXATION），被告對原告之侵害新型第九七三五二號專利權之損害賠償請求權不存在。
訴訟費用由被告負擔。
反訴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
反訴訴訟費用由反訴原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：
（一）本訴部分：如主文第一項所示。
（二）反訴部分：反訴原告之訴駁回；如受不利判決，願預供擔保，請准免為假執行。
二、陳述：
（一）本訴部分：原告為香港史賽克太平洋有限公司（Stryker Pacific Limited，下稱香港史賽克公司）在台灣之關係企業，進口香港史賽克公司之脊椎內固定器（OPUS SPINAL FIXATION，下稱系爭產品）在台灣地區販賣、銷售、推廣。
詎被告於民國八十九年八月七日，委任律師函知原告，表示原告進口、銷售之系爭產品，侵害被告所有申請案號為第00000000號，新型第九七三五二號之「一種骨固定機構」專利權（下稱系爭專利權），並要求原告立即停止從事與系爭產品有關之製造、進口、銷售行為，否則將追究原告之民事、刑事責任。嗣原告將系爭產品併同被告之系爭專利權之專利說明書及申請專利範圍，送請國立陽明大學醫學工程研究所（下稱陽明大學醫工所），進行專利侵害鑑定。後陽明大學醫工所依經濟部頒布之「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，獲致鑑定結論為：「待鑑定樣品－－脊椎內固定器與中華民國新型專利申請第00000000號，並不符合全要件原則，故未有侵害情事。」顯見原告進口、銷售之系爭產品，並未侵害被告之系爭專利權。按原告有即受確認判決法律上之利益者，得提起確認之訴，民事訴訟法第二百四十七條第一項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律狀態存否不明確，亦即兩造就該法律狀態是否存在有所爭執，致原告私法上之法律地位有受侵害之危險，而該危險得以確認判決除去者，即屬之，此有最高法院二十七年上字第三一六號判例、最高法院四十二年台上字第一○三一號判例可稽。本件被告表示原告進口、銷售之系爭產品侵害原告之系爭專利權，兩造對原告是否侵害被告之系爭專利權，有所爭執，被告表示依專利法第一百零五條準用第八十八條至九十條及九十二條至九十六條之規定，侵害他人新型專利權者，負有民事損害賠償責任。且被告於原告提起確認之訴後，隨即提起損害賠償之反訴。則前開兩造有爭執之法律關係，對原告私法地位具有甚為嚴重之危險，而且危險得以確認判決除去。爰請求確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器，被告對原告之侵害新型第九七三五二號專利權之損害賠償請求權不存在。
（二）對被告抗辯所為之陳述：
１、被告抗辯稱原告進口、銷售之脊椎內固定器，侵害原告之侵害新型第九七三五二號專利權云云。然依陽明大學醫工所之鑑定報告認為，原告銷售之系爭產品，與被告之系爭新型專利，既不符合全要件原則，亦不符合均等論原則。因依專利法第一百零三條第二項規定：「新型專利權之範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時得審酌說明書及圖式。」據此，陽明大學醫工所以系爭產品與系爭專利權之專利案說明書及申請專利範圍進行鑑定。而依經濟部智慧財產局頒布之專利侵害鑑定基準，進行專利侵害鑑定時，應先分析待鑑定產品之構成要件，與系爭專利之申請範圍，是否符合全要件原則，倘不符合全要件原則，原則上不構成「字義侵害」。此時為考量系爭專利權人之利益，可再進行均等論分析，以待鑑定品之要件是否以置換可能性、置換容易性之技術方法，迴避系爭專利申請範圍，如不符合均等論原則，應可確定並未侵害系爭專利。如符合均等論，再接續進行禁反言原則之分析。本件陽明大學醫工所之鑑定報告，係先解析被告新型專利之構成要件，再與系爭產品之技術特徵為比對，認為並不符合全要件原則，故無字義侵害之情事；接續再進行均等論分析，而認系爭專利權與系爭產品達成固定之技術手段不同，並不符合均等論原則。此時已可確定原告進口、銷售之系爭產品並未侵害被告之新型專利。再者，陽明大學醫工所並提出醫學專業意見，認為：「被告新型專利之椎足螺釘是透過固定桿件上的迫緊固定元件，以左右滑移方式做橫向固定，系爭產品係透過螺緊椎足螺釘上的螺帽，由上往下鎖緊以固定。此兩種固定方式完全不同。而在脊椎手術過程中，由於固定桿件需要配合人體脊椎曲線做調整，因此，固定桿件通常需要透過工具、彎曲桿做三點彎曲，使固定桿件形成曲線再放入脊椎上，以符合脊椎曲線。被告專利之脊椎固定桿在經過彎曲後，其直線形狀的迫緊固定元件在彎曲的脊椎固定桿上可能無法自由移動，並且在固定時很難達到彎曲桿件與直線套筒之間的完全固定，即直線和曲線之間勢必有餘隙存在。但系爭產品，由於球形襯環與在彎曲之脊椎固定桿之間的接觸面積較小，而能夠自由移動，因此就這個設計理念而言，這兩者因側邊萬向固定件之不同，造成兩者不符合全要件原則，亦不符合均等論原則，系爭產品確未侵害被告之新型專利。
２、至被告所提出之國立成功大學醫學工程研究所（下稱成大醫工所）鑑定報告及被告自行擬定之侵權判斷方法，完全不符合專利侵害鑑定基準之規定：
（１）依「專利侵害鑑定基準」第十一章第一節第一項關於鑑定比對及作業流程之基本準則規定，辦理專利鑑定，首先需研究且明瞭「待鑑定樣品」之技術內容。所謂「待鑑定樣品」，係指產品之實體本身，其他書面技術資料則僅得作為輔助之用，並非專利侵害鑑定之標的。但，成大醫工所鑑定報告卻稱「待鑑定物」為原告系爭產品之型錄及技術手冊，顯然有違「專利侵害鑑定基準」之規定。
（２）成大醫工所之鑑定報告僅列出系爭專利申請專利範圍之「構成要件名稱」，並未列出系爭專利之「構成要件內容」，亦未分析列出「待鑑定樣品之構成要件內容」，更未注意「構成要件技術手段」及「構成要件間之結合、作用關係」，被告率然從部件的「外形」或「名稱」進行比對，卻無比對過程之分析，故該鑑定方法及結論，均顯有錯誤。
３、被告自行擬定之侵害判斷方法，亦不符「專利侵害鑑定基準」：
（１）被告於九十二年八月一日，提出另一種侵權判斷方法，而認定待鑑定物侵害系爭專利權。惟查，被告所提出之判斷方式，並未依循「專利侵害鑑定基準」中所規定之鑑定侵害判斷流程，被告任意將全要件判斷區分為「構成要件」、「連結關係」與「功能語言」三部分，再分別就系爭申請專利範圍第一項之組成構件為分析解釋，隨後竟毫無理由地判斷「分析待鑑定物：無論是構成要件或外接構件，都和本專利相同，不同的只是功能語言。」實則，「專利侵害鑑定基準」第五十二頁針對獨立項為解釋時，明確規定：「對於某一請求項之權利解釋，應以該項所述之整體技術構成合併考量之，因為該請求項所載係一整體性之技術思想，不宜單就某一元件或某一局部技術敘述作為認定之結論。」被告顯然將系爭專利申請專利範圍第一項之技術構成予以支解，而未將整體技術合併考量，被告對獨立項之解釋，有違「專利侵害鑑定基準」第五十二頁之規定。
（２）被告於侵權判斷方法中為均等論分析時，引述黃文儀所著「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」一書，認為「零件之位置變更，倘若該變更不會實質地改變機能，則並不會阻卻侵害。」並且主張待鑑定物係單純將外接構件Ｄ（脊椎骨節固定桿）和Ｅ（骨釘）的位置對調。實則，依國立台灣大學醫學工程研究所（下稱台大醫工所）鑑定報告已明確指出：「在系爭專利案與待鑑定樣品之中都包括了側邊萬向固定部件，球形襯環，迫緊固定元件，其目的均在可自由調整骨釘與脊椎固定桿之間的角度與方向。其中最重要的差距為系爭專利案由脊椎固定桿側加以固定，而待鑑定樣品係由骨釘側加以固定。均等論之成立要件為置換可能性與置換容易性。其置換行為型態係屬發明之技術思想範圍－－系爭專利案之創作說明與申請專利範圍中，均再三強調其專利範圍在－－一、側邊萬向固定部件固定脊椎骨節固定桿，二、球形襯環固定骨釘，及三、迫緊固定元件固定側邊萬向固定部件於脊椎骨節固定桿，－－而待鑑定樣品在此三點均與系爭專利案不同。由此，我們認為系爭專利案與待鑑定樣品應為非均等，－－待鑑定樣品與系爭專利案雖然原則是一樣的，但其固定與調整的方法均不一樣，應無侵權疑慮。」據上可知，待鑑定物與系爭專利所述之「骨釘」與「脊椎骨節固定桿」的固定方式與位置均完全不同，所達成的機能係實質相異。因此，被告主張系爭產品只是單純將「骨釘」與「脊椎骨節固定桿」的位置對調，實屬無稽。
４、又被告抗辯稱台大醫工所實際執行鑑定之甲○○○○，對於被告之訴訟代理人丙○○所詢問，有關申請專利範圍之專業用語、意義及解釋與專利侵害鑑定之重要理論，大部分均表示不知道，而甲○○○○並說明係第一次作專利鑑定報告，故所作之鑑定報告具有重大瑕疵云云。惟查，本案鑑定人甲○○○○為美國俄亥俄州立大學博士，研究領域為生物力學，曾任台大醫院骨科博士後研究，從事脊椎固定器之研究；以及美國耶魯大學骨科研究員，從事脊椎研究；現任職於台大醫工所擔任教授一職；另甲○○○○曾受經濟部智慧財產局之委託，從事骨科器材的專利審查。由王兆麟豐富完整之學經歷背景可知，骨科脊椎與脊椎固定器正是甲○○○○之專業領域，故甲○○○○為適格的鑑定人，實無庸置疑。
５、台大醫工所之鑑定報告已明確說明全要件原則之「組成構件」與「聯繫關係」，被告另抗辯稱甲○○○○對於「組成構件」及「聯繫關係」無法明確區分云云。惟以，台大醫工所鑑定報告第一頁（三）鑑定程序中，已詳實說明進行全要件原則判斷的流程，而依全要件原則所需分析的「構成要件」與「聯繫關係」，則製表列明於該鑑定報告之第三頁。因此，台大醫工所鑑定報告中之全要件原則判斷結果為：「雖待鑑定樣品之組成構件均包含於系爭專利案之申請專利範圍之中，其相對應之組成構件間的聯繫關係並不同，故待鑑定樣品與系爭專利案間並未存在直接侵害（字樣侵害）事實，故需繼續以均等論原則解析。」被告刻意將部分構成要件歸為連結關係，再將連結關係解釋為「專利侵害鑑定基準」中從未探討之「功能語言」，故被告之判斷方法及結果，均不足採信。
６、被告所提出之資料為坊間專利申請範圍之書寫技巧，並非為侵害判斷原則，而被告對「全要件原則」之解釋，亦有錯誤。因被告提出之英文中譯文資料，係節錄自「MECHANICS OF PATENT CLAIM DRAFTING」（中譯名：「專利申請範圍書寫技巧」）一書。該書主要在說明各種申請專利範圍之實務與撰寫技巧，並非說明專利侵害之鑑定原則，故與本件判斷專利侵害與否無關。再者，被告訴訟代理人於庭訊時，引據「專利侵害鑑定基準」第四十五頁第三項之「全要件原則」，詢問甲○○○○究竟是用「字面侵權」或是「構成要件」為比對，顯然是以錯誤的訊息，期混淆甲○○○○對於專利侵害鑑定原則之認知。蓋以，「專利侵害鑑定基準」自第三十一頁至四十七頁係在介紹專利侵害之各種理論，而該基準之第七十三頁至七十五頁才是說明我國判斷專利侵害與否所採之鑑定流程，倘鑑定人對於鑑定流程所採之理論有不明者，則可參考第三十一頁至四十七頁所介紹之理論。查，無論依「專利侵害鑑定基準」第四十五頁或第七十三頁之說明，「全要件原則」均是對系爭專利及待鑑定物二者之「所有構成要件」為逐一之比對，以判斷待鑑定物是否落入「字面侵權」。被告抗辯稱「全要件原則」有「字面侵權比對」及「構成要件比對」二種方式，明顯誤解「專利侵害鑑定基準」對「全要件原則」之說明。
（三）反訴部分：如前所述，反訴被告進口、銷售之系爭產品，並未侵害反訴原告之系爭新型專利，則反訴原告之請求，自無理由，應予駁回。
三、證據：提出系爭產品之圖片、台灣通商法律事務所楊美玲律師台通字第二○○○三九一號律師函、陽明大學醫工所專利侵害鑑定報告、系爭專利之圖式說明、待鑑定樣品之圖式說明、原告製作之分析比對表、「專利侵害鑑定基準」第三十三頁各一份；並聲請台大醫工所，鑑定系爭產品是否侵害系爭專利權。
乙、被告方面：
一、聲明：
（一）本訴部分：駁回原告之訴。
（二）反訴部分：
１、反訴被告不得製造、販賣、陳列、使用、進口，有侵害反訴原告所有之「一種骨固定機構」新型專利權（專利證書：新型第九七三五二號）之申請專利範圍之脊椎內固定器（OPUS SPINAL FIXATION）或其他使用或包含上開新型專利權之申請專利範圍之產品。
２、反訴被告應給付反訴原告新台幣（下同）貳佰柒拾萬元，及自反訴起訴狀繕本
３、願提供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：
（一）本訴部分：
１、原告進口、銷售之系爭產品，確有侵害被告之新型第九七三五二號「一種骨固定機構」專利權之情事。因依被告委請律師於八十九年八月七日，致函原告之前，曾請專利代理人就原告進口、銷售之系爭產品，是否侵害被告前揭之新型專利權為初步鑑定，獲得原告該等產品有侵害被告專利權之結果，始委任律師發函。嗣於原告委任律師於八十九年八月十四日，回函表示經其委請之專利代理人為初步鑑定認為該等產品未侵害被告之新型專利權後，被告為求慎重起見，乃於八十九年八月十七日，再委請成大醫工所鑑定，經該所以九十年三月十二日（九○）成大工字第○一二五八號函檢送專利侵權鑑定報告書一份，而依該鑑定報告之鑑定結論為：「待鑑定物美商史賽克公司之脊椎內固定器OPUS構件中的連結組件，與專利公告編號第三七六四八號『一種骨固定機構』申請專利範圍第一項、第二項、及第四項內容相同，而與申請專利範圍第三項、第五項、及第六項實質不同。」足見原告進口、銷售之系爭產品，已侵害被告之『一種骨固定機構』新型專利，原告謂未侵害云云，不足採信。
２、有關台大醫工所九十二年六月十一日（九十二）醫工字第○三號函檢送之有關本件之專利侵害鑑定報告，經本院請實際執行該等鑑定之甲○○○○，到庭說明本件鑑定之過程及結論，甲○○○○雖表示係依經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」進行本件鑑定，惟經甲○○○○說明鑑定報告中所表示之「雖待鑑定樣品之組成構件均包含於系爭專利案之申請專利範圍之中，其相對應之組成構件間的聯繫關係並不相同」，所指之「組成構件」係那些部分，「組成構件間之聯繫關係」又係如何不同，甲○○○○答稱「組成構件主要係骨釘、桿、連結桿之部分」、「連結方式不同，則係有專利的是由桿來做固定，但待鑑定物是由骨釘來做固定」，顯然王教授對於「組成構件」、「聯繫關係」等無法明確區分。另甲○○○○對於被告之訴訟代理人丙○○所詢問，有關申請專利範圍之專業用語、意義及解釋與專利侵害鑑定之重要理論，大部分均表示不知道，並表示係第一次作專利鑑定報告，益見甲○○○○對專利申請範圍及與專利侵害判斷具有重要性之相關理論，並不熟悉，該所作之鑑定報告，具有重大瑕疵，實不足為據。
（二）反訴部分：按，「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」、「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」專利法第一百零三條、第一百零五條準用第八十八條分別定有明文。本件依反訴原告將反訴被告所進口、銷售之系爭產品，送至成大醫工所鑑定，鑑定結果認為系爭產品侵害反訴原告之系爭專利權，則依上開規定，被告自應上開規定，負擔損害賠償之責任。而依專利法第一百零五條準用第八十九條第一項第二款之規定，依專利法第八十八條之規定請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，來計算損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。是依反訴被告在本件訴訟中自承於九十年間，反訴被告銷售系爭產品之銷售總金額，約為貳仟萬元，再參考財政部公布之「九十年度營利事業各業所得額及同業利潤標準」，記載醫療物品、耗材類批發業淨利率為百分之九，而主張於九十年度所獲利益為壹佰捌拾萬元。是反訴原告暫以反訴被告所自承之九十年度所獲利益之壹佰捌拾萬元，為一年之所得利益，作為計算反訴原告所受損害之標準，請求反訴被告賠償反訴原告自九十年一月一日起至九十一年六月三十日止，因侵害反訴原告之新型專利權所致之損害，計貳佰柒拾萬元。爰依上開規定，請求反訴被告給付貳佰柒拾萬元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起算至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
三、證據：提出成功大學九十年三月十二日（九○）成大工字第○一二五八號函及檢附之專利侵權鑑定報告書、以被告之新型專利申請範圍第一項為例說明由專利範圍分析到專利侵權之判斷方法、專利公報、本件專利之構成要件和連結關係示意圖、構成要件和連結關係加上外加構件之示意圖、待鑑定物之實物示意圖、專利侵害鑑定基準第三十三頁至第四十七頁、黃文儀著「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」第一五三頁、被告之新型專利說明書各一份為證，並聲請訊問鑑定人甲○○○○。
理 由
甲、程序上之事由：按，訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之基礎事實同一者，不在此限；民事訴訟法第二百五十五條第一項第二款定有明文。本件原告原起訴係請求確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器，未侵害被告之新型第九七三五二號專利權，此有起訴狀在卷。嗣原告於訴訟中，變更聲明為請求確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器，被告對原告之侵害新型第九七三五二號專利權之損害賠償請求權不存在，此亦有起訴狀上之變更後聲明在卷。然原告上開變更，均係基於有關原告進口、銷售之系爭產品，是否侵害被告之系爭專利權，所生之爭執，該基礎事實自屬同一，依首揭規定，本院自應准許。
乙、得心證之理由：
一、原告起訴主張：被告於八十九年八月七日，委任律師函知原告，表示原告進口、銷售之系爭產品，侵害被告所有之系爭專利權，並要求原告立即停止從事與系爭產品有關之製造、進口、銷售行為，否則將追究原告之民事、刑事責任。嗣原告將系爭產品併同被告之系爭新型專利之專利說明書及申請專利範圍，送請陽明大學醫工所，進行專利侵害鑑定，鑑定結論認為系爭產品並未侵害被告之系爭專利權。然被告表示原告進口、銷售之系爭產品，侵害原告之系爭新型專利，兩造對原告是否侵害被告之系爭新型專利，有所爭執，被告表示依專利法第一百零五條準用第八十八條至九十條及九十二條至九十六條之規定，侵害他人新型專利權者，負有民事損害賠償責任。且被告於原告提起確認之訴後，隨即提起損害賠償之反訴。則前開兩造有爭執之法律關係，對原告私法地位具有甚為嚴重之危險，而且危險得以確認判決除去。爰請求確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器，被告對原告之侵害新型第九七三五二號專利權之損害賠償請求權不存在等語。被告則以：原告進口、銷售之系爭產品，確有侵害被告之系爭專利權。因被告曾於八十九年八月十七日，委請成功大學醫工所鑑定，鑑定結論認為：「待鑑定物美商史賽克公司之脊椎內固定器OPUS構件中的連結組件，與專利公告編號第三七六四八號『一種骨固定機構』申請專利範圍第一項、第二項、及第四項內容相同，而與申請專利範圍第三項、第五項、及第六項實質不同。」足見原告進口、銷售之系爭產品已侵害被告之『一種骨固定機構』新型專利，原告謂未侵害，不足採信云云，資為抗辯。
二、反訴原告則以：依反訴原告將反訴被告所進口、銷售之系爭產品，送至成大醫工所鑑定，鑑定結果認為系爭產品侵害反訴原告之系爭專利權。而依專利法第一百零三條、第一百零五條準用第八十八條分別規定：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」、「新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」是依此規定，被告自應負擔損害賠償之責任。而依專利法第一百零五條準用第八十九條第一項第二款之規定，依專利法第八十八條之規定請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，來計算損害；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。是依反訴被告本件訴訟中自承於九十年間，反訴被告銷售系爭產品之銷售總金額，約為貳仟萬元，再參考財政部公布之「九十年度營利事業各業所得額及同業利潤標準」，記載醫療物品、耗材類批發業淨利率為百分之九，而主張於九十年度所獲利益為壹佰捌拾萬元。是反訴原告暫以反訴被告所自承之九十年度所獲利益之壹佰捌拾萬元，為一年之所得利益，作為計算反訴原告所受損害之標準，請求反訴被告賠償反訴原告自九十年一月一日起至九十一年六月三十日止，因侵害反訴原告之新型專利權所致之損害，計貳佰柒拾萬元。爰依上開規定，請求反訴被告給付貳佰柒拾萬元，及自反訴起訴狀繕本送達翌日起算至清償日止，按年息百分之五計算之利息等語。反訴被告則以：反訴被告進口、銷售之系爭產品，並未侵害反訴原告之系爭新型專利，則反訴原告之請求，自無理由，應予駁回云云，資為抗辯。
三、兩造不爭執之事實：
（一）原告主張被告為系爭專利權之專利權人；被告曾於八十九年八月七日，委任律師函知原告，表示原告進口、販售之系爭產品，侵害被告所有之系爭專利權，並要求原告立即停止從事與系爭產品有關之製造、進口、銷售行為；且原告曾就系爭產品是否侵害系爭專利權，送至陽明大學醫工所鑑定之事實，業據其提出律師函、陽明大學專利侵害鑑定報告、系爭專利之圖式說明、待鑑定樣品之圖式說明各一份為證，亦為被告所不爭執，自堪信為真實。
（二）反訴原告主張反訴原告亦曾將反訴被告所進口、銷售之系爭產品，送至成大醫工所鑑定之事實，亦據提出成功大學九十年三月十二日（九○）成大工字第○一二五八號函及檢附之專利侵權鑑定報告書一份為證，亦為反訴被告所不爭執，亦堪信為真實。
四、兩造爭執之爭點：至原告主張其進口、銷售之系爭產品，並未侵害被告所有之系爭專利權之部分；則被告否認之，並辯稱：經被告委請成大醫工所鑑定之結果，結論認為系爭產品確有侵害系爭專利權等前揭情詞抗辯之。又反訴原告主張反訴被告進口、銷售之系爭產品，侵害反訴原告之系爭專利權，反訴被告應依專利法第一百零三條、第一百零五條準用第八十八條之規定，負擔損害賠償責任之部分；則反訴被告否認之；並抗辯稱依陽明大學醫工所鑑定之結果，反訴被告進口、銷售之系爭產品，並未侵害反訴原告之系爭專利權等前揭情詞抗辯之。是本件兩造爭執之爭點，即在於：原告進口、銷售之系爭產品，是否侵害被告之系爭新型專利權？
五、關於本件之爭點，分述如下：
（一）按，新型專利權人，除本法令有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。專利法第一百零三條第一項第二項定有明文。經查，本件被告取得之中華民國專利證書新型第九七三五二號專利權，名稱為「一種骨固定機構」，被告所有系爭新型專利權，乃對骨固定機構之形狀、構造或裝置所為之創作。而原告起訴請求確認原告所進口、銷售之系爭產品，被告對原告之侵害系爭專利權之損害賠償請求權不存在，以及反訴原告起訴請求反訴被告停止對系爭專利權之侵害，以及請求損害賠償，係就系爭產品有無侵害系爭專利權之範圍，以為判斷。因此，本件審酌之重點，應在於系爭專利權申請專利範圍之解釋。亦即，被告雖為專利權人，惟原告是否確有侵害被告所有之系爭專利權，應以被告所取得之新型專利範圍為斷。
（二）次按，申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。說明書、圖示即申請專利範圍之敘述方式，於施行細則定之。專利法第二十二條第四項、第五項定有明文。復按，發行或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發行或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項獨立項、附屬項，應依其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列；附屬項僅得依附在前之獨立項或附屬項。獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項應敘明所依附之項號及申請及申請標的，並敘明所依附項目外之技術特點。依附於二項以上之附屬項為多項附屬項，應以選擇式為之。附屬項得以其他附屬項依附敘述之。但多項附屬項間不得直接或間接依附。獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之元件符號。申請專利範圍之用語，應與說明書中使用之用語一致，並得記載化學式或數學式，不得附有插圖。專利法施行細則第十六條亦定有明文可參。是上開規定之目的，在於規範專利權範圍記載之格式、內容及技術關連性之表達，期使日後專利爭訟雙方對專利權之範疇，能有共同之認知。然查：
１、本件被告所取得之新型專利，包括一獨立項及五附屬項：被告於本件申請新型專利權之範圍，於專利公報上載明為：「１、一種骨固定機構，其包括：一側邊萬象固定部件，其係由一側邊固定塊和一萬項固定塊連接所構成，其中側邊固定塊具有一貫穿孔和一迫緊狹縫面，該貫穿孔用以容納貫穿其間的脊椎骨結固定桿，該迫緊狹縫面和該貫穿孔的貫穿軸方向，實質上為垂直，而該萬象固定塊有一中空略成球狀的萬向承座；一球形襯環，其係容納於該萬向固定塊中，而其中空部則用以容納脊椎固定骨釘或類似裝置，該球型襯環具有一迫緊狹縫；一迫緊固定元件，用以由側邊固定塊外側的迫緊狹縫，間接迫緊開球型襯環，並使側邊固定塊的貫穿孔夾緊並固定於脊椎骨節固定桿上。２、如申請專利範圍第一項所述之骨固定機構，其中該側邊固定塊的迫緊狹縫為貫穿狹縫。３、如申請專利範圍第一項所述之骨固定機構，其中該側邊固定塊的迫緊狹縫為非貫穿狹縫。４、如申請專利範圍第１至３項中任意一項所述之骨固定機構，其中該萬向固定塊和球型襯環係成球狀萬向接頭方式。
５、如申請專利範圍第１至３項中任意一項所述之骨固定機構，其中該球型襯環的迫緊狹縫為斜向迫緊狹縫。６、如申請專利範圍第４項所述之骨固定機構，其中該球型襯環的迫緊狹縫為斜向迫緊狹縫。」此有公告編號第二三七六四八號之專利公報在卷足證。而由該申請專利範圍第二至六部分，均載有「如申請專利範圍第一項－－」或「如申請專利範圍第一至三項－－」或「如申請專利範圍第四項－－」之文字可知，該第一項為獨立項，第一至三項係依附於第一項之附屬項，第四、五項為依附在前之第一項獨立項與第二、第三項附屬項，第六項為依附第四項之附屬項。
２、再按，獨立項乃作為專利性之判斷、專利權之效力等認定之基本，經濟部智慧財產局公布之「專利侵害鑑定基準」第九章第二節載有明文。是以，原告進口、銷售系爭產品是否侵害被告之新型專利權，應從獨立項部分為判斷，而非從附屬項部分為認定。再者，依前開鑑定基準，我國判斷是否侵害專利之標準為，進行專利侵害鑑定時，首先必須分析系爭專利之申請專利範圍內容，並解析其申請專利範圍之構成與待鑑定物之構成是否符合全要件原則（All ElementsRule）。若符合，則該待鑑定物即有字義侵害；若不符合，則為考量專利權人之利益，再進行均等論分析（Doctrine of Equivalents）；若符合均等論原則，則繼續檢視該待鑑定物是否適用禁反言原則（File Wrapper Estoppel），若不符合均等論原則，則該待鑑定物與該專利不相同。
３、本件原告進口、銷售之系爭產品，是否侵害被告之新型專利權，依據本院囑託台大醫工所鑑定，台大醫工所先分析系爭專利權之申請專利範圍，以及技術特徵、待鑑定樣品（即系爭產品）之技術特徵，再依全要件原則進行比對作成對照表，鑑定結論認為：「－－雖待鑑定樣品之組成構件均包含於系爭專利案之申請專利範圍中，其相對應之組成構件間之聯繫關係並不同，故待鑑定樣品與系爭專利案間並未存在直接侵害（字義侵害）事實。」亦即，系爭產品與系爭專利權，並不符合全要件原則。再者，台大醫工所進一步以「置換可能性、置換容易性」之均等論原則進行判斷，鑑定結論認為：「系爭專利案與待鑑定樣品雖然都包括了側邊萬向固定部件、球形襯環、迫緊固定元件，但因達成固定之技術手段不同，因此不符均等論原則。所謂達成固定之技術手段不同，係指在系爭專利權中，『位於側邊萬向固定部件之側邊固定塊上的貫穿孔係用以容納脊椎骨節固定桿』，而於待鑑定樣品中相對應之貫穿孔則用來容納『骨釘』。在系爭專利中『容納於該萬向承座中的球型襯環係以其中空部來容納骨釘』，而於待鑑定樣品中相對應之中空部則用來容納脊椎骨節『固定桿』。在系爭專利中『藉由使迫緊固定元件迫緊側邊固定塊，並從而迫緊側邊固定塊之迫緊狹縫，來達成使球型襯環夾緊骨釘之作用』，而待鑑定物品則『藉由使一螺帽鎖合於骨釘之末端來迫緊側邊固定塊之迫緊狹縫，並從而迫緊萬向承座內的球型襯環以固定脊椎固定桿，而骨釘之固定則係藉由螺帽鎖緊骨釘達成』，是以，在系爭專利案與代鑑定樣品之中，都包括了側邊萬向固定部件、球型襯環、迫緊固定元件，其目的均在可自由調整骨釘與脊椎固定桿之間的角度與方向。其中最重要的差距為系爭專利案由脊椎固定桿側加以固定，而代鑑定樣品係由骨釘側加以固定。均等論的成立要件為置換可能性與置換容易性。其置換行為型態係屬發明之技術思想範圍，並為對該業者是容易推知的。雖然事後看來，似乎二者之功能與原理相似。但在系爭專利案之創作說明與申請專利範圍中，均再三強調其專利範圍在：一、側邊萬向固定部件固定脊椎骨節固定桿；二、球型襯環固定骨釘；三、迫緊固定元件固定側邊萬向固定部件於脊椎骨節固定桿。五項附屬項所涵蓋的範圍也非常廣泛，但均以以上三項內容為原則分別加以衍申涵蓋。而代鑑定樣品在此三點均與系爭專利案不同，故系爭專利案與待鑑定樣品應為非均等。」此有台大醫工所專利侵害鑑定報告在卷可稽。可知鑑定人甲○○○○係依被告取得系爭新型專利之範圍，參酌系爭新型專利所登載之獨立項、附屬項等內容，以上開全要件原則、均等論原則為判斷標準，認定系爭產品並未侵害系爭新型專利，自堪採信。故原告主張其進口、銷售之系爭產品，未侵害被告之系爭新型專利，即有理由。
４、至被告抗辯稱台大醫工所作成之鑑定報告，係由甲○○○○負責鑑定，但經甲○○○○到庭說明本件鑑定之過程及結論，甲○○○○表示係第一次進行專利侵害鑑定，且甲○○○○對於被告訊問之相關問題，卻表示不知道，益見甲○○○○對專利申請範圍及與專利侵害判斷具有重要性之相關理論，並不熟悉，所作之鑑定報告，具有重大瑕疵，實不足為據云云。然本件鑑定人甲○○○○，為美國俄亥俄州立大學博士，研究領域為生物力學，曾任台大醫院骨科博士後研究，從事脊椎固定器之研究；並曾擔任美國耶魯大學骨科研究員，從事脊椎研究；現任職於台大醫工所擔任教授一職；且甲○○○○曾受經濟部智慧財產局之委託，從事骨科器材的專利審查等情；業據甲○○○○陳明在卷，亦為兩造所不爭執。則本件兩造所爭執，原告進口、銷售之脊椎內固定器，是否侵害原告之新型第九七三五二號「一種骨固定機構」專利權，應屬於鑑定人王兆麟之專業領域，自無疑義。是本件之鑑定人王兆麟就本件鑑定事項，具有鑑定人之資格，自堪認定。而鑑定人甲○○○○既具備上開專業知識，曾受經濟部智慧財產局之委託，從事骨科器材的專利審查，則甲○○○○就本件鑑定，係屬於第一次受法院囑託而為鑑定，與甲○○○○具有上開專業知識，得為本件鑑定人之資格，並無關連。至甲○○○○於被告詢問時，對被告詢問有關申請專利範圍之專業用語、意義及解釋與專利侵害鑑定之重要理論，雖曾表示不知道，但此乃被告對於專利審查基準、流程之認知，與甲○○○○之理解不同而已。況鑑定人甲○○○○業依經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定基準」，作為鑑定標準與方法，自不得以被告與甲○○○○，就申請專利範圍之專業用語、意義、解釋與專利侵害鑑定之重要理論等認知、理解不同，遽以認定甲○○○○所作成之上開鑑定，具有重大瑕疵。故被告此部分之抗辯，尚不足採信。
（四）至被告固提出成大醫工所鑑定報告，及被告自行擬定之侵害專利權判斷方法，抗辯稱原告確有侵害系爭新型專利權云云。惟查：
１、按，辦理專利權鑑定，首先需研究且明瞭待鑑定樣品（即系爭產品）之技術內容，與專利案之申請專利範圍進行比較，前該專利侵害鑑定基準第十一章載有明文。然依成大醫工所之新型專利侵害鑑定報告書之鑑定說明３之部分，對被告所有之系爭新型專利權，申請之專利範圍，僅列出「構成要件名稱」，並未列出「構成要件內容」，亦未注意「構成要件技術手段」及「構成要件間之結合、作用關係」；且成大醫工所上開鑑定報告，對系爭產品之技術內容，亦未詳加記載該研究與明瞭之結果。故功大醫工所上開鑑定報告如何得出系爭專利權與系爭產品，「具相同構造，且技術內容相同」之結論，即有可疑。
２、又依專利法第三條第一項之規定，經濟部智慧財產局為我國專利權之主管機關，有關專利權之審查、再審查、接受舉發、撤銷專利等專利業務，則由經濟部指定專責機關，即智慧財產局辦理（參照專利法第三條第二項、第三十五條第一項、第四十七條、第六十七條、第六十九條、第七十一條）。故我國之專利侵害鑑定基準，自應以經濟部智慧財產局所制定之鑑定基準為依據。查被告所提出由被告自行擬定之判斷方式，並未依循前開專利侵害鑑定基準所規定之鑑定侵害判斷流程，雖被告抗辯稱依被告自行擬定之判斷方式，獲得原告進口、銷售之系爭產品，侵害被告系爭新型專利權之結論云云。惟該判斷方式僅為被告一己之意，縱爰引學說為立論依據，仍非我國現行普遍採行之侵害鑑定基準，故被告此部分之抗辯，尚無足採。
六、綜前論述，本件原告所進口、銷售之系爭脊椎內固定器，並未侵害被告所有之系爭新型第九七三五二號專利權，已如前爭點部分所述。則原告請求確認原告所進口、銷售之脊椎內固定器，被告對原告之侵害新型第九七三五二號專利權之損害賠償請求權不存在，為有理由，應予准許。至反訴原告依據專利法第一百零三條、第一百零五條準用第八十八條之規定，請求反訴被告不得製造、販賣、陳列、使用、進口，有侵害反訴原告所有之「一種骨固定機構」新型專利權（專利證書：新型第九七三五二號）之申請專利範圍之脊椎內固定器或其他使用或包含上開新型專利權之申請專利範圍之產品；以及請求反訴被告給付貳佰柒拾萬元，及自反訴起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；均為無理由，均應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張、陳述及所提證據，經審酌與本院前揭判斷不生影響，毋庸再予審酌，併此敘明。
丙、另反訴原告之訴既經駁回，該假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。
丁、據上論結，原告之訴，為有理由，反訴原告之訴，為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十二 年 九 月 十八 日
民事第六庭法 官 姜悌文右為正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀，並依上訴利益繳納上訴費。
中 華 民 國 九十二 年 九 月 十八 日
法院書記官 陳鳳瀴