臺灣臺北地方法院民事判決 九十一年度重訴字第八四○號
原 告 乙○○被 告 亞太國際專利事務所法定代理人 甲○○右當事人間請求損害賠償事件，本院判決如左：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：
（一）被告應給付原告新台幣一千萬元及自起訴狀繕本送達翌日即民國九十一年三月二十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
（二）原告願供擔保請准宣告假執行。
二、陳述：
（一）兩造於八十七年七月二十三日簽立專利申請委託契約書，原告委任被告向中國大陸申請「可變換造型顯示之三角立方體結構」新型專利，經核准列為ZL00 000000.5專利號，證書號數第三四０九八九號，原告依法享有上開專利在中國大陸地區專利權。依中國大陸專利法規定，專利權人每年應繳年費，該繳費通知直接送達被告在中國大陸之專利代理人，被告依約有通知原告繳納之義務，詎被告未依約通知原告繳納第二年年費，致原告專利遭中國大陸智慧財產局撤銷，而被告竟仍於第三、四年即八十九年八月三十一日及九十年八月二十一日向原告詐騙並收取年費及代辦費計新台幣一萬二千八百七十元。被告隱瞞專利權遭撤銷之事實，使原告確信所有之系爭專利權仍有效存續。其後，中國大陸地區人民未經原告同意或授權，擅自仿冒前開新型專利權，並大量生產製造，原告依中國大陸地區相關法律提出告訴，方知該專利權已因原告未繳第二年年費而遭撤銷。兩造業已約定被告應負通知原告繳納每期年費之義務，縱被告係因其在大陸地區代理人漏未通知而未通知原告繳納系爭專利第二年年費，然被告之代理人或使用人關於債之履行有故意或過失時，被告應與自己之故意或過失，負同一責任，被告未盡善良管理人之注意義務，致原告系爭專利權遭到撤銷，被告依民法第二百二十四條、第五百四十四條規定，自應對原告負損害賠償責任。
（二）系爭專利存續期間自八十八年八月三十一日起至九十八年八月三十日止，計十年，因被告違反系爭委任契約未通知原告繳納第二年年費，致原告系爭專利權遭到撤銷，後續八年間，系爭專利產品在中國大陸不受保護，中國地區人民非僅在中國大陸仿冒，且賤價傾銷至美國，致原告受有重大損失。有關系爭專利品，原告係以香港基內特有限公司行銷至美國，迄今銷售總額為美金一百七十三萬七千六百零六元，成本為美金五十九萬七千一百三十六元，毛利為美金一百十五萬一千四百七十元，以一美金折算三十四‧五新台幣，約合新台幣三千九百七十二萬五千七百十五元，原告以被告未盡善良管理人注意義務，訴請被告賠償新台幣一千萬元，即有所據。被告並應依民法第二百三十三條第一項規定，訴請被告給付自起訴狀繕本送達翌日即九十一年三月二十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息。
（三）中國大陸專利局於八十二年三月二十九日所發布之「關於受理台胞專利申請規定」第三條載明，在辦理專利申請過程中，為保證中國大陸智慧財產局與台胞專利申請人之通訊聯繫，臺灣自然人申請專利均應通過在中國智慧財產局公告之國內專利機構辦理。原告委由被告申請系爭專利，被告亦需再委託其在中國大陸之專利代理人湖南省專利服務中心提出申請，被告自身尚不能申請，何況原告，被告辦理中國大陸專利申請案達二十數年之久，對該規定知悉甚詳，中國大陸智慧財產局僅接受其國內登記之專利代理機構申請，原告無從自繳專利年費。系爭專利之第二年年費未如期繳納，中國大陸智慧財產局於八十八年十二月二十四日對被告在中國大陸之代理人湖南省專利服務中心發繳納通知書，限於八十九年三月十日前補繳系爭專利第二年年費及滯納金，該繳費通知單係對已逾專利年費繳納期限者所為之通知，即為第二次補繳機會，然被告大陸地區代理人湖南省專利服務中心人員仍因重大過失未繳納年費，以致中國大陸智慧財產局於八十九年五月十九日再對湖南省專利服務中心發出專利權終止通知書。上開中國大陸智慧財產局之繳費通知書及專利權終止通知書，其通知對象均為被告在中國大陸之代理人湖南省專利服務中心，原告從不知應於何時繳納專利年費，縱使原告知悉被告在中國大陸代理人之名稱及地址，然原告既未認識湖南省專利服務中心之人員，雙方並無信賴關係存在，原告不可能直接委任湖南省專利服務中心人員繳交年費。
（四）原告否認被告已於八十八年八月二十日發函通知原告繳納。原告另案委託被告向中國大陸申請「具廣告顯示效果之桌鐘結構」專利，被告自八十八年起即逐年通知原告繳納第二、三、四期專利年費。另被告於八十八年八月二十四日通知其在中國大陸之專利代理人湖南省服務中心，亦請其於截期前向中國智慧財產局繳納第二年年費，並將繳費收據及帳單寄回，以便被告安排付款事宜，並請回函確認以辦理上開事項。被告於九十年十月十九日復告知其代理人，質問其為何未繳納第二年年費。兩造簽立之委任契約書第六條僅在約定「費用」之範圍。
三、證據：提出專利申請委任契約書、實用新型專利證書、八十八年八月二十五日專利年費繳納通知函（含代收代付收據、外國專利繳納年費通知函）、被告八十八年八月二十四日函、被告九十年十月十九日函、大陸地區受理台胞申請專利規定、被告八十六年十二月十五日請款單（附自行收納款項統一發票、八十六年十二月十五日收據、被告十一月四日計算表、專利繳費領證通知函）、被告八十九年六月十四日請款單（附自行收納款項統一發票、八十六年十二月十五日收據、被告十一月四日計算表、專利繳費領證通知函）、被告八十八年十二月二十二日請款單（附代收代付收據、外國專利繳納年費通知函、請款單、收據）、被告八十八年七月二十九日請款單（附收據、外國專利繳納年費通知函、收據）、中國大陸智慧財產局繳費通知單、中國大陸智慧財產局專利權終止函、被告八十九年六月九日專利繳費領證通知函、自行收納統一收據、出口報單、統一發票各乙份、收據二份及E-MAIL英文函件、型錄各四份，並聲請訊問證人林秀英。
乙、被告方面：
一、聲明：
（一）原告之訴及假執行之聲請均駁回。
（二）如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
二、陳述：
（一）被告受任之義務僅限於代為申請系爭專利，不及於第二年以後之年費。被告於八十七年七月二十三日與原告簽立專利申請委任契約書，受任為原告向中國大陸申請專利名稱為「可變換造型顯示之三角立方體結構」之新型專利，然委任關係僅限於「代撰及製作必要書件，或連同專利圖示向有關當局全權申請專利並代為收受一切文件，以迄官方審定書或審查意見書」，且代辦費用新台幣一萬六千元，僅包括「政府申請規費領證費及第一年年費」，被告依約並無義務通知原告繳納系爭專利第二年年費。被告於專利繳費法定期限屆滿前主動通知原告繳費事宜，係被告為增加營業上之收益，而非被告負有通知義務。
（二）被告事務所於辦理本件系爭專利案時，承辦人員曾分別於八十七年十月十五日將中國大陸官方受領申請之收據正本及同年月二十日將正式申請之文件轉寄通知原告，使原告得知案件進行程度，被告由該資料即可知悉被告大陸地區代理人之資料，原告可隨時直接與大陸之代理人聯絡。又中國大陸關於專利申請，確實必須經由指定之專利機關辦理申請手續，然關於專利年費之繳納，專利權人可自行決定自行繳交或委託他人代為繳交，是被告於要約所有客戶代為繳交年費時，要約函上均有原告可選擇自行繳納之選項，且亦確實有客戶回覆其將自行繳納。原告交付之中國大陸智慧財產局核發與原告之專利證書上載明：「專利權人應當依照專利法及其實施細則繳納年費，繳納本專利年費的期限是每年九月十日年一個月」。況且，系爭專利被告第二年年費之繳納，被告亦對原告提出代繳年費之要約，而系爭專利年費繳納期限為八十八年九月十日，於原告回覆前，承辦人員主觀認為原告應會委任被告代繳，遂於原告簽回同意函前，逕自於八十八年八月二十四日通知大陸地區代理人於截期前繳費，然因原告並未於所訂期限簽回同意函，本件承辦人員即未繼續辦理。縱認被告負有代繳年費之義務，然原告在為同意委任被告代繳年費義務之同時，須將代辦費用一併付清，被告始能進行代辦事宜，原告既從未支付被告第二年年費之代辦費用，則契約從未成立，被告何有義務代原告繳納之有。至於被告提出之被告責問大陸地區代理人信函，係被告承辦人員於事隔二年餘，不明事情經過，僅憑卷內有指示湖南代理人辦理繳納年費第二年年費函，即認為原告已經繳納系爭專利第二年年費完畢。
（三）專利法係屬地保護主義，專利權人須在該註冊國家境內實施製造、銷售行為，始受該國專利法之保護，享有排除他人未經同意而製造、販售、使用或進口之權，原告所喪失之系爭專利為中國大陸專利權，依法自應以該專利在中國大陸境內製造、銷售之相關資料為請求賠償之基礎，現原告竟以中國大陸以外地區之銷售量及金額計算賠償額，此有違專利之立法目的，該金額與系爭專利遭中國智慧財產局撤銷間並無因果關係存在。
三、證據：提出經濟部智慧財產局為民服務手冊「領取專利證書及繳納專利年費等事項申請」、被告八十八年八月二十日專利年費繳納通知函、被告八十七年十月十五日轉寄外國申請資料通知函、被告八十七年十月二十日外國專利申請通知函、大宗函件存根、信件郵寄紀錄表、八十七年九月十日受理通知單、實用新型專利請求書、專利代理委託書、八十八年六月二十五日專利年費繳納通知函、八十八年六月三十日專利年費繳納通知函各乙份。
理 由
一、本件原告起訴主張：兩造於八十七年七月二十三日簽立專利申請委任契約書，原告委任被告向中華人民共和國申請「可變造型顯示之三角立方體結構新型專利」，經核准列為ZZ000 0 00000.5專利號，證書號數第三四０九八八號。詎被告未依約通知原告繳納第二年專利年費，致原告專利權遭中國大陸智慧財產局撤銷，被告未盡善良管理人之注意義務，致原告之上開專利權遭到撤銷，被告應依民法第二百二十四條、第五百四十四條規定，對原告負賠償責任。系爭專利存續期間自八十八年八月三十一日起至九十八年八月三十日止，計十年，原告系爭專利權已遭撤銷，後續八年間，系爭專利產品在中國大陸不受保護，中國地區人民非僅於中國大陸仿冒，且賤價傾銷至美國，致原告受有重大損失。有關系爭專利品，原告係以香港基內特有限公司行銷至美國，迄今銷售總額為美金一百七十三萬七千六百零六元，成本為美金五十九萬七千一百三十六元，毛利為美金一百十五萬一千四百七十元，以一美金折算三十四‧五新台幣，約合新台幣三千九百七十二萬五千七百十五元，爰依民法第五百四十四條規定，訴請被告賠償新台幣一千萬元，並依民法第二百三十三條第一項規定，訴請被告給付自起訴狀繕本送達翌日即九十一年三月二十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息等語。
二、被告則抗辯：被告於八十七年七月二十三日與原告簽立專利申請委任契約書，受任為原告向中國大陸申請專利，名稱為「可變換造型顯示之三角立方體結構」之新型專利，然委任關係僅限於「代撰及製作必要書件，或連同專利圖示向有關當局全權申請專利並代為收受一切文件，以迄官方審定書或審查意見書」，且代辦費用新台幣一萬六千元僅包括「政府申請規費領證費及第一年年費」。被告於專利繳費法定期限屆滿前主動通知原告繳費事宜，係被告為增加營業上收益，而非被告負有通知義務。又繳納系爭專利年費，任何人均得繳納，被告交付原告之系爭專利證明書上已經載明專利繳納期限，原告知悉何時繳納，被告復已將大陸地區代理人資料告知原告，原告並非必須透過被告方可繳納系爭專利年費。況且，系爭專利被告第二年年費之繳納，被告已對原告提出代繳年費之要約，然原告並未於所訂期限簽回同意函，本件承辦人員即未繼續辦理。退步言之，縱認兩造間就系爭專利第二年年費之繳納存有委任契約關係，然原告從未支付被告第二年年費之代辦費用，被告何有義務代原告繳納。再者，專利法係屬地保護主義，專利權人須在該註冊國家境內實施製造、銷售行為，始受該國專利法之保護，享有排除他人未經同意而製造、販售、使用或進口之權，原告所喪失之系爭專利為中國大陸專利權，現原告竟以中國大陸以外地區之銷售量及金額計算賠償額，即屬無據等語，資為抗辯。
三、原告主張兩造於八十七年七月二十三日簽立專利申請委任契約書，原告委任被告向中國大陸申請「可變造型顯示之三角立方體結構新型專利」，經核准列為ZZ000 0 00000.5專利號，證書號數第三四０九八八號之事實，業據原告提出專利申請委任契約書、中國大陸實用新型專利證明書各乙份為證，堪信為真實。茲本件首應審究者為被告受原告委任之範圍，是否包括通知原告繳納上開「可變造型顯示之三角立方體結構新型專利」第二期以後年費。
四、經查：
（一）兩造簽立之專利申請委任契約書第一條約定：「一、委任權限：甲方（原告）同意由乙方全權代理第二條至第四條言明之專利案件之申請程序及其有關一切文件收授處理及選任、解任複代理人之權。」第二條約定：「二、代辦程度：乙方（被告）根據甲方（原告）所提供之資料、圖說、代撰及製作必要書件，或連同專利圖式全權向有關申請專利並代為收授一切文件，以迄官方審定書或審查意見書為止。」第三條約定：「專利案件名稱（暫定）：可變換造型顯示之三角立方體結構。」第四條約定：「甲方（原告）委任乙方（被告）依據本條款下列各項約定之（１）申請國家、（２）申請案性質、（３）代辦程序、
（４）費用總金額等、代辦第三條所述專利案之有關申請事宜如下：（１）申請國家：中國大陸。（２）申請案性質：新型。（３）代辦程序：新案。
（４）代辦費用：計新台幣壹萬陸仟零佰零拾零元整。包含政府申請規費：：其他（包含領證費及第一年年費）：：：（１１）代辦費用總金額為：新台幣壹萬陸仟零佰零拾零元整。」此有原告提出之專利申請委任契約書乙份在卷可稽。據上開專利申請委任契約之約定，原告委任被告處理事務之範圍係被告向中國大陸就系爭「可變換造型顯示之三角立方體結構之新型專利之新案申請」，委任範圍係至官方審定書或審查意見書文件送達原告，而原告給付之代辦費用金額為一萬六千元，該費用包括領證費及第一年年費。至於系爭專利申請委任契約第六條約定：「下列程序及費用，除已於第四條中列明外，均不包含於第四條約定之費用中，如有必要或因申請上之需要而發生時，其費用皆應由甲方（原告）負擔。：：：專利年費：：：。」此條僅係約定除已於上開專利申請委任契約第四條列明者外，其餘上開專利申請委任契約第六條列明之費用，均應由原告另外負擔。是以，兩造簽立之上開專利申請委任契約書業已明文約定，原告受委任處理系爭專利申請之委任事務，其範圍僅限於專利新案申請、領證及繳納第一年年費，不包括其他。
（二）原告復主張兩造縱未於契約中明文約定，然兩造就原告委託被告通知原告繳納系爭專利第二期年費，被告亦已允為處理乙節，業已默示達成合意。民法第一百五十三條第一項固規定，當事人互相意思表示一致，無論為明示或默示，契約即為成立。惟所謂默示之意思表示，係指依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思而言，若單純之沈默，除有特別情事，依社會觀念可認為一定意思表示外，不得謂為默示之意思表示。被告否認兩造就被告通知原告繳納系爭專利第二年年費部分，仍有委任契約存在，自應由原告就此事實負舉證責任，即原告應證明，由兩造之舉動或其他情事，足以間接推知原告已委託被告通知原告繳納系爭專利第二年年費，而被告亦允為處理。
（三）據原告提出被告交付之中國大陸智慧財產局核發之系爭專利證書，其上已記載：「本專利權權利期間為十年，自申請日起算，專利權人當依照專利法及其實施細則繳納年費，繳納專利年費的期限為每年九月十日。」據此，原告當應知悉繳納系爭專利年費之時間。被告雖陳稱中國大陸智慧財產局補繳專利年費通知書，僅向被告中國大陸代理人湖南省專利服務中心送達，並提出繳費通知書乙份為證，惟原告依被告交付之系爭專利證書，即已知悉繳交系爭專利年費之日期，毋庸另外通知。原告固引中國大陸專利局八十二年三月二十九日發布之「關於受理台胞專利申請規定」第三條規定，謂臺灣自然人申請專利均應通過在中國大陸專利局公告之國內專利機構辦理。然據原告提出中國大陸專利局「關於受理台胞權利申請規定」第三條規定之內容，其係針對自然人申請專利而言，但對於取得專利權後專利年費之繳納，則未限制必須透過中國大陸專利局公告之國內專利機構辦理，即任何人均得自行繳納。況且，被告受原告委任向中國大陸智慧財產局申請系爭專利，已於向原告通知案件進行程度之文件上，記載被告系爭專利中國大陸代理人之名稱、地址、郵遞區號、代理人姓名、代理人證件號及聯絡電話，亦據被告提出受理通知書、大宗掛號存根及信件郵寄紀錄表各乙份在卷可參，原告對此必不為爭執，則原告亦知悉關於系爭專利被告在中國大陸代理人之資料。再據原告提出其他專利案件及系爭專利第三、四期專利年費繳納通知函，其上記載：「三、請台端（貴公司）指示下列項目並簽名寄回或以傳真告知本所，謝謝合作。□本人（本公司）願意繳納上列年費以確保專利權益，連同□支票□匯票□現金寄上；□其他：□本人（本公司）已自繳年費或不續繳願意放棄專利權。」可見被告通知原告應繳納專利年費後，是否委任被告繳納系爭專利年費，原告仍有選擇權限。被告客戶中國大陸專利權年費之繳納，亦有受原告通知後，表示自行繳納而未委託原告繳納者，此有被告提出原告不爭執為真正之訴外人陳興、朱麗莉之專利年費繳納通知函各乙份為證。
（四）原告主張被告於八十八年八月二十四日即通知其在中國大陸代理人為原告繳納系爭專利第二期年費，被告復於九十年十月十九日發函與中國大陸湖南省專利服務中心，指摘為何未為原告繳納系爭專利年費，被告對此亦為自陳。惟原告係主張被告根本未通知被告繳納系爭專利第二年年費，而被告所負之義務亦係通知原告繳納系爭專利第二年年費，而非被告應逕行通知被告系爭專利大陸地區代理人為原告繳納系爭專利第二年年費，且縱被告曾通知原告繳納系爭專利第二期年費，然原告並無義務必須委任被告繳納。被告在原告未表示委託其繳納系爭專利第二年年費之情況下，即通知其中國大陸之代理人為原告繳納系爭專利第二年年費，此與原告主張被告應負之義務不符。原告固主張其委任被告申請之其他專利案件，包括系爭專利第三、四年年費，均由被告主動通知原告繳納，並提出被告專利年費通知函二份、請款單（含附件）三份為證，並據在原告任法定代理人公司之業務經理林秀英證述明確（見九十一年四月二十二日言詞辯論筆錄）。被告對此事實亦為自認。惟被告到庭陳稱兩造關於系爭委任契約之內容既定有書面，被告之義務自應以契約所載為限，被告事務所人員係為爭取業績，方會主動通知原告繳納專利年費，而非兩造有此通知義務之約定（見九十一年四月二十二日言詞辯論筆錄）。
（五）從而，原告於取得系爭專利證明書時，即已知悉繳納系爭專利年費之時間，原告並無委任被告繳納系爭專利第二年年費之義務，原告亦可自行向中國大陸智慧財產局繳納系爭專利年費，原告亦知悉被告系爭專利在中國大陸代理人之資料，被告在原告未表示委任繳納系爭專利第二期年費之情況下，即通知大陸地區代理人為原告繳納系爭專利年費，此與原告主張被告之義務係通知原告繳納系爭專利第二年年費不符，而被告嗣後指摘其在中國大陸代理人未依被告指示繳納系爭專利第二期年費，此僅屬被告與其在中國大陸代理人間之關係。被告關於系爭專利之第三、四年年費，雖均通知原告繳納，被告就原告所有之其他專利案件亦會通知原告繳納專利年費，然此僅可證明依兩造之運作模式，被告會通知原告繳納專利年費，惟參酌上述各情，尚難間接推知原告已委託被告通知原告繳納系爭專利第二期年費，被告亦允為處理，兩造就被告通知原告繳納系爭專利第二年年費，已默示成立委任契約。
五、綜上所述，系爭專利申請委任契約書並未約定被告受任處理系爭專利申請事務之範圍，包括通知原告繳納系爭專利第二年年費，而由兩造之舉動或其他情事，亦不足以間接推知兩造就原告委任被告通知原告繳納系爭專利第二年年費乙節已達成合意。原告以被告未依約通知繳納系爭專利第二年年費，致其受到損害，依民法第五百四十四條第二百三十三條第一項規定，訴請被告賠償新台幣一千萬元及自起訴狀繕本送達翌日即九十一年三月二十八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，則其假執行之聲請當失所附麗，併駁回之。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。
七、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十一 年 七 月 三十一 日
民事第三庭法 官 黃書苑右正本係照原本作成如對本判決不服，需於收受本判決後二十日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十一 年 七 月 三十一 日
書記官 趙淑華