臺灣臺北地方法院民事判決 九十二年度智字第二八號
原 告 昱韋有限公司法 定 代理人 乙○○訴 訟 代理人 陳玉玲 律師
程巧亞 律師被 告 海福股份有限公司兼法定代理人 己○○右 二 人共同訴 訟 代理人 戊○○右當事人間請求損害賠償事件，本院判決如左：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：㈠被告應連帶給付原告新台幣（下同）一百七十六萬七千元，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
㈡被告應連帶負擔費用將如附表所示之道歉啟示，以長二十五公分、寬十九公分之篇幅登載於中國時報第一版下半頁連續三日。
㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、陳述：㈠查被告己○○係被告海福股份有限公司（下稱海福公司）之負責人，其明知「旋
轉靶之轉動結構」，係原告昱韋有限公司自民國（下同）八十九年四月十一日起至一○○年四月二十日止所享有新型專利權之物品，然竟意圖營利，於未經原告同意或授權下，仿冒該「旋轉靶之轉動結構」，製造使用於海福公司所承作位於台北縣新店市○○路○○○號內政部警政署保安警察第二總隊（下稱保二總隊）「室內靶場修整工程」之「固定式旋轉靶機之轉動結構」產品中，致侵害原告之新型專利權。嗣經原告於九十一年三月間發現進而蒐證，並於九十一年四月二十三日委託台一專利商標法律事務所鑑定後，確認被告所製造使用之「固定式旋轉靶機之轉動結構」產品已侵害原告新型專利權，原告遂委請律師以存證信函通知被告海福公司及被告己○○排除侵害，並洽談授權事宜，然均未獲置理。為此，原告遂以被告己○○違反專利法第一百二十五條為由，向臺灣臺北地方法院檢察署提起刑事訴訟，詎經該署以專利法業已於九十二年二月九日修正公布，原專利法第一百二十五條所定侵害新型專利權之刑罰規定業已刪除廢止，並於九十二年三月三十一日公布施行，本案自無偵查之依據，而為不起訴處分在案。惟按發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有損害之虞者，得請求防止之，專利法第八十四條第一項定有明文（查專利法已於九十二年二月六日修正，原告援引八十六年五月七日修正之專利法第八十八條第一項規定，顯有錯誤）；復按發明專利人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，且新型專利準用之，亦為專利法第八十五條第二、三項及同法第一百零八條所規定（查專利法已於九十二年二月六日修正，原告援引八十六年五月七日修正專利法第八十九條及同法一百零五條之規定，容有錯誤）。是以，原告自得向被告請求：⒈業務損失一百七十六萬七千元，蓋被告向保二總隊承攬「室內靶場修整工程」，並以一百七十六萬七千元得標，是原告自得以被告因侵權行為所得利益，作為計算原告業務損失之標準；⒉登報道歉，蓋原告公司年營業額約為一億元，並為室內外靶場設備規劃按裝買賣及維護設備之專業廠商，且具相當之信譽，然因被告仿製原告新型專利而侵害原告業務上之信譽，是以原告自得請求被告登報道歉，以回覆原告公司名譽。
㈡又被告雖稱本件室內靶場整修工程，係渠等依政府採購法第二十六條規定「公開
採購，不得要求專利」，故領取文件認知上不會有專利問題，而電動靶機部分，係參考保二總隊所提供之招標文件所附「靶機藍圖」製造，藍圖上及保二總隊於台北縣萬里鄉之室外靶機上均無專利標示，是被告不知系爭靶機有侵害他人專利權之情事，原告請求損害賠償於法有違。惟按政府採購法第二十六條雖規定招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者；然其立法目的及效果係為避免綁標或限制廠商競爭之情形，故招標文件及所附靶機藍圖未標示原告之專利權，並無不合。況原告已於八十九年九月取得「旋轉靶之傳動結構」專利證明書，被告倘有使用系爭專利權之必要，應得原告之授權後，始能施作，自不得以招標文件形式上未載明有專利權字樣，遽認渠等可免除侵害專利權人之損害賠償責任。此外，被告雖復稱系爭靶機係保二總隊要求須按照核二廠室外靶場之靶機實品承製，然該「核二廠室外靶機」之靶機結構，係由新型專利創作人即訴外人甲○○擔任負責人之玻利特國際有限公司所知；又況，被告公司長達三年期間與原告居於市場競爭關係，豈有不知系爭靶機之結構裝置已經原告取得新型專利權之事實，是被告所言自不足採。
㈢再者，系爭靶機專利權之創作人即素外人甲○○於施作保二總隊室外靶場靶機之
同時，就系爭靶機「旋轉靶之傳動結構」以原告公司為專利權人申請新型專利權，嗣經經濟部智慧財產局於八十八年四月二十一日函告開始審查，歷經審定公告審查確定後，經濟部智慧財產局始於八十九年九月七日，給予原告公司專利期間自八十九年四月十一日起至一○○年四月二十日止之新型專利權，並且核發證書在案；換言之，該室外靶機於八十八年施作完成之際，原告尚未取得專利權證書，自無法於該專利物品上標示專利證書號數，乃屬當然。況且，系爭靶機工程之市場狹小，被告對射擊、靶機專利市場有熟稔專業程度，與一包消費物品致消費大眾可能不易辨認其為專利物品及為專利所保證之情形不同，是被告仍得查知該室外靶機是否已由原告取得專利權，從而，被告之主張顯無理由。
三、證據：提出中華民國專利證書一件、專利比對分析報告一件、存證信函一件、臺灣臺北地方法院檢察署檢察官不起訴處分書一件、內政部警政署保安警察第二總隊「第二大隊第三中隊靶場擴建工程」合約書一件、經濟部中央標準局專利處函一件、專利案件資訊資料一件、工程圖說一件（以上均影本）、照片三幀等件為證。
乙、被告方面：
一、聲明：㈠原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
㈡如受不利判決，被告願供擔保請准免為假執行。
二、陳述：㈠查本件室內靶場整修工程，係保二總隊於九十年八月三十一日依政府採購法規定
辦理公開招標而由被告標得，依政府採購法第二十六條「公告採購，文件不得要求專利」之規定，故領取文件上不會有專利問題；至於電動靶機之部分，被告係參考保二總隊所提供之招標文件所附「靶機藍圖」製造，且該藍圖上面並無專利之標示，況被告承攬保二總隊「室內靶場」工程後，曾於保二總隊帶領下，前往其核電二廠靶場查看，然現場靶機上面亦無專利之標示，是被告確實不知系爭靶機設備及「靶機藍圖」乃屬原告所享有之「新型專利權」之物品。又況，保二總隊既按政府採購法第二十二條第一項第二款規定辦理「限制性招標」，原告在公告期間並未依法向招標機關提出「專利侵權行為」之異議或申訴，詎嗣後始對被告提出民、刑事訴訟，是原告此舉並不足採；更何況，被告係依法定程序辦理投標及承製，自不生侵害原告專利權問題，從而，原告請求損害賠償，顯無理由。㈡又原告稱伊承攬施作「國道第五警察隊新市靶場」及「桃園縣警平鎮靶場」時，
兩地皆有標示專利號數，被告仍得輕易查知原告就核二廠靶機已取得專利權，惟原告既未告知被告，被告自無從得知原告安裝之處所，況靶場亦非任何人得進入之地，是原告所言自不足。又況，該核二廠之靶機應係以既有之技術轉借於靶機之上，在識別上不會認為係專利品；且依系爭靶機之結構圖，據保二總隊人員所稱係於八十七年公告招標所製造，而被告係根據公告招標及八十七年已有之採購交易成品，認知上應非屬專利物品。此外，系爭靶機專利權之創作人即訴外人甲○○及專利權人乙○○，前開二人表面上利用玻利特公司與昱韋公司名義，分開營運活動，然卻相互配合以遂其保護專利權之共同利益目的。再者，玻利特公司人員對其所承攬施作之靶機，因須保固、修繕並且請款，故與保二總隊時常聯繫，是原告既與玻利特公司互通有無，對系爭靶機承攬施作之交易消息及提供靶機藍圖之情事，豈有不知之理，是原告所言顯與事實不符。另就證人丙○○之證詞，蓋丙○○與原告有交易上之利益關係，故其所言不足採信。
三、證據：提出內政部警政署保安警察第二總隊「室內靶場整修工程」投標須知一件、靶機藍圖一件、相關法令節本一件、高雄縣及新竹縣警察局公告招標案各一件、律師函一件、投標須知一件（以上均影本）照片四幀等件為證。
理 由
一、本件原告起訴主張「旋轉靶之轉動結構」乃其享有新型專利權之標的，專利期間自八十九年四月十一日起至一○○年四月二十日止，詎被告明知此一事實，竟於未取得原告同意或授權下，在其所承作位於台北縣新店市○○路○○○號內政部警政署保安警察第二總隊「室內靶場修整工程」之「固定式旋轉靶機之轉動結構」產品中，使用原告所有上開專利權，致侵害原告權利，原告於向被告表示侵權之通知，並請求洽談授權事宜，然均未獲被告置理，為此訴請被告賠償業務損失一百七十六萬七千元，並登報道歉，以回復原告名譽云云；被告則以系爭室內靶場整修工程，係保二總隊於九十年八月三十一日依政府採購法規定辦理公開招標而由其標得，並由保二總隊提供「靶機藍圖」以供製造，該藍圖上並無專利之標示，被告不知系爭靶機設備及「靶機藍圖」乃屬原告所享有之「新型專利權」之物品，再者，原告於保二總隊辦理「限制性招標」時，並未在公告期間依法提出「專利侵權行為」之異議或申訴，嗣後始對被告提出民、刑事訴訟，顯不足採，其係依法定程序辦理投標及承製，自不生侵害原告專利權問題，從而，原告請求損害賠償，顯無理由等語置辯。
二、經查，本件原告主張其擁有「旋轉靶之傳動結構」新型專利權，已據其提出新型第一五八九五八號新型專利證書為證，又有關被告所承製之保二總隊「室內靶場修整工程」之「固定式旋轉靶機之轉動結構」工程有侵害原告上開新型專利權之情形，已據原告提出由台一專利商標法律事務所所製作之「專利比對分析報告」，依該鑑定報告所載，確認被告所製造使用之「固定式旋轉靶機之轉動結構」產品，有使用原告所有上開專利權之情形，被告對此一鑑定報告之結論並不爭執，僅辯稱系爭工程之結構圖係由保二總隊所提供，且結構圖上亦無原告專利權之標示，其不知系爭結構乃原告之專利權範圍。按關於專利權侵害，其性質上仍屬於民法第一百八十四條以下所規範之侵權行為類型，是有關侵權行為是否成立，須以行為人是否具有故意或過失為其要件。又關於行為人故意過失之有無，於一般侵權行為態樣中，固由被害人負舉證之責，惟因專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，是以，如無特殊情事，倘侵權行為確已存在，則推定侵權行為人具有過失，行為人若不能證明無過失，即不能免除其責任，此處所指推定之過失，乃指輕過失而言。本件被告所以於保二總隊「室內靶場修整工程」之「固定式旋轉靶機之轉動結構」工程中，使用有關原告上開新型專利權之設計，據被告所辯，係因定作人即保二總隊於招標過程中曾提出「固定式旋轉靶機之轉動結構」之設計圖，其僅係按圖施工。被告上開辯詞，已經業主即保二總隊系爭工程之承辦人員丁○○到庭結證屬實，據其所述：「（問：《提示被證一、被證二》這是不是你們單位招標的須知、公告？）是。這個標案經過二次公告，這是第一次公告，後面的圖也是第一次公告我們單位附的，這是徐敏斯建築師事務所提供給我們的圖。」、「（問：你們把這個圖當作這次招標的規格？）是。」、「（問：被告公司有無按照這個規格製作？）．．．但沒有人對於靶基的規格有無侵害專利提出質疑。」、「（問：當時的靶基規格跟現在是否相同？）我沒有辦法確認是否一樣，八十七年這件是丙○○建築師事務所設計的靶基，得標場（廠）是玻利特國際有限公司。」、「（問：從保二總隊核能電廠的靶基完成之後，有無廠商質疑他的專利？）玻利特公司是八十八年完工，保固三年，保固期間到九十一年五月，九十年度我們有一個室內靶場要做，因為八十八年做的這套不錯，所以九十年我們是參考八十八年這套來做。在這段期間，都沒有廠商來質疑專利的問題。」、「（問：你們提出圖給海福公司施作，結果經過鑑定有侵害專利權，你們有何意見？）我們從七月二十三日第一次公開招標就刊登圖出來了，第二次公告是在八月三十一日，到九月十九日領標，這段期間都沒有人提出專利權的質疑。」（以上請參酌本院九十二年七月三十一日言詞辯論筆錄），由是可知，有關系爭工程中使用原告擁有專利權之設計，確係因業主即保二總隊提供設計圖要求得標者按圖施工所致，被告此部分之辯詞並非虛構。雖原告指稱系爭設計圖應係由訴外人鄧南建築師事務所所設計規劃，非丙○○建築師事務所，建築師丙○○亦到場證稱：「（問：這圖是你獨立創作出來的？）法官給我看的這個圖跟我八十七年設計的圖大致一樣，八十七年靶機的圖是甲○○的，這個圖是他給我的。」、「（問：你有取得甲○○同意，使用這個圖嗎？）有，我評估的結果覺得這個靶機比較好用，我就問甲○○可否提供這個圖的細節，他就提供給我了。
」，證人即原告公司經理甲○○亦稱：「（問你當時有無參與八十七年的投標：？）有，當時是用玻利特國際有限公司的名義，當時我是這家公司的負責人。」等語（參本院九十二年九月五日言詞辯論筆錄），然縱認系爭設計圖確非徐敏斯建築師事務所所設計，上揭證人之證詞對於被告就此一設計圖是否明知係由原告擁有專利權，或被告之不知悉係存有過失一節，亦無證明效力。據證人甲○○稱：「（問：你何時申請專利？）八十八年四月二十一日以前圖畫好，八十八年四月二十一日投件。」、「（問：從八十七年核能二廠的靶場之後，到九十二年保二總隊的工程之間，你還有無參與其他單位靶場的投標？）國道第五分隊八十九年一月份，桃園平鎮分局建安派出所八十九年九月動工，都是使用同一份的靶機沒有參與投標。」（參同上筆錄），是以，自原告於八十九年九月七日取得系爭新型設計專利後，其後原告所參與之靶場工程投標與施作，被告均未曾參與，而證人即本件工程之承辦人保二總隊職員丁○○復稱：「（問：你怎麼會在九十年的工程又把這個圖附進來？）這個圖是我們內部督訊（訓）組交給我的。」（參同上筆錄），是以，在原告取得系爭新型專利權之後，被告既未曾與原告共同參與同一工程之競標，其究竟應如何知悉原告系爭新型專利權存在，顯非無疑！縱認被告依照設計圖施工前，仍應進行侵害調查（infringement search），以了解此一設計圖是否有侵害他人專利權情形。然系爭設計圖係由業主即保二總隊所提供，設計圖上復有建築師事務所名稱註記其上，於外觀上，足以使人認為系爭害調查之認知，亦非無疑！以被告得標者之立場而言，其所負義務即係依業主提供之圖示依約完成，倘其未依圖施工，即有構成違約之虞。綜觀本件被告取得系爭工程以及進行施工之過程，實難以認定被告有侵害原告專利權之故意或過失，縱認為被告於標得系爭工程後，曾進行侵害調查程序，且發現業主所提供之系爭一項第二款規定辦理所謂之限制性招標，則被告自有可能認為本件有關專利權之爭議已由業主處理妥當，始未採取限制性招標，據此觀之，亦難以因此即認為被告有故意過失可言。而原告對於本件被告何以具有侵害專利權之故意過失一節並未提出充分證據證明，僅謂被告「應當知悉」云云，尚不足以認為被告有侵權行為之主觀要件，本件被告固然有侵害原告專利權之情事，惟既無法證明被告有何侵權行為之故意過失，依前開說明，自應認原告之請求為無理由，應予駁回。
三、假執行之宣告：本件原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。
四、結論：原告之訴為無理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十二 年 九 月 二十六 日
民事第二庭法 官 汪漢卿正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十二 年 九 月 二十六 日
書記官 許婉如