臺灣臺北地方法院民事判決 九十三年度智字第一六號
原 告 日商．日本香煙產業股份有限公司（日本たばこ產業株式會社）法定代理人 甲○○○訴訟代理人 陳和貴 律師
陳君慈 律師李世馨 律師複 代 理人 劉中城 律師被 告 七星煙草股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 張毓桓 律師
康玲華 律師右當事人間請求排除侵害事件，本院於民國九十三年七月八日言詞辯論終結，判決如左：
主 文禁止被告使用相同或近似於「七星」及「Seven Stars」作為其公司中、英文名稱之特取部分。
被告應向台北市政府建設局申請變更其公司中文名稱特取部分為「七星」以外之名稱，並應向經濟部國際貿易局申請變更其公司英文名稱特取部分為「Seven Stars 」以外之名稱。
訴訟費用由被告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：㈠禁止被告使用相同或近似於「七星」及「Seven Stars」作為其公司中、英文名稱之特取部分。
㈡被告應向台北市政府建設局申請變更其公司中文名稱特取部分為「七星」以外之
名稱，並應向經濟部國際貿易局申請變更其公司英文名稱特取部分為「 SevenStars」以外之名稱。
二、陳述：㈠原告於民國（下同）七十五年間取得「Seven Stars」商標之註冊，指定使用於
各種煙、煙草煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，註冊號數為第三二九九八五號，並於七十九年間申請「七星」商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草、煙絲、捲煙、雪茄煙等商品獲准，註冊號數為第四七五三九四號，而前開「七星」及「 SevenStars 」二註冊商標（下稱系爭商標）均仍在商標權專用期間，依法受商標法之保護。又原告之七星（MILD SEVEN）菸品於國內市場行銷多年，其銷售量高達進口香煙市場百分之四十八；詎被告於未得原告同意下，竟以系爭「七星」商標作為其公司登記名稱「七星煙草股份有限公司」（下稱七星公司）特取部分，並向經濟部國貿局登記公司英文名稱為「Seven Stars Tobacco Co., Ltd.」，且以系爭「Seven Stars」商標作為特取部分，經營各類菸品之批發零售、代銷、進出口及代理等業務。而被告使用系爭商標作為其公司名稱之特取部分，經原告發函請求其停止使用並變更名稱，仍置之不理，繼續保留其公司中、英文名稱之登記迄今，業已構成商標法第六十二條第一款規定之侵權情事。另被告公司之所營事業係「各種煙之批發零售及代銷業務」及「前項有關之進出口及代理業務」等，與原告系爭商標指定使用之煙類產品性質完全相同；復以被告公司名稱包含「煙草」、「 Tobacco（即煙草）」等字樣，足使相關消費大眾將被告公司名稱與原告系爭商標產生聯想，認為兩者間具有特定之關連，進而對原告之煙類商品與被告提供之商品或服務來源發生混淆誤認，故被告以系爭商標文字作為其公司名稱，且於原告發函請求其停止後仍繼續保留該名稱迄今之行為，已構成商標法第六十二條第二款侵害商標權規定之情事，亦屬違反公平交易法第二十條第一項第一規定之不公平競爭行為。退一步言，縱認被告之行為不構成公平交易法第二十條第一項第一款規定情形，惟被告襲用系爭商標作為被告公司名稱，顯屬積極攀附原告商譽之搭便車行為，亦已構成公平交易法第二十四條規定顯失公平行為情形，原告自得依同法第三十條規定，請求被告停止使用系爭商標。
㈡又傑太日煙國際股份有限公司（下稱傑太公司）係原告於八十二年間轉投資設立
之公司，負責擔任原告菸品於台灣地區之總代理，該公司於八十四年四月一日與被告簽訂總經銷販賣合約書，雙方約定授權被告為台灣地區經銷商，經銷販賣傑太公司所進口之七星（MILD SEVEN）、峰、和平等香煙，並於該合約書第拾肆條約定被告於總經銷販賣合約書終止或屆滿後，即無權繼續使用「七星」或近似名稱作為其公司名稱對外營業。前開總經銷販賣合約書已於九十年十二月三十一日終止，傑太公司業將其基於八十七年四月一日總經銷販賣合約書第拾肆條得對被告主張之權利讓與原告，並於九十三年五月二十五日向被告為債權讓與之通知，且經被告收受該通知在案，是依民法第二百九十七條第一項規定，前開債權讓與對被告已生效力，原告自得基於債權人地位，依總經銷販賣合約書第拾肆條約定請求被告停止使用系爭「七星」及「Seven Stars」之註冊商標作為其公司之中、英文名稱；況且原告僅係禁止被告繼續使用系爭註冊商標作為其公司名稱，並無被告所稱限制被告公司經營事業種類之情事。至被告之行為是否構成商標法第六十二條規定侵害商標權之要件，應依現存狀況之主、客觀情事以認定，被告稱其於七十八年間無「明知」可言、系爭註冊商標當時尚非屬著名，難謂有理。復以被告使用系爭註冊商標作為自己公司名稱，已構成對原告商標權現存之侵害，原告自得依商標法第六十一條第一項中段之規定請求排除侵害，且被告公司之名稱登記尚屬有效，即有隨時侵害原告商標權之危險，是原告亦得依同法第六十一條第一項後段規定，請求防止被告侵害之虞，亦即禁止被告繼續使用系爭商標作為被告公司名稱，並應向主管機關辦理變更名稱，始能除去被告侵害原告權利之虞。再者，被告並非善意且合理之使用，故不符商標法第三十條第一項第一款規定之要件，自不得主張不受原告商標權效力所拘束。
三、證據：提出經濟部中央標準局商標註冊證二件、經濟部中央標準局函一件、統一發票一件、網路新聞報導一件、香煙之市佔率表一件、零售通路暢銷菸酒排行榜一件、酒客雜誌節本一件、雜誌廣告六件、一九九七年MILD SEVEN七星盃國際飛行傘邀請賽之活動照片資料及邀請函與入場券一件、經濟部智慧財產局商標異議審定書一件、廠商基本資料一件、存證信函四件、臺灣桃園地方法院八十三年度訴字第二○二號民事判決一件、最高法院八十四年度台上字第二三九二號、八十七年度台上字第二三一九號民事判決一件、協議書一件、香煙產品進口表一件、商標公報一件、合作促銷契約書嗣四件、總經銷販賣合約書二件、臺北市營利事業登記證一件（以上均影本）、照片四幀等件為證。
乙、被告方面：
一、聲明：原告之訴駁回。
二、陳述：㈠被告於七十八年間以七星公司名稱為設立登記時，尚無系爭「七星」註冊商標存
在，嗣原告縱於七十九年取得系爭「七星」之商標，惟該商標斯時既非「著名」商標，被告之行為自不該當商標法第六十二條第一款規定之情形。又況系爭七星（MILD SEVEN）菸品於台灣成為著名商品，係被告長年代理經銷所致，兩造並於七十八年十二月四日簽訂合作促銷契約書，經原告同意由被告為台灣地區之銷售代表，負責對外促銷貨品，倘原告認被告以系爭「七星」註冊商標為名設立公司，係屬侵害其商標權之行為，應早於七十八年，亦即於被告以七星公司名義與其簽定合作促銷契約書時，即對被告主張有侵害其商標權之事實，然原告既未對被告主張，亦與被告維持長達十二年之合作關係，足見原告不認為被告有侵害其商標權之行為。況且，被告設立七星公司係於七十八年間，原告卻依九十二年五月二十八日始新增之商標法第六十二條規定，據以主張被告侵害其商標權，其主張已違反法律不溯及既往之原則。至被告以「七星」及「SEVEN STARS TOBACCO
CO.,LTD.」為中、英文之名稱，均屬善意且係以合理使用之方法表示自己之名稱，並非作為商標使用，依商標法第三十條第一項第一款規定，自不受他人商標權效力所拘束；復以被告公司之英文名稱為「SEVEN STARS TOBACCO CO.,LTD.」，係依被告公司之中文名稱直接翻譯而來，即與商標法第六十二條第一款、第二款規定之情形有別，原告依商標法第六十二條第一款、第二款規定，主張請求排除商標權侵害，即無理由。
㈡另被告設立七星公司既係於七十八年間，原告依於八十年二月四日公佈之公平交
易法第二十條第一項第一款、同法第二十四條及第三十條等規定，請求排除侵害，亦違反法律不溯及既往原則。退一步言，被告因未將系爭「七星」及「 SevenStars 」註冊商標，據為被告公司商標而為相同或類似之使用，即與公平交易法第二十條第一項第一款規定要件不符，況據公平交易法第二十條第二項第三款、第四款規定，被告之行為並不適用於公平交易法第二十條第一項第一款規定。且被告並無襲用原告之著名商標，作為自己公司名稱之行為，是原告稱被告積極攀附原告商譽之搭便車行為，已構成公平交易法第二十四條規定顯失公平之行為，顯不足採。又前開MILD SEVEN菸品以「七星」二字命名，係基於被告公司負責人乙○○之創意，而非源自原告，故原告主張被告以「七星」為名設立公司，係基於原告同意，並約定僅能於兩造合作期間內使用，並非真實。再者，被告以「七星」為名設立公司時，原告尚未取得系爭「七星」註冊商標專用權，被告斯時既無侵害原告商標權，現在自無對原告商標權構成「繼續性」之侵害。至原告主張傑太公司已將其基於八十七年四月一日總經銷販賣合約書之債權讓與原告，並於九十三年五月二十五日通知被告在案；惟前開債權係傑太公司與被告間為避免惡性競爭所為之約定，被告須向傑太公司為給付，始符合債之本旨，是傑太公司所為之債權讓與行為，依民法第二百九十四條第一項第一款規定，應屬無效。退一步言，縱認前開債權讓與係屬有效，被告同意不再以「七星煙草股份有限公司」或其他與「七星」、「和平」、「峰」等香煙品牌相同或近似之名稱對外繼續營業，惟該約定僅係課予被告不得對外繼續營業之消極義務，並非進而要求被告應辦理更名之積極義務；復以被告目前係處於停業狀態，並無對外營業之行為，是原告自不得依前開總經銷販賣合約書第拾肆條約定，主張被告應辦理更名。
三、證據：提出C星煙草股份有限公司基本資料及廠商基本資料各一件、傑太日煙國際股份有限公司基本資料一件、最高法院八十年度台再字第七號民事判決一件、臺灣板橋地方法院八十七年訴字第八三九號民事判決一件、合作促銷契約書九件、萬事發之商標登記資料一件、公賣局之進口煙商歷年銷量統計表一件、統一發票一件、臺灣高等法院八十六年度重上字第三五二號判決一件、臺灣台中地方法院八十九年度訴字第三三九九號民事判決一件、最高行政法院八十九年度判字第四十號、八十八年度判字第三○九八號、八十五年度判字第三九○號、九十二年度判字第一六四九號判決各一件、臺灣高等法院八十五年度上易字第一九一八號刑事判決一件、書函一件（以上均影本）等件為證。
理 由
一、本件原告起訴主張其於七十五年間取得「Seven Stars」商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，並於七十九年間申請「七星」商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草、煙絲、捲煙、雪茄煙等商品獲准，詎被告於未得原告同意下，竟以系爭「七星」商標作為其公司登記名稱「七星煙草股份有限公司」特取部分，並向經濟部國貿局登記公司英文名稱為「Seven Stars Toba
cco Co., Ltd.」，且以系爭「Seven Stars」商標作為特取部分，經營各類菸品之批發零售、代銷、進出口及代理等業務，嗣原告發函要求被告停止使用並變更名稱，詎被告均置之不理，被告之行為不惟違反商標法規定，且構成公平交易法所規定之不公平競爭行為，又被告與訴外人傑太公司間亦有禁止使用系爭名稱之約定，而傑太公司已將上開權利讓與原告，為此依商標法、公平交易法及契約約定訴請被告停止繼續使用及變更系爭名稱等語；被告則以其早在原告註冊系爭商標前即以系爭名稱為公司設立登記，且登記後雙方更有十二年合作關係，系爭名稱所以成為著名，係因被告多年代理經銷所致，原告以嗣後註冊取得之商標主張被告侵害，顯然違反法律不溯及既往之規定，而被告以「七星」中、英文名稱作為公司名稱，均屬合理使用，自不構成商標之侵害行為，況被告亦非將系爭名稱作為商標使用，自無公平交易法之適用，而被告以系爭名稱為公司設立登記時，因原告尚未註冊商標，是被告自始並未侵害原告，至傑太公司部分，其間債權債務關係僅存在其於被告間，其所為讓與行為應屬無效，縱認該讓與有效，惟因被告與之僅約定不再以系爭名稱或類似之名稱對外營業，而此際被告實際上已處停業狀態，無對外營業行為，原告訴請被告更名，自無理由云云資為抗辯。
二、經查，本件原告於七十五年間以「Seven Stars」名稱向我國中央標準局（智慧財產局前身）為商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，註冊號數為第三二九九八五號，並於七十九年二月間申請「七星」商標之註冊，指定使用於各種煙、煙草、煙絲、捲煙、雪茄煙等商品，經獲准許，註冊號數為第四七五三九四號，上開事實為被告所不爭執，並有商標註冊證影本在卷可稽（參原證一、二），應堪認為真實。而被告則係在七十八年九月一日以「七星煙草股份有限公司」名義申請公司設立登記，此一事實亦有被告所提公司基本資料附卷可考（參被證一），是就「七星」一詞而言，被告係在原告申請商標註冊前約半年期間，即以「七星」一詞作為公司名稱申請設立登記。而商標法第六十二條規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」由上述規定意旨可知，似指商標權人取得商標在先，而第三人再以相同或類似之商標作為公司或商號名稱之登記時，始有其適用。而本件被告以「七星」一詞作為公司名稱，時間早在原告以「七星」文詞申請商標註冊之前，是可資質疑者，乃原告主張被告侵害其登記在後之商標，是否有據。按本件被告前於七十八年十二月四日與原告簽定合作促銷契約書，由被告擔任原告產品於台灣地區之銷售代表，此一事實為兩造所不否認，並有契約書影本可為參照（參被證八），斯時被告所承銷之香煙商品雖有MILD SEVEN,PEACE,CABIN等名稱，惟未有「七星」或「SEVEN STAR」等品牌，被告因此主張所謂「七星」一詞係其自己之創意，與原告無關，嗣後原告以「七星」為名申請商標註冊，不能要求取名在先之被告更名云云。被告上開辯詞固非無據，惟可資質疑者，乃原告於進入台灣市場時，早在七十五年間即以英文名稱「Seven Stars」申請商標註冊（參原證一），而所謂「Seven Stars」者，其中文譯名即為「七星」，此為任何稍知英文文義者均知之事，被告所謂「七星」一詞係其創意云云，顯有可議之處。雖原告在七十五年間以「Seven Stars」申請商標註冊時，未同時以該英文之中譯文字「七星」申請註冊，而係遲至七十九年間始以中文名稱申請註冊（原證二），然「Seven Stars」一詞與「七星」中文間之關係，早為煙草市場及吸煙人士所熟知，非因被告之「創意」經推廣後，始產生二者間關聯性之印象。其次，原告雖係在七十九年間始獲得中央標準局核發註冊登記證，惟實際上原告早在七十八年六月六日即已提出以「七星」為商標之申請（參原證十九），較之被告七十八年九月一日以相同名稱申請公司設立登記為早，足見被告亦早知原告欲以「七星」名稱申請商標註冊，詎其竟趁中央標準局作業期間搶先以同名申請公司設立登記，其行使權利之行為確存有侵害他人權利之相當故意，至為灼然。按商標法之立法目的，在於避免消費者因第三人相同或類似之名稱與商標權人之商標產生混淆，致無法區別何種產品始為消費者所欲購買之真正標的疑慮，乃要求使用相同或類似商標之第三人應禁止使用侵害他人商標之名稱，其立法目的不僅在於保護商標權人，亦同時在於保護消費大眾，是倘若第三人所使用之名稱與商標與他人已註冊之商標相同或類似，即應視為係侵害他人商標，應受商標法之規範，商標權人並得依法請求排除侵害。本件被告公司名稱之取得，雖早在原告以相同名稱登記商標之前，惟被告因與原告間之契約關係，得以接觸原告商標名稱，進而先以他人商標未登記之中文名稱作為自己公司名稱，應認為被告確有違反誠信之處。被告對於其使用系爭「七星」文字作為公司名稱一節亦知確有侵害原告之虞，乃在其與原告之合作契約書第八條約定甲方（即原告）同意乙方（即被告）以其（指原告）指定之公司名義為台灣地區銷售代表對外促銷貨品（參被證八），倘被告自認其所使用之公司名稱並無侵害原告商標之疑慮，何須原告同意其使用系爭名稱？足見被告所稱系爭中文名稱乃其創意、靈感云云，並非實情。而原告既已將「Seven Stars」及「七星」等文字登記為商標，並經經濟部智慧財產局前身中央標準局核發登記證書，依法即為商標權人，其依商標法第六十二條規定，主張被告侵害其商標，自屬有據，其同時訴請被告禁止使用並變更「七星」名稱，依商標法第六十一條一項規定，即有理由，應予准許。
三、況依原告與被告所簽定之合作契約書第十三條約定，被告同意雙方合作關係終止後，不再以「七星煙草股份有限公司」對外繼續營業（參被證八、原證二十三），足見被告亦明知其所以可以使用「七星煙草股份有限公司」經營業務，係因原告同意緣故，若契約關係終止後，則被告不得再以上開名稱對外繼續營業。由此益證被告對於系爭名稱之使用並無自主權，此與一般法人得完全使用自己已登記之名稱不同。又被告與原告轉投資之子公司傑太公司間亦曾簽定合作促銷契約書（參原證二十五），依該契約書第十七條約定，被告亦同意於契約終止後，不再使用系爭名稱對外營業，嗣傑太公司與被告間契約關係終止後，傑太公司曾發函要求被告停止使用系爭名稱，詎被告亦均未停止，傑太公司乃將其對被告之權利義務關係讓與原告，是不論原告係依其與被告間之合作契約或依傑太公司與被告間之合作契約約定，均得請求被告停止以「七星煙草股份有限公司」繼續對外營業，自無疑義。被告辯稱「七星煙草股份有限公司」目前已經停業，實際上並無對外營業之行為，故實質上已經符合契約書約定，亦即不再繼續以系爭名稱對外營業云云。關於被告是否實際上已經停止營業一節，未見被告舉證證明，惟縱認屬實，被告保留系爭名稱，仍有造成原告損害之虞。蓋依兩造契約意旨，所謂不再以「七星煙草股份有限公司」對外繼續營業者，著重在名稱之使用上，非繼續營業之有無，換言之，倘被告更換名稱後繼續經營類似業務，對原告而言，僅為另一競爭者，無所謂使消費者混淆致生損害之虞，惟若被告不更名，縱使未實際上營業，對消費者而言，仍有可能混淆被告與原告間之關係，由是觀之，所謂繼續營業與否並非雙方約定系爭條文之重點，不得再使用「七星煙草股份有限公司」始為首要，是以，兩造契約關係終止後，被告依約亦有更名之義務，被告辯稱其未實際營業，故無違約云云，乃屬混淆之說，並非可採。被告復稱商標法第六十二條規定係九十二年十一月二十八日始修正施行，而被告使用系爭名稱早在七十八年間，斯時既未侵害原告商標，自不因嗣後法律之修正而溯及認為被告侵害商標云云。按有關被告於七十八年間原告尚未獲得商標登記證書前先以系爭名稱作為公司名稱登記是否構成侵害原告商標權一節，已經本院作成仍屬侵害之結論，詳如前述，資不再贅。即以法律規定而言，所謂侵權行為之排除，自以現時存在及將來可能發生者為對象（若為過去已生之侵權行為，則為損害賠償問題），此在民法有關侵權行為之規定如是，在商標法之規定亦同。而被告使用原告已經登記之商標，此為現時存在之事實，此種行為屬侵權行為，已經本院如是認定，而被告故意拖延繼續保留系爭名稱，縱使目前並無營業之事實，對原告而言，確有形成侵害之虞，原告依專利法第六十一條第一項後段規定，本有訴請排除此一侵害權利，此與同法第六十二條規定無關，是原告以此為辯，並非有據。本件被告係在與原告接觸進而發展合作關係後，始開始使用系爭「七星煙草股份有限公司」名義對外營業，其自身並非煙草業者，使用系爭名稱之目的純係為兩造煙草業務合作關係，今兩造合作關係已然終止，被告依約本不應繼續使用系爭名稱，詎其仍繼續保留，造成消費者混淆之虞，而原告之產品於我國市場上乃屬煙草類第一品牌（參被證十以下），足認被告故意保留系爭名稱確有攀附原告之嫌，被告此舉自屬違反公平交易法第二十四條規定。縱上所述，本件被告所辯，並無所據，均非可採。而原告本於商標法第六十二條、第六十一條、公平交易法第二十四條及兩造間契約約定，訴請被告停止使用系爭名稱並應變更登記，為有理由，應予准許。
四、結論：原告之訴為有理由，依民事訴訟法第七十八條，判決如主文。中 華 民 國 九十三 年 八 月 六 日
民事第二庭 法 官 汪漢卿正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後廿日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 九十三 年 八 月 六 日
書記官 許婉如