臺灣臺北地方法院民事判決 93年度智字第64號原 告 財團法人國語日報社法定代理人 甲○訴訟代理人 魏千峰律師被 告 乙○○訴訟代理人 許智誠律師複代理人 林正杰律師上列當事人間請求損害賠償等事件，本院於中華民國94年3月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文被告不得再行使用原告註冊第七三三一八號之「國語日報」商標（原服務標章）。
被告應給付原告新台幣壹拾萬陸仟貳佰壹拾伍元及自民國九十三年八月六日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告應以其費用將本件判決之判決書內容全部，以仿宋五號字體刊登於中國時報桃園版第一版一日，及刊登於國語日報全國版第一版一日。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔十分之一，餘由原告負擔。
本判決第一、二項，得為假執行。但被告如以新台幣貳拾壹萬貳仟肆佰參拾元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
甲、程序部分：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。查，原告起訴時原聲明第2項係請求被告賠償新台幣（下同）600,000元之本息，聲明第3項部分請求被告將判決書內容刊登於中國時報新竹版。然本件原告起訴時所主張被告侵害其商標權之行為係發生於桃園縣中壢市，並表明因關於損害賠償涉及損害原因、範圍等之認定，須經法院斟酌裁量，故前開金額係為依據民事訴訟法第244條規定，為最低賠償金額之表示（見起訴狀，臺灣桃園地方法院93年度智字8號卷，第8頁）。嗣擴張訴之聲明第2項為：被告應給付原告1,940,659元之本息、第3項聲明將判決書內容刊登於中國時報桃園版（見原告辯論意旨續狀，本院卷第2宗第52頁），核分屬為擴張應受判決事項之聲明及基於同一之請求基礎事實而為變更，於法並無不合，應予准許。
二、復按，在商標評定程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於評定確定前，停止其訴訟程序之進行。
商標法第56條準用同法第49條定有明文。查，被告辯稱本件之商標爭議，其業於民國93年12月29日以系爭「國語日報」商標有商標法第23條及第57條規定之情事，參加評定註冊第73318號「國語日報」商標其註冊無效之行政救濟程序，故本件訴訟有應停止審判程序之事由。然前開商標法之規定僅為「得」停止訴訟程序，而非「應」停止訴訟程序，是否停止本件訴訟程序，本院自有裁量餘地。原告早於84年1月1日即取得「國語日報」之商標（原服務標章。因現行商標法修正後，刪除服務標章之規定，改以商標方式予以保護，下均稱系爭商標），專用期間自83年12月1日至93年11月31日，並延展至103年11月31日，被告卻遲至本件被訴後，方參加他人所為之評定商標註冊無效之行政救濟程序，如執此為由裁定停止本件訴訟程序，將致原告權利無法即時救濟，亦有拖延訴訟之可能，故本院認不因被告有參加評定系爭商標無效之行為，而認為有裁定停止本件訴訟程序之必要。
三、第按，當事人得以合意定第一審管轄法院，民事訴訟法第24條第一項前段定有明文。查，兩造所簽訂之「財團法人國語日報經銷處附設語文中心認可協議書」（下稱系爭協議書）第9條約定，合意以本院為第一審管轄法院，故原告雖向臺灣桃園地方法院提起本件訴訟，業經臺灣桃園地方法院於92年6月28日以93年度智字第8號裁定移送至本院，故本院就自有管轄權，合先敘明。
乙、實體方面：
一、原告起訴主張：查「國語日報」商標業經原告向經濟部中央標準局（現為經濟部智慧財產局，下稱智財局）申請取得商標專用，註冊號數73318，專用期間自83年12月1日起至93年11月31日止。期滿後經原告向智財局申請延展註冊，經准許延展權利期限至103年11月30日止，該商標指定使用於商標法施行細則第25條第1類（即現行商品及服務分類表第41類）教育及娛樂類別。然被告以原告之商標於桃園縣中壢市○○○路1段1號3樓處經營「私立國語日報中壢分社附設語文補習班」，對外招攬學生，索取學費，實已侵害原告之商標權，故原告曾於91年11月6日發函告知被告請其在同年12月1日起不得再使用原告之商標經營補習班，被告自知不法，亦同意於92年5月31日前完成以自己名義為名稱，並不得與原告名稱相混淆及誤導一般消費大眾所普遍之認知，依法向當地主管機關申請立案，成為一獨立之文化教育事業組織。詎料，被告非但未於上開期限內完成變更登記，在桃園縣中壢市前址非法使用原告之商標，甚至於92年12間另在桃園縣中壢市○○路○○號以國語日報社名義再行設立補習班，並請訴外人游宜樺為班主任，協助處理兩處班務，顯以違誠信之手段，敷衍原告，以達獲取不法利益之目的。為此原告得依據商標法第61條規定請求被告負擔損害賠償責任，並依據同法第63條第1項第2款計算原告因被告侵害其商標權所受之損害共計1,940,659元〔計算式：⒈91年度：316,509元/12=26,375元，（元以下4捨5入，下同）；⒉92年度：5,294,200元－3,379,917元＝1,914,283元。⒈+⒉=1,940,659元）。
另得依據公平交易法第30、31條之規定，請求被告除去侵害及損害賠償，並得依據商標法第64條規定請求被告將本件民事判決刊登於新聞紙。並聲明：㈠被告不得再行使用原告註冊第00000000號之「國語日報」商標（原服務標章）；㈡被告應給付原告1,940,659元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止之法定遲延利息；㈢被告應以其費用將本件民事判決之判決書內容全部，以仿宋五號字體刊登於中國時報桃園版第1版1日，及刊登於國語日報全國版第1版1日；㈣願以現金或等值之銀行可轉讓之定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：兩造於91年11月28日所簽訂之系爭協議書為原告單方預先訂定之定型化契約，原告為提高被告連續日銷國語日報之份數，以寄發空白協議書方式，要脅被告須於限期內單方簽署寄回，否則，即停止供應被告國語日報之經銷權及不得再使用系爭商標，被告於原告取得系爭商標權利之前，早已使用多年之國語日報分社語文中心名義從事各種活動。
且系爭協議書內容，攸關被告權利之第1條第1款履行「經銷契約連續年數及日銷報份」乙欄，原告係要求被告空白，由原告自行填寫，此為顯失公平之定型化契約條款有顯失公平之情事，應認定該約定無效，另有關履行經銷契約之重要要素即連續年數及日銷報份於系爭協議書中均未約定，依約原告即不同意與被告簽立本協議書，本件協議書因此自未生效。況系爭協議書並未依第10條之約定除兩造外，另由被告之連帶保證人（即丙方）簽章，故系爭協議書依約並未生效，原告不應據此作為主張權利之依據。又本件原告係於83年12月1日方取得「國語日報」之商標專用權，被告自得依據商標法第30條第1項第1款，主張善意先使用，不受原告商標權之效力所拘束，自應認被告並無侵害原告「國語日報」商標權之侵權行為，亦無違反公平交易法之情事等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行聲請均駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、查，系爭商標業經原告向經濟部中央標準局（現為智財局）申請取得商標專用，註冊號數73318，專用期間自83年12月1日起至93年11月31日止，期滿後經原告向智財局申請延展註冊，經准許延展權利期限至103年11月30日止。該商標指定使用於商標法施行細則第25條第1類（即現行商品及服務分類表第41類）教育及娛樂類別。然被告以原告之商標，於桃園縣中壢市○○○路○段○號3樓處經營「私立國語日報中壢分社附設語文補習班」，對外招攬學生，經原告曾於91年11月6日發函告知被告請其在同年12月1日起不得再使用原告之商標經營補習班。兩造曾於91年11月28日簽訂系爭協議書，系爭協議書第2條約定被告保證於92年5月31日前完成以自己名義為名稱，並不得與原告名稱相混淆及誤導一般消費大眾所普遍之認知，依法向當地主管機關申請立案，成為一獨立之文化教育事業組織。然被告未於上開期限內完成變更登記，復於92年12間另在桃園縣中壢市○○路○○號以國語日報社名義再行設立補習班，並請游宜樺擔任班主任，協助處理兩處班務等情，業據原告提出服務標章註冊證、智財局核准延展原告權利期限函、律師函、系爭協議書、被告所經營補習班外觀照片等件為證，且為兩造所不爭執，堪信此部分事實為真。
四、被告雖辯稱系爭協議書為一定型化契約條款有顯失公平而應認為無效之情事，且系爭協議書就有關履行經銷契約之重要要素未約定亦欠缺被告之連帶保證人簽章，故系爭協議書依約並未生效，原告不應據此作為主張權利之依據云云。殊不論系爭協議書是否有如被告所辯稱之無效或未生效力之情事，原告享有商標權現仍有效存在，被告既未經原告授權，自無從使用「國語日報」名稱開設語文補習班，不應執系爭協議書無效或不生效力為由，辯稱原告不得為主張權利之依據，合先敘明。又被告另以前揭情詞置辯，故本件之爭點厥為：㈠被告是否善意先使用系爭標章而無侵害原告之權利；㈡被告使用系爭標章於經營補習班，是否違反公平交易法第20條第1項第2款之規定；㈢原告請求之損害賠償若干為宜？茲析述如后：
（一）關於被告是否善意先使用系爭標章之爭點部分：⒈按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標
於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。商標法第30條第1項第3款定有明文。被告所援引前開規定主張善意先使用原則，辯稱其不構成侵害原告商標權之行為。然查，原告於49年間成立財團法人、62年間即成立語文中心補習教育對外招生，且有年度各部門管理狀況（包括經營補習教育）及財產目錄、損益表等製作成工作報告，此有國語日報社50週年社慶專集、原告語文中心70年、72年收入之商業帳簿、原告62年度工作報告在卷可稽（見本院卷第1宗，第41至59頁），可證原告早在62年間己將「國語日報」之商標使用於經營補習教育。
⒉再者，原告之註冊號數73318「國語日報」標章專用期間
係於83年12月1日起，但被告所經營「私立國語日報中壢分社附設語文補習班」卻係於85年1月23日、2月5日立案班，其爰以商標法第30條第1項第3款所指善意先使用為由而抗辯，難謂有理。
⒊又商標法第30條第1項第3款之「善意」，係指「並非以不
正當競爭為目的」，即使商標權人已使用商標，未申請註冊，但第三人明知該商標己使用，卻使用他人商標，在商標權人註冊商標後，第三人仍使用該商標，其不得主張係善意使用。查，本件原告不論創辦報紙、將系爭商標用於語言教育，皆早於被告，被告並非在不知情或原告未授權下先使用「國語日報」商標，故本即無所謂「善意使用」問題。
（二）被告使用系爭商標以經營補習班，已違反公平交易法第20條第1項第2款之規定：
按「事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆」，公平交易法第20條第1項第2款定有明文。查，原告雖曾授權被告以原告名義經營補習班，但因鑑於經銷商經營補習班良莠不齊，時有糾紛，故於90年間起採取與各地經銷商維持單純經銷關係之政策，收回以「國語日報」商標經營補習班之授權，並陸續與經銷商協議，故被告未再經原告授權，仍逕以原告普遍為相關事業或消費者所認知之表徵「國語日報」開設語文補習班，為相同類似之使用，致與原告所提供之語文教育服務相混淆，且其未具有善意先使用之事實，已如前述，此等行為實已違反公平交易法之規定，亦嚴重影響原告長久維繫之信譽，依公平交易法第30條、第31條之規定，原告自得請求除去侵害及損害賠償。
（三）原告得請求損害賠償之範圍：⒈按商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠
償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。商標專用權人，得請求由侵害商標專用權者負擔費用，將依本章認定侵害商標專用權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙商標法第61條第1項、第64條亦定有明文可參。復按，事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。公平交易法第20條、第30條、第31條亦定有明文可參。查，原告自62年間開始使用「國語日報」名稱於補習班服務，歷史悠久，且為一般大眾所普遍認知，具有相當之知名度，並於84年註冊取得商標專用權，被告因承銷原告之報紙，經原告同意授權使用「國語日報」之名稱經營補習班，嗣兩造間訂立之承銷分社設立語文中心合約書屆期後未續約，被告已無繼續使用「國語日報」商標之合法權源，竟仍繼續使用，已構成侵害原告之商標專用權之行為，及違反公平交易法第20條第1項第2款規定，原告自得請求除去侵害並請求損害賠償及將本件判決書刊登報紙。
⒉玆就原告請求之損害賠償項目及內容是否正當，分論如下：⑴禁止被告使用「國語日報」商標部分：原告請求被告不得
再使用原告註冊系爭商標，依商標法第61條規定，應屬正當。
⑵金錢賠償：
次按商標法第63條第1項第2款規定；「商標專用權人，依第61條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：
二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益」商標法第63條第1項第2款定有明文。原告雖於91年11月6日發函告知被告請其在同年12月1日起不得再使用原告之商標經營補習班，雙方協議使被告有半年之時間辦理變更登記，故被告應於92年5月31前完成變更登記，但被告逾期並未登記，顯無依據兩造協議履行變更登記之意思，況依據該協議書第8條規定「乙方（即被告）如有違反協議內容或其他一切有損甲方（即原告）權益時，甲方得不另催告，隨時終止本協議，若有造成甲方損害，並應負一切損害賠償之責。」，原告雖表示同意被告可遲至92年5月21日方辦理變更登記，此係為兩造間仍有合作前提下，所為之和解條件。然被告並未遵期完成補習班更名登記，原告亦表明系爭協議書無容許被告於91年12月1日至92年5月31日此段期間有可延長使用原告商標經營補習班之意思，故原告自得請求被告賠償自91年12月1日起無權使用系爭商標開設補習班之經營補習班所得。查，原告雖主張被告自91 年12月1日起無權使用系爭商標經營補習班，至92年12月31日止，所得收入應為1,940,659元，原告自得請求被告賠償此部分金額云云。
惟查，經本院向財政部台灣省北區國稅局中壢稽徵所函查被告經營之國語日報中壢分社附設語文補習班之所得稅申報及核定資料，其中91年度核定所得為316,509元，92年度則尚未核定，有該所94年1月3日北區國稅中壢二字第0931020911號函可稽（見本院卷第3宗第1頁），又經稅捐機關核定之所得額有一定客觀、公正性，故以91年度核定之所得額為被告所得之利益應為可採，然被告經國稅局核定收入部分尚包括其他收入210,522元，此部分係為被告代理迪諾奇公司產品之收入，此有國稅局審查報告、被告91年度執行業務暨其他所得收入歸戶清單在卷足憑（見本院卷第3宗第5、9頁），自應認此部分收入與被告所設立之補習班無涉自應扣除，故原告得向被告請求91年度12月份因使用系爭商標所得之利益為8, 832元〔計算式：（316,509－210,522）/12＝8,832）。至於而92年度之所得額雖尚未核定，惟納稅義務人向稅捐機關申報之所得損益表，通常應檢附相關資料，且被告申報91年之所得額，如加入其他收入210,522部分後與稅捐機關所核定之即相去不遠，故92年度被告所得之利益，應以被告自行申報之所得額97,383元計算。依此計算被告於91、92年因侵害原告之商標專用權所得之利益為106,215 元及自起訴狀繕本送達翌日（即93年8月6日）起至清償日止之法定遲延利息，為有理由，應予准許，然逾此部分請求即屬無據，應予駁回。
⑶判決書登報部分：
末按，商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。商標法第64條定有明文。經審酌原告之「國語日報」商標為歷史悠久之著名商標，具有全國性之知名度，及本件侵害行為在中壢市發生，原告請求由被告負擔費用，將判決全文，以仿宋5號字體，刊登在中國時報桃園版第1版、國語日報全國版第1版各1日，係為使一般社會大眾認知被告侵害原告商標服務標章專用權之事實，並回復被上訴人之商譽及信用所受之損害所必要，原告此部分請求應為正當，亦應准許。
五、綜上所述，本件原告依侵權行為違反商標法、公平交易法之法律關係，求為判命被告不得再使用「國語日報」之商標，並給付106,215元本息及將判決全文摘要刊登中國時報桃園版第1版、國語日報全國版第1版各1日為有理由，應予准許。原告逾此部分之請求即屬無據，應予駁回。
六、因本案事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、兩造陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告第1、2項聲明勝訴部分，經本院判命被告給付之金額未逾500,000元，爰依民事訴訟法第389條第1項第5款規定依職權宣告假執行，另就被告免為假執行之聲請，則酌定相當之擔保金額宣告之。至判決主文第3項屬為一定行為執行，不適於假執行，本院認自不應准許，另原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中 華 民 國 94 年 4 月 4 日
民事第四庭 法 官 黃柄縉以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 94 年 4 月 6 日
書記官 楊湘雯附錄：
民事訴訟法第392條法院得宣告非經原告預供擔保，不得為假執行。
法院得依聲請或依職權，宣告被告預供擔保，或將請求標的物提存而免為假執行。
依前項規定預供擔保或提存而免為假執行，應於執行標的物拍定、變賣或物之交付前為之。