臺灣臺北地方法院民事判決 93年度訴字第3721號原 告即反訴被告 柏杉國際有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 吳志勇律師複 代 理人 吳晨馨律師被 告即反訴原告 大宇雅品實業股份有限公司法定代理人 丙○○○訴訟代理人 李旦律師
江俊賢律師上列當事人間請求給付違約金等事件，本院於中華民國94年10月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及假執行之聲請均駁回。
反訴被告應給付反訴原告新臺幣參佰肆拾萬元，及自民國九十三年十二月八日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用及反訴費用均由原告即反訴被告負擔。
本判決第二項於反訴原告以新臺幣壹佰壹拾參萬元為反訴被告供擔保後，得假執行。但反訴被告得以新臺幣參佰肆拾萬元為反訴原告預供擔保，免為假執行。
事實及理由
甲、程序方面：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更，但經被告同意者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第1款定有明文。查原告起訴原本於兩造締結之商標授權合約（以下簡稱系爭合約）第3條第1項第3款、第12條第1項第1款及第2款請求被告應給付原告新臺幣（下同）4,100,000元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算之法定遲延利息，嗣於94年2月14日具狀請求再依系爭合約第12條第3項之約定另請求60,000元及該部份金額自前揭書狀送達被告翌日起算之法定遲延利息。按其主張雖屬訴之追加，惟既經被告表示同意（參本院94年2月22日言詞辯論筆錄），依首開規定，自應准許。
二、次按被告於言詞辯論終結前，得在本訴繫屬之法院，對於原告提起反訴；反訴之標的，如與本訴之標的及其防禦方法不相牽連者，不得提起，民事訴訟法第259條、第260條第1項後段分別定有明文。本件原告係依系爭合約第3條第1項第3款、第12條第1項、第2項、第3項等規定，請求被告給付原告4,160,000元及自被告受催告時起算之法定遲延利息。被告則以系爭合約業因被告行使解除權而不存在等為理由為其防禦之方法，而反駁原告依系爭合約內容對其請求給付商標授權權利金、違約金、律師費等主張，並進而以系爭合約已經解除為由而提起反訴請求原告應依不當得利或回復原狀之法律關係返還其歷年來已經收取之權利金，按其反訴之標的既與本訴之防禦方法相牽連，從而，本件被告提起之反訴，應予准許。
乙、實體方面：
壹、本訴方面：
一、原告起訴主張：原告於民國88年10月22日與日商有限會社小峰製作所（即S.Feng Co.，以下簡稱小峰製作所）簽訂「contraire」之商標授權合約，原告嗣於89年6月5日再與被告締結系爭合約，就「男性襯衫」授予被告前述「Contraire」商標之使用權。原告於授權之時，即對被告表示原告係受小峰製作所之授權而使用該外國商標，以及該外國商標並未在我國註冊。然被告竟以系爭商標於我國未辦理登記為藉口，拒不依系爭合約第3條第1項第3款「乙方（按即被告，下同）應自本合約生效日起至期滿為止就每一合約年度應保證下列之最低銷貨淨額於合約年度之首日，將每一年度之權利金之總額以支票兩紙之半數‧‧‧交付甲方（按即原告，下同）」之約定，於93年7月1日前交付原告1,500,000元之支票作為系爭合約第五年度（即93年7月至94年6月底）之權利金，其主張應無理由。且因被告有前揭拒不給付第五年度權利金之違約行為，亦應依系爭合約第12條第2項「乙方如有第一項所載以外之其他違約情事‧‧‧或不能支付債權之情形，經甲方定期催告後乙方仍未改善者，乙方應就每一違約行為支付甲方相等於該年度權利金之同額作為懲罰性違約金‧‧‧」之約定，給付原告相當於第五年度權利金數額之違約金1,500,000元。又因被告又未經原告事前書面同意，而自行於市面上之百貨公司發行宣傳廣告，違反系爭合約第5條第1項之規定，故原告亦本於同合約第12條第1項「乙方如違反本合約‧‧‧第五條‧‧‧乙方應將權利金交付甲方作為懲罰性違約金‧‧‧」之規定，請求被告給付相當於系爭合約第四年度之權利金數額1, 100,000元作為此部分之違約金。而因被告前揭違約行為，原告已支出律師費60,000元，故原告一併請求被告應依系爭合約第12條第3項「本合約因第1項、第2項規定而終止時，對於甲方所受之損害，乙方應負損害賠償責任。甲方因本約所支出之律師費，視為甲方之損失」之約定內容，給付原告前開律師費等語。並聲明：㈠被告應給付原告4,160,000元，及其中4,100,000元自起訴狀繕本送達之翌日起，其中60, 000元自其民事擴張聲明狀送達之翌日起，按週年利率百分之五計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：被告經訴外人即原告之總經理丁○○告知，原告擁有法商LOUIS FERAUD公司（以下簡稱法商斐洛德公司）之「contraire」商標，故被告於89年6月5日即與原告就前揭商標獨家授權於男性襯衫使用事宜簽訂系爭合約。然因被告於93年5月間發現市場上另有儂特公司亦使用前述「contraire」商標販售衣服類商品，經被告查證後，發現訴外人永誼公司因於84年間因業務往來而得知與該公司有其他商標授權業務往來之法商斐洛德公司擁有「contraire LOUIS FERAUD」商標，訴外人永誼公司遂搶先於85年10月14日向經濟部中央標準局申請註冊「contraire」商標於我國商標法施行細則第13條（按即92年12月10日修正前商標法施行細則第49條）之商品及服務分類表（以下簡稱分類表）所列第25類商品，經該局准列為註冊第00000000號商標後，訴外人永誼公司即於87年5月1日申請移轉商標權予原告，而後原告於89年6月5日再與被告簽訂系爭合約，原告並在89年9月16日將前開商標權利移轉於訴外人石犀。惟因法商婓洛德公司於知悉訴外人永誼公司註冊登記前開商標後，即向經濟部中央標準局提出評定之申請，最後經經濟部智慧財產局以訴外人永誼公司與原告係藉不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊，造成一般消費者對其所表彰之商品來源或提供者與法商斐洛德公司之商品發生聯想而產生誤認誤信，認為「contraire」商標應屬法商斐洛德公司所有，訴外人永誼公司之商標註冊無效，故原告即無權授權被告於男性襯衫上使用「contraire」商標並予保護。至於原告雖稱伊係經小峰製作所合法授權使用「contraire」商標於男性襯衫上，然小峰製作所既未在分類表第25類「衣服」商品類別中申請商標註冊，自更無合法授權原告使用之權源，因此原告亦無授予被告於男性襯衫使用「contraire」商標之權利。原告既為給付不能，被告即於93年6月8日委由律師以存證信函通知原告解除系爭契約，故原告於系爭合約經解除後始提起本件訴訟，其請求即無依據。且因原告並未自行取得或經他人授權可於商品「男性襯衫」上合法使用系爭「contraire」商標之權利，而原告卻偽稱已得權利並藉之欺罔被告致訂定系爭合約，系爭合約即有無效及得撤銷之原因，暨上開事項亦屬當事人之資格，或授權契約交易上重要者，被告既於為意思表示內容時有錯誤，故系爭合約因此亦具有得撤銷之原因，故被告併依民法88條、第92條第1項規定，主張撤銷訂定系爭合約之意思表示。是以原告本件請求均不能成立等語置辯。並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回。㈡如受不利益之判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事實：㈠兩造於89年6月5日就「contraire」商標締結系爭合約，而
系爭合約前言已稱「緣乙方了解甲方所取得contraire之授權範圍，並願在遵守該授權合約及本約規定之前提下，接受甲方針對本約商品獨家授權，於授權區域內製造、銷售本約商品」；又其第1條則約定定義「商品：本約所稱之商品，指男性襯衫」、「授權區域：限於免稅商店以外之台灣地區」。
㈡被告迄今未依系爭合約第3條第1項第3款之約定，於93年7月
1日以前給付原告系爭合約第五年度之權利金1,500,000元之支票。
㈢系爭合約所稱商品即「男性襯衫」，係屬於分類表所列第25
類商品中之一，而小峰製作所於94年1月18日為經濟部智慧財產局准准授權予原告登記使用系爭「contraire」商標之分類表商品類別則為第9類、第14類、第18類、第24類等商品。
㈣訴外人永誼公司於86年10月1日曾於分類表第25類商品註冊
登記「contraire」商標使用（註冊號數：00000000號），並於86年11月移轉商標權於原告，經主管機關經濟部中央標準局核准並於87年5月1日公告於商標公報，而原告於88年8月30日再將之移轉於訴外人石犀，復經主管機關經濟部智慧財產局於89年9月16日公告於商標公告，惟法商斐洛德公司於86年11月4日曾對前述「contraire」商標註冊提出評定之申請，經濟部智慧財產局於89年7月4日評定訴外人永誼公司上述商標註冊無效，經濟部復於89年11月29日駁回原告以註冊人身分所提起之訴願，而原告雖曾向台北高等行政法院提起行政訴訟，並經該法院以90年度訴字第523號受理在案，然原告其後即撤回起訴，上開商標評定事件因此確定，其後91年1月1日之商標公報上並載明上開商標經評定無效之原因為「依商標法第三十七條第一項第七款之規定評決其註冊無效」。
四、本院綜合兩造分別於94年8月22日、31日提出之爭點整理狀，整理兩造爭執之事項如下：
㈠小峰製作所有無合法權源可授權原告於台灣地區使用系爭「
contraire」商標於系爭合約之商品「男性襯衫」上，以及原告有無授權被告使用系爭「contraire」商標含男性襯衫在內之分類表第25類商品上之合法權源？亦即，何人得於台灣地區之「男性襯衫」具備合法使用或排除他人使用系爭「contraire」商標之權利？㈡兩造於締結系爭合約之際，是否約定原告就授權予被告在台
灣地區「男性襯衫」使用「contraire」商標，需具有合法且排除他人使用之權利為契約之給付主要內容？㈢被告可否以系爭「contraire」商標未在我國分類表第25類
商品註冊登記，原告又未取得或經他人合法授權使用「contraire」商標之權利為由，認原告係給付不能，而主張解除系爭合約？或認系爭合約係以不能之給付為標的而有民法第246條之無效原因？或可否以此主張意思表示有錯誤或受原告詐欺為理由，而主張撤銷訂立系爭合約之意思表示？㈣倘被告前揭㈢之抗辯如均不能成立，則原告主張被告應行給
付權利金、違約金、律師費等請求，有無理由？
五、小峰製作所有無合法權源可授權原告於台灣地區使用系爭「contraire」商標於系爭合約之商品「男性襯衫」，以及原告有無授權被告使用系爭「contraire」商標含男性襯衫在內之分類表第25類商品上之合法權源？亦即，何人得於台灣地區之「男性襯衫」具備合法使用或排除他人使用系爭「contraire」商標之權利？㈠經查，原告雖主張小峰製作所具有合法於分類表第25類商品
使用前述「contraire」商標之權利，故小峰製作所與原告於88年10月22日締結授權合約（含附件）後，原告自得再於89年6月5日再與被告簽定系爭合約而授權被告使用系爭「contraire」商標於「男性襯衫」等語。然查，前開小峰製作所從未註冊登記上述「contraire」商標於「男性襯衫」所屬之分類表第25類商品上，此為原告所不爭之事實（本院94年10月5日言詞辯論筆錄），而迨至本件言詞辯論終結之際，小峰製作所亦僅於分類表第9類、第14類、第18類、第24類等商品中擁有「contraire」商標之專用權復如前述，則參考現現行商標法第27條第1項前段「商標自註冊公告當日，由權利人取得商標權」及第29條第1項「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權」之內容暨92年5月28日修正前商標法第21條「商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之圖樣及所指定之同一或同類商品為限」等規定，可知就「男性襯衫」此類商品而言，由兩造締結系爭合約時起迄今，小峰製作所在台灣地區從未取得系爭「contraire」之商標權利（專用權）無疑。
雖原告另舉其與訴外人徐慶賢於94年7月19日所締結之「商標權授權合約」為依據（附於原告提出民事準備㈢狀後，列為原證十九），欲證明小峰製作所確實已經授予伊得使用系爭「contraire」商標之權利，故伊並得再授權予被告使用云云。然姑且不論被告已否認前揭契約之真正，且觀之原告係於臨訟之際方始締結上開文書，亦難免有無中生有、自行杜撰之嫌，更何況細繹前述商標權授權契約內容，竟然出現徐慶賢將已經我國商標主管機關評定註冊無效之編號00000000號商標（乃永誼公司於分類表第25類商品註冊登記之「contraire」商標，此部分詳後述）亦一併「授權」予原告使用之情事，然以原告身為上開商標評定事件之關係人，又曾於系爭商標經主管機關評定無效後多次具狀提起行政救濟（此部分，詳後），顯然原告對其與徐慶賢締約時，對於依我國法令，系爭原為永誼公司登記註冊之「contraire」商標已不得繼續使用於含男性襯衫在內之分類表第25類商品一節，應知之甚詳，然原告仍執意為之，可見前述商標權授權契約內容，無非全憑原告自己之意思所製作，並無證據力，難以作為認定原告主張：小峰製作所擁有得在「男性襯衫」上使用前揭「cont raire」商標權利之依據。因此被告抗辯：小峰製作所並無合法權利可以授予原告於商品「男性襯衫」上使用系爭「contraire」商標之陳述，即屬可信。
㈡雖然原告主張小峰製作所就系爭「contraire」商標於分類
表第25類商品之專用權係向訴外人永誼公司價購取得，原告得以授權予被告於「男性襯衫」使用前揭商標權利亦基此而來各語。惟查：
⒈被告已經否認原告提出伊與訴外人小峰製作所簽訂之授權合
約之真正，且細繹經濟部智慧財產局於94年3月10日以（94）智商0924字第09480087250號函檢送之註冊第774361號有關「contraire」商標檔卷資料所載，自訴外人永誼公司於86年10月1日獲准註冊取得於分類表第25類商品使用「contraire」商標之權利後，迨至89年6月5日兩造締結系爭合約之時，或經濟部於89年11月29日駁回原告以「contraire」之註冊登記人身份提起訴願、甚至被告主張於93年6月8日通知原告解除系爭合約之際，其間雖歷經經濟部智慧財產局及經濟部二度對於前述商標進行評定、訴願程序，且兩造彼此間亦有多次信件、書函往來，然無論是永誼公司或原告，於於該段時間內均無隻字片語言及永誼公司或原告已將前揭商標權利移轉於訴外人小峰製作所或自小峰製作所處受讓權利（依系爭商標之登記資料所載，系爭商標權移轉過程依序為：訴外人永誼公司於86年11月間移轉予原告、原告於88年8月30日間移轉予訴外人石犀），此有前揭商標歷次移轉登記申請書、商標服務標章專用權移轉契約書（永誼公司移轉予原告部分）、讓渡書（原告移轉予石犀部分）、經濟部中央標準局87年4月14日台商字第924號第205453號函、經濟部智慧財產局89年8月17日（89）智商0924字第890066741號函等在卷足佐。可見原告所述：小峰製作所曾自訴外人永誼公司處受讓於分類表第25類商品（包含「襯衫」類商品）使用「contraire」商標之專用權云云，當與真實之情形不符。更何況原告雖於前述商標評定事件中，一再具名提出書狀指稱「答辯人之前手（按：指永誼公司）早於據以引證商標（按：即contraire LOUIS FERAUD商標）於法國註冊前，即著手設計系爭商標‧‧‧足可證系爭商標完全由答辯人之前手自行創造而成，並非襲用他人之商標」云云（參原告於89年4月12日向經濟部智慧財產局提出之商標評定及答辯補充理由書，該件書狀原附於系爭「contraire」商標之評定卷宗內，為本院影印附卷），然以原告於前揭商標評定事件提出上述訴外人永誼公司自創系爭商標之主張當時，已將前開商標權利移轉予訴外人石犀，而原告於本件又主張該石犀之人即為小峰製作所於台灣地區之商標代理人，但彼於前揭商標評定事件中仍未提及有關系爭商標與小峰製作所之關係，其顯不合理自不待言，足見原告主張：小峰製作所早即擁有「contraire」商標之使用權利，而伊於86年間開始向小峰製作所洽談前揭商標授權事宜時，小峰製作所亦於當時準備在我國申請系爭商標第於25類商品註冊登記，惟其卻發現永誼公司已就系爭商標在我國註冊登記於第25類商品等過程，均係事後編造之言詞，不足採取。否則倘若原告所言屬實，則其及訴外人永誼公司豈會於前述商標評定、訴願事件中，故意不提出此等可以佐證訴外人永誼公司係自創前述商標或具可排除法商斐洛德公司申請之有利事證，反而任令評定無效、訴願駁回之情事產生？可見原告主張：小峰製作所擁有前開兩造締約標的「contraire」商標之權利一節，所言內容除多有矛盾外，且均與卷存證據資料有悖，要無可取。
⒉且縱認原告指稱：訴外人永誼公司確曾讓與系爭得於分類表
第25類商品使用「contraire」之商標權利予小峰製作所，而前揭自原告處受讓「contraire」商標權石犀即為小峰製作所在台灣地區之商標代理人等語無訛，惟參酌經濟部智慧財產局於94年4月27日以（94）智商0924字第09480157700號函檢送之註冊第774361號商標評定卷宗內容，該系爭經訴外人永誼公司於85年10月14日申請註冊登記使用於第25類商品之「contraire」商標後，雖經經濟部智慧財產局於86年10月1日核准註冊登記，然訴外人商斐洛德公司即於86年11月4日即以訴外人永誼公司之前揭商標有仿襲該公司新創用之「contraire LOUIS FERAUD」商標而搶先登記之嫌，而對訴外人永誼公司前開註冊登記之商標提出評定之申請，嗣經濟部智慧財產局於89年7月4日以原告（即當時前開商標之註冊人）為當事人而評定上述商標註冊無效，原告雖提出訴願，然復據經濟部於89年11月29日駁回原告之訴願，嗣該商標評定事件並因原告撤回行政訴訟之起訴而告確定前已述及。而考諸商標註冊後經評定有無效之原因者，係存在於註冊當時，故其「註冊自始無效」，且評定事件確定後，無論何人不得就同一事實及同一證據，申請為同一之評定，其確定力之主觀範圍及於任何人（康炎村著，工業所有權法論，第119頁至第120頁參照）。則永誼公司前開就「contraire」商標所為之00000000號註冊登記既屬自始無效，則無論為其後依序登記為受讓商標權之原告或石犀，甚至是小峰製作所，亦均無從取得甚至讓與或授權他人使用系爭商標權之權利，即甚清楚。
⒊綜上，原告縱於89年6月5日締結系爭合約時形式上曾自他人
處受讓而為前揭商標登記權人，無論其商標權利是否經由訴外人永誼公司、甚至是小峰製作所處所取得，但因訴外人永誼公司該項商標註冊登記既有前述自始無效之原因存在，則揆諸「任何人不得以大於自己之權利讓與他人」之法理，可見原告於締結系爭合約時，即未具備得為授權系爭商標予被告使用之權能至明。因此原告此部分主張，顯無依據。
㈢次按永誼公司及小峰製作所、原告等既不得於台灣地區之第
25 類商品（含「襯衫」類）使用前述「contraire」商標已如前述，則參酌卷附前述經濟部智慧財產局評定及經濟部訴願決定之意見「本件註冊第七七四三六一號『contraire』商標圖樣上之外文，與申請人（按即法商斐洛德公司）據以評定之「contraire LOUIS FERAUD」商標圖樣相較，兩者外文『contraire』均作相同設計而如出一轍，其外觀極相彷佛，於異時異地隔離觀察，難謂無使購買者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標」、「本案申請人據以評定商標既以行銷使用在先及參酌註冊人前手（按即永誼公司）與其亦有密切之商業往來，從而註冊人以極近似之外文『contraire』作為本件商標圖樣申請註冊，指定使用於‧‧‧襯衫等商品申請註冊，衡酌客觀事實，難謂無使一般購買者對其所表彰商品之來源或提供者與申請人商品發生聯想而誤購誤信之虞」等意見，可知自兩造締結系爭合約時起，迨至本件被告委由律師於93年6月8日以（93）世法旦字第00049號函通知原告解除系爭合約、甚至於本件言詞辯論終結之際，得於「（男性）襯衫」上使用前述「contraire」或「contraireLOUIS FERAUD」商標者，應為法商斐洛德公司而已，要與他人無涉；換言之，除非經由法商斐洛德公司讓與商標權或取得該公司之授權，否則在台灣地區，任何人均不得在分類表第25類商品，包括男性襯衫在內，使用前述「contraire」商標，否則或有民事損害賠償責任存在（商標法第61條第1項、第63條參照）或可能因此需負刑責（商標法第81條、第82條參照），蓋不為如此規範，即無以保障合法商標權利人其得以排除他人侵害之權能。
六、其次，兩造於締結系爭合約之際，是否約定原告就授權予被告在台灣地區「男性襯衫」使用「contraire」商標，需具有合法且排除他人使用之權利為契約之主要給付內容？按原告雖堅稱伊於締約時，已告知被告上開「contraire」商標在我國並未註冊登記，而因我國商標法係採註冊保護主義，未於我國註冊之外國公司至多僅是該商標是否受我國商標法之保護而已，故原告授權予被告使用之系爭「contraire」商標縱未辦理登記註冊，亦僅是不受商標法之保護而已，非謂契約之效力有瑕疵各語，並舉證人丁○○之證言為據。然被告則辯稱：原告於締約時，已稱系爭商標乃法商斐洛德公司所有，且需經由原告辦理授權使用事宜，故伊才會與原告締結系爭合約，並約定獨家授權，且可排除他人侵害等語，並引證人甲○○之證述內容為其佐證。而查：
㈠原告於起訴時，係稱「原告與被告訂定授權合約時，即向被
告明白表示『系爭商標未在我國註冊』，並向被告明白原告係受日商S.Feng Co.之授權使用該外國商標」等語（參原告93年9月21日準備㈠狀第2頁），且併引卷附台北三張犁郵局93年6月9日第583號存證信函內容「關於敝公司取得contraire商標之授權已於甲乙雙方簽約時即清楚告知貴公司吳志明總經理‧‧‧」及因回覆被告委任之律師於93年6 月11日函詢有關「關於前開商標授權合約，大宇雅品公司因有疑義，而請貴公司說明‧‧‧貴公司已於本年6月9日之存證信函說明，貴公司係取得contraire商標之授權，然仍未說明係來自何人之何號商標授權‧‧‧請貴公司說明係獲自何人之授權？及獲得何號商標授權‧‧‧」等事項後以台北三張犁郵局93年6月24日第616號存證信函回覆被告所載「‧‧‧貴公司之請求，早於簽約時即已說明‧‧‧」各情節作為其利己之主張。然而，揆之原告在87年5月1日既自訴外人永誼公司處受讓註冊號數00000000號之系爭「contraire」商標之權利而得使用於含男用襯衫在內之第25類商品，而在經濟部智慧財產局於89年7月4日以該局（89）智商0800字第890050675號評定「第00000000號『contraire』商標之註冊應為無效」之際，原告猶以「註冊人」之身分列名於前開商標評定書上，復於其後之89年8月29日（即在兩造締結系爭合約之日期後），更以前述智慧財產局之處分有誤為由，認為「系爭商標完全由訴願人之前手自行創造」、「訴願人之前手‧‧‧使用系爭商標，包括襯衫‧‧‧訴願人及其前手致力於自創品牌，投注相當大之心力及廣告費用‧‧‧」，而委由代理人撰寫商標訴願書，又於89年11月29日更以訴願人之資格收受經濟部經（89）訴字第89089568號訴願決定書，並進而於90年1月31日以原告之身分向台北高等行政法院提起請求撤銷前揭經濟部行政處分之訴訟，以上有前揭商標評定書、訴願書、行政訴訟起訴狀在卷足參，俱見原告於89年6月5日締結系爭合約當時，當然確知系爭「contraire」商標於第25類商品之註冊登記猶未經主管機關評定無效（系爭商標，係在89年7月4日始為經濟部智慧財產局評定無效）；換言之，依卷附前揭經濟部中央標準局87年4月14日台商字第924字第205453號及經濟部智慧財產局89年8月17日（89）智商0924字第890066741號函文內容，原告於兩造締約當時仍為前揭商標之登記註冊權利人，則比諸通常人之想法，原告既有此商標權利，如逢他人欲與之締結授權契約，其欲吹捧而提高一己身價爭取締約之優勢地位猶有不及，豈有故意隱瞞，甚至謊稱相反之內容而謂系爭商標未在我國登記註冊，致甘冒遭他造為減少權利金之要求，甚至拒絕締約之風險？可知原告指稱伊於締約時未告知被告有此商標權利等語，衡情論理均與尋常經驗法則不符，其真實性即令人懷疑。
㈡何況，考之依原告所言「我國商標法係採註冊保護主義，故
未於我國註冊之外國商標，有可能不受我國商標法之保護」等語（見原告93年12月24日民事準備㈡狀第5頁、94年8月31日民事爭點整理狀第2頁）之反面解釋：如在我國已經註冊登記之商標，始能取得我國商標法前揭民、刑事規範之保護無疑。此因商標經登記註冊後，其商標權除具指明製造者之來源，可表彰營業之信譽外，而且為商標權人對大眾保證其商品具有相當水準之品質的表徵致兼具廣告之功用（即兼具品質保證及瑕疵擔保之功能），因此經註冊而取得商標權者，對於該商標可行使指定之商品上，並基於「排他」之作用阻止他人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品，故註冊人自註冊時起取得商標權，對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害，或有侵害之虞者亦得請求防止之，其受有損害時，並得請求賠償（商標法第27條第1項、61條第1項規定參照），而上開權能，即為已經註冊登記之商標權之「排他性之支配權」之重要表徵，亦為原告所稱商標註冊保護主義其主要精神所在。蓋於交易市場上，當無任何商業主體會願意平白給付高額權利金以換取一項明知不受我國商標法保護之商標使用，自陷日後縱在市○○路上見到其他競爭對手於同一或同類商品上使用相同商標之處境，亦僅能徒呼負負、無計可施而已，而無法主張前揭商標權利之保護。茲經本院細繹兩造締結之系爭合約內容，其於合約前言已稱「乙方‧‧‧接受甲方針對本約商品『獨家授權』，於授權區域內製造、銷售本約商品」，而第11條第1項、第2項更明文「⒈有關【商品】之商標權、著作權及其他智慧財產權歸屬甲方所有」、「⒉有關【商品】之智慧財產權如被第三人侵害時，乙方‧‧‧『協助甲方排除侵害』」，俱與前述商標法或兩造締約當時適用之92年5月28日修正前商標法第26條、61條第1項中段規定之侵害除去請求權內容大致吻合。即原告訴訟代理人亦於言詞辯論期日自承「（問：兩造合約第十一條，其他公司是否可在臺灣地區以系爭商標製作於男性襯衫上，原告是否負有排除義務？）原告有排除義務‧‧‧」各語明白（參本院94年10月5日言詞辯論筆錄）。則觀之前述契約條款內容及原告代理人之陳述情節，應可推知兩造於締約時，原告曾告知被告如於授權期間內，在台灣地區使用系爭「contra ire」商標於「男性襯衫」上，遇有他人使用同一商標於相同商品之上時，原告即應於被告提出請求時，負責排除該第三人之侵害無疑，乃因此被告始願締立系爭合約，並給付原告自89年7月1日至93年6月30日總數高達340萬元之權利金（參卷附7張統一發票），藉以換取原告相對應所負擔於前揭商標註冊保護主義下始會產生之「排他性之支配權」。因此，若原告授予被告使用之商標未經註冊登記，其豈能取得該項「排他性之支配權」而得維護被告商標使用權能？顯見原告於締約當時必基於系爭商標已有辦理註冊登記，方會願於系爭合約內出具此等承諾條款，當無疑問。故而被告抗辯：其因基於信賴原告指稱伊授權之系爭商標可在台灣地區之「男性襯衫」商品上合法使用，即具可排除他人侵害、受商標法合法保護之權利，始會與原告簽訂系爭合約諸語，應可信實。亦即，此項權利之存在，自屬原告基於系爭合約應為給付之重要內容，即為至明之事理。是以，原告主張兩造並不以系爭商標應受商標法合法保護為契約之給付內容云云，顯無足採。
㈢此外，證人甲○○固為被告之總經理，惟依原告之總經理丁
○○（亦參與締結系爭合約）於本院言詞辯論期日所稱：伊確曾因簽訂系爭合約之事宜與證人甲○○多有接觸（參本院93年10月26日、94年9月29日言詞辯論筆錄），則證人甲○○就締約時有關情狀之證言內容即非不足採信。茲依其證述過程，兩造於締約時，丁○○亦在場，而原告方面稱「‧‧‧因為Ｌouis Ｆeraud有另外一個副牌contaire在歐洲做的很好，問我們有沒有興趣再合作，接下來就簽了原證二號的契約（按：即系爭合約），內容是由我去接洽的，當時我是擔任被告公司總經理，我們因為合作Ｌouis Ｆeraud有一段時間，原告公司的丁○○告訴我們他們取得法國公司contaire的授權，因為他告訴我‧‧‧問我有沒有興趣作這個品牌，我當然就答應了」等語（參本院94年3月29日言詞辯論筆錄）。足見兩造締約時，當有以原告已取得法國斐洛德公司就系爭「contaire」商標之授權使用於男性襯衫為其主要給付內容，應可認定。至於原告雖仍否認證人甲○○之證詞內容，然觀證人甲○○所為有關證人丁○○如何於雙方締約時就系爭商標使用權能之來源編派與真實情節不符之陳述，除與被告之歷來之抗辯內容吻合外，且亦與訴外人儂特公司於94年2月16日向台灣台北地方法院檢察署所提出之刑事告訴狀（該件書狀所指被告為丁○○）中所載「被告丁○○係柏杉國際有限公司之實際負責人‧‧‧『聲稱其取得法國廠商之授權得使用法商所有之《contraire》商標於衣服類別上』，而告訴人公司（按即儂特公司）則基於產品行銷拓展所需，信賴被告之說詞，與被告達成商標授權協議‧‧‧九十三年十二月三十一日前述授權契約屆滿前，被告前來告訴人公司欲談論續約事‧‧‧被告則辯稱因法商已將『contraire』商標移轉予日商‧‧‧『被告於授權當時向告訴人公司所宣稱係法商授權予伊負責之柏杉公司使用』‧‧‧」等情節互核無誤（前開告訴狀影本原附於商標授權號數第00000000號有關系爭「contraire」商標之審定卷宗內，經本院影印附卷），足見證人甲○○陳述有關兩造締約時被告之人員陳述言詞之內容皆有所本，並非憑空捏造而來甚明。因此被告據此抗辯：兩造締約時，被告確經原告之總經理丁○○告知原告於我國合法擁有「contraire」之商標權利，且原告之權利係經由前述法商斐洛德公司授予而來等語，自堪採信。
㈣至於原告雖舉證人丁○○所言「當時簽約時『被告並未要求
』前開品牌必須在臺灣有商標登記之情事。本件被告在簽約時對於前開品牌原告如何取得授權等情『並沒有特別置琢』」（參本院93年10月26日言詞辯論筆錄）等語資為利己證據。然依前述原告於起訴前之93年6月9日寄交與被告之台北三張犁郵局第583號存證信函內容「關於敝公司取得contraire商標之授權已於甲乙雙方簽約時即清楚告知貴公司吳志明總經理‧‧‧」各語，可知被告於締約時當已要求原告清楚說明其就「contraire」商標有無暨如何獲得授權一事，並非如同證人丁○○所言被告「對於前開品牌原告如何取得授權等情『並沒有特別置琢』」，顯見證人丁○○前揭證言內容即多不實，其證據力即甚可疑。更何況參諸前揭證人甲○○所言暨斟酌卷附上述訴外人儂特公司上開刑事告訴狀內容，可知證人丁○○竟分別在與被告及儂特公司締約時，未確實告知系爭商標之當時登記狀況，甚至所言系爭商標授權來源內容更與系爭商標登記實情多有衝突、矛盾之處，益徵證人丁○○之證言即無何參考價值，所述自不足以作為有利於原告之旁證，附此說明。
七、被告可否以系爭「contraire」商標未在我國分類表第25類商品（按男性襯衫亦屬其中之一）註冊登記，原告又未取得或經他人合法授權使用「cont raire」商標之權利於前揭商品為由，認原告係給付不能，而主張解除系爭合約？或認系爭合約係以不能之給付為標的而有民法第246條之無效原因？或可否以此主張意思表示有錯誤或受原告詐欺為理由，而主張撤銷訂立系爭合約之意思表示？㈠按前開訴外人永誼公司申請，一度移轉予原告，而登記於我
國商品第25類使用之商標註冊編號第00000000號之「contraire」商標，除為經濟部智慧財產局評定其註冊無效外，其後並經經濟部駁回其訴願均如前述，而經濟部智慧財產局復進而於91年1月1日在商標公報上刊載前揭商標註冊業已無效，有上述商標公報影本在卷足考，而上開商標註冊為無效之原因，既係存在於商標註冊當時，則系爭商標之註冊即為自始無效而不具備排他性之支配權無疑。茲兩造於締約之際，既如前述係以被告於台灣地區內使用系爭「contraire」商標於男性襯衫上，並於第三人侵害時具有「排他性之支配權」為其首要給付內容，是原告無論如何即需具備此項權利，其給付內容始得謂並無欠缺。乃原告就系爭商標已無合法之登記使用權利已如前述，且原告又未能舉證業於合約有效期間內（系爭合約之期限為自89年7月1日至94年6月30日、或為被告逾93年6月8日行使解除權前）謀得有商標權之法商斐洛德公司合法授權使用系爭商標，故原告所為本件商標之授權自屬給付不能無疑（最高法院67年度台上字第3701號判例意旨參考）。再者，審酌取得可令被告具備可排除他人使用同一商標之權利既係原告應負之契約義務，則原告始終未能取得可資合法利用系爭商標於「男性襯衫」之商品以排除他人侵害之權利，當屬可歸責原告之事由。
㈡按因可歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得解除
其契約；解除權之行使，應向他方當事人以意思表示為之，民法第226條第1項、第256條、第258條第1項分別定有明文。且此際債權人無庸為定期催告即得解除契約。本件系爭合約，既因具可歸於原告之事由致陷於給付不能之狀態如前所述，則依上開規定，被告自得不經定期催告，逕自解除契約。按被告於93年6月8日委由李旦律師以（93）世法旦字第00049號函通知原告作為解除系爭合約之意思表示，該通知函文並經原告於93年6月9日以台北三張犁郵局第583號存證信函內表示收受，兩造間之系爭商標授權合約自已合法解除。而契約經合法解除後，契約即溯及訂約時失其效力，與自始未訂約同，因契約所生之債權債務關係，均溯及當初全歸消滅，雙方即互負回復原狀之義務，此後締約雙方均不得請求他方依原訂契約履行其義務（最高法院79年度台上字第2353號判決意旨參考）。換言之，本件系爭商標授權合約既經被告合法解除，則原告基於已不存在之前揭合約條款內容請求被告給付第五年度之授權金、違約金、律師費等，即無依據，難以准許。
㈢又被告所為解除系爭合約之辯解既屬有理由，則其另抗辯系
爭合約另有無效之原因、或系爭合約已經被告依民法第88條、第92條行使撤銷權致不存在云云，本院即無再予審究之必要，附此說明。
八、綜上所述，被告抗辯：系爭合約已經被告於93年6月8日去函原告通知解除，並經原告於翌日即致函被告表示收受前揭意思表示，則兩造間之系爭合約已經被告合法解除等語為可採信。反之，原告於系爭合約經解除後，猶起訴主張被告應依系爭合約第3條第1項第3款給付原告第五年度權利金1,500,000元、依系爭合約第12條第1項、第2項共給付原告違約金2,
60 0,000元、依系爭合約第12條第3項之規定給付原告律師費60,000元，暨自起訴狀或擴張聲明狀繕本送達之翌日起，均至清償日止，按年息5％之請求法定遲延利息，即均無理由，應予駁回。又原告假執行之聲請亦因此失所附麗，自應併予駁回。
貳、反訴部分：
一、反訴原告反訴主張：反訴被告並未取得「contraire」商標合法使用權源，亦無權授權反訴原告獨家使用「contraire」商標之權，故反訴原告就系爭合約之訂定之意思表示有錯誤，且係受反訴被告欺罔所致，且反訴原告已於93年6月4日委請李旦律師撤銷反訴原告訂定系爭合約之意思表示；又因系爭合約係因反訴被告有前開情節，除具可歸責於其之事由致有不能給付之情事，亦有無效之原因，而反訴原告已於93年6月8日委請李旦律師依民法第256條之規定通知反訴被告解除系爭合約。故反訴原告自得依民法第259條及179條之規定，依回復原狀或不當得利之法律關係，請求反訴被告返還已收取之歷年權利金3,400,000元，暨自反訴起訴狀繕本送達之翌日起算之法定遲延利息。並聲明：㈠反訴被告應給付反訴原告新臺幣3,400,000元，及自反訴起訴狀繕本送達反訴被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。㈡反訴原告願供擔保請准宣告假執行。
二、反訴被告則以：反訴被告已與小峰製作所締結前述商標授權合約而取得於「男性襯衫」上使用系爭商標「contraire」之合法權源，自得於89年6月5日再授權予反訴原告使用。故反訴原告締約之意思表示並無錯誤，且其此部分權利之除斥期間亦已經過，且反訴被告亦未於締約欺罔反訴原告，且反訴原告已使用系爭商標長達四年之久，故根本無反訴原告所指契約無效或可歸責於反訴被告之事由致給付不能之情事。因此反訴原告不得主張撤銷締約之意思表示，或解除系爭合約並依民法第259條及179條請求反訴被告返還已收取之權利金等語。並聲明：㈠反訴原告之訴駁回。㈡反訴被告如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、查，兩造自89年6月5日締結系爭合約後，反訴原告已經給付反訴被告自2000年7月1日起至2004年6月30日止之權利金共7筆，金額合計為3,400,000元一節，已為兩造所不爭已如前述（參本院94年10月5日言詞辯論筆錄，又上開權利金總和其計算方法：300000＋300000＋350000＋350000＋500000＋000000 0＋550000＝0000000），並有卷附統一發票7紙在卷足佐，是此部分之情節，當可認為真正。茲反訴被告抗辯系爭合約仍然存在並依約請求反訴原告給付權利金、違約金、律師費等陳述俱屬無理由，而因反訴被告就系爭合約確有給付不能之情事並已舉證清楚，再反訴原告於93年6月8日委由李旦律師通知反訴被告解除系爭合約，且反訴被告亦已收受前揭通知，均見前述，是系爭合約即經合法解除無疑。而按契約解除時，當事人雙方回復原狀之義務，除法律另有規定或契約另有訂定外，應返還由他方所受領之給付物，受領之給付為金錢者，應附加自受領時起之利息償還之。民法第259條第1款、第2款定有明文。本件反訴原告既依法解除兩造間買賣契約，則其依上開規定，請求反訴被告返還已受領之權利金3,400,000元暨自反訴被告受領後之93年12月8日（按即反訴起訴狀送達反訴被告之翌日）起算之法定遲延利息，自屬有理。
四、從而，反訴原告主張兩造間之系爭合約因反訴被告未能交付合於約定之標的致有給付不能之情事，而經反訴原告於93年6月8日依民法第226條、第256條之規定解除契約，及依民法第259條第1款、第2款規定，請求反訴被告給付3,400,000元及自反訴起訴狀繕本送達翌日即93年12月8日起至清償日止按年息5%計算之利息，洵屬有據，應予准許。至於反訴原告另主張其因意思表示有錯誤，或受反訴被告施以詐術而欲撤銷系爭合約，或系爭契約係以自始不能之給付為標的，應為無效，依不當得利之法則請求反訴被告返還3,400,000元並加計法定遲延利息等主張，本院即不另為論敘，在此說明。
五、兩造均明願供擔保，請求宣告假執行，及免為假執行，經核均無不合，茲各酌定相當之擔保金額，予以准許。
參、本件事證已明，兩造間其餘爭點及提出未經斟酌之證據，均核與判斷結果無涉，爰不一一審酌。
肆、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 94 年 10 月 19 日
民事第二庭 法 官 蕭胤瑮以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 94 年 10 月 19 日
書記官 黃慧怡