臺灣臺北地方法院民事判決 95年度智字第22號原 告 全懋精密科技股份有限公司
6號法定代理人 甲○○訴訟代理人 劉漢威律師
邵瓊慧律師複代理人 黃麗蓉律師
丙○○被 告 南亞電路板股份有限公司法定代理人 乙○○訴訟代理人 黃章典律師
簡秀如律師丁○○上列當事人間損害賠償事件，本院於中華民國97年7月9日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
甲、程序部分
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一者；擴張應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2款及第3款分別定有明文。查，原告於民國95年2月17日民事起訴狀原載聲明為：㈠被告應立即停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口具「a.電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，b.並未具有另外佈設之電鍍導線」技術特徵之「條狀晶片裝基板」產品及任何其他侵害中華民國發明專利第169598號「晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/金製程與結構」技術之產品；㈡被告應給付原告新台幣（下同）1,000萬元及自訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息5％計算之利息。嗣原告於95年4月18日民事準備㈠狀將原聲明第1項變更為：被告應立即停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號1B06441、1B05296、1B07048、A06277、180282（MB002）、A04360、1B07326、180293（MB001）、1B05911、A06371、1B06441、001950J之產品或其他與「
a.電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，b.並未具有另外佈設之電鍍導線」技術特徵實質相同之「條狀晶片裝基板」產品及任何其他侵害中華民國發明專利第169598號「晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/金製程與結構」之產品。原告復於96年10月26日民事準備狀將原聲明第2項變更為：被告應給付原告10億元，及自訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息5％計算之利息。核原告所為變更聲明第1項部分，乃本於同一侵權行為損害賠償之事實而來，而訴訟及證據資料，在相當程度範圍內有一體性，可互相援用，進而解決兩造間之紛爭，屬請求之基礎事實同一；而原告所為變更聲明第2項部分，乃增加損害賠償請求之金額，屬擴張應受判決事項之聲明，按諸上揭規定及說明，並無不可，應予准許。
二、被告之法定代理人原為王永慶，嗣變更為乙○○，有被告提出之經濟部公司變更登記表在卷可稽（見本院卷第2宗，第68頁），復經其聲明承受訴訟，核與民事訴訟法第175條規定相符，應予准許。
乙、實體部分
一、原告主張：伊為為中華民國發明專利第169598號「晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/金製程與結構」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自91年12月21日起至110年11月11日為止。系爭專利申請專利第1項所載內容為：「一種晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍結構，其包括有：一基板具有已電路圖案化之線路層，在該基板之最外表面覆有一防焊層，該線路層具有至少一裸露於該防焊層之電性接觸墊，其特徵在於：該電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，且基板並未具有另外佈設作為電鍍鎳/金於該電性接觸墊之電鍍導線。」。被告所製造、為販賣要約、販賣及使用之具電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆且並未具有另外佈設之電鍍導線」等技術特徵之條狀晶片封裝基板（下稱系爭產品），經伊委請訴外人國立中央大學進行鑑定後，確認系爭產品已侵害伊所有之系爭專利。伊於92年11月28日以律師函告知被告伊為系爭專利之專利權人，並請其切勿從事侵害系爭專利之行為，伊復於95年1月26日以（95）國際字第01168號函請求被告洽商授權事宜或立即停止侵害系爭專利之行為，惟被告非但相應不理，亦未停止其製造、販賣及使用等侵害伊所有之系爭專利之行為。被告早已知悉系爭專利存在及系爭專利之範圍，於伊表示其有侵權後仍繼續製造販賣具有系爭專利技術特徵之產品，顯乃故意侵犯伊所有之系爭專利，為此依公司法第23條第2項、專利法第84條及第85條請求被告停止侵害系爭專利之行為，並連帶賠償其於94年第4季、95年及96年上半年因銷售系爭產品所受有之利益。依法伊得選擇採行依專利法第85條第1項第2款之規定，作為本件損害額之計算方式。而依據證券承銷商即訴外人群益證券股份有限公司等為被告現金增資案所為查核報告記載可知，系爭侵權產品在94年第4季開始量產接單，且佔該公司94年第4季營收0.82％。而被告94年第4季、95年及96年上半年之營收分別為8,004,257,000元、36,448,592,000元及16,975,077,000元。被告並未提出成本及費用之證明，原告自得請求以其銷售侵權產品之全部收入為所得利益，如保守估計，以系爭侵權產品佔被告營收至少0.82％計算，被告因侵權受有之利益，至少為503,708,000元以上，因被告為故意侵權，加計3倍之損害額，原告得請求被告賠償之金額為1,511, 124,000元，原告僅請求其中10億元等情。並聲明：
㈠被告應立即停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號1B06441、1B05296、1B07048、A06277、180282（MB002）、A04360、1B07326、180293（MB001）、1B05911、A06371、001950J之產品或其他與「a.電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，b.並未具有另外佈設之電鍍導線」技術特徵實質相同之「條狀晶片裝基板」產品及任何其他侵害中華民國發明專利第169598號「晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/金製程與結構」之產品；㈡被告應連帶給付原告10億元及自訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止按年息5％計算之利息；㈢第2項聲明原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：系爭專利已有數件舉發案繫屬於經濟部智慧財產局（下稱智財局）審理中，歷經數年之審理仍未決；且原告曾刪除其系爭專利之全部申請範圍並另加新請求項，顯見系爭專利之有效性確有重大疑問。又系爭專利與原告之另一中華民國專利第201222號「電路基板鍍鎳/金區域無電鍍導線之電路方法」為相同發明，有違審定當時之專利法第27條第1項規定。且系爭專利之專利範圍特徵在於「該電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，且基板並未具有另外佈設作為電鍍鎳/金於該電性接觸墊之電鍍導線」，其結構之特徵為「電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆」及「並未具有另外佈設之電鍍導線」。惟具備前述二特徵之結構，早已為先前美國專利第5,733,466號（下稱被證A）技術所揭示，是原告發明之真正關鍵所在應為其製程，而非前述之結構。原告以相同結構請求項在美國所申請之美國專利第6,853,084B2號，經美國專利商標局指出其結構請求項屬習知技術，並表明其技術特徵係於製程後，原告即放棄其原以構造界定之結構請求項，並將之修正為以製程限定之結構（product-by-process），可知系爭專利之權利範圍屬於不穩定之狀態，應屬無效；原告所有之系爭專利對於先前技術而言，毫無創造任何難以預期之功效或突出之技術特徵，僅利用業界因將「全面包覆」及「無電鍍導線」視為理所當然故未以專利請求保護之漏洞，射倖專利主管機關之不察而僥倖取得專利之獨占權，絕非事理之平。原告於提出本件訴訟前已對系爭專利之專利範圍進行修正，卻不待智財局對更正系爭專利內容作成准否之決定，即基於更正前之系爭專利範圍起訴其所製造之系爭產品侵害原告所有之系爭專利權，顯屬權利濫用。原告所有之系爭專利既屬無效，行使權利復構成權利濫用，是原告所請應無理由，退步言之，如法院仍認本件應基於原告專利推定有效之前提而進行侵權判斷，其申請專利範圍亦應依原告於專利申請歷史檔案中之陳述及習知技術範圍加以限縮解釋，而認定被告之產品並未落入系爭專利之申請專利範圍而無庸負擔侵權責任等語，資為抗辯。
並聲明：㈠原告之訴及假執行之聲請均駁回；㈡如受不利之判決，被告願供現金或等值之有價證券為擔保請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事由
（一）原告為系爭專利之專利權人，經智財局於92年4月30日發給中華民國發明第169598號專利證書，專利權期間自91年12月21日起至110年11月11日止。
（二）原告曾委請律師以92年11月28日遠浚字第92120號函及95年1月26日95國際字第01168號函告知被告伊已取得系爭專利之專利權等情，並請被告停止製造、銷售含系爭專利之產品等侵權行為。
（三）原告前以被告對於系爭產品之生產製程，技術上可以輕易修改其佈局設計或原料成分等技術特徵，致系爭專利遭侵害之重要證據滅失或無法使用，或增加鑑定判斷之困難度為由，向臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）聲請保全證據，並經桃園地院以95年度聲字第73號民事裁定准許原告就被告所生產具有「a.電性接觸電裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，b.並未具有另外佈設之電鍍導線技術特徵」之系爭產品為證據保全，並准許原告對被告關於生產系爭產品有關之客戶基板製造要求書、品質保證書等生產管理資料及系爭產品之報價單、出貨單、驗收單、銷貨明細表及統一發票為證據保全。
（四）訴外人日月光半導體製造股份有限公司（下稱日月光公司）曾對系爭專利提出NO1舉發案，經智財局於95年12月27日以（95）智專三㈡04066字第09521152070號專利舉發審定書為舉發不成立之處分，經日月光公司提起訴願，復經經濟部於96年度8月22日以經訴字第9606072980號駁回訴願。被告亦曾對系爭專利提出NO2舉發案，現仍在智財局審查中。另訴外人吳振澤亦對系爭專利提出NO3舉發案，智財局於95年12月27日以（95）智專三㈡04066字第09521152380號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。
四、兩造之爭點及論述：按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機構撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第74條第2項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在自明。」（最高法院93年度台上字第1073號判決著有明文可參）。由前開最高法院判決意旨明示即令專利權經智財局撤銷但未確定之情況下，民事法院仍不得對於專利有效性自為判斷。而前揭見解乃因我國向來智慧財產事件處理實務上，關於專利侵權與專利有效性分採二元審理之當然結果，本院受理專利侵權事件數年，亦一直採行此種標準。然因應智慧財產案件審理法之制訂，其第16條明訂：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」而該法不僅對智慧財產法院有適用，亦包含繫屬於普通法院之智慧財產案件。而本件被告辯稱系爭專利有一案兩請、欠缺進步性等應屬無效之情事，故本院自應就被告所抗辯關於系爭專利之有效性問題為判斷。現析述如后：
（一）系爭專利是否有涉及一案兩請之情事：被告辯稱：系爭專利與原告之另一中華民國專利第201222號「電路基板鍍鎳/金區域無電鍍導線之電路方法」為相同發明，故有違審定當時之專利法第27條第1項規定云云，惟查：
⒈按審定當時之專利法第27條第1項規定：「同一發明有二
以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」；而有關「同一發明有二以上之專利申請案」之解釋，參照發明專利實體審查基準4.2.1規定「同一發明，指二個以上先、後申請案或二個以上同日申請之申請案申請專利範圍中所載之發明或新型相同…」。又發明專利實體審查基準5.2.3.1.3規定「關於專利權之舉發及依職權審查章節中關於同一發明的規定，係指二個以上專利申請案之申請專利範圍中所載申請專利之發明相同時，僅得就最先申請者核准專利」。另專利侵害鑑定要點就何謂重複專利的規定中亦定義為：係指二個以上專利申請案，其專利權範圍中相同。綜上，所謂「同一發明」係指「申請案申請專利範圍中所載內容相同」。經查：
⑴如比較系爭專利與中華民國專利201222「電路基板鍍鎳/
金區域無電鍍導線之電路方法」之申請專利其中第201222號專利之申請專利範圍第1項為一種電路基板鍍鎳/金區域無電鍍導線之電鍍方法，其步驟係包括「提供一基板2，該基板2並已形成有若干待電鍍鎳/金區域100；覆上一導電膜120於該基板2上；移除各該待電鍍鎳/金區域100上之部分導電膜120；經由該導電膜120對各該待電鍍鎳/金區域100進行電鍍一保護層140；移除所述之導電膜120。」。如分析其步驟所包含之要件，包括：（a）提供一基板2，該基板2並已形成有若干待電鍍鎳/金區域100；（b）覆上一導電膜120於該基板2上；（c）移除各該待電鍍鎳/金區域100上之部分導電膜120；（d）經由該導電膜120對各該待電鍍鎳/金區域100進行電鍍一保護層140；（e）移除所述之導電膜120。
⑵至於系爭專利申請專利範圍第1項之結構包括有：「一基
板100具有已電路圖案化之線路層105，在該基板100之最外表面覆有一防焊層130，該線路層105具有至少一裸露於該防焊層130之電性接觸墊1051，其特徵在於：該電性接觸墊1051裸露之表面被一電鍍鎳/金層125所包覆，且基板100並未具有另外佈設作為電鍍鎳/金於該電性接觸墊1051之電鍍導線。」。而系爭專利更正後申請專利範圍第4項之製程包括「提供一已電路圖案化而定義出線路層105之基板100，在該基板100之表面利用物理沈積方式形成一導電膜110；覆有導電膜110之基板100表面形成一第一光阻層115，該光阻層115具有開孔1151，以露出所述線路層105作為該電性接觸墊區域上方之導電膜；移除未被該第一光阻層115所覆蓋之導電膜；於基板100上形成一第二光阻層120，該第二光阻層120覆住殘露於第一光阻層開孔區1151之導電膜；該基板100至少一電性接觸墊進行電鍍鎳/金，使所述電性接觸墊1051表面鍍上鎳/金層125；移除第
二、一光阻層120,115及其所覆蓋之導電膜110。」。如分析其元件可拆解為：（a）提供一已電路圖案化而定義出線路層105之基板100，在該基板100之表面利用物理沈積方式形成一導電膜110；（b）覆有導電膜110之基板100表面形成一第一光阻層115，該光阻層115具有開孔1151，以露出所述線路層105作為該電性接觸墊區域上方之導電膜；（c）移除未被該第一光阻層115所覆蓋之導電膜；（d）於基板100上形成一第二光阻層120，該第二光阻層120覆住殘露於第一光阻層開孔區1151之導電膜；（e）該基板100至少一電性接觸墊進行電鍍鎳/金，使所述電性接觸墊1051表面鍍上鎳/金層125；（f）移除第二、一光阻層120,115及其所覆蓋之導電膜110。
⑶綜上，原告所有之中華民國專利第201222號「電路基板鍍
鎳/金區域無電鍍導線之電路方法」申請專利範圍，與系爭專利申請專利範圍第1項或第4項均不相同，非屬同一發明，至為明確。故系爭專利並無違反核准審定時應適用之專利法第27條之規定。
⒉被告雖辯稱原告在其N02舉發案所呈之95年5月26日「專利
舉發答辯書」第6頁所陳，「引證二（美國第6,576,540號專利）為被舉發案第4項製程請求項之美國對應案」，「引證三（美國第6,853,084號專利）係被舉發案申請專利範圍第1項結構請求項之美國對應案」此二專利均基於我國第00000000號專利申請案主張優先權。該第00000000號專利申請案之申請日為90年6月19日，早於原告於本件訴訟中所主張之專利權，且已獲准專利在案，證書號為第201222號原告之所以得本諸前述第00000000號專利申請案於美國主張優先權，當係因該專利申請案與其在美國申請之兩件專利為「同一發明」。原告復稱該二件美國專利分別為其在本件訴訟主張專利之製程項與結構項之「對應案」，亦即該二件美國專利與本件系爭專利為「同一發明」。由此可知，本件系爭專利與前述第00000000號專利根本為「同一發明」，違反前揭「一案不得兩請」之規定，自應予以撤銷云云。然查：
⑴我國法關於「優先權」之要件，依我國專利法規定，係指
「申請人就相同發明在世界貿易組織會員與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之次日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」（現行專利法第27條、原告專利審定時專利法第24條規定參照）。依據93年專利審查基準規定：「主張優先權時，『相同發明』的判斷應以後申請案申請專利範圍中所載之發明是否已揭露於優先權基礎案之說明書或圖示為基礎，而不單以優先權基礎案之申請專利範圍為準。」，顯見主張優先權之相同發明，並非比對基礎案（即法文所稱之外國第一次申請案）與申請案（即法文所稱之主張優先權之國內申請案）之申請專利範圍，故無從由此推論中華民國專利第201222號與系爭專利之申請專利範圍相同。
⑵又衡諸世界先進國家，特別是WTO會員國關於「優先權」
制度並無不同，以求國際調和等情，其法理與要件必亦原則上一致。故美國法關於優先權部分之規定，亦應與我國規定相同。即只要申請案之申請專利範圍已被基礎案之說明書、圖示、基礎技術內容揭露，即可稱為「相同發明」，與審定時專利法第27條規定之相同發明不同，故無法由原告在美國申請專利時所提出之優先權主張，認定中華民國專利第201222號與系爭專利為同一發明。
⑶綜上，是否違反我國專利法第27條「同一發明有二以上申
請案」規定，應逕自比對系爭專利與中華民國專利第201222號之申請專利範圍即可。然此兩專利之申請專利範圍既有不同，已如前述，自應認被告辯稱本件有一案兩請、重複專利之情形，不足採信。
（二）系爭專利是否屬公知技術範疇而不具進步性部分：⒈本件被告針對系爭專利有效性之抗辯，主要係提出之被證
A、歐洲專利第0000000號（下稱被證B）及美國專利第0000000號（下稱被證C）等證據資料為其證明方法。原告雖稱前開證據及內容，均已在智財局舉發案中提出，經歷面詢及多方攻防，依據專利法第67條第1、4項既規定「按專利權經核准後，除非有專利法規定之舉發事由，否則不得質疑其有效性。舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」。故智慧財產案件審理法第16條雖規定，法院應就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者自為判斷。但前開該規定並未排除前揭專利法第67條第4項規定之適用，而僅不適用民事訴訟法或專利法等有關停止訴訟程序之規定。認被告自不得執被證A及被證C不得再作為爭執系爭專利有效性之證據云云。然查，依據智慧財產案件審理法第16條之立法說明中提及「惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立『確定』，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性。」。揆諸前揭立法說明，倘專利之舉發程序未確定前，即有可能因當事人復提起訴願或行政訴訟而推翻原行政處分之見解，自不得僅因行政機關曾做出舉發不成立之處分，遽認定當事人於前揭舉發程序所提出之證據，已不得於民事侵權訴訟中作為專利有效性之證據方法。故原告主張被告所提出之被證A、C不得再作為爭執系爭專利有效性之證據，容有誤會，合先敘明。
⒉按「專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其
公開發明，使公眾能利用該發明之制度；對於先前技術並無貢獻之發明，並無授予專利之必要。因此，申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，不得取得發明專利」，93年版專利審查基準纂述甚明（見本院卷第4宗第98頁）。又審酌「進步性」時，並非單就引證文獻之表面文字敘述範圍加以判斷，此由「專利審查基準」第2-3-19、20頁所述「審查進步性時，得作為判斷申請專利之發明是否具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章2.2.2（即新穎性概念）「引證文件」所載之內容。應注意者，其中，實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。（見本院卷第4宗第99、100頁）。故本院自應以此標準認定被告所提出之被證A至C等文獻，是否為系爭專利申請時之通常知識，當然得「直接且無歧異」推導出系爭專利之結構，而判斷被告抗辯之系爭專利欠缺進步性是否可採。經查，系爭專利申請專利範圍第1項為「一種晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍結構，其包括有：一基板具有以電路圖案化之線路層；在該基板之最外表面覆有一防焊層；該線路層具有至少一裸露於該防焊層之電性接觸墊，其特徵在於：該電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳/金層所包覆，且基板並未具有另外佈設作為電鍍鎳/金於該電性接觸墊之電鍍導線。」如再以其習知結構與特徵兩大部分加以區分說明如下：
⑴系爭專利之專利申請範圍第1項前言部分所列之習知結構部分：
①即包括其標的部分之「晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍結
構」，其含有「一基板具有已電路圖案化之線路層」、「該基板之最外表面覆有防焊層」及「該線路層具有至少一裸露於該防焊層之電性接觸墊」）部分。相較於被證A第1欄第1段：「本發明係關於一種具有金或其他金屬電鍍特徵之電子電路封裝基板」（見本院卷第3宗第139頁），可知被證A亦關於封裝基板電性接觸墊之電鍍結構。
②另被證A圖1標號30及第2欄第51行之定義，可知係表基板
上已電路圖案化之線路層（分見本院卷第3宗第134、139頁）。至於關於基板外使用「防焊層」（即「綠漆」）並將欲焊接之電性接觸墊自防焊層中裸露出來之技術，乃業界數十年來所用之公知技術，早在原告專利申請時即已存在，係屬系爭專利申請時之通常知識。
③綜上，基於被證A本身之敘述，包括形式上之內容及實質
上隱含之內容，參酌系爭專利申請時之通常知識，任何相同領域中具有通常知識者，當然得「直接且無歧異」地輕易推導出原告專利結構之全部內容，至為明確。
⑵系爭專利之專利申請範圍第1項之「特徵」部分：
①系爭專利之特徵應指「電性接觸墊裸露之表面被一電鍍鎳
/金層所包覆」及「基板並未具有另外佈設作為電鍍鎳/金於該電性接觸墊之電鍍導線。」此二元件。相較於被證A第1欄第24-33行「發明背景」：「電鍍需要一電鍍導線（commoning bar）。電鍍導線需要作為被電鍍之特徵部份的陰極引線。許多應用要求在卡或基板製成後除電鍍導線，這是要額外成本的額外製程步驟。此外，具有間隙的邊緣接觸墊或高線路密度的印刷電路板是不容許電鍍導線。因此，需要有一種無須使用電鍍導線而電鍍電性接觸墊的方法」。第44-47行則表示「本發明之主要目的係提供一種於印刷電路板特徵部份（例如，焊台、凸緣、接觸墊、焊墊）電鍍金屬（例如金）的方法，而無須使用電鍍導線」。第52-57行則說明「根據本發明之方法，特徵部份（例如，焊台、凸緣、接觸墊、焊墊）被電鍍金或鎳/金（其中鎳較金先被鍍上作為遮罩層）或其他金屬，而不使用電鍍導線。」（見本院卷3宗第139頁）。由被證A前開文字，實質上所隱含之內容包括：在被證A申請之前，即有「將電鍍導線移除」之應用技術；即「無電鍍導線」之結構早已存在，而被證A不過是另提出一種新的製造「無電鍍導線」之電鍍電性接觸墊之方法而已，並提供「無電鍍導線」之電鍍電性接觸墊，及由被證A之方法所製得之結構亦為「電性接觸墊上電鍍鎳/金」且「無電鍍導線」者。
②原告雖主張被證A之電鍍鎳/金之金屬結構III之特徵區域
31之兩側表面仍裸露於外，並無覆蓋任何金屬結構，而系爭專利申請專利範圍第1項的結構可為如說明書中圖三H之結構，其電性接觸墊裸露之表面（含上表面及左右兩側）完全被一電鍍鎳/金層125所包覆。而被告所提之引證案1，其電鍍鎳/金之金屬結構III僅限於特徵區域31之上表面，特徵區域31之兩側表面仍裸露於外，無覆蓋任何金屬結構，並無任何證據完全揭示系爭專利申請專利範圍第1項的結構，故主張系爭專利申請專利範圍第1項具有進步性云云。然查：
如依據被證A說明書所載，可認被證A之鎳/金層僅電鍍於
電性接觸墊，似與系爭專利中所採用「全面包覆」有所不同。然查，如觀諸被證A說明書之上下文、參照當時之通常知識，均不可能將被證A發明人之真意解為「僅包覆上方，而非全面包覆」。如前所述，被證A之目的不過是為了提出一種新的製造「無電鍍導線」之電性接觸墊結構的方法而已，斷無因此「新方法」之發明，造成其「電性接觸墊」成品，逸脫當時之習知技術與通常知識，僅有「上方」包覆卻非一般認知之「全面包覆」。
另輔諸被證C第5欄第55-62行：「在銅電性互連結構（int
erconnect）18的外表面上電鍍一包覆層71（capping layer），該電鍍包覆層71不僅覆蓋於電性互連結構18的上表面，亦覆蓋電性互連結構18的側表面。一第二包覆層73接著被形成覆蓋在該第一包覆層71之上... 」；第6欄第1-3行：「用於包覆層71及73的典型材料可選自鋁、鈷、金、鎳、銀等」（見本院卷第3宗第153頁）。另被證C之圖7已非常明確描繪出「電鍍包覆層」（71）是「全部包覆」在所謂之「電性互連結構」上（見本院卷第3宗第150頁）。
原告雖主張被告所援引之被證C所謂之「互連結構」（int
erconnect）乃「內連接線」，係「位於基板內部，並不是用於基板與外部信號溝通之外部連接區」云云。然查，「inter-」此一字首在英文中係表「與外部之間」之關係，並非「intra-」係表「內部」之關係。再者，被證C第2欄第45-47行有關「interconnect」之說明，亦可證「interconnect」係與「內部線路」（internal wiring）作電連接，而非屬於「內部線路」之一部分；原告主張顯非實在。
此外，依被告所提出西元1995年出版之「Ball GridArray
Technology」一書第2頁所述：「The mostcommonmethods of chip level interconnects are wirebonding,...」，可知「wire bonding」（即打線封裝）為達成「interc onnect」之一種方式，所得出之「wirebond」（打線封裝載板）或稱「bonding pad」（打線墊）目的即在構成「interco nnect」之用（見本院卷第4宗第107頁）。而系爭專利申請專利範圍第2項已定義「電性接觸墊」為基板之「打線墊」，更顯見被證C關於「在interconnect上全面包覆鎳/金電鍍層」之教示，確實已揭露原告專利所聲稱之「在電性接觸墊上全面包覆鎳/金電鍍層」技術。
另依據訴外人白蓉生所編著於西元1999年1月之初版之獻
「電路板微切片及規範手冊」一書中其第153頁右下方之圖5清楚顯示電鍍鎳金層係「全面包覆」於打線墊（即電性接觸墊）上（見本院卷第4宗110頁）。
前揭文獻均已描述將電鍍鎳金層係「全面包覆」於打線墊
，故此一技術，在西元1999年之前即為業界慣用之通常技術手段。綜上，被證A雖僅記載電鍍於電性接觸墊，似與系爭專利中所採用「全面包覆」有所不同。然如觀諸被證A說明書之上下文及其先前技術文獻，本院認系爭專利申請日前電鍍鎳金層全面包覆於電性接觸墊」之技術，應早為業界慣用之通常技術手段。
⒊「專利審查基準」關於進步性之判斷步驟部分如下：「步
驟1：確定申請專利之發明的範圍；步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準；步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體」。而依據步驟5判斷進步性時，應以申請專利之發明的整體為對象，若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時，則得就各個技術特徵與先前技術分別比對，且申請專利之發明所屬技術領域中具有通常之事者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。（見本院卷第4宗第101、102頁）。然查，依據被證A之形式上內容與實質上隱含之內容，早已足使任何技藝人士得「直接且無歧異地」導出原告專利之內容；被證A與原告專利間之「差異」實微乎甚微，最多只在於被證A主要請求者為「方法」，並未將單純之「結構」請求項單獨列出而已，至於「鎳金包覆」及「無電鍍導線」之結構，在被證A申請前，即屬被證A之申請人無法獨占之公知技術。
⒋另依據「專利審查基準」中關於「進步性的輔助性判斷因
素」（secondary consideration），包括：「發明具有無法預期的功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」（見本院卷第4宗第103、104頁）等，現論述系爭專利是否有符合前揭標準而得認定具有進步性：
⑴「具有無法預期的功效」包含新的性質或在數量上的顯著
變化。若申請專利之發明對照先前技術具有無法預期的功效，而其係請求項中界定該發明之技術特徵所導致時，該無法預期的功效得佐證該發明並非能輕易完成。查，系爭專利之說明書第3頁最末段稱「本發明係提供一種晶片封裝基板電性接觸墊之電鍍鎳/金製程與結構，由於本製程無需於基板之表面另外佈設電鍍導線，不但可大幅減少電鍍導線佈線面積，以提高導電線路佈線面積；此外，本發明之電性接觸墊外表包覆有鎳/金層，有助於基板供晶片封裝進行打金線時，金線對電性接觸墊之電性耦合，且可避免氧化而影響接觸墊之電性連接品質」（見本院卷第1宗第118頁）。然其「不具電鍍導線」及「電鍍鎳金包覆」兩項特徵，均為被證A等所揭示已如前述，該等特徵之運用所能獲致之功效，既為技藝人士所知悉且達成，難認系爭專利有「無法預期的功效」。
⑵「解決長期存在的問題」而言係認為申請專利之發明解決
先前技術中長期存在的問題或達成人類長期的需求者，得佐證該發明並非能輕易完成。查，「無電鍍導線」及「全面包覆」在被證B於西元1990年公告時與被證A於西元1996年申請時已屬習知技術，另參酌西元1999年出版之「電路板微切片及規範手冊」亦就此部分有所論述，故「全面包覆」應係早經採行之技術思想。自非屬系爭專利得解決之長期存在問題。
⑶「發明克服技術偏見」則指系爭專利之發明克服該發明所
屬技術領域中具有通常知識者長久以來根深蒂固之技術偏見，而採用因技術偏見而被捨棄之技術，若其能解決所面臨之問題，得佐證其並非能輕易完成。查，系爭專利雖稱其「結構」具有「電鍍鎳金全面包覆」及「不具電鍍導線」之技術特徵，然此部分業界早在系爭申請專利前，即已開發甚至發展成熟之技術，並記載於相關文獻上，難認系爭專利確實有此功能。
⒌綜上，依據前揭判斷標準自應認被告辯稱系爭專利欠缺進步性，應為可採。
五、綜上所述，本院認被告抗辯系爭專利欠缺進步性為可採，依據智慧財產案件審理法第16條第2項之規定，智慧財產權人（即原告）於該本件民事訴訟中不得對於他造（即被告）主張權利。從而，原告依據侵權行為之法律關係訴請被告排除侵害及損害賠償，為不足採，應予駁回。又原告受敗訴判決，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。
六、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 97 年 8 月 13 日
民事民四庭 法 官 黃柄縉以上正本係照原本作成如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 97 年 8 月 13 日
書記官 王黎輝