臺灣臺北地方法院民事裁定 96年度智字第19號原 告 乙○○兼訴訟代理人 甲○○被 告 伍佰科技企業股份有限公司法定代理人 丁○○被 告 雙飛燕科技股份有限公司法定代理人 丙○○共 同訴訟代理人 謝曜焜律師上列當事人間侵權行為損害賠償事件，本院裁定如下：
主 文本件於經濟部智慧財產局於中華民國九十六年三月十二日受理「被舉發案名稱：解碼器結構」之新型專利舉發案之行政程序終結確定前，停止訴訟程序。
理由
一、按關於新型專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。專利法第108條準用同法90條定有明文可參。復按，專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定（專利法第1條參照）。又專利訴訟中，被告或訴外人因爭執原告專利有效性與否並對專利申請舉發實屬常見，倘因原告所有之專利遭人舉發在案時，就專利之民事侵權訴訟立即停止訴訟程序，恐對專利權人之權利保障不週，亦有使被告動輒以行政爭訟程序而阻礙民事訴訟程序。故本院向來係以原告是否於專利舉發過程中，為維持專利有效性，而對系爭專利之申請專利範圍為變動作為判斷是否裁定停止訴訟程序之準繩。實乃因專利侵權訴訟，係以原告所指訴被告之產品是否落入原告所有之申請專利範圍為斷，倘原告於舉發程序中，已就專利範圍為限縮時，實難以原公告之申請專利範圍評析被告之產品是否有落入系爭專利範圍而涉及侵權之判斷。
二、查本件民事侵權訴訟，原告起訴所據之權利為「中華民國新型第169840號解碼器結構」之新型專利（下稱系爭專利），又系爭專利雖於本件訴訟期間，業經多人提出舉發，此有被告所提出網頁資料在卷可稽。然關於舉發案中對於系爭專利是否具有進步性之判斷標準部分，業經經濟部智慧財產局認定：原告關於系爭專利之申請專利範圍於舉發案中經相較於引證案是否具進步性判斷方式，可知系爭專利申請專利第1項中並為界定主座之缺口呈「放射狀」、且未界定轉盤之凹槽口呈「鋸齒狀」、亦未界定制動片之兩端呈「凹陷狀」與設有「嵌合件」，也未界定導片設有「塊狀」與「扇形」。而經濟部智慧財產局為判斷進步性專利要件性，函請原告為補充說明，原告為此修正其申請專利範圍，將原先申請專利範圍第4、5項部分併入申請專利範圍第1項關於制動片之部分（見被告96年3月6日聲請狀）。然關於系爭專利範圍第1項中就制動片部分，原僅規定「一制動片，該制動片係設於轉盤與外殼之間，該制動片一側上設有一語轉盤之凹槽相配合之凸出體，令該凸出體恰可頂入在轉盤上凹槽內滑移；」；而系爭專利範圍第4、5項則分別載明「如申請專利範圍第1項所述之解碼器結構，其訪動片可為一呈環形狀」、「如申請專利範圍第1項所述之解碼器結構，其該制動片在兩側邊分別設有第3嵌合元件，而該外殼上則設有與第3嵌合元件相互配合之第1嵌合元件，令該制動片與外殼藉第3、第1嵌合元件相互嵌合，而相接合在一起」。故關於原告前揭修正其申請專利範圍部分，係將原先第4、5項之附屬項併入原第1項獨立項之部分，勢必將使原第1項之申請專利範圍為限縮，且使關於系爭專利之申請專利範圍處於不可回復之狀態。又關於專利侵權訴訟之判斷，係以原告所主張被告涉及侵害系爭專利之產品經拆解、分析後，判斷是否落入原告所有之系爭專利申請專利範圍，已如前述，而系爭專利之申請專利範圍既經原告於舉發案中為修正，本院實難於原告申請專利範圍處於浮動之情形下，判斷被告是否確實侵害系爭專利，本院認有裁定停止本件訴訟程序之必要。
三、依首開法條裁定如主文。中 華 民 國 96 年 3 月 30 日
民事民四庭 法 官 黃柄縉以上正本係照原本作成如不服本裁定，須於裁定送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新台幣壹仟元中 華 民 國 96 年 3 月 30 日
書記官 楊湘雯