臺灣臺北地方法院民事判決 96年度智字第68號原 告 承軒生物科技股份有限公司法定代理人 丙 ○訴訟代理人 郭美絹律師複 代理人 甲○○被 告 乙○○訴訟代理人 陳鄭權律師複 代理人 黃勃叡律師上列當事人間請求專利權授權移轉登記等事件，本院於民國97年3月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。本件原告於96年6月27日起訴時聲明：「願供擔保，請准宣告假執行」，嗣於民國97年3月5日言詞辯論期日當庭聲明撤回該部分之聲請（見本院卷第90頁），核其撤回乃屬應受判決事件之減縮，依前開規定，應予准許，先予敘明。
二、原告方面：㈠原告起訴主張：緣原告自94年3月間設立以來，即委任被告
為總經理，負責原告之人事、管銷、財務等各項業務，於96年4月間原告發現被告竟於95年3月7日將其利用職務之便及原告之資源、經費所完成之職務上創作，以自己名義向經濟部智慧財產局（下簡稱智慧局）提出新型專利申請，並獲頒第M298361號新型「護膚膜包裝盒之改良結構」專利（下稱系爭護膚膜專利），惟依法系爭專利之申請權應屬原告所有，被告實已嚴重侵害原告之利益。其次，原告又發現被告在任職期間，在未通知原告或取得原告同意之情形下，利用原告之資源、經費，分別在95年7月5日以及同年9月22日，以自己為申請人之名義，將原告已使用之「DR.SWISS及圖」、「希緹兒」商標向智慧局申請註冊。原告更進一步發現被告於受雇於原告前，雖曾自行研發申請取得智慧局第M275846號新型「腳膜結構」專利（下稱系爭腳膜專利），惟被告卻在受雇原告期間利用原告之資源及費用，以相同技術內容，於94年7月27日及同年10月17日，分別向中國大陸、日本申請取得專利權。至此原告始確知被告未依委任本旨處理原告之事務，而係利用原告之資源及費用，將上述智慧財產權以自己名義提出申請或取得，嗣經雙方協商，兩造乃於96年4月25日簽訂「專利權授權契約書」（下稱系爭授權契約），約定被告應將系爭護膚膜專利權及上述在我國、大陸及日本取得之系爭腳膜專利權暨被告申請註冊之第00000000號「CI
TY FLOWER」商標，全部授權原告使用，為了增進雙方彼此合作關係之維繫，原告也承諾不變更負責人等，惟若被告退出原告公司之經營，則必須將上開專利、商標移轉予原告。依系爭授權契約之內容，並對照原告之公司登記董監事資料所載，被告雖非原告之登記股東，卻由其胞姊即訴外人吳琦月為被告股份之登記名義人，故上述系爭授權契約中，被告仍以股東身份自居。詎原告日前發現被告有其他侵占、背信行為，當原告將依法追究被告不法行為責任之際，被告竟以存證信函片面主張系爭授權契約為無效，並禁止原告繼續使用系爭專利及商標，為此原告不得不提起本件訴訟等語，並聲明：⒈被告應將中華民國新型第M298361號「護膚膜包裝盒之改良結構」專利權授權登記予原告；⒉被告應將中華民國註開第00000000號「CITY FLOWER」商標權授權登記予原告；⒊被告應將中華民國新型第M275846號「腳膜結構」專利權授權記予原告。
㈡對被告抗辯之陳述：
⒈原告並未主張雙方之授權關係為專屬契約，況依專利法第10
8條準用同法第59條之規定，關於專利授權之登記，本不以專屬授權為限，普通授權亦非不得授權登記，故被告所辯自不足採。
⒉授權登記應屬授權約定之從給付義務，本不以有規定或約定
為必要，從給付義務與主給付義務有別，即與契約之成立生效要件亦有所別，且從給付義務不以法律明文規定以及當事人約定為限，而是為補充規定或約定之不足，目的則為確保債權人之利益能夠獲得最大之滿足，故被告所辯專利授權登記乃為「登記對抗要件」，並不影響兩造間授權契約之成立生效，且兩造並未約定被告必須配合辦理，故原告無權請求被告辦理授權登記云云，與前揭說明不符。尤有進者，被告既已自承授權登記可使原告取得對抗第三人之權利，足見登記之目的係為確保原告被授權利益能夠獲得最大滿足，是依前揭說明，被告自無由拒絕配合辦理授權登記。
⒊被告於答辯狀中並不否認有授權系爭專利權之事實，但卻否
認有專屬授權系爭專利權及授權使用系爭商標之情事，原告就兩造間並無專屬授權專利權之事實並不否認，至於商標權部分，兩造既已於系爭授權契約中清楚載明商標名稱「CITYFLOWER」及「授權於乙方於前揭地區內製造、販賣」之約定，即不容被告僅以契約名稱未載有商標及另有專利授權為由，而恣意否認有商標授權約定之事實。
⒋被告曾於96年8月9日委由訴外人陳鄭權律師寄發律師函給原
告及訴外人美華泰流行生活館等共計22家知名通路公司，表明原告不得再使用被告所有之系爭專利，故被告抗辯其未阻止原告使用系爭專利權，並未違反授權契約云云，顯與事實不符。被告既未否認有專利授權之約定，但卻有阻礙原告權利行使之行為，並向原告之交易相對人或潛在交易相對人散布不實之言論，足證被告之行為已有違誠信原則，原告本於誠信原則所衍生之從給付義務，要求被告配合辦理授權登記，並可利用登記之公示制度，向不特定人證明其享有授權，自有其必要性。
⒌被告自承其自94年3月15日原告公司成立時，即以訴外人吳
琦月之名義加入原告公司，並擔任原告之總經理。準此，系爭授權契約約定之文字雖以被告仍為原告之股東為條件，惟探究雙方真意，實係指被告之股份登記名義人即訴外人吳琦月仍為股東，被告即有繼續授權之義務，如今，訴外人吳琦月既仍為原告之股東，被告亦自承其仍為原告公司之股東，，故原告顯然並無任何違約行為，被告抗辯原告之法定代理人於96年5月19日擅自發放黑函，指摘被告虧空公款云云，尚與本件授權條件無涉，被告自不得授為主張本件系爭授權契約無效之理由，更何況被告確有背信等不法行為，而原告亦已依法提出告訴，被告自無由主張授權關係不存在。
三、被告則抗辯以：㈠依系爭授權契約中「甲、乙雙方就甲方所擁有之有關足膜、
City Flower、DR.SWISS、希緹兒之中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權，於乙方負責人為丙○及甲方仍為乙方股東之前提下，授權乙方於前揭地區內製造、販賣及使用前揭之專利權並授權參展」之約定，原告已承認有關足膜、City Flower、DR.SWISS、希緹兒之中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權為被告所擁有，被告僅同意授權原告於前揭地區內製造、販賣及使用前揭之專利權並授權參展，是以被告並非專屬授權予原告。而依專利法第58條之規定，授權登記乃為「登記對抗要件」，非經向專利專責機關登記，僅不得對抗第三人，並不影響兩造間系爭授權契約之成立生效，且系爭授權契約亦未要求被告需配合原告辦理相關授權登記，故原告僅得依系爭授權契約要求被告履行授權，被告並無配合為專利權授權登記之義務，原告依系爭授權契約請求被告應將系爭護膚膜專利及腳膜專利辦理授權登記予原告，自屬無據。
㈡其次，依系爭授權契約被告僅同意授權於原告於前揭地區內
製造、販賣及使用上開專利並授權參展，是以被告並無授權予原告使用「City Flower」商標，另系爭授權契約之名稱既為「專利權授權契約書」，並未言及商標權，足證被告並未授權原告使用「City Flower」之商標權。
㈢退萬步言，被告縱同意授權原告使用「City Flower」之商
標權，然依商標法第33條第1項之規定，該授權登記乃為登記對抗要件，非經登記者，僅不得對抗第三人，並不影響兩造間系爭授權契約之成立生效，且系爭授權契約亦未要求被告需配合原告辦理相關授權登記，故原告僅得依系爭授權契約要求被告履行授權，然被告並無配合商標權授權登記之義務，原告依系爭授權契約請求被告將「City Flower」之商標權，授權登記予原告，自屬無據。
㈣被告自94年3月15日原告公司成立時，即以胞姊即訴外人吳
琦月之名義為股東加入原告公司，並擔任總經理一職，負責原告承軒公司之人事、行銷等業務，被告早於93年12月27日即向智慧局申請系爭腳膜專利之登記，該專利權自應為被告所有，而被告雖係於95年3月7日向智慧局申請登記系爭護膚膜專利，然被告乃係原告之總經理，負責原告之人事、行銷等業務，兩造間乃屬委任關係，而非基於僱傭關係，被告亦非為原告負責研發之人員，故依專利法第8條之規定，系爭護膚膜專利，自應為被告所有。另依96年4月25日雙方所簽訂之系爭授權契約中關於「甲、乙雙方就甲方所擁有之有關足膜、City Flower、DR.SWISS、希緹兒，之中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權，於乙方負責人為丙○及甲方仍為乙方股東之前提下，授權乙方於前揭地區內製造、販賣及使用前揭之專利權並授權參展」之約定，原告已承認有關足膜、City Flower、DR.SWISS、希緹兒之中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權為被告所擁有，況且倘本件係被告擅自以自已名義申請專利，原告發現後，何未馬上要求被告移轉專利權？反而簽訂系爭授權契約承認有關足膜、City Flower、DR.SWISS、希緹兒等中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權為被告所擁有，原告所為顯與論理、經驗法則不符。
㈤被告雖於96年5月21日之存證信函中，表示系爭授權契約無
效，惟此乃因原告現任負責人即訴外人丙○於96年5月16日擅自發放黑函，指摘被告虧空公款，並以律師函於96年5月19日終止被告之委任契約，被告迫於無奈，只好以96年5月21日之存證信函主張系爭授權契約無效，以保障被告之權益，然實則被告仍然原告公司之股東，被告亦未有任何阻止原告公司使用系爭專利權之行為，原告公司現仍於市面上販賣足膜等商品，故被告並未違反系爭授權契約。
㈥綜上所述，依兩造間之系爭授權契約，被告並非將系爭護膚
膜專利、腳膜專利之專利權專屬授權予原告，且被告亦未授權原告使用「City Flower」之商標權，故被告並無配合授權登記之義務。
㈦並聲明：原告之訴駁回。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第90頁反面）：㈠被告為新型第M275846號「腳膜結構」專利及新型第M298361號「護膚膜包裝盒之改良結構」專利之專利權人。
㈡兩造確有於96年4月25日簽訂原證1之專利權授權契約書，約
定被告授權原告於我國製造、販賣及使用新型第M275846號「腳膜結構」專利及新型第M298361號「護膚膜包裝盒之改良結構」專利。
㈢被告為經濟部智慧財產局註冊第000000000號「CITY FLOWER」商標之商標權人。
五、本件經本院於97年3月5日與兩造整理並協定簡化之爭點為（見本院卷第90頁反面）：
㈠被告有無授權原告使用「CITY FLOWER」商標？㈡原告得否依原證1之專利權授權契約請求被告依專利法第108
條準用第59條及商標法第33條第2項之規定，向智慧局辦理系爭護膚膜及腳膜專利暨「CITY FLOWER」商標之授權登記？
六、得心證之理由：㈠按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之
辭句，民法第98條定有明文。惟解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。解釋私人之契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意（最高法院86年度台上字3042號、92年度台上字第1583號判決意旨參照）。次按，商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部，授權他人使用其商標。前項授權，應向商標專責機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。被授權人經商標權人同意，再授權他人使用者，亦同。商標法第33條第1項、第2項定有明文。
經查，依系爭專利權授權契約書之約定: 「甲（即被告）乙（即原告）雙方就甲方所擁有之有關足膜、City Flower、
DR.SWISS、希醍兒之中華民國及其他已申請國家之專利權及商標權，於乙方負責人為丙○及甲方仍為乙方股東之前提下，授權於乙方於前揭地區內製造、販賣及使用前揭之專利權並授權參展，．．．」（見本院卷第7頁），是以依契約內容觀之，上開契約係授權原告製造、販賣及使用被告享有系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之物品，至於被告所有之「CITY FLOWER」商標則僅授權原告參展，而未包含製造、販賣或其他使用商標權之情形，況依系爭專利權授權契約書後段亦記載：「．．如甲方（即被告）自動退出在承軒生物科技股份有限公司的股權，則甲方須自動轉移以上所有之專利權及商標權給乙方（即原告）。」（見本院卷第7頁），既已明確標示專利權及商標權，益足見上述授權原告製造、販賣及使用之範圍僅限於被告所有之上開專利，而未及於「CITY FLOWER」商標。此外，原告既未提出其他事證證明被告有何授權使用「CITY FLOWER」商標之情事，從而，原告請求被告依商標法第33條第2項之規定向智慧局辦理「CITYFLOWER」商標權之授權登記，即屬無據。
㈡次按，發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人
實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。專利法第59條定有明文。該規定依同法第108條之規定，於新型專利亦有準用。又申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書，並檢附授權契約或證明文件。前項之授權契約或證明文件，應載明授權部分、地域及期間；其授權他人實施期間，以專利權期間為限。專利法施行細則第42條亦定有明文。此外，依智慧局所公告之專利權授權登記申請須知亦載明：「申請專利權授權，授權人或被授權人得單方申請。」，經查，兩造就被告確有授權原告於我國製造、販賣及使用系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之事實，並未爭執，則兩造之專利授權契約既已因合意而成立生效，依上開說明，原告即被授權人依法得單方向智慧局申請辦理專利權授權登記，而無待被告即授權人之協同辦理，是以原告訴請被告辦理系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之專利權授權登記，即屬欠缺權利保護要件，而無理由。
七、綜上所述，被告並未授權原告使用「CITY FLOWER」商標，而原告復得自行向智慧局申請辦理系爭腳膜專利及系爭護膚膜專利之專利權授權登記，從而，原告依據原證1專利權授權契約提起本件訴訟，即屬無據，自應駁回。
八、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。
九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 97 年 3 月 21 日
民事第二庭 法 官 林欣蓉以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
中 華 民 國 97 年 3 月 21 日
書記官 賴敏慧